직무발명 실무쟁점과 솔루션

- 발명자보상청구소송의 성패요소 및 실효적 해결방안

획기적 발명의 발명자로 인정받는 것 자체가 엄청난 명예입니다. 진정한 발명자가 이와 같은 명예권을 누릴 수 있도록 특허법은 다양한 규정을 두고 있습니다. 진정한 발명자라면 특허출원 중에는 물론 특허등록 후에도 발명자로서 자신의 이름을 발명자로 올릴 수 있습니다.

발명자에게는 명예뿐만 아니라 그 특허발명으로부터 얻는 경제적 이익을 나누어 가질 수 재산권도 인정됩니다. 특허를 받을 권리를 원시적으로 소유하고, 그것을 승계한 사용자로부터 정당한 직무발명 보상금을 받을 권리도 갖습니다.

어떤 사정으로 발명자로 이름을 올리지 못한 진정한 발명자도 똑 같은 권리자입니다. 마찬가지로 발명자로서 기재될 명예권뿐만 아니라 직무발명 보상금 청구권 같은 재산권도 갖습니다.

그런데, 특허등록증 등에 발명자로 기재되어 있지 않은 진정한 발명자의 직무발명보상은 매우 민감하고 어려운 문제입니다. 이에 관한 연구논문이나 소송사례도 찾아보기 어렵습니다. 쓸데없는 평지풍파를 불러올까 우려하는지도 모릅니다. 애써 모른 척 외면해도 손바닥으로 하늘 가리기와 같아서 우리나라에서도 조만간 대두될 사안으로 생각합니다.

미국에서는 진정한 발명자의 권리주장 소송이 자주 있습니다. 예를 들면, Pfizer의 블록버스터 신약 Celebrex (의약물질 진통제 celecoxib) 물질특허의 진정한 발명자라고 주장하는 Bingham Young University의 교수 Dr. Daniel Simmons 사이에 특허소송이 있습니다. Dr. Simmons은 해당 Pfizer의 특허에 발명자로 올라있지 않습니다. 자료에 따르면 최초 신약개발 연구는 Monsanto와 Dr. Simmons 사이에 진행되었으나, Monsanto의 해당 부서를 Pfizer에서 인수하면서 Dr. Simmons과의 관계가 단절되었으나, 그 연구결과를 토대로 신약개발 및 특허등록에 성공했다는 것입니다.

Dr. Simmons은 신약 Celebrex 물질특허의 공동발명자라 주장하였고, 진정한 발명자에 해당하는지를 두고 6년이 넘는 장기간에 걸친 복잡한 특허소송이 진행되었습니다. 마침내 Pfizer는 2012년 5월 Bingham Young University과 소속 교수 Dr. Daniel Simmons에게 총 US$450 million (대략 4천8백억원)이라는 거액을 지불하는 화해조건으로 소송을 종결하였습니다. 물론 위 소송은 발명자 확정 이슈뿐만 아니라 산학협동연구계약 해석문제도 있었습니다. 그러나, Dr. Daniel Simmons이 진정한 발명자가 아니라면 기업에서 대학과 교수에게 그와 같은 거액을 지불할 까닭이 없었을 것입니다.

우리나라 특허법, 발명진흥법에서 직무발명자의 직무발명보상청구권은 진정한 발명자를 전제로 한 것입니다. 특허등록증에 발명자로 기재되어 있다 하여도 진정한 발명자가 아니라면 직무발명 보상금을 받을 권리가 없다는 판결은 많습니다. 그와 반대로 특허증에 발명자로 기재되어 있지 않지만 진정한 발명자에 해당하므로 직무발명 보상금을 지급해야 한다는 판결 사례는 아직 없습니다.

발명자에 관한 사실관계만 반대인 상황이므로 발명자로 기재되지 않은 진정한 발명자에게 직무발명 보상금을 지급하라는 판결도 당연히 있을 수 있지만, 아직 실제 사례는 없습니다. 그 이유를 생각해 보면, 무엇보다 진정한 발명자라는 사실을 입증하는 것이 쉽지 않기 때문입니다. 연구개발관련 기록이 모두 사용자에게 있고 발명자는 아무것도 가지고 있지 않다면 세월이 흐른 다음에 본인이 진정한 발명자임을 입증할 방법은 사실상 찾기 어려울 것입니다.

그 다음으로는 우리나라 직무발명 보상금 판결의 금액이 많지 않기 때문일 것입니다. 위 미국사례처럼 총액이 약 4천 8백억원, 그 중 발명자 교수의 몫이 대략 1천 5백억 내지 2천억원 정도의 거액이라면 소송의 어려움을 감내할 수 있는 동인이 될 것입니다.

우리나라 특허실무 중 폐습의 하나로 중소기업이나 벤처의 오너, 대표이사, 연구소장 등을 발명자로 기재하고, 진정한 발명자에 해당하는 연구원을 발명자로 기재하지 않았던 관행은 잘 알려져 있습니다. 만약, 그 특허발명으로 사용자에게 큰 이익이 발생한 경우라면 진정한 발명자는 그 이익 중 일부를 정당한 보상금으로 청구할 수 있습니다.

관련 법률에서 진정한 발명자는 발명으로 인한 사용자의 이익으로부터 정당한 보상을 받을 권리를 갖는다고 명시적으로 규정하고 있습니다. 물론 특허서류 어디에도 언급되어 있지 않음에도 불구하고 본인이 진정한 발명자라는 사실을 객관적으로 입증해야 하는 어려운 관문을 넘어설 수 있는 최소한의 자료를 확보하고 있어야만 가능한 일입니다.

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통상 퇴직 후 회사를 상대로 직무발명 보상금 청구소송을 제기합니다. 공동 발명자 중 일부는 재직 중인 경우도 많습니다. 회사는 퇴직한 종업원으로부터 발명자 보상금 청구소송이 제기되면 우선 진정한 발명자에 해당하는지, 발명에 대한 기여율은 어느 정도인지를 파악합니다. 특허담당자뿐만 아니라 공동 발명자들에게 정보를 모아 검토하고 평가합니다.

직무발명 보상금청구권은 진정한 직무발명자에게만 인정됩니다. 따라서, 진정한 직무발명자에 해당하는지를 정확하게 판단하는 것으로부터 출발해야 합니다. 발명자는 특허청구범위에 기재된 기술내용(발명)의 창작에 실질적으로 기여한 사람입니다. 하나의 청구항에 하나의 발명이 성립되므로, 각 청구항 별로 각각 실질적 기여가 인정되는지 여부를 기준으로 판단합니다. 단 하나의 청구항 발명에 대한 기여가 인정되는 경우에도 그 특허 전체의 공동발명자로 인정됩니다.

발명자는 발명행위에 실질적으로 기여한 자입니다. 형식적 직책이나 담당업무 보다 실질적 기여가 중요합니다. 그 사람이 기여한 내용을 제외하면 발명을 할 수 없었을 것으로 판단되면 진정한 발명자에 해당합니다. 외부에서는 정확히 알기 어렵지만, 발명을 같이 했던 공동발명자들이라면 잘 알고 있습니다. 여기에 특허법 전문가와 함께 검토해 보면, 단독 발명자인지, 공동 발명자인지, 발명자가 아닌지 판단할 수 있습니다. 나아가 공동발명자들 사이 각자의 기여도까지 산정할 수 있습니다.

한편, 특허법리상 특허증 및 특허출원서에 발명자로 기재되어 있다는 점만으로 부족합니다. 발명자로 주장하는 자에게 입증책임이 있습니다. 회사 입장에서는 퇴직 연구원이 진정한 발명자에 해당하지 않는다고 주장할 것입니다. 따라서 구체적 자료를 가지고 발명자임을 입증할 준비를 해야 합니다.

여기서 발명에 관여한 공동 발명자의 역할이 중요합니다. 직무발명 보상금 청구소송을 제기한 연구원을 도와줄 수도 있고, 반대로 회사 입장에서 예전 동료를 적극 공격할 수도 있습니다.

잘 알려진 실제 사례도 있습니다. 화학공정 관련 직무발명으로 회사에 막대한 이익을 안겨준 직무발명자가 퇴사 후 회사에 대해 거액의 직무발명보상금 청구소송을 제기하자, 회사에서는 재직 중인 부하직원이자 공동발명자의 적극적인 도움을 받아 퇴직한 팀장은 발명자 이름을 올렸지만 발명에 실질적으로 기여한 바가 없다고 항변하였고, 그와 같은 방어전술이 성공하여 직무발명보상금을 한 푼도 주지 않았습니다.

만약 재직 중 부하직원 공동발명자가 퇴직자와 같이 직무발명보상금청구소송을 하거나 또는 같은 공동발명자 입장에서 소극적 도움이라도 주거나 최소한 회사를 도와 퇴직자를 적극적으로 공격하지만 않았다면 그 소송 결과가 크게 달라졌을 것입니다.

직무발명자라면 회사에 대해 직무발명 보상금 청구소송을 제기하기 전 특허법상 진정한 발명자인지 객관적으로 평가해 보고, 특허법 전문가의 검증을 거친 다음, 소송에서 어떻게 입증할지 구체적 입증계획과 구체적 입증자료를 잘 준비한 다음, 예상되는 회사의 공격을 방어할 방안도 마련해야 하는데, 이때 공동발명자로 판단되는 동료들의 협력이 매우 중요하다는 점을 명심해서 그들과 연대하는 방안을 적극적으로 모색해 보아야 할 것입니다.

발명자 자격에 대한 입증방안과 구체적 자료준비도 없을 뿐만 아니라 공동발명자의 협력약속도 받지 못한 상태에서 무턱대고 회사에 대한 직무발명 보상금 청구소송부터 제기한다면, 언제 허물어질지 모르는 부실한 토대에 모래성을 쌓는 것과 다름 없습니다.

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1.  공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다.

2.  문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다.

3.  원칙적으로 제외한 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로 잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다.

4.  특허권을 행사하는 소송제기 후 사후적으로 공동발명자 일부를 제외한 것이 밝혀지는 경우 그와 같은 오류를 바로잡을 수 있는 기회가 없습니다. 그와 같은 하자를 사전에 치유하는 것이 가능한 국가조차도 사후적 해결은 허용되지 않습니다. 즉, 특허소송 중 발명자의 정정이 허용되지 않는 것은 물론 해당 청구항을 포기하더라도 그 하자 치유를 인정하지 않습니다.

5.  진정한 공동발명자라는 사실은 주장만이 아닌 증거자료를 갖고 구체적으로 입증해야만 합니다. 즉, 영어 단어 corroboration에 해당하는 입증책임이 있습니다. 따라서 Lab Note 등 관련 기록을 잘 작성하여 보존하는 것이 매우 중요합니다. 특허법리에 따라 공동발명 여부를 판단하는 것은 그 다음 문제입니다.

6.  직무발명을 회사 외부에서 제3자 명의로 출원하는 것은 배임 행위입니다. 그런데, 배임행위로 빼돌린 특허를 찾아오는 것이 쉽지 않습니다. 특허법은 출원하지 않는 자에게는 특허권 자체를 부여하지 않을 뿐만 아니라, 또한 모인출원, 모인특허라는 특별규정을 따로 두고 있기 때문에 그 요건과 절차에 적합한 경우만 보호받습니다.

7.  공동발명자 사안을 잘못 처리하면, 기술 라이선스, 특허소송 등에서 치명상을 입을 수 있습니다. 기술개발 기록을 검토하여 진정한 발명자를 확인하는 작업은 Due Diligence 필수항목 중 하나입니다.

8.  대학, 연구소와 공동연구개발, 공동발명의 결과 특허권을 공유한 경우, 공유자 일방의 공유물 분할청구권 행사로 공유특허권을 제3자에게 매각할 수 있다는 것이 대법원 판결입니다. 경쟁회사로 특허권이 매각될 수도 있고, 그와 같은 사태를 방지하려면 공유자에게 거액을 지불하고 그 지분을 인수해야만 하는 상황을 맞을 수 있습니다. 공유특허의 분할청구 문제는 관련 시장이 성숙하여 지분가치가 상승되기 전에 미리 정리하는 것이 바람직합니다.

9.  공동연구개발 관련 Risk Management 목적으로 Option Contract 활용이 증가하는 추세입니다. 공유지분을 일시에 인수하는 것보다 단계적으로 처리하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 보유중인 공유특허뿐만 아니라 진행 중인 공동연구개발 계약까지 이와 같은 시각에서 다시 검토해 보는 것이 필요할 것입니다.

10.  공동연구개발과 공동발명에 관한 Issue는 매우 다양하고 복잡합니다. 특히 미국의 법제도와 실무가 우리와는 상이하는 등 각국의 법제도와 실무적 포인트까지 신중하게 고려해야만 합니다. 모든 쟁점을 단번에 해결하기는 어렵다 하더라도 사전에 미리 검토하여 기회가 닿을 때마다 순차적으로 해결해 나가는 것이 바람직할 것입니다.

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1. 상법상 기본법리

대표이사나 이사가 회사와 거래를 통해 회사의 이익을 희생하고 사익을 추구할 위험이 있습니다. 따라서 이사와회사 간의 거래에 관해서는 이사회의 승인 또는 사원총회의 승인을 요한다(398조). 이사회의 승인을 받지 않고 행한 자기거래는 원칙적으로 무효로 볼 수 있습니다. 회사의 거래가 이사회 결의 없는 자기거래에 해당하는 경우, 회사는 상대방의 악의 또는 중과실을 입증해서 그 거래행위의 무효를 주장할 수 있습니다.

2. 대법원 2004. 3. 25. 선고 2003다64688 판결

이사회 의결을 거치지 아니한 이사 등의 자기거래 행위의 외부적 효력에 대해 대법원은 "회사의 대표이사가 이사회의 승인 없이 한 이른바 자기거래행위는 회사와 이사 간에서는 무효이지만, 회사가 위 거래가 이사회의 승인을 얻지 못하여 무효라는 것을 제3자에 대하여 주장하기 위해서는 거래의 안전과 선의의 제3자를 보호할 필요상 이사회의 승인을 얻지 못하였다는 것 외에 제3자가 이사회의 승인 없음을 알았다는 사실을 입증하여야 할 것이고, 비록 제3자가 선의였다 하더라도 이를 알지 못한 데 중대한 과실이 있음을 입증한 경우에는 악의인 경우와 마찬가지라고 할 것이며, 이 경우 중대한 과실이라 함은 제3자가 조금만 주의를 기울였더라면 그 거래가 이사와 회사간의 거래로서 이사회의 승인이 필요하다는 점과 이사회의 승인을 얻지 못하였다는 사정을 알 수 있었음에도 불구하고, 만연히 이사회의 승인을 얻은 것으로 믿는 등 거래통념상 요구되는 주의의무에 현저히 위반하는 것으로서 공평의 관점에서 제3자를 구태여 보호할 필요가 없다고 봄이 상당하다고 인정되는 상태를 말한다."라는 입장입니다.

3. 서울고등법원 판결요지

가. 회사법인의 무효주장

"이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 권리는 피고 회사의 중요한 자산에 해당하므로 이를 양도하기 위해서는 상법 제393조 제1항에 따라 피고 회사의 이사회 결의를 거쳐야 한다. 그런데 이에 관한 피고 회사의 이사회 결의가 없었고, 그 당시 원고는 피고 회사의 감사 또는 이사의 지위에 있었던 이상 이사회 결의가 없음을 알았거나 알 수 있었으므로, 이 사건 묵시적 합의는 무효이다."

나. 서울고등법원 판결: 이사의 자기거래로 인한 공동출원 유효 인정

"상법 제393조 제1항은 주식회사의 중요한 자산의 처분 및 양도는 이사회의 결의로 한다고 규정하고 있는바, 여기서 말하는 중요한 자산의 처분에 해당하는가 아닌가는 당해 재산의 가액, 총자산에서 차지하는 비율, 회사의 규모, 회사의 영업 또는 재산의 상황, 경영상태, 자산의 보유목적, 회사의 일상적 업무와의 관련성, 당해 회사에서의 종래의 취급 등에 비추어 대표이사의 결정에 맡기는 것이 상당한지 여부에 따라 판단하여야 할 것이다(대법원 2005. 7. 28. 선고 2005다3649 판결 등 참조).

위 법리에 비추어 살펴보건대, 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정들, 그리고 아래와 같은 관련 특허법리를 종합하여 보면, 이 사건 묵시적 합의를 상법 제393조 제1항이 정하고 있는 ‘중요한 자산’의 처분으로 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이를 전제로 한 피고들의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

① 특허출원에 대한 특허결정 또는 심결을 경유한 설정등록에 의하여 비로소 특허권을 부여하는 특허법상의 특허권 부여 절차와 구조에 비추어 보면, 발명을 한 자 또는 그 승계인이 어떤 발명에 관하여 가지는 ‘특허를 받을 수 있는 권리’(특허법 제33조 제1항 본문 참조)는 위와 같은 행정처분에 의해 발생하는 독점적 ∙ 배타적 권리인 특허권과는 그 경제적 가치나 법적인 효력에서 상당한 차이가 있다. 그런데 이 사건 묵시적 합의 당시는 이 사건 특허발명에 관한 특허등록이 이루어진 상태는 아니었다.

② 이 사건 특허발명은 의약용도발명인데, 이러한 발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전에 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험 예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다(대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결 등 참조). 이와 같은 엄격한 요건에 비추어 불 때, 당시 이 사건 특허발명에 관하여 특허등록이 될지 여부는 불확실한 상태였다고 할 것이다.

⑤ 이 사건 묵시적 합의에서는 ‘특허를 받을 수 있는 권리’ 전부를 양도한 것이 아니라 그 일부 지분만 양도된 것이다. 그런데 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 자신이 특허발명을 실시할 수 있고, 그 지분의 양도나 전용실시권 설정 또는 통상실시권 허락에 관하여 공유자 모두의 동의를 받지 않으면 그 효력이 없다[특허법 제99조 참조, ‘특허를 받을 수 있는 권리’의 경우도 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다(특허법 제37조 제3항)]. 이와 같이 특허권의 경우는 그 공유 지분을 넘겨주더라도 일반적인 물권과는 달리 다른 공유자의 권리 행사를 적절하게 통제할 수 있으므로, 이를 일반적인 처분행위와 같이 평가해서는 안 된다.

4. 실무적 의미

복잡한 얘기지만 서울고등법원 판결의 요지는, 특허를 받을 수 있는 권리 중 일부 지분의 양도는 일반적 양도 행위와 동일하게 평가 할 수 없고 특별한 취급을 해야한다는 전제로, 결국 회사법인의 중요한 자산의 처분으로 볼 수 없다는 것입니다.

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