발명진흥법 제12(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

l  발명진흥법에는 위반 시 법적 효과에 관한 규정 없음.

l  대법원 판례 업무상배임죄에 대한 주관적 구성요건 - 직무발명자의 신고의무 근거로 판시함

 

13(승계 여부의 통지) ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

② 제1항에 따른 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.

③ 사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

l  1항의 의무 위반 시 제3항에서 법적 효과 규정 - 권리승계 포기 간주

l  위반 시 벌칙이나 과태료 대상 아님

 

15(직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.

④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.

⑤ 사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

 

사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

l  2, 3, 4항의 의무 이행 시 제6항에서 법적 효과 규정 정당한 보상 간주 다만 단서 조항 있음

l  6항 반대 해석 - 2, 3, 4항의 의무 위반 시 정당한 보상 아님

l  2, 3, 4항의 의무 위반 - 벌칙이나 과태료 대상 아님

l  의무 표현이지만 불이행 시 제재 수단이 없음, 강제력 없음

l  이행한 사용자에게 일정한 이익 부여

 

⑦ 공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

 

16(출원 유보시의 보상) 사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

l  사용자의 의무 표현 BUT 직무발명자의 권리조항

 

19(비밀유지의 의무) ① 종업원등은 사용자등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다. ② 제18조제3항에 따라 자문위원으로 심의위원회에 참여하거나 참여하였던 사람은 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.

l  의무 위반 시 아래와 같이 벌칙, 과태료 대상 19조만 유일한 대상

 

58(벌칙) 19조를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. ② 제1항의 죄는 사용자등의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다.

 

59(벌칙 적용에서 공무원 의제) ① 위원회 위원으로서 공무원이 아닌 사람, 정보화전문기관, 특허기술사업화알선센터 및 한국발명진흥회의 임직원은 「형법」과 그 밖의 법률에 따른 벌칙을 적용할 때에는 공무원으로 본다. ② 특허청장이 이 법에 따라 업무를 위탁한 기관(정보화전문기관 및 한국발명진흥회는 제외한다)의 임직원(위탁받은 업무에 종사하는 임직원으로 한정한다)은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

 

60(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 18조제3항을 위반하여 심의위원회를 구성하지 아니하거나 심의하도록 하지 아니한 자

2. 19조제2을 위반하여 자문위원으로 심의위원회에 참여하여 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설한 자

3. 삭제 <2015.5.18>

4. 23조제3항에 따른 등록을 하지 아니하고 같은 조 제5항을 위반하여 지역지식재산센터의 명칭을 사용한 자

5. 52조제5항을 위반하여 한국발명진흥회의 명칭을 사용한 자

 

KASAN_[직무발명쟁점] 발명진흥법상 직무발명 관련 규정에서 &ldquo;~ 하여야 한다&rdquo; 의무부과 표현 포함 조항 및 실무적 의미 검토.pdf
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작성일시 : 2021. 8. 4. 09:03
:

 

 

1. 기본 법리

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결: “원칙적으로 사용자는 종업원의 직무발명에 대해 승계 여부와 관계없이 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 취득하므로, 여기서 사용자가 얻을 이익이라 함은 그와 같은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 말한다.

 

종업원 발명자의 직무발명 보상금도 사용자가 직무발명의 사용으로 인하여 독점적, 배타적으로 향유하고 있는 이익이 있는 경우에 한하여 청구할 수 있다.

 

그리고 직무발명 보상금을 주장하는 자에게 사용자가 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 것이라는 점 및 그 액수에 대한 증명책임이 있다.”

 

2. 서울중앙지방법원 2017. 7. 21. 선고 2015가합3186 판결  

 

사용자 회사에서 직무발명을 실시한 사실을 인정하더라도 다음과 같은 구체적 사정을 고려할 때 사용자가 직무발명의 실시를 통하여 통상실시로 인한 이익을 넘어 배타적 독점적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하다. 사용자의 직무발명 보상의무 부정 

 

-      사용자 이익을 인정하지 않았던 구체적 사정 -

(1)   대체 제품이 다수 존재 + 사용자는 해당 직무발명 특허 이전에도 관련 특허권, 실용신안권, 디자인권 다수 보유

(2)   해당 직무발명 특허권은 연차료 불납으로 소멸 + 특허권 소멸 전후로 사용자의 매출이나 이익에 어떤 부정적 영향을 주었다고 보이지 않음

(3)   중인 진술 - 특허발명으로 인한 경쟁상 유리한 점 없음 + 공사 경쟁입찰에서 공사단가만이 유일한 중요 요소임

(4)   사용자 회사 다른 대체 제품 사용 + 심지어 다른 회사 경쟁 제품 구매하여 사용하기도 함

(5)   직무발명 실지제품의 불리한 단점 있음 + 단점 때문에 거의 사용하지 않았다는 증언 있음

(6)   사용자 매출의 대부분은 직무발명과 무관한 영역에서 발생 + 직무발명 관련 매출은 극히 적음

 

3. 일본 오사카지방법원 2019. 1. 17. 선고 평성29()3527호 판결

 

-      직무발명: 폴리머 제조공정 중 방법발명, 발명의 명칭 염소화염화비닐계 수지의 세정 방법 및 그 장치

-      직무발명자: 회사의 폴리머 기술부분 연구원 경력자, 퇴직 후 직무발명보상소송 제기 

-      사용자: 의약원료 등 화학제품 제조판매 회사

-      사용자 회사는 직무발명을 특정제품의 생산공정에 적용하여 제품 생산 및 판매함, 직무발명 실시하여 이익을 얻음

-      일본 법원 1심 판결요지: 직무발명보상청구 불인정

-      판결이유: 공지기술, 대체기술 존재하는 상황, 사용자가 직무발명을 적용하여 실시하고 있지만, 무상으로 채택, 사용할 수 있는 대체기술, 공지기술과 비교할 때 직무발명 실시로 인한 추가 이익 인정할 수 없음. 또한 타사에서 직무발명을 실시하는 것을 배제함으로써 얻을 이익 가능성도 불인정

-      따라서, 사용자의 직무발명에 대한 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점배타적 지위에서 발생하는 이익 불인정, 직무발명자의 보상청구권 불인정

 

첨부: 일본 판결

일본 오사카지재 2019. 1. 17. 선고 판결.pdf
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KASAN_[실시보상쟁점] 사용자의 직무발명 실시 인정 But 통상실시권을 넘어선 독점 배타적 지위로 인한 사용자의 이익 불인정 - 직무발명보상의무 불인정 일본 오사카지방법원 2019. 1. 17. 선고 .pdf
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작성일시 : 2021. 8. 4. 09:02
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직무발명 보상액수 산정의 기본원칙은 확립되었다고 볼 수 있지만, 그 산정에 관련된 각 요소들을 구체적으로 어떻게 결정하고 산정할 것인지는 아직 명확하게 확립되지 않았습니다. 객관적이고 명확한 결정근거를 찾기 어려워 실무상 난제라고 볼 수 있습니다.

 

지난 해 연말 특허법원 세미나에서 발표된 윤주탁 판사님의 발표자료는 특허법원 등 다양한 재판사례를 정리하면서 실무적 포인트를 요약한 것이라서 특허실무자들에게 큰 도움이 될 것으로 생각합니다. 특허법원 웹사이트에 올라와 있는데, 한번 꼼꼼하게 읽어 보기를 권합니다. 여기에서도 참고자료로 첨부합니다.

 

직무발명 산정식은 다음과 같습니다. 그 내용은 명확하지만 각 요소를 어떻게 정할지는 매우 어렵습니다. 난제이지만 직무발명자에게 정당한 보상을 지급하라는 법제도의 취지를 살릴 수 있도록 각 요소를 판단하는 것이 바람직하다 생각합니다. 사용자가 직무발명으로 얻을 이익 중 극히 일부만을 직무발명자에게 보상하면 그것을 정당한 보상이라 할 수 있을지 의문입니다.

 

(1) 보상금 액수 = 사용자 이익액 x 발명자 공헌도(1-사용자 공헌도) x 발명자 기여율(공동발명자 중 특정 발명자의 기여도)

 

(2) 사용자 이익액 = 초과매출액 x 가상 실시료율

 

(3) 초과 매출액 = 총 매출액 x 독점권 기여율 x (발명의 기여도를 고려해야 하는 경우 그 직무발명의 기여도)

 

첨부: 2018년 세미나 발표문_윤주탁 판사님

 

KASAN_[직무발명보상] 직무발명 보상액 산정, 실적보상, 실시보상 사안에서 어려운 난제 &ndash; 사용자 이익, 독점권 기여율, 발명자 공헌도 등에 관한 최근 발표자료.pdf
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직무발명 보상금 산정기준_윤주탁 판사님 2018년 특허법원 세미나 발표문.pdf
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작성일시 : 2021. 8. 4. 09:01
:

 

 

사안의 개요

(1)   피고 회사 - 아스텔라스 (구 후지사와)

(2)   원고 연구원으로 재직하다 평성 19(11년 전) 회사합병 당시 퇴직, 공동발명자 4명 중 제1 발명자     

(3)   발명 동물용 구충제 신규 화합물, 그 제조방법, 그 용도발명, 평성 16(14년전) 직무발명 완성 후 승계완료,

(4)   회사에서 연구원에게 재직 중 직무발명 보상금 지급, 퇴직 후에도 직무발명 보상금을 정기적으로 지급함, 상당액수 이견으로 본 소송에서 일부청구로서 2억엔(20억원) 청구, 1심 판결의 금액 - 4728만엔 (48천만원) 인정

(5)   재직 중 직무발명 승계 당시 직무발명 보상규정 내용 출원보상, 등록보상만 인정, 실적보상 규정은 없었음, 승계 이후 회사에서 실적보상 규정 도입, 시행

(6)   회사에서는 새로운 실적보상 규정 시행에 따라 기존 직무발명자들에게도 실적보상금 지급하고 다음과 같은 합의서 작성함

(7)   직무발명자와 사용자 회사 사이에 체결한 합의서 요지 종업원 발명자는 회사로부터 직무발명에 관한 적절한 보상을 받았음을 확인 + 향후 회사에 대해 본건청구에 관한 소송행위 등을 하지 않는다고 확인 + 회사와 직무발명 관련 사항을 원만하게 해결하였음을 확인한다.

(8)   사용자 회사는 직무발명자 연구원의 퇴직 이후에도 정기적으로 실적보상 여부를 평가하여 3차례 추가 보상금 지급함

(9)   최종 평성 26(4년 전) 보상금 지급 통지 (평성 23년부터 25년까지 실적 보상금 명목)

(10)  직무발명자는 실적보상금 규모가 법에서 정한 상당한 보상에 미치지 못한다고 이의 제기함, 민사소송으로 그 상당한 보상금 지급을 청구함

 

판결요지

(1)   합의서 중 부쟁조항에 대한 쟁점 법원 판단, 당시까지 발생한 실적보상금을 청구하는 것으로 제한해석, 그 이후 발생하는 실적보상에 대한 추가 청구소송 인정

(2)   소멸시효 완성여부 쟁점 법원은 10년의 소멸시효 기간은 경과되었으나 그 이후 보상금 지급행위채무승인으로 해석, 회사의 소멸시효 완성 주장 배척

(3)   실적보상금 산정 요소 판단 사용자 이익에 대한 직무발명의 공헌도 쟁점, 원고 직무발명자 70 ~ 80% 주장 vs 피고 사용자 회사애서는 직무발명 공헌도 1% 이하, 회사의 공헌도 99% 이상 주장함

(4)   일본 법원의 판단 직무발명 공헌도 7.5%, 사용자 공헌도 92.5% 인정

(5)   원고 발명자의 공동발명자 중 기여도 80% 인정

 

첨부: 일본 아스텔라스 사건 - 오사카지재 2018년 판결

일본 오사카지재지방법원 2018. 10. 4. 선고 평성28(와)제4107 판결.pdf
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KASAN_[의약직무발명] 일본 제약회사 아스텔라스 퇴직 연구원의 직무발명보상금청구 승소판결 일본 오사카지재지방법원 2018. 10. 4. 선고 평성28(와)제4107 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 8. 4. 09:00
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(1)   발명자의 사용자 회사 재직 시 지위 해당 사업부 사장, 법원 직무발명 인정 + 사용자에 대한 직무발명보상청구권 인정

 

(2)   사용자 회사 직무발명을 적용한 제품을 생산, 판매하는 매출발생

 

(3)   실시보상 관련 직무발명보상금 = 사용자가 얻을 이익(실시제품의 매출액 x 독점권 기여율 x 가상 실시료율) x 발명자 보상율(발명자 공헌도) x 공동발명자 기여율

 

(4)  사용자가 얻은 이익 = 실시제품의 매출액 x 독점권 기여율 x 가상 실시료율

 

(5)   독점권 기여율 사용자는 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점적, 배타적 지위에서 추가 발생하는 이익에 대한 직무발명보상 의무 있음

 

(6)   통상 독점권 기여율 결정에 관한 정량적 근거 제시 판결 사례 없음, 법원은 관련 요소를 종합적으로 고려하여 결단함. 구체적 근거를 밝히는 경우 많지 않음. 본 사안의 경우 아래와 같이 30%라고 판단함 

 

 

(7)   가상의 실시료 결정 근거로는 다른 라이선스 사례가 있다면 유력한 근거로 작용, 실제 라이선스 사례가 없다면 업계 평균 실시료율 등 참고자료를 근거로 결정하는 실무 경향, 관련 요소를 종합적으로 고려한 재판부 결단, 본 사안의 경우 특허청 직무발명 해설집에 포함된 산업부분별 평균 실시료율 자료를 참고하여 5.1%로 인정함 

 

 

각주 3 – 특허청 발간 개정 직무발명보상제도 해설 및 편람”, 127

 

첨부: 서울중앙지방법원 2017. 4. 6. 선고 2015가합548238 판결

서울중앙지방법원 2017. 4. 6. 선고 2015가합548238 판결.pdf
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KASAN_[직무발명보상] 사용자가 직무발명 적용 제품을 생산, 판매하고 있는 상황에서 직무발명자의 실시보상금액 산정기준 서울중앙지방법원 2017. 4. 6. 선고 2015가합548238 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 8. 3. 09:04
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