사용자에게 무상의 통상실시권을 넘어선 독점적 이익이 있어야 직무발명보상청구권 인정됨 + 직무발명보상을 구하는 직무발명자에게 사용자의 독점적 이익에 관한 입증책임 있음  

 

 

사용자의 관련 특허, 실용신안, 디자인 등록 다수 존재 + 시장에 활용가능한 대체품 및 대체 기술 다수 존재함 + 대상 직무발명 특허권은 연차료 불납으로 이미 소멸 + 특허소멸 전후 사용자의 매출 변화 또는 수익 감소 등 부정적 영향 없음 à 직무발명특허의 독점적 이익 불인정

 

 

 

첨부: 서울중앙지방법원 2017. 7. 21. 선고 2015가합3186 판결

서울중앙지방법원 2015가합3186 판결.pdf

KASAN_[직무발명보상청구소송] 사용자 자기실시 상황에서 독점적 이익 불인정 직무발명보상 의무 불인정 서울중앙

 

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작성일시 : 2017. 12. 29. 16:08
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보상금 = ① 이 사건 직무발명으로 인한 피고 등의 이익액(피고 등 제품 매출액 × 가상 실시료율 × 독점권 기여율) × ② 종업원(발명자들)의 공헌도(1 - 사용자 공헌도) × ③ 발명자들 사이 원고 기여율

 

이 사건 직무발명으로 피고 등이 얻을 이익액은 2,068,051,756(= 피고 등 제품 매출액 689,350,585,341 × 가상 실시료율 2% × 독점권 기여율 15%, 원 미만 버림) 상당이 된다. 다음으로 제반 사정을 종합하여 보면 종업원의 공헌도는 25%, 원고의 기여율은 50%로 봄이 상당하다. 따라서 원고의 정당한 직무발명보상금은 258,506,469[= 피고 등의 이익액 2,068,051,756 × 종업원(발명자들) 공헌도 25% × 원고의 기여율 50%]이 된다.”

 

comment : 매출액에 곱하는 여러 factor 중 독점권 기여율이 실무상 가장 난해하다고 생각합니다. 해당 안건에서 독점권 기여율을 15%로 본 판결이유(17~ 19)을 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다. 특허법원은 사용자의 기존 시장에서 독점적 지위를 갖고 있었던 경우 그로 인한 기여 부분이 매우 클 것임이 경험칙상 명백한데, 이 사건 사용자 회사의 기존 시장점유율이 48%로 매우 높다는 점을 감안하였다고 밝히고 있습니다. 그와 같은 이 사안 특유의 구체적 사정을 감안하여 독점권 기여율을 다소 낮은 15%(참고로 50%로 인정한 선행 판결례 있음)로 결정한 것으로 보입니다.

 

첨부: 특허법원 2017. 11. 30. 선고 20161899 판결

특허법원 2016나1899 판결 .pdf

KASAN_[직무발명보상금청구소송] 새로운 특성의 금속합금 및 제조방법 직무발명 사용자 실시매출발생 직무발명

 

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작성일시 : 2017. 12. 21. 14:13
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직무발명보상금청구권은 채권이고, 따라서 일반 채권의 소멸시효 10년이 경과하면 더 이상 행사할 수 없습니다. 그런데 특허권존속기간이 출원일부터 20, 특히 의약, 농약과 같이 존속기간연장대상인 경우 25년인 것과 비교하면, 직무발명보상금청구권은 10년이 지나면 더 이상 행사할 수 없기 때문에 특허의 후반상황을 반영하기 어렵다는 문제가 있습니다. 의약발명특허는 직무발명 승계일로부터 10년을 지나서 특허등록이 되는 경우도 있고, 20년에 더해 연장된 특허존속기간이 5년인 경우도 자주 있을 뿐만 아니라 직무발명을 실시하는 제품의 발매시기도 출원일부터 10년을 지난 경우가 많습니다.

 

직무발명보상은 출원보상, 등록보상, 실적(실시)보상, 처분보상으로 나누는 것이 일반적입니다. 특허청 및 발명진흥회에서 배포한 표준모델규정도 그와 같습니다. 한편, 구 특허법과 발명진흥법에서는 종업원 직무발명자는 사용자에게 직무발명을 양도하는 대가로 "정당한 보상"을 청구할 수 있고, 보상액은 "직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익"을 반드시 고려해야 한다고 시종일관 규정하고 있습니다.

 

그런데, 예를 들어, 직무발명 승계일로부터 15년이 지난 후 실시하거나 기술이전 등 처분하여 사용자가 직무발명에 의한 이익을 얻은 경우, 그로부터 5년 전에 미리 장래의 사용자 이익을 고려하여 보상액을 정할 수 있을까요? 현실적으로 직무발명의 실시 또는 처분 전에 미리 실시보상이나 처분보상을 청구할 수 없다는 점은 분명합니다.

 

한편, 무슨 이유로 출원일로부터 10년이 지난 후 특허등록한 경우라면 등록보상청구권도 소멸시효 완성으로 더 이상 청구할 수 없을 것입니다. 미리 청구해야 하고, 그와 같은 청구에 어떤 법률적 장애도 없다는 주장과 판결내용은 공허합니다. 등록여부가 확실하지도 않는 상황에서 등록보상을 미리 청구해야 한다는 입장은 너무 형식논리적입니다.

 

마찬가지로 15년이 지나 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 사용자가 "직무발명에 의한 이익"을 얻는 경우라면 직무발명자는 그 전까지 사용자의 이익을 고려한 직무발명보상을 청구할 수 없었습니다. 현재 판결은 청구할 수 있었다는 입장입니다. 특별한 사정이 없는 한 10년이 경과하면 더 이상 직무발명보상금을 청구할 수 없다고 봅니다.

 

판결은 예외적으로 보상규정에 실시 또는 처분 등 사유가 발생한 후 실적보상 또는 처분보상을 한다는 규정이 있는 경우에만 그동안 청구할 수 없었던 법률적 장애가 있기 때문에 그 사유 발생까지 소멸시효가 중단된다는 입장입니다. 그와 같은 규정이 없는 경우에는 소멸시효 중단사유가 없다고 봅니다.

 

실적 또는 처분 보상규정이 있는지 여부에 따라 직무발명보상청구권을 행사할 수 있거나 또는 반대로 할 수 없다는 식으로 달리 취급합니다. 형식논리상 맞지만 진심으로 납득하기 어렵습니다.

 

15년이 지난 후 실시하거나 처분한 내용을 그로부터 5년 전에 미리 알 수 없다는 점도동일하고, 현실적으로 일어나지도 않은 실시 또는 처분을 반영한 보상금을 5년 전에 미리 청구할 수 없다는 점도 같습니다. 그럼에도 사용자 회사에서 실적보상규정을 두고 있는지 여부에 따라, 사용자의 선택에 따라, 우연한 사정에 따라, 종업원의 직무발명보상청구권이 소멸하거나 하지 않게 되는 정반대의 결론에 도달한다는 것이 현재 판결의 취지입니다. 종업원 발명자를 보호하는 강행법규의 제도적 취지와 맞지 않습니다. 법령과 정부에서 직무발명자에게 실적보상을 하도록 권장하는 것과 반대로 판결은 사용자에게 실적보상규정을 폐지하라고 부추기는 것과 다름 없습니다.

 

판결과 배치되지만, 졸견으로는 실적보상규정이 없는 경우에도 소멸시효가 중단된 것으로 봄이 타당하다고 생각합니다. 법령상 직무발명보상금을 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 사용자가 "직무발명에 의한 이익"을 고려해야 하는데, 직무발명의 실시 또는 처분의 발생하기 전에는 현실적 가능하지 않으므로 직무발명보상청구권을 행사하는데 장애가 있고, 그 장애는 법률에 근거를 둔 법률상 장애로 소멸시효 중단사유에 해당한다고 볼 수 있습니다.

 

직무발명보상은 직무발명을 사용자에게 양도한 대가로 받을 수 있는 정당한 보상이고, 그 보상액도 사용자가 직무발명으로 얻는 이익 중 일부를 나누는 것입니다. 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 얻은 사용자 이익에 대해서도 현실적으로 종업원 발명자가 정당한 보상을 청구할 수 있어야 합니다. 실제 가능하지 않다는 점이 분명한데도 미리 청구하지 않았다는 사정을 들어 소멸시효가 완성되었으므로 더 이상 직무발명보상청구권을 행사할 수 없다고 말한다면 누가 진심으로 승복할 수 있을까요? 

 

KASAN_직무발명보상청구소송의 난제 소멸시효 소멸시효 기산일과 완성여부.pdf

 

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작성일시 : 2017. 7. 13. 07:00
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직무발명보상청구권은 그 채권을 행사할 수 있는 때부터 소멸시효 기간이 진행됩니다(민법 제166조 제1). 그 권리행사에 법률상의 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건불성취 등이 있는 특별한 경우를 제외하고, 원칙적으로 직무발명을 사용자에게 승계한 날부터 직무발명보상청구권을 행사할 수 있습니다. 판례는 늦어도 출원일로부터 행사할 수 있다고 봅니다.

 

직무발명보상 중 일부로 등록보상을 하는 경우가 많습니다. 직무발명에 대한 특허등록, 실용신안등록을 완료한 후 등록보상을 하기 때문에 출원일과 상당한 기간 차이가 있습니다. 해외출원 후 개별국가 등록보상의 경우는 더욱 그렇습니다.

 

민법 제168조에서 채무승인을 소멸시효의 중단사유로 규정하고 있습니다. 채무의 일부를 변제하는 경우 채무 전부에 관하여 시효중단의 효력이 발생합니다(대법원 1980. 5. 13. 선고 781790 판결).

 

직무발명에 대한 출원보상금, 등록보상금, 해외출원보상금, 해외등록보상금 지급은 모두 직무발명보상금의 일부 지급이 분명합니다. 직무발명보상금채무 중 일부 변제로 각 소멸시효의 중단사유 중 하나인 채무승인에 해당할 것입니다.

 

발생 가능한 경우를 나누어 설명하면 다음과 같습니다. (1) 사용자가 보상을 전혀 한 적이 없는 경우 특별한 사정이 없다면 직무발명보상청구권은 직무발명승계일, 늦어도 출원일로부터 10년이 경과하면 소멸시효 완성으로 더 이상 행사할 수 없습니다.

 

(2) 출원보상을 한 경우라면 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산일은 출원일이 아니라 출원보상금 지급일로 보아야 할 것입니다. 그 차이가 길지 않을 것으로 실무상 중요하지 않습니다. 그러나 (3) 등록보상을 한 경우라면 등록보상금 지급일, 해외등록보상을 한 경우라면 해외등록보상일 중 가장 늦은 날부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 할 것입니다. 그 기간 차이가 수년인 경우도 많을 것이므로 실무적으로 매우 중대한 문제입니다.

 

실적보상 또는 처분보상 규정이 없는 경우, 실무상 직무발명보상청구권 소멸시효의 완성여부가 중요한 쟁점입니다. 이 경우 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산일을 뒤로 미룰 수 있는 사유, 즉 소멸시효 중단사유가 있는지 여부가 문제입니다.

 

다만, 실무상 유의해야 할 특별한 상황도 있습니다. 예를 들어, 법원은 사용자가 등록보상의 등급심사를 거쳐 등록보상금을 차별 지급하는 경우는 실적보상규정과 동일하게 그 보상금의 지급조건 및 시기를 규정한 것으로서 법률상 장애사유로 인해 소멸시효가 진행하지 않는다고 봅니다(서울고등법원 201253644 판결).

 

졸견이지만, 직무발명을 다수 국가에 출원 및 등록한 경우라면, 최초 출원일로부터 10년이 지났지만 해외출원등록보상을 받은 최후 일자로부터 10년 이내라면 소멸시효가 완성되었다고 단정할 수 없습니다. 소멸시효 중단사유 중 채무승인에 해당하는 것으로 볼 수 있기 때문입니다.

 

그러나 현재 명시적 판결은 없고, 오히려 소멸시효 중단사유에 해당하지 않는다는 학설이 있습니다. 판례에서 채무승인으로 인한 소멸시효 중단을 다음과 같이 다소 엄격하게 판단하기 때문입니다.

 

대법원 2015. 4. 9. 선고 201485216 판결 "소멸시효 중단사유로서의 채무의 승인은 시효이익을 받을 당사자인 채무자가 소멸시효의 완성으로 권리를 상실하게 될 자에 대하여 그 권리가 존재함을 인식하고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립한다고 할 것이며, 그 표시의 방법은 아무런 형식을 요구하지 아니하고, 또 그 표시가 반드시 명시적일 것을 요하지 않고 묵시적인 방법으로도 가능한 것이기는 하지만, 그 묵시적인 승인의 표시는 적어도 채무자가 그 채무의 존재 및 액수에 대하여 인식하고 있음을 전제로 하여 그 표시를 대하는 상대방으로 하여금 채무자가 그 채무를 인식하고 있음을 그 표시를 통해 추단하게 할 수 있는 방법으로 행해져야 할 것이고, 소멸시효의 중단사유로서 채무자에 의한 채무승인이 있었다는 사실은 이를 주장하는 채권자 측에서 입증하여야 한다(대법원 2005. 2. 17. 선고 2004다59959 판결, 대법원 2007. 11. 29. 선고 2005다64552 판결 등 참조)."

 

정리하면, 등록보상규정이 없거나 단순하게 등록보상 규정만 있고, 단지 등록보상금을 지급한 경우를 소멸시효의 중단사유 중 채무승인에 해당하는지가 핵심 쟁점입니다. 위 대법원 판결에 비추어보더라도, 직무발명보상금액수는 처음부터 확정되기 어려운 요소라는 점, 사용자가 직무발명보상 중 일부로 등록보상을 한 점, 종업원 직무발명자에게 그와 같은 의사표시를 한 점 등을 고려하면, 등록보상 지급을 직무발명보상금의 일부 변제로서 채무승인으로 보는 것이 옳다 생각합니다.

 

결국, 실적보상규정 등 특별한 사정이 없는 경우에도 직무발명보상금 소멸시효의 기산일직무발명 승계일/출원일이 아니라 등록보상금 지급일 또는 해외등록보상금 지급일 중 가장 늦은 날로 봄이 타당하다 생각합니다.

 

KASAN_직무발명보상청구권 소멸시효의 중단사유_ 채무승인 등록보상금 지급 소멸시효 기산일 변경.pdf

 

 

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작성일시 : 2017. 7. 12. 07:00
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KASAN_직무발명보상청구권의 행시기간_10년의 소멸시효 실적보상의 경우 소멸시효 기산일 중요.pdf

 

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작성일시 : 2017. 7. 10. 18:00
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KASAN_직무발명자의 보상청구소송 절차 및 비용 안내.pdf

 

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작성일시 : 2017. 7. 6. 18:00
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-- 특허법원 전속관할 '특허권 등의 지식재산권에 관한 소'의 범위 - 서울고등법원 2016.5. 24.20162016427 결정 --

 

앞서 소개한 서울고등법원 지재권 전담재판부 20162016427 결정문을 첨부합니다. 결정문에서 '특허권 등의 지식재산권에 관한 소'의 예로 (1) 특허권 등의 지식재산권 침해를 이유로 한 금지·폐기·신용회복 등 청구 또는 손해배상청구소송, (2) 특허권 등의 실시계약에 기초한 실시료 지급청구소송, (3) 특허권 등의 이전·말소등록청구소송, (4) 전용·통상실시권 등의 설정 유무, 귀속 등에 관한 소송, (5) 직무발명·고안·디자인에 대한 보상금 청구소송 등을 들고 있습니다. 실무자에게 좋은 참고자료입니다. 한번 읽어보시기 바랍니다.

 

첨부: 서울고등법원 2016.5. 24.20162016427 결정

서울고등법원 2016나2016427 결정.pdf

 

작성일시 : 2016. 6. 13. 09:24
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-- 직무발명 보상금 청구 소송: 관할집중의 대상인가? [Guest Post – 성균관대 법학전문대학원 정차호 교수님 기고] --

 

민사소송법 제24조가 개정되어 ‘특허권에 관한 소송’의 관할이 집중되어 5개 지방법원만이 동 소송의 1심을 다룰 수 있고, 그 항소심은 특허법원만이 다룰 수 있게 되었습니다. 그러므로 법 시행일인 2016 1 1일부터 제기되는 소송에서는 관할집중 여부를 먼저 검토하여야 합니다. 그런데, 특허발명실시계약에 관한 소송, 직무발명 보상금 청구 소송 등이 ‘특허권에 관한 소송’에 해당하는지 여부에 대하여는 논란이 있습니다. 예를 들어, 수원에 거주하는 원고가 수원에 소재한 회사를 피고로 하여 직무발명 보상금 청구 소송을 제기하는 경우 원고는 수원지방법원에 소를 제기하여야 하는지 아니면 서울중앙지방법원에 소를 제기하여야 하는지에 대하여 고민하여야 합니다. 만약, 엉뚱한 법원에 소가 제기되는 경우, 해당 사건 또는 판결이 이송 또는 취소되어 추가 비용이 발생하는 것은 물론이고 여러 가지 손해를 입을 수 있습니다.

 

직무발명 보상금 청구 소송이 ‘특허권에 관한 소송’인지 여부에 관하여 부정적인 의견을 가질 수도 있습니다. , 동 소송은 종업원이 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 회사에 양도한 대가로 회사의 이익 중 일부를 청구하는 것이므로 ‘특허권’과 무관하다는 이유가 제시될 수 있습니다. 더욱이 어떤 경우에는 회사가 직무발명에 대하여 특허권을 확보하지 않고 영업비밀로 운용하기도 합니다. 아직, 관련된 대법원 판결이나 결정이 나오지 않아서 아무도 그 결론에 대하여 장담할 수는 없지만, 필자는 아래와 같은 이유로 동 소송이 ‘특허권에 관한 소송’으로 분류되어야 한다고 생각합니다.

 

첫째, 입법의도가 ‘특허권에 관한 소송’을 넓게 해석하도록 요구하고 있습니다. 둘째, 특허법 제65조와의 상응을 위하여 ‘특허권’을 넓게 해석해야 합니다. 셋째, 최근 서울고등법원이 특허발명실시계약 관련 소송에서 그러한 넓은 해석을 한 바 있습니다. 넷째, 직무발명 보상금 청구 소송이 종업원이 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 회사에 양도한 대가로 청구하는 것이고, 동 권리는 통상 특허권이 예정된 권리이고 그래서 특허권과 직접 연결된다고 보아야 합니다. 다섯째, 우리나라와 동일한 표현(特許する訴)을 가진 일본에서 직무발명 보상금 청구 소송을 특허권에 관한 소송으로 취급하고 있습니다. 여섯째, 영국, 대만 등에서도 직무발명 보상금 청구 소송을 관할집중의 대상으로 책정하고 있습니다.

 

관할집중 제도가 도입되어 향후 여러 가지 법적 쟁점이 제기될 것으로 예상됩니다. 일단, 지금의 시점에서 필자는 특허발명실시계약, 직무발명 보상금 청구 소송, 특허권 양도 소송, 특허 공유물 분할 청구 소송 등이 관할집중의 대상이 될 것으로 예상합니다. 다만, 영업비밀에 관한 소는 ‘특허권에 관한 소송’으로 분류되기 어려울 것입니다. 이러한 점들에 관하여는 검증작업을 거친 후 조만간 논문으로 발표하고자 합니다. 아무쪼록 관련 법리가 하루속히 그리고 명쾌하게 정리되어 ‘특허’ 업계의 혼란이 최소화되기를 바랍니다. 그리고, 이번 기회를 빌려 특허권에 관한 소송의 관할집중을 위하여 노력하여 주신 여러 분들께 깊이 감사드립니다.

 

2016 5 31일 성균관대 로스쿨 교수 정 차 호

 

작성일시 : 2016. 5. 31. 09:18
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