직무발명 실무쟁점과 솔루션

- 발명자보상청구소송의 성패요소 및 실효적 해결방안

1. 직무발명 신고 및 자동승계 규정

직무발명 관리규정 제6조 (1) 자기가 맡은 직무와 관련된 발명을 한 종업원은 그 발명의 해당 부서(팀)장에게 지체 없이 신고하여야 한다. (2) 해당 부서(팀)장은 제1항의 규정에 의한 신고를 받은 때에는 직무발명신고서에 그 발명의 기술내용 및 승계에 관한 의견을 첨부하여 특허관리 부서장에게 제출하여야 한다.

제7조 (1) 특허관리부서장은 제6조에 의하여 신고된 발명에 대하여 다음 사항에 대한 검토를 실시하여야 하며 필요한 경우 관련부서의 협조를 요청할 수 있다. (2) 특허관리부서장은 제1항의 검토사항을 사업본부장에게 보고하여야 한다. (3) 사업본부장은 출원여부 및 회사 승계여부를 결정하여야 한다. 단, 연구심의위원회의 심의, 의결이 필요하다고 판단될 경우 연구심의위원회를 거쳐 결정한다. 연구심의위원회의 구성은 사업본부장이 정한다.

제8조 제7조의 심사에 의하여 특허를 받을 권리를 회사가 승계할 것을 결정한 때에는 특허관리부서장은 사업본부장의 승인 및 법무팀장의 협조를 얻어 즉시 회사 명의로 출원을 하여야 한다.

제10조 발명자는 회사가 제7조의 규정에 따라 특허를 받을 권리를 승계할 것을 결정한 때에는 양도증명서를 특허관리부서에 제출하여 그 권리를 지체 없이 회사에 양도하여야 한다.

2. 분쟁사안의 개요 및 쟁점

A회사의 종업원C가 직무발명 완성 후 사용자 회사가 아닌 제3자 B 명의로 출원 및 등록함. A회사눈 이 사건 등록특허에 대하여 C가 A회사의 종업원으로서 것이고, A회사에게 그 권리가 자동승계된 것임에도 불구하고 C가 B에게 2중으로 양도하였으므로 무효라고 주장함.

A회사의 직무발명보상 규정 제3조 제1항 “회사는 직무발명과 관련한 모든 권리를 승계한다”고 명시되어 있음. 이와 같은 승계 규정의 효력 및 자동승계 인정 여부가 쟁점

3. 특허법원 판결요지  

특허법원은 A회사의 종업원이 직무발명을 완성한 경우, 해당 부서장, 특허관리부서장, 사업본부장 순서로 보고하고, 사업본부장은 회사가 발명에 관한 권리를 승계할지 여부를 결정하며, 승계하기로 결정된 경우에 종업원은 특허를 받을 수 있는 권리의 양도증명서를 특허관리부서에 제출하여 권리를 회사에 양도하도록 되어 있으므로, 이와 같은 직무발명 승계절차를 거쳐야 비로소 사용자에게 승계된다고 보았습니다.

따라서, 위와 같은 승계절차를 거치지 않고 C가 이 사건 발명을 완성한 즉시, 통보 유무를 불문하고 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자인 A회사에 자동으로 귀속된다고 할 수 없다고 판단하였습니다.

실제 사안에서는 종업원 C가 직무발명에 대하여 일본에서 입수한 사진과 간단한 설계도면을 스케치한 그림을 이용하여 설명하면서 A회사에게 특허출원을 제안하였고, A회사는 C와 다른 연구원에게 그 경제성 검토보고서를 작성하도록 하였으나, 최종적으로 특허출원하기에는 부적절한 것으로 판단하여 C에게 이를 채택하지 않겠다고 통보한 사실을 인정하였습니다. 즉, 법원은 A회사가 해당 직무발명에 관한 권리를 승계할 것인지 여부를 심사한 후 승계하지 않겠다는 의사를 표명하였다고 보았습니다.

그 후 해당 직무발명을 B명의로 특허등록한 사실을 알고 난 후, A회사는 마음을 바꿔 자사의 규정에 따른 자동승계가 일어난 후 다시 양도한 것이므로 2중양도에 해당하고, 무효인 양도에 기초한 특허무효에 해당한다고 주장하였습니다. 특허법원은 자동승계 효력을 부인하고 승계여부 심사를 거처 승계를 거절한 것으로 평가하고, 따라서, 선행 양도가 없으므로 2중양도에도 해당할 수 없으므로 최종적으로 B는 위 직무발명에 관한 특허권을 유효하게 보유할 수 있다고 보았습니다.

KASAN_[직무발명승계] 직무발명 자동승계 규정의 효력 불인정 특허법원 2013. 11. 7. 선고 2013허2231 판결.pdf

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1. 법규정 및 구별개념

발명진흥법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "발명"이란 「특허법」ㆍ「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.

2. "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자ㆍ법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

직무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원등’이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자ㆍ법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자등’이라 한다)의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말합니다. 종업원이 한 발명에는 직무발명 외에도 사용자 등의 업무범위에만 속하는 업무발명과 종업원 등의 직무 및 사용자 등의 업무에 무관한 자유발명이 있습니다.

2. 성립요건 관련 기본적 사항 

(1) 종업원등이 그 직무에 관하여 발명하였을 것

   ① 종업원의 범위

고용계약에 의하여 타인의 사업에 종사하는 자로서 종업원ㆍ법인의 임원 또는 공무원 등을 지칭하며, 상근ㆍ비상근, 보수지급유무, 근로기준법상의 최하 연령 등을 불문하나 고용관계는 반드시 있어야 합니다. 고용관계란 민법이나 근로기준법에서 말하는 고용관계와 일치할 필요는 없고, 그보다 더 넓게 해석하여 종업원등이 한 발명에 대하여 형평의 관점에서 일정한 이익을 정당하게 가질 수 있는 자와 그 종업원등과의 관계라고 보는 것이 합리적입니다.

   ② 직무

직무란 종업원등이 사용자등의 요구에 따라 사용자등의 업무를 일부 수행해야 할 책임(책무)을 말합니다.

(2) 사용자등의 업무범위에 속하는 발명일 것

   ① 사용자등

타인을 고용하는 개인, 법인 또는 국가나 지방자치단체 등을 의미합니다. 즉 특허법 상의 사용자등이라 함은 고용주 그 자체를 가리키는 용어이므로 개인회사의 대표자인 경우에는 일률적으로 단정할 수 없으며 법인에 해당하는지 여부에 따라 판단하여야 할 것입니다.

예를 들면, 법인격을 갖춘 개인회사인 경우에는 대표자(자연인)과 회사(법인)은 각각 법률상 별개의 인격체로서 대표자라 할지라도 사용자가 아니라고 보아야 하나, 법인격을 갖추지 못한 소규모의 개인회사의 경우에는 대표자가 당연히 사용자가 되어야 합니다.

   ② 업무범위

업무범위란 사용자등이 수행하는 사업의 범위로서, 법인의 경우 정관에 구체적으로 기재한 사업범위로 한정한다는 견해(정관설)가 있으나 널리 해석하여 사업 수행상 직접 관계있는 발명은 모두 업무범위에 속한다고 보아야 할 것입니다.

(3) 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것

   ① 발명을 하게 된 행위

발명을 하게 된 행위란 발명을 착상하여 완성을 하기까지의 행위로서 사색적 행위(이론적 추구, 문헌조사 등) 뿐만 아니라, 그에 부수하는 육체적 활동(연구소에서의 실험, 공장에서의 제조 작업 등)도 포함하는 개념입니다.

   ② 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명

직무발명은 종업원등이 현재에 담당하고 있는 직무에 속하는 발명은 물론이고 과거에 담당하고 있던 직무에 속하는 발명도 포함됩니다.

문제는 고용관계가 이미 종료된 후, 즉 퇴직 후에 한 발명이 퇴직 전의 직무와 관련되는 경우에 그것을 직무발명에 해당된다고 볼 수 있을 것인지 여부입니다. 이 경우는 구체적 사정을 고려하여 판단할 성질이나 고용관계가 이미 종료되고 있으므로 당연히 과거의 직무에 포함된다고 보기는 어려울 것입니다. 따라서 특별한 사정이 있는 경우에는 사용자등과의 형평상 적절한 조정이 필요할 것입니다. 사용자등은 이러한 관계를 예상하여 계약 등을 통해 퇴직 후의 발명에 대한 권리귀속관계를 미연에 명확히 해 둘 필요가 있습니다.

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1. 회사에서 직원으로부터 입사시 또는 퇴사시 직무발명 보상금 청구를 하지 않겠다, 이미 받은 보상이 전부이고 더 이상의 보상청구는 하지 않는다는 약정서, 확인서, 서약서 등을 받아도, 그와 같은 계약은 법적으로 원칙적으로 효력이 없습니다. 직무발명자의 보상금 청구권 규정은 강행규정으로 이에 반하는 계약, 사규, 직무발명 관리규정, 보상규정 등은 특별한 사정이 없는 한 모두 무효입니다.

2. 직원이 재직 중 직무발명 관련된 보상, 승진 기회, 교육기회 부여 등 다양한 인센티브를 이미 받았다고 해도, 직무발명 보상금을 청구하는데 장애가 되지 않습니다. 직무발명보상청구 자체를 방해하지 않고, 다만 직무발명 보상금액을 산정할 때 그와 같은 사정을 고려할 뿐입니다.

3. 직무발명 관리규정, 사규, 입사 계약서 등에 ‘재직시 완성한 발명은 즉시 회사에 귀속된다’ 등등 자동승계 규정을 명시적으로 두더라도, 사용자가 직무발명을 항상 자동 승계하는 것은 아닙니다. 통상 직무발명 보고, 승계여부 심사, 승계통지라는 과정을 거처 승계됩니다. 따라서, 직원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 무단 출원한 경우, 권리승계 절차를 거친 적이 없으므로 사용자는 승계인 지위에서 권리주장을 할 수 없는 경우도 있습니다.

4. 직무발명이 특허 출원되지 않거나, 또는 발명자로 기재되지 않는 경우에도, 진정한 발명자라면 직무발명보상금 청구권이 있습니다. 다만, 직무발명보상소송에서 직무발명자는 자신이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 하는 입증책임을 부담합니다. 발명일로부터 수년이 지났을 뿐만 아니라 퇴사한 이후에 연구개발 및 발명 사실을 구체적 증거자료로 입증하는 것은 것이 실무상 매우 어렵습니다. 직무발명자는 적어도 기본적 자료는 있어야 하고 동료 연구원들의 협조를 받아야만 가능할 것입니다.

5. 산학협력연구의 결과, 회사 단독 명의로 출원, 등록된 특허발명에 대해 대학교수 등이 진정한 공동 발명자로 판명되어 그 특허발명에 대한 보상금을 청구하는 사례가 종종 있습니다. 미국사례이지만 대학에서 회사에 대해 소송을 제기하여 거액을 받은 경우가 있습니다. 우리나라에서도 가능한 사안입니다. 특히, 최근 대법원 판결에서 공유특허권 분할청구를 인정한 것 등을 고려하면 대학교수 등 외부 공동발명자가 회사에 대해 일정한 보상을 청구할 수 있고, 회사로서는 그와 같은 이익분배 요구를 무시할 수 없다고 생각합니다.

6. 직무발명 특허권이 크로스 라이선스에 활용된 경우 및 외부에 드러난 로열티 수입이 전혀 없는 경우에도 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 특허풀과 표준특허에서 특허 로열티 수입을 기준으로 직무발명 보상금을 산정한 것과 유사하다 생각합니다.

7. 사용자는 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 갖기 때문에, 그 범위를 넘어선 독점적 지위에서 추가 발생하는 사용자의 이익을 전제로 직무발명 보상금을 인정됩니다. 따라서 직무발명 특허발명이 제3자가 자유 실시할 수 있는 공지기술과 같다면 독점적 지위가 인정될 수 없습니다. 즉 공지기술이라는 무효사유가 있다면 직무발명보상이 인정되지 않습니다.

8. 그러나, 설령 무효사유가 있는 경우에도 공지기술만 아니라면 그 특허무효 확정 전까지 여전히 특허권자의 독점적 이익이 인정되고, 따라서 무효사유가 있는 경우에도 직무발명 보상금 청구의 대상이 됩니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결의 요지를 정리하면 다음과 같습니다.

A.     (1) 직무발명이 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고, (2) 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서, (3) 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적, 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우 (3가지 요건을 모두 충족한 경우) – 직무발명 보상의무 없음

B.     그 외는 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적, 배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없음

C.     다만, 직무발명 특허의 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있음

9. 사용자가 직무발명을 직접 적용하여 실시하지 않더라도 특별한 경우에는 보상의무가 인정될 수 있습니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결에서도, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않고 있더라도 사용자 제품이 직무발명 실시제품의 수요대체품에 해당하여 직무발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로 인한 이익이 있다고 추인할 수 있으므로, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않은 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나 이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있으며, 경쟁 회사들도 직무발명과 다른 독자적인 방법을 사용하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 사용자의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 사정 등을 감안하여 독점권 기여율을 산정하였습니다.

10. 직무발명자는 소송비용을 패소한 회사에서 회수할 수 있습니다. 소송비용을 패소자가 부담하는 원칙에 따라, 승소자는 인지대 등 관납료 뿐만 변호사 비용까지 패소자로부터 모두 회수할 수 있습니다. 직무발명 보상금 청구의 명확한 근거와 자료가 있다면, 직무발명자는 직무발명 보상금뿐만 아니라 나중에 직무발명보상금 소송비용까지 회수할 수 있습니다.

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1. 머리말

대학기술을 license하여 산학공동협력연구 Research Collaboration Agreement를 체결하는 경우 후속 연구개발성과에 대한 권리귀속, 그 기술을 대기업 등 제3자에게 다시 license하거나 이전하는 등 사업화하여 수익을 창출할 수 있는 sublicense 단계에서의 수익배분 문제는 핵심쟁점 중 하나입니다.

최대한 파이를 키워야만 서로 나누어 가질 조각도 커진다는 기본전제는 분명합니다. 먼저 파이를 키우는 후속 연구개발과 sublicense는 서로 적극적으로 지원해야 합니다. 그 다음 파이조각 나누기는 쉽지 않습니다. 왜냐하면, 후속 연구개발성과에 대한 권리관계 판단이 쉽지 않기 때문입니다. 통상 sublicense는 원천기술보다 후속 연구개발성과를 본 후 원천기술에 그것을 포함하여 대상으로 하거나 원천기술보다 후속 연구개발성과를 주된 대상기술로 하기 때문입니다. 후속연구개발에 대한 기여도가 똑같지 않기 때문에 소유권 또는 지분권 등에 관한 분쟁 가능성이 높습니다.

특히 대학교수가 licensee 기업으로부터 위탁연구용역을 수주하는 경우도 많기 때문에 위탁연구 관련 발명의 발명자에 해당하는지 아니면 단순 외주 용역에 불과한지, 특히 소속대학은 직무발명 법리에 근거한 지분권이 있는지 등등 복잡한 문제가 생깁니다. 아래에서 미국대학 중 기술이전 실적이 많고 또 소송 등 권리행사에 적극적인 Wisconsin 대학의 분쟁사례 판결을 참고로 소개합니다.

2. 기술이전 및 산학협력연구

가. 대학기술 라이선스 및 산학협동연구

1999년 Wisconsin 대학교수는 SCD 저해화합물의 콜레스테롤 저하 효능을 발견하였고, Wisconsin 대학산학협력단에서 2000년 연구결과에 대한 provisional patent application을 출원하였습니다. 그 후 캐나다 제약회사 Xenon에서 특허출원기술을 포함한 exclusive license agreement 및 Wisconsin 대학교수를 포함한 연구진과 콜레스테롤 저하 효능의 신약개발에 관한 공동연구개발계약을 체결하고, 공동연구개발을 진행하여 다수 신물질의 효과를 확인하였습니다. Xenon사는 그 다음 해 2001년 provisional patent application에 대한 우선권을 주장하면서 추가 연구성과를 포함하여 대학과 공동 특허출원을 하였습니다.

나. 후속 연구개발성과에 대한 회사의 단독 특허출원

한편, Xenon은 계속하여 license 대상 물질을 넘어서 그 범위를 확대하여 수천개의 화합물의 약효를 확인하는 추가 연구개발 프로젝트를 추진하였고, 이때 위스콘신 대학이 아닌 제3의 외부 전문 연구기관과 위탁연구용역을 진행하였습니다.

그 결과 효능이 뛰어난 PPA 군 화합물 20여개를 선택한 후, 다시 Wisconsin 대학의 교수에게 보내 효능을 재확인하는 위탁연구용역을 하였습니다. 그 최종 결과물을 갖고  Xenon사 단독으로 PPA군 화합물에 대한 후속 특허출원을 하였습니다.

다. Norvatis에 sublicense 성사 및 분쟁발생  

Xenon사는 후속으로 단독 출원했던 신약후보물질 PPA 관련 기술에 대해, 대형 제약회사 Novartis와 특허출원 후 3,4년이 지나 기술이전 및 license하는 계약을 체결하였습니다.

Wisconsin 대학은 Xenon의 후속 연구성과물에 대한 단독 특허출원 기술내용, PPA 기술내용도 Wisconsin 대학과 공동 출원한 선행 특허출원의 청구범위에 속하고, 대학과 체결한 exclusive license 적용대상이므로 계약상 sublicense에 해당하고, 따라서 약정한 sublicense fee를 대학에 지불해야 한다고 주장합니다.

반면, licensee Xenon사에서는 후속 연구성과 PPA 관련 기술내용은 대학과 무관하게 독자적인 연구개발의 성과물로서 단독소유라고 주장하였습니다.

또한, 설령 그 기술내용이 선출원 특허의 청구범위에 속한다고 하더라도 미국법상 공동 출원인 Xenon사는 타 공유자의 동의 없이 자유롭게 license 하는 등 실시할 권리가 있다고 주장합니다. 즉, 특허공유자는 타 공유자에게 수익 배분의 부담 없이 자유롭게 공유 특허발명을 양도 또는 라이선스를 할 수 있기 때문에 Norvatis로부터 받은 로열티 수입 중 일부를 위스콘신 대학에 배분해 주어야 할 의무는 없다고 주장합니다.

3. 미국법원 판결

Xenon사의 방어논리 중 핵심포인트는 미국특허법상 공동출원인, 특허공유자의 특허기술전체에 대한 자유로운 실시권에 기초한 것입니다. 미국법원은 특허법상 공유자의 권리의무관계는 당사자 사이의 계약으로 달리 정할 수 있고, 그 경우 당사자 사이 계약내용이 이 우선 적용된다는 기본원칙을 명확하게 밝혔습니다.

Xenon사는 Wisconsin 대학 산학협력단과 체결한 계약서에서 sublicense를 허용하고 그 경우 대학에 일정한 sublicense fee를 지불하기로 약정하였고, 그와 같은 계약은 공동출원인, 공유특허권자 사이에서도 유효한데, Xenon사에서 그와 같은 계약을 위반했다고 판결하였습니다.

결국 Xenon사는 exclusive license agreement에서 약정한 바에 따라 Norvatis로부터 받은upfront payment는 물론 향후 running royalty 중 일부를 sublicense fee로서 위스콘신 산단에 지불해야 한다는 판결입니다.

한편, 추가 PPA 화합물 20여개를 Wisconsin 대학교수에게 보내 효능을 재확인하기 위한 위탁연구용역에 관련 쟁점이 있습니다. Wisconsin 대학은 공동연구개발계약 범위 내에 속하고 대학교수는 공동발명자, 대학은 그 직무발명의 승계인으로서 권리 공유자라는 입장입니다. 미국법원은 회사 단독 소유권을 부정하고 산단에 공유자 권리를 인정하였습니다.

우리나라에서도 대학교수와 위탁연구용역을 자주 합니다. 그 결과물에 대해 대학 산학협력단의 지분권을 부인하고 의뢰자 회사의 단독 권리를 주장하는 경우가 많습니다. 해당 교수가 발명자로 인정된다면, 직무발명 등 관련 법에 따라 판단해 본다면, 설령 해당 대학교수가 용인하더라도 회사의 단독 소유 주장은 인정받기 어렵다 생각합니다.

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직무발명보상금청구권은 채권이고, 따라서 일반 채권의 소멸시효 10년이 경과하면 더 이상 행사할 수 없습니다. 그런데 특허권존속기간이 출원일부터 20년, 특히 의약, 농약과 같이 존속기간연장대상인 경우 25년인 것과 비교하면, 직무발명보상금청구권은 10년이 지나면 더 이상 행사할 수 없기 때문에 특허의 후반상황을 반영하기 어렵다는 문제가 있습니다. 의약발명특허는 직무발명 승계일로부터 10년을 지나서 특허등록이 되는 경우도 있고, 20년에 더해 연장된 특허존속기간이 5년인 경우도 자주 있을 뿐만 아니라 직무발명을 실시하는 제품의 발매시기도 출원일부터 10년을 지난 경우가 많습니다.

직무발명보상은 출원보상, 등록보상, 실적(실시)보상, 처분보상으로 나누는 것이 일반적입니다. 특허청 및 발명진흥회에서 배포한 표준모델규정도 그와 같습니다. 한편, 구 특허법과 발명진흥법에서는 종업원 직무발명자는 사용자에게 직무발명을 양도하는 대가로 "정당한 보상"을 청구할 수 있고, 그 보상액은 "직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익"을 반드시 고려해야 한다고 시종일관 규정하고 있습니다.

그런데, 예를 들어, 직무발명 승계일로부터 15년이 지난 후 실시하거나 기술이전 등 처분하여 사용자가 직무발명에 의한 이익을 얻은 경우, 그로부터 5년 전에 미리 장래의 사용자 이익을 고려하여 보상액을 정할 수 있을까요? 현실적으로 직무발명의 실시 또는 처분 전에 미리 실시보상이나 처분보상을 청구할 수 없다는 점은 분명합니다.

한편, 출원일로부터 10년이 지난 후 특허등록한 경우라면 등록보상청구권도 소멸시효 완성으로 더 이상 청구할 수 없을 것입니다. 미리 청구해야 하고, 그와 같이 보상청구를 하는데 어떠한 법률적 장애도 없다는 주장과 판결의 내용은 공허합니다. 등록여부가 확실하지도 않는 상황에서 등록보상을 미리 청구해야 한다는 논리는 너무 형식적입니다.

마찬가지로 15년이 지나 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 사용자가 "직무발명에 의한 이익"을 얻는 경우라면 직무발명자는 그 전까지 사용자의 이익을 고려한 직무발명보상을 청구할 수 없었습니다. 현재 판결은 청구할 수 있었다는 논리입니다. 그리고 특별한 사정이 없는 한 10년이 경과하면 더 이상 직무발명보상금을 청구할 수 없다고 봅니다.

판결은 예외적으로 보상규정에 실시 또는 처분 등 사유가 발생한 후 실적보상 또는 처분보상을 한다는 규정이 있는 경우에만 그동안 청구할 수 없었던 법률적 장애가 있기 때문에 그 사유 발생까지 소멸시효가 중단된다는 입장입니다. 그와 같은 규정이 없는 경우에는 소멸시효 중단사유가 없다고 봅니다.

실적 또는 처분 보상규정이 있는지 여부에 따라 직무발명보상청구권을 행사할 수 있거나 또는 반대로 할 수 없다는 식으로 달리 취급합니다. 형식논리상 맞지만 납득하기는 어렵습니다.

15년이 지난 후 실시하거나 처분한 내용을 그로부터 5년 전에 미리 알 수 없다는 점도동일하고, 현실적으로 일어나지도 않은 실시 또는 처분을 반영한 보상금을 5년 전에 미리 청구할 수 없다는 점도 같습니다. 그럼에도 사용자 회사에서 실적보상규정을 두고 있는지 여부에 따라, 사용자의 선택에 따라, 우연한 사정에 따라, 종업원의 직무발명보상청구권이 소멸하거나 하지 않게 되는 정반대의 결론에 도달한다는 것이 현재 판결의 취지입니다. 종업원 발명자를 보호하는 강행법규의 제도적 취지와 맞지 않습니다. 법령과 정부에서 직무발명자에게 실적보상을 하도록 권장하는 것과 반대로 판결은 사용자에게 실적보상규정을 폐지하라고 부추기는 것과 다름 없습니다.

판결과 배치되는 내용이지만, 실적보상규정이 없는 경우에도 소멸시효가 중단된 것으로 봄이 타당하다고 생각합니다. 법령상 직무발명보상금을 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 사용자가 "직무발명에 의한 이익"을 고려해야 하는데, 직무발명의 실시 또는 처분의 발생하기 전에는 현실적 가능하지 않으므로 직무발명보상청구권을 행사하는데 장애가 있고, 그 장애는 법률에 근거를 둔 법률상 장애로 소멸시효 중단사유에 해당한다고 볼 수도 있습니다.

직무발명보상은 직무발명을 사용자에게 양도한 대가로 받을 수 있는 정당한 보상이고, 그 보상액도 사용자가 직무발명으로 얻는 이익 중 일부를 나누는 것입니다. 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 얻은 사용자 이익에 대해서도 현실적으로 종업원 발명자가 정당한 보상을 청구할 수 있어야 합니다. 실제 가능하지 않다는 점이 분명한데도 미리 청구하지 않았다는 사정을 들어 소멸시효가 완성되었으므로 더 이상 직무발명보상청구권을 행사할 수 없다고 말한다면 누가 진심으로 승복할 수 있을까요? 

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1. 법인분할 + 연대책임

분할회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다(상법 제530조의9 제1항). 따라서, 직무발명보상금도 특별한 사정이 없는 한 분할회사들은 모두 연대하여 지급할 의무가 있다고 판결하였습니다.

2. 시효이익 포기 + 부진정 연대채무 + 분할회사에 대한 효력  

"제조판매 담당 피고 분할회사에서 2012. 12. 중순경 원고 직무발명자에게 등록 및 출원한 특허에 관하여 5,528,260원을 보상금으로 지급하는 내용의 직무발명보상합의서를 작성하여 제시하였고, 이 사건 특허발명이 포함되어 있으므로, 원고들의 직무발명보상금 청구권의 소멸시효가 중단되었거나, 피고들이 소멸시효 완성의 이익을 포기한 것이라고 주장하였습니다."

법원은 "직무발명에 관하여 보상금 5,528,260원을 지급한다는 내용의 ‘직무발명보상 합의서’를 제시한 사실을 인정할 수 있다. 이로써 피고 D은 이 사건 특허발명에 관하여 시효이익의 포기에 해당하는 채무승인을 하였다고 봄이 타당하다"고 판결하였습니다.

그러나, 피고 D에서 분할된 지주회사 피고 C에 대한 관계에서는 다음과 같이 책임범위가 서로 다르다고 판결하였습니다.

"분할로 인하여 설립되는 회사 또는 존속하는 회사(이하 ‘분할당사회사’라고 한다)가 상법 제530조의9 제1항에 의하여 각자 분할계획서나 분할합병계약서에 본래 부담하기로 정한 채무 이외의 채무에 대하여 연대책임을 지는 경우,

이는 회사분할로 인하여 채무자의 책임재산에 변동이 생기게 되어 채권 회수에 불이익한 영향을 받는 채권자를 보호하기 위하여 부과된 법정책임으로서

특별한 사정이 없는 한 그 법정 연대책임의 부담에 관하여 분할당사회사 사이에 주관적 공동관계가 있다고 보기 어려우므로,

분할당사회사는 각자 분할계획서나 분할합병계약서에 본래 부담하기로 정한 채무 이외의 채무에 대하여 부진정연대관계에 있고(대법원 2010. 8. 26. 선고 2009다95769판결 참조),

부진정연대채무에 있어서는 채무자 1인에 대한 이행청구 또는 채무자 1인이 행한 채무의 승인 등 소멸시효의 중단사유나 시효이익의 포기가 다른 채무자에게 효력을 미치지 않는다(대법원 2011. 4. 14. 선고 2010다91886 판결 참조).

따라서, 피고 D이 원고 A에 대한 시효이익을 포기하였다고 하더라도, 그 시효이익포기의 효력은 피고 C에 미치지 않는다."

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1. 기본법리

대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결: “직무발명보상금 청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.”

2. 소멸시효 기산일

직무발명자 종업원이 사용자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 양도한 시점(승계일)은 직무발명 양도서류에 기재된 직무발명 승계일 또는 그와 같은 서류가 없는 경우에는 늦어도 직무발명에 대한 특허, 실용신안, 디자인 출원일입니다. 그날로부터 10년의 소멸시효가 기산됩니다. 직무발명보상금청구권은 그 기산일로부터 10년 이내에 행사하지 않으면 소멸합니다.

3. 실적보상 규정상 기산일 특칙 - 직무발명 보상금을 청구할 수 없었던 법률상 장애사유가 있는 경우

대법원 2009다75178 판결에서 “회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”는 판단기준이 현재 통용되는 법리입니다. 별다른 이견이 없는 확고한 기준으로 적용되고 있습니다.

참고로, 아래 대법원 2008다15865 판결에서 소멸시효 진행을 저지하는 법률상 장애사유의 구체적 예로 들고 있는 "기간 미도래"에 해당합니다.

4. 문제점 - 직무발명 보상규정이 없었거나 규정에서 실시보상 자체 또는 그 지급시기를 정하지 않는 경우  

그런데 사용자가 직무발명 보상규정 자체를 마련하지 않았거나 규정이 있더라도 실시보상 등 보상금 지급시기를 정하지 않은 경우에는 위 대법원 판결에서 제시한 기준을 적용하기 어렵습니다. 즉, 소멸시효 기산점으로 판시한 근무규칙 등에서 정한 지급시기 자체가 존재하지 않습니다. 그와 같은 경우 다시 직무발명 승계일(출원일)로부터 10년의 소멸시효가 기산된다는 것이 다수 판결 내용입니다.

대법원 2010. 9. 9. 선고 2008다15865 판결은 "소멸시효는 권리가 발생하고 그 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하고 그 권리를 행사할 수 없는 동안에는 진행하지 아니하는데 여기서 '권리를 행사할 수 없다'라고 함은 그 권리행사에 법률상 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건 불성취 등이 있는 경우를 말하는 것이고, 사실상 그 권리의 존부나 권리행사의 가능성을 알지 못하였거나 알지 못함에 과실이 없었다고 하여도 이러한 사유는 법률상 장애사유에 해당한다고 할 수 없다"라고 판시하였습니다.

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1. 사용자는 종업원으로부터 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖고 있습니다.

2. 사용자가 종업원의 직무발명을 승계하여 특허출원, 등록을 거쳐 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있는 경우 직무발명을 승계하지 않았던 경우와 비교하여 더 불리한 취급을 할 수 없으므로, 개념상 특허권자의 실시권과 별도로 직무발명을 자유롭게 실시할 수 있는 무상의 통상실시권에 해당하는 법적이익을 보유하고 있습니다.

3. 사용자의 당연한 권리인 무상의 통상실시권 때문에, 사용자가 직무발명을 승계하여 특허권을 보유하고 있고, 또한 그 특허발명을 실시하고 있다는 사실만으로는 종업원 직무발명자가 사용자에게 그 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구할 수 있는 근거는 될 수 없습니다.

4. 사용자가 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 인정되는 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있습니다.

5. 한편, 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없습니다. 종업원 직무발명자에게 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 사실을 주장, 입증할 책임이 있습니다.

6. 이와 같은 직무발명의 정당한 보상에 관한 법리에 비추어 볼 때, 현재 실무상 직무발명자에 대한 출원보상, 등록보상은 사용자의 독점적, 배타적 이익과 무관하게 운영되고 있습니다.

7. 발명진흥법 제15조에서는 사용자가 직무발명보상규정을 정해 출원보상, 등록보상 등을 하는 경우 일정한 요건을 충족하면 종업원 직무발명자에게 직무발명에 대한 정당한 보상을 한 것으로 본다(제15조 제6항 본문)라고 명시적으로 규정하고 있습니다. 발명진흥법에서는 직무발명으로 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없더라도 출원보상, 등록보상도 발명진흥법에 따라 일정한 요건을 충족하였다면 정당한 보상으로 보고 있습니다. 법적 의제에 해당합니다.

8. 그러나 사용자가 직무발명을 승계하였으나 그 직무발명의 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없고, 나아가 출원보상, 등록보상 규정도 발명진흥법에 따른 요건을 충족하지 못한 경우라면, 그와 같은 출원보상, 등록보상을 직무발명에 대한 정당한 보상으로 볼 수는 없습니다. 따라서 그와 같은 상황에서는 직무발명자 종업원은 직무발명을 승계한 사용자에게 정당한 보상을 청구할 근거는 없다 할 것입니다.

발명진흥법 제15조 (직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다. ② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다. ③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다. ④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다. ⑤ 사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ⑥ 사용자등이제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

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1. 직무발명 규정에 관한 협의‧동의 대상인 종업원의 범위 등

개정법 제15조 제3항은, 사용자는 직무발명 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원과 협의하여야 하며, 보상규정을 종업원에게 불리하게 변경하는 경우 해당 규정의 적용을 받는 종업원 과반수의 동의를 받아야 한다고 규정하고 있습니다. 한편 동조 제5항은 협의‧동의의 대상인 종업원의 범위 및 그 절차 등 구체적 사항을 대통령령에 위임하였습니다. 시행령 제7조의2 제1항에서, 협의의 대상은 장래 해당 규정의 적용을 받게 되는 종업원 과반수이고, 동의의 대상은 현재 해당 규정의 적용을 받고 있는 종업원 과반수라 규정하여 종업원의 범위를 명확히 하였습니다. 한편, 보상규정 제‧개정시에는 그 작성‧변경일의 15일 전까지 규정의 내용을 통보하고 협의‧동의를 진행하도록 함으로써 절차적 요건 또한 부가하였습니다.

시행령 제7조의2 (협의하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위 등) ① 사용자ㆍ법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)가 법 제15조제3항에 따라 협의하거나 동의를 받아야 하는 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)의 범위는 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 협의: 새로 작성하거나 변경하려는 보상규정의 적용을 받게 되는 종업원등(변경 전부터 적용 받고 있는 종업원등을 포함한다)의 과반수

2. 동의: 불리하게 변경하려는 보상규정의 적용을 받고 있는 종업원등의 과반수

② 사용자등은 새로 작성하거나 변경하는 보상규정(불리하게 변경하는 보상규정을 포함한다)을 적용하려는 날의 15일 전까지 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준 및 지급방법 등에 관하여 종업원등에게 알려야 한다.

③ 사용자등은 법 제15조제3항에 따라 협의하거나 동의를 요청하는 경우 성실한 자세로 임하여야 한다.

이때 “협의”는 “동의” 또는 “합의”와 구별되는 개념입니다. 즉, 규정의 제‧개정시 사용자측과 종업원측이 모여 의사의 합치에 이르기 위해 성실히 노력하였다면, 비록 양측이 의사의 합치(“합의”)에 이르지 못한 경우에도 사용자측이 마련하여 시행한 보상규정이 법상 요건에 따라 협의를 거친 것으로 인정될 것입니다.

2. 직무발명심의위원회의 구성 및 운영

개정법은 사용자는 직무발명에 관한 규정의 작성, 변경 및 운용 등의 사항을 심의하는 직무발명심의위원회를 설치, 운영할 수 있으며, 위원회는 사용자측과 종업원측을 각각 대표하는 같은 수의 위원으로 구성한다고 규정하고 있습니다. 그 구성 및 운영에 필요한 사항을 시행령에 위임하는데, 시행령에는 사용자위원을 사용자 또는 법인 대표자가 위촉하여 정할 수 있고, 종업원위원은 종업원의 직접‧비밀‧무기명투표로 선출해야 하고, 사용자위원 및 종업원위원은 각 3명 이상이어야 하며, 위원회는 사용자위원과 종업원위원 각각 과반수의 출석으로 개최하고 출석 과반수의 찬성으로 의결한다고 규정합니다. 따라서 가부동수의 경우에는 의안이 부결될 것입니다.

원칙적으로는 의무적으로 자문위원을 둘 필요는 없지만, 자문위원을 둘 경우에는 사용자위원과 종업원위원의 합의로 위촉해야 합니다. 자문위원에게 의결권은 없습니다. 한편, 법 제18조에 따라 직무발명 보상액 등 관련 분쟁이 있는 경우 종업원은 직무발명심의위원회 구성을 요구할 수 있는데, 이때에는 위원회에 자문위원이 1명 이상 반드시 포함되어야 한다는 점도 유의해야 합니다.

시행령 제7조의3 (직무발명 심의위원회의 구성) ① 법 제17조제2항에 따라 직무발명심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)를 구성하는 경우 사용자등을 대표하는 위원(이하 "사용자위원"이라 한다)과 종업원등(법인의 임원은 제외한다. 이하 이 항에서 같다)을 대표하는 위원(이하 "종업원위원"이라 한다)은 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.

1. 사용자위원: 사용자 또는 법인의 대표자와 사용자 또는 법인의 대표자가 위촉하는 사람일 것

2. 종업원위원: 종업원등이 직접ㆍ비밀ㆍ무기명투표로 선출한 사람일 것

② 법 제17조제2항 및 제18조제3항 후단에 따른 자문위원은 사용자위원과 종업원위원이 합의하여 위촉한 사람으로 한다.

③ 법 제18조제3항에 따른 심의위원회의 사용자위원과 종업원위원의 수는 각각 3명 이상으로 하여야 한다. 다만, 상시 근무하는 종업원의 수가 30명 미만인 경우에는 각각 1명 이상으로 할 수 있다.

④ 심의위원회에 위원장을 두며, 위원장은 사용자위원과 종업원위원 중에서 호선한다. 이 경우 사용자위원과 종업원위원 각각 1명을 공동위원장으로 할 수 있다.

시행령 제7조의4 (직무발명 심의위원회의 운영) ① 위원장은 심의위원회의 회의를 소집하여 그 의장이 되며, 회의 개최 15일 전에 회의 일시, 장소 및 의제 등을 각 위원에게 통보하고 심의 관련 자료를 제공하여야 한다.

② 위원장은 필요하다고 인정하는 경우 위원이 아닌 사람을 심의위원회에 참석하게 하여 의견을 들을 수 있다. 다만, 종업원등이 법 제18조제1항에 따라 심의를 요구한 경우에는 그 종업원등의 의견을 들어야 한다.

③ 심의위원회의 회의는 사용자위원과 종업원위원의 각 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원(법 제17조제2항 및 제18조제3항 후단에 따른 자문위원은 제외한다) 과반수의 찬성으로 의결한다.

④ 심의위원회의 회의는 공개한다. 다만, 심의의원회의 의결로 공개하지 아니할 수 있다.

⑤ 심의위원회는 회의록을 작성하여 회의를 개최한 날부터 3년간 보존하여야 한다. 다만, 심의위원회가 활동 종료 등으로 회의록을 보존할 수 없는 경우에는 사용자 또는 법인의 대표자가 회의록을 보존하여야 한다.

⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 심의위원회의 운영 등에 필요한 사항은 심의위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

3. 자문위원의 파견

시행령 제7조의5 (자문위원의 파견) ① 법 제18조제5항에 따라 특허청장에게 자문위원의 파견을 요청하는 사용자등은 그 취지와 원인을 적은 요청서를 제출하여야 한다.

② 특허청장은 제1항의 요청서를 제출한 사용자등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 경우에는 자문위원을 파견하지 아니할 수 있다.

③ 특허청장은 제1항에 따른 요청서를 제출받은 날부터 15일 이내에 자문위원의 파견 여부를 결정하여 사용자등에게 알려야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 자문위원의 파견에 필요한 사항은 특허청장이 정하여 고시한다.

4. 실무적 포인트

개정법은 대기업이 직무발명 규정을 작성 및 운영하지 않는다면 무상의 통상실시권 박탈이라는 불이익을 주겠다는 취지입니다. 또한 직무발명 규정이 없는 경우 “정당한 보상”이 있었다고 간주하는 조항의 적용을 받을 수도 없습니다. 따라서 개정법 시행 전에 노동조합위원장 등 종업원대표와의 협의를 거쳐 직무발명 규정을 제정하는 것이 바람직합니다. 이때 직무발명 규정은 각 법인마다 갖추어야 합니다.

법률에 위반된 직무발명 규정은 효력이 없어 향후 보상금청구소송의 근거가 됩니다. 또한, 잘못된 규정을 개정하기도 어렵습니다. 따라서 객관적 점검과 평가를 거치는 것이 분쟁의 예방에 도움이 될 것입니다. 특히 “정당한 보상”으로 간주하는 개정법 규정을 적용받기 위해서는 사용자의 이익과 종업원의 공헌도를 고려한 보상 규정이 필요합니다. 판례의 법리를 바탕으로 한 실적보상 규정을 제정, 운영하는 것이 바람직할 것입니다. 만약 보상규정을 종업원에게 불리하게 개정하려면 종업원 과반수 또는 종업원대표의 동의가 필요합니다.

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1. 노사대표로 구성된 직무발명심의위원회의 설치 및 운영 의무화

직무발명심의위원회를 구성하여 직무발명에 관한 규정의 작성, 변경, 보상 등 전반적 사항을 심의 및 의결하여야 합니다. 직무발명심의위원회는 사용자측과 종업원측을 각 대표하는 동수의 위원으로 구성해야 합니다. 따라서, 신법 시행일 2014. 1. 31. 이후부터 구법과 같이 사용자 주도로 직무발명에 관한 규정을 정할 수 없습니다.

사용자위원 및 종업원위원은 각 3명 이상이어야 하며, 종업원측을 대표하는 종업원위원은 종업원의 직접‧비밀‧무기명투표로 선출해야만 합니다. 심의위원회는 사용자위원과 종업원위원 각각 과반수의 출석으로 개최하고, 출석 과반수의 찬성으로 의결합니다. 따라서 사용자와 종업원이 대립하는 안건의 경우 가부동수로 인해 의안이 부결될 것입니다.

한편, 사용자위원과 종업원위원의 합의로 직무발명 전문가인 자문위원을 위촉할 수 있습니다. 자문위원의 자격에 관한 제한 규정이 없으므로, 사내 법무팀 또는 특허팀 담당자도 자문위원을 할 수 있습니다. 중소기업의 경우 특허청에 자문위원 파견을 신청할 수도 있습니다.

직무발명심의위원회를 상설기구로 설치하여야 한다는 규정은 없습니다. 다만, 사용자는 종업원으로부터 심의요청을 받으면, 그 날로부터 60일 이내에 직무발명심의위원회를 구성하여, 안건을 심의하여야 합니다. 사용자의 의무규정입니다. 위반한 경우 사용자는 과태료 5백만원(1회 위반시), 750만원(2회), 1천만원(3회)의 제재를 받게 됩니다.

2. 과반수의 종업원 또는 그 대표와 협의 또는 동의를 받아야만 직무발명 규정을 제정 또는 변경할 수 있습니다.

사용자는 직무발명 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원과 협의하여야 하며, 보상규정을 종업원에게 불리하게 변경하는 경우 해당 규정의 적용을 받는 종업원 과반수의 동의를 받아야 한다고 규정하고 있습니다. 시행령에서는 협의 대상은 장래 해당 규정의 적용을 받게 되는 종업원 과반수이고, 동의 대상은 현재 해당 규정의 적용을 받고 있는 종업원 과반수라고, 그 종업원의 범위를 명확하게 규정하였습니다. 다만, 현실적 어려움을 고려하여 종업원의 과반수를 대표하는 종업원대표를 대상으로 협의‧동의를 진행할 수 있도록 하여 대안을 마련해 두었습니다. 또한, 보상규정 제‧개정시에는 그 작성‧변경일의 15일 전까지 규정의 내용을 통보하고 협의‧동의를 진행하도록 절차적 요건도 정하였습니다.

3. 정당한 보상 간주 규정

직무발명 보상규정을 종업원과 충분한 협의를 거쳐 합리적으로 만들었다면 그 규정에 따른 직무발명 보상은 법률상 정당한 보상으로 간주합니다. 따라서, 향후 퇴직한 종업원으로부터 직무발명 보상금 청구소송을 제기 받는 경우에도 사용자가 패소하여 거액의 보상금에 해당하는 우발채무를 부담하는 경우를 배제함으로써 경영상 리스크를 제거할 수 있도록 하였습니다. 즉, 신법의 취지는 직무발명 보상규정을 만들거나 개정할 때 종업원과 성실히 협의하거나 동의를 얻도록 요구하는 대신, 그 결과인 규정에 따른 보상만으로도 향후 소송의 위험을 제거한다는 것입니다.

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치과용 3차원 스캐너 및 3차원 CNC 장비 개발을 하는 벤처기업 회사에서 외부 개발업체와 연구개발계약을 체결하고 연구개발 용역비 총 3억 7,000만원을 지급하였습니다. 계약서 제14조 제1항에 “본 계약에 의하여 개발된 산출물에 대한 저작권, 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 노하우 및 재산적 가치가 있는 정보(이하 “지적재산권”이라 한다)는 기본적으로 ‘갑(피고 회사)’에게 귀속 된다”고 기재되어 있습니다.

벤처기업의 CTO뿐만 아니라 다른 직원들도 연구개발에 적극적으로 참여하였습니다. 이와 같은 공동작업으로 3차원 스캐너 개발로 얻은 가시적 성과물을 특허출원하면서 회사가 아닌 CTO 단독 명의로 한 것이 문제입니다. 즉 프로젝트 책임자 CTO가 본인만을 출원인 및 발명자로 하요 특허출원을 하고, 등록받았습니다.

CTO의 주장요지는 자신이 특허발명의 진정한 발명자이고, 당시 회사에는 특허를 받을 수 있는 권리를 피고 회사에 승계시킨다는 약정 또는 근무규정이 존재하지 않고, 또한 묵시적 승계도 인정할 수 없다는 것입니다.

특허심판원 및 특허법원은 모두 직무발명의 무권리자 출원 및 등록으로 무효라고 판단하였습니다. 판결요지를 인용하면 다음과 같습니다.

"구강 3차원 스캐너 개발과정에서 원고는 피고 회사의 기술개발 업무를 담당한 최고책임자로서 구강 3차원 스캐너 개발을 위해 피고 회사의 직원들을 관리 감독하였을 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명인 구강 3차원 스캐너의 구성 중 ‘패턴광을 프로그래밍된 패턴영상으로 구현하는 것’과 이 사건 특허발명에 따른 스캐닝 방법 중 ‘컴퓨터에 전송된 2차원 영상 정보를 3차원 영상으로 변환하는 단계’를 직접 개발한 사실을 인정할 수 있다.

회사는, 구강 3차원 스캐너 및 3차원 CNC 장비 개발을 위하여 I과 2차례에 걸쳐 개발 계약을 체결하고 용역대금으로 총 3억 7,000만 원을 지급하였는데, 그 대금은 모두 피고 회사의 자금으로 지출되었다. 이는 이 사건 시스템을 구성하는 각각의 개발 결과물에 관한 권리가 피고 회사에 귀속된다는 것이 전제되어야 가능한 것이다.

회사와 I 사이에 체결된 개발계약의 표준계약서 제14조 제1항에는 “본 계약에 의하여 개발된 산출물에 대한 저작권, 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 노하우 및 재산적 가치가 있는 정보(지적재산권)는 기본적으로 피고 회사에 귀속된다”는 기재가 있는데, 위와 같은 계약내용에 의하면, CTO도 이 사건 시스템에 관한 특허권 등이 피고 회사에 귀속된다는 점을 잘 알고 있었던 것으로 보인다.

특허 출원 전 선행특허에 대한 조사절차를 거쳤는데, 그 조사비용도 회사의 자금으로 지출되었다.

회사의 대표이사를 만난 자리에서 ‘자신의 지분을 확보하기 위한 안전책으로 이 사건 특허발명을 자신의 명의로 출원하여 등록한 것이고, 언제든지 회사 명의로 변경해주겠다’는 취지로 말하였는데, 이와 같은 원고의 언행에 비추어, 원고는 이 사건 특허발명에 대한 특허권이 피고 회사에 귀속되어야 함을 잘 알고 있었던 것으로 보인다.

이 사건 특허발명은 원고가 피고 회사의 다른 직원들 및 I와 함께 공동발명한 것으로서 직무발명에 해당하고, 회사 사이에 이 사건 특허발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 피고 회사에 승계시키기로 하는 묵시적 약정이 있었던 것으로 보이므로, 이 사건 특허발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 피고 회사에 승계되었다.

따라서 이 사건 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 정당한 권리자가 아니므로, 원고 명의로 출원된 이 사건 특허발명은 정당한 권리자에 의한 출원으로 볼 수 없다."

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1. 원칙: 사용자가 직무발명에 대해 갖는 가장 기본적 권리 – 무상의 통상실시권

사용자는 종업원이 발명한 직무발명을 승계하지 않더라도 적어도 그 직무발명을 무상으로 자유롭게 실시할 수 있는 권리를 갖습니다. 예를 들면, 발명자 종업원이 중요한 기술을 개발한 후 회사 몰래 자신의 이름으로 특허 등록하거나, 또는 타인이나 타사의 이름으로 특허 등록한 경우에도 그 기술이 직무발명에 해당한다면 사용자 회사는 특허권의 영향을 받지 않고 그 기술을 무상으로 사용할 수 있습니다. 사용자가 종업원 발명자에게 급여를 주고 연구시설 등을 이용할 수 있도록 제공한 대가로서 사용자에게 무상의 통상실시권을 인정하는 것입니다.

2. 예외: 사용자에게 무상의 통상실시권을 인정하지 않는 경우

종업원이 회사에 직무발명 완성 신고를 하였으나, 회사가 그 직무발명에 대한 승계여부를 일정 기간 내에 답변하지 않는 경우에는 이와 같은 통상실시권까지 박탈하는 상황에 직면하게 됩니다.

예를 들어 IT 회사에서 종업원이 제안한 직무발명이 당시 사업모델이나 기술로드맵에 따라 진행되는 R&D 프로젝트와는 전혀 다른 엉뚱한 아이디어를 요체로 하는 경우도 있습니다. 회사에서는 당시 그 기술가치를 제대로 평가하지 못하여 그 직무발명을 방치하였으나 나중에 뜻하지 않는 대박 기술이 된 경우를 상정해 볼 수 있습니다. 이와 같은 상황에서 종업원 발명자가 그 아이디어 및 발명을 회사에 직무발명으로 신고하였으나 회사에서 관심을 보이지 않았던 경우에 사용자가 적어도 그 발명기술에 대한 무상의 통상실시권을 인정받는지 문제입니다.

발명진흥법에서 사용자에게 무상의 통상실시권조차 인정하지 않는 2가지 경우를 명시하고 있습니다. 이에 대한 실무적 해결방안은 비교적 간단합니다. 이하에서 해당 규정과 관련 사항을 정리하여 말씀드립니다.

3. 발명진흥법상 예외 규정

가. 대기업의 직무발명 관리규정 의무화 - 제10조 제1항

2014. 1. 31. 시행 개정 발명진흥법에서는, 중소기업기본법상 중소기업이 아닌 대기업은 미리 직무발명에 관한 승계계약 또는 근무규정을 두지 않으면, 그에 대한 무상의 통상실시권을 취득할 수 없습니다. 대부분의 대기업이 직무발명 규정을 운영하고 있으므로 실제로 그와 같은 상황이 발생하지는 않을 것으로 생각합니다.

나. 직무발명 신고 후 4개월 내에 승계여부를 회신하지 않는 경우 - 제13조 제3항

발명진흥법 제13조 제3항은, “사용자가 발명 완성사실을 통지받은 후 4개월 이내에 승계여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조 제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.”고 규정하고 있습니다.

회사에서 직무발명에 대한 승계여부 통지를 하지 않으면 그 권리를 포기한 것으로 볼 뿐만, 나아가 종업원 동의 없이는 무상의 통상실시권도 인정하지 않는 제재를 가한다는 의미입니다. 이와 같은 제재조치에 대해 많은 논란이 있지만, 현행법 규정은 사용자에게 불이익을 줌으로써 직무발명에 대한 승계여부 결정을 하도록 강제한다는 취지를 갖고 있습니다.

그런데, 위 조항에서 “이 경우”란 핵심문언을 잘 해석해야 합니다. 위 규정 문언상으로는 “이 경우”가 앞문장 전체를 가리키는 것으로 보이고, 그렇다면 『사용자가 4개월 내에 승계여부를 통지하지 않아 권리의 승계를 포기한 것으로 간주되는 경우』에 한하여 “이 경우” 이하가 적용되는 것으로 해석할 수 있습니다. 이에 따르면 위 규정의 반대해석상 회사가 4개월 이내에 미승계 의사를 통지한 경우에는 여전히 무상의 통상실시권을 갖는다는 결론에 이르게 됩니다.

4. 실무적 대응방안

첫째, 직무발명의 승계, 보상 등을 규정한 직무발명 관리 규정을 두어야 합니다. 둘째, 발명진흥법상 종업원은 직무발명을 완성한 경우 회사에 신고할 의무가 있다는 점은 정기적으로 교육하는 것이 바람직합니다. 셋째, 회사는 종업원의 직무발명을 신고 접수일로부터 4개월 내에 평가한 후 승계여부를 문서로 통지하여야 합니다.

직무발명이 중요하지 않다고 평가하여 승계하지 않을 경우에도 승계하지 않겠다는 의사를 명시적으로 통지하여야 합니다. 그렇게 한다면, 장래 비즈니스 환경이 변경되어 그 발명기술을 사용해야 할 사정이 발생한 경우에도 회사는 그 기술을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 확보하게 됩니다.

만약, 직무발명이 회사의 사업과 무관하다고 판단하여 회사에서 직무발명을 방치하는 방식으로 종업원에게 4개월 내에 승계여부를 통지하지 않은 경우에는 향후 종업원의 동의 없이는 회사가 무상의 통상실시권을 확보할 수 없습니다.

회사에서 무상의 통상실시권을 확보하려면, 직무발명에 대한 신고 접수일로부터 4월 이내에 승계여부 회신을 발명자가 반드시 받아 보았다는 사실을 확인할 수 있는 업무처리 프로세스를 수립하여야 합니다.

향후 직무발명에 해당하는 기술의 범위와 승계여부 통지 사실 등에 관한 입증 문제가 발명할 경우를 대비하여 직무발명 신고서, 승계여부 통지서, 수령확인서 등 관련 문서를 특허존속기간 20년 동안 보존하여야 할 것입니다.

신고된 모든 직무발명을 승계한 후, 중요도에 따라 출원여부를 결정하는 방안도 고려해 볼 수 있습니다. 그렇게 하면, 실시권뿐만 아니라 종업원이나 타사에서 그 직무발명을 특허받는 것도 방지할 수 있습니다. 출원유보 보상금에 대한 적절한 비용관리만 된다면 직무발명에 대한 회사의 이익을 최대로 보호하는 방안으로 볼 수 있습니다.

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1. 종업원의 직무발명을 실시할 권리(무상 통상실시권)에 관한 대원칙 수정

기업에 속한 종업원이 업무상 연구개발 성과로서 새로운 발명(직무발명)을 하면, 발명자인 직원이 특허 받을 권리를 원천적으로 취득합니다. 사용자는 그 권리를 양도 받을 수 있고, 그 발명에 대해 실질적으로 기여한 직원은 발명자로서 직무발명보상금 청구권을 갖습니다. 사용자가 원하지 않아서 위 특허 받을 권리를 양수하지 않거나 또는 종업원이 연구성과를 회사에 보고하지 않고 퇴사 후 특허 받는 등의 사정으로 타의로 양수하지 못한 경우에도 사용자는 항상 그 기술을 대가 지불 없이도 자유롭게 사용할 수 있는 무상의 통상실시권을 보장받습니다. (발명진흥법 제10조 제1항) 이것은 종업원에게 급여와 시설을 지원한 사용자에게 그 대가로서 최소한 인정되는 권리입니다.

그런데, 개정법은 이와 같은 대원칙을 기업에 불리한 방향으로 수정하였습니다. 즉, 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업 이외의 사용자(제조업의 경우 상시근로자 300명 이상이고 자본금 또는 매출액이 80억 이상인 기업)는 ”종업원과의 협의를 거쳐 미리” 직무발명 승계를 목적으로 하는 계약을 체결하거나 근무규정을 두지 않으면 직무발명에 대한 무상의 통상실시권을 취득할 수 없다고 규정하였습니다. (개정법 제10조 제1항 단서) 개정법 발의자료에 따르면, 기업에게 직무발명 승계 및 보상규정을 두지 않으면 무상의 통상실시권 박탈이라는 불이익을 줌으로써 직무발명 보상규정을 제정, 운영하도록 강제하는 것이 핵심 메시지라고 합니다. 특히, 직무발명에 관한 특허권, 실용신안권, 디자인권을 등록 받기 전(“미리”)에 그와 같은 규정이 완비되어 있어야 한다고 시행 시기도 명시하고 있습니다.

2. 직무발명 보상규정의 작성 및 변경에 관한 종업원의 협의권한 규정

직무발명 보상문제가 가장 중요합니다. 개정법에서는, 사용자는 직무발명 “보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다”라고 규정함으로써, 사용자 단독으로 보상규정을 만들 수 없으며 종업원과 협의하도록 의무화하고 있습니다. (개정법 제15조 제3항) 그 적용대상이 위 1.항과 달리 기업규모와 무관하게 모든 사용자라는 점도 유의해야 합니다. 물론 현행법에서도 법원이 직무발명보상금청구소송에서 종업원에게 “정당한 보상”이 이루어졌는지 판단하는데 있어서 직무발명 보상규정의 제정 및 개정에 종업원과의 협의가 충분히 반영되었는지 여부를 고려합니다. 개정법은 여기서 더 나아가 종업원과 협의하여야 한다고 의무사항으로 규정한 것입니다. 현행법과 개정법의 흐름을 감안하면, 종업원과 협의절차를 충분히 거치지 않고 작성된 직무발명 보상규정은 법원이 그 효력을 인정하지 않을 수도 있습니다. 현재 운영 중인 직무발명 규정에 개정법이 규정한 종업원과의 협의절차 등 문제가 있었다면 개정법 시행일 이전에 개정 작업을 통하여 그 흠결을 보완하는 것이 바람직합니다.

3. 직무발명 보상규정을 종업원에게 불리하게 변경하는 경우의 특별요건

개정법은 “보상규정을 종업원 등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원 등의 과반수의 동의를 받아야 한다.”라고 규정합니다. (개정법 제15조 제3항 단서) 참고로, 직무발명보상금청구소송 판결에서 종업원에게 유리한 규정은 강행규정이라는 법원의 확고한 입장을 고려하면, 위 규정은 강행규정으로 해석되고 이를 위반하여 개정된 보상규정은 그 효력을 인정받지 못할 것입니다. 한편, 적용대상 종업원의 범위 등은 앞으로 하위규정으로 정해질 것이지만, 그 과반수 동의를 얻는 절차는 실무상 매우 번거로울 것입니다. 따라서, 개정법 시행일 이전에 현행 직무발명 규정을 점검하고 필요한 개정작업을 완료하는 방안이 바람직합니다. 예를 들면, 벤처창업 초기에 기술개발을 촉진하고자 직무발명 보상을 과도하게 약속하였으나 기업이 성장함에 따라 이를 점진적으로 축소해야만 하는 경우라면 종업원 과반수 동의를 요건으로 하지 않는 현행법하에서 보상규정을 개정하는 것이 훨씬 쉬울 것입니다.

4. 강화된 직무발명 보상규정에 관한 절차적 요건

사용자는 직무발명 보상형태, 보상액 결정 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하여 종업원에게 문서로 고지하여야 합니다. 보상규정에 보상액 지급방법까지 구체적으로 규정하도록 의무화하였습니다. 또한, 구체적으로 직무발명에 대한 보상을 하는 경우에도 사용자는 종업원에게 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 고지하여야 합니다. 즉, 종업원의 보상신청에 앞서 회사에서 적극적으로 그 근거를 밝혀 보상절차를 진행하고, 그 모든 절차를 문서로서 하도록 요구합니다.

위와 같은 엄격한 절차적 요건을 준수하여 작성된 보상규정에 따라 직무발명 보상을 하면 정당한 보상으로 간주합니다. 따라서, 종업원이 회사에게 지급한 직무발명에 대한 보상이 “정당한 보상”에 미치지 못한다고 직무발명보상금청구소송을 제기한다고 해도 법원이 개입하여 추가로 보상금이 지급될 여지는 없어졌습니다.

5. 정당한 보상에 관한 현행법과 개정법 내용 비교

구법에서는 직무발명 보상기준 제정 · 운영 등에 대한 종업원과의 협의 등 참여도를 고려하여 ”합리적인 것으로 인정되면” 정당한 보상으로 간주하였습니다. 2006년까지의 특허법에 따른 직무발명보상금제도가 퇴사한 종업원이 회사를 상대로 한 무차별적 소송을 야기한다는 문제점을 해결하고자 도입된 규정입니다. 그러나, 구법에서도 법원은 여전히 기업의 직무발명 보상규정이 “합리적인 것”인지 여부를 심사하여 그렇다고 인정되지 않으면 기업이 이미 지급한 보상금 이외에 추가로 정당한 보상금에 해당하는 금액의 지급을 명할 수 있습니다. 즉, 구특허법보다는 법원의 재량권을 대폭 축소하였지만 여전히 직무발명 보상금 지급액수에 관한 최종 결정권을 법원이 갖는 구조입니다.

이에 반해, 개정법에서는 보상규정의 제 · 개정 및 운영에 대한 엄격한 절차적 요건을 준수하여 직무발명에 대한 보상이 이루어진 경우 “정당한 보상을 한 것으로 본다”라고 명쾌하게 규정하였습니다. (개정법 제15조 제6항) 즉, 법원이 위 사정을 종합적으로 “고려하여 합리적인 것으로 인정되면”이라는 조건문구가 삭제함으로써, 법원이 심사할 여지를 제거하였습니다.

다만, 단서로서, “그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 않은 경우에는 그러하지 아니하다.”라는 적용예외 규정을 두고 있습니다. 이것은, 사용자는 출원보상 및 등록보상 이외에도 반드시 실적 보상제도를 두어야 한다는 의미입니다. 또한, 실적보상액 산정 규정은 반드시 직무발명으로 발생한 회사의 이익액과 종업원의 공헌도를 기초로 해야 한다는 강행규정입니다. 이를 위반한 보상규정은 그 자체로 근본적 하자가 있는 것으로 보고 예외적으로 법원이 개입할 수 있다는 여지를 남겨둔 것입니다.

6. 직무발명심의위원회 설치 및 운영에 관한 종업원의 참여권한 강화

사용자는 직무발명 심의위원회의 설치, 운영해야 합니다. 이에 대한 종업원의 참여가 의무화되었습니다. 개정법에 따르면 회사측과 종업원측(법인의 임원 제외)을 대표하는 같은 수의 위원으로 직무발명 심의위원회를 구성하여야 하고, 직무발명 규정의 제정, 변경 및 운영, 구체적 사건에 있어서 직무발명 해당여부 판단, 승계 및 보상금 등 거의 모든 중요사항을 심의해야 합니다. 특히, 직무발명 보상규정이나 보상액 등에 관한 이견이 있고, 종업원의 요구가 있으면 사용자는 60일 이내에 심의위원회를 구성하여 요구한 사항을 심의해야 할 의무가 있습니다. 만약 이를 위반하면 과태료 부과대상이 됩니다. 따라서, 기업에서는 개정법 시행일 이전에 심의위원회 운영에 관한 규정을 마련하고 회사측과 종업원측을 대표하는 같은 수의 위원을 미리 선임하여 심의위원회를 구성할 필요가 있습니다.

한편, 심의위원회에는 직무발명 전문가인 자문위원이 1인 이상 포함되어야 한다는 의무규정도 있습니다. (개정법 제18조 제3항 후문) 자문위원을 외부 전문가로 할 것인지 여부는 앞으로 하위규정에서 구체적으로 규정될 것입니다. 심의위원회 결정에 불복하는 경우 그 당사자는 특허청에 구성된 산업재산권분쟁조정위원회에 분쟁조정을 신청할 수 있습니다.

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구특허법과 발명진흥법에서 직무발명 보상금의 산정기준을 직무발명으로 인해 사용자가 얻을 이익, 사용자와 종업원의 각 공헌도, 발명자 개인의 기여도를 종합적으로 고려하여 산정한다고 규정하고 있습니다. 그 중에서, 직무발명으로 인한 사용자의 이익액 산정이 출발점이지만 소송 실무상 매우 어려운 문제입니다. 특히, 사용자가 자기 실시한 경우에는 사용자 매출로부터 직무발명에 기인한 이익액을 산정해야 하므로, 소송실무상 가장 어려운 쟁점이 많습니다.

원칙적으로 사용자는 종업원의 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 취득하므로, 그 범위를 넘어 직무발명을 독점함으로써 얻는 이익만을 직무발명 보상금 산정의 대상인 사용자가 얻을 이익으로 봅니다. 사용자의 이익 중에서 직무발명에 관한 부분을 분리하여 산정하고, 다시 독점적 지위에 기인한 부분만을 분리하여 산정한다는 것은 실무상 매우 어렵습니다.

사용자의 매출 중에서 직무발명으로 인한 발생하는 매출액을 산정하고, 그것으로부터 회계수법을 사용하여 사용자의 수익을 산정하면, 일단 직무발명과 관련된 사용자의 총 이익액이 산정됩니다. 여기에는 사용자가 획득한 무상의 통상실시권에 기인한 부분과 독점적 지위에 기인한 부분이 모두 포함되어 있습니다. 그 중에서 통상실시권을 넘어선 독점권으로 인한 이익액을 산정해야 합니다. 실무적으로 구체적 산정이 매우 어려운 일로, 실제 보상금청구 사건 판결에서도 대부분 근거를 밝히지 않고 있습니다.

따라서, 재판부에서 관련 사실, 주장과 증거 등을 종합적으로 고려하여 자유심증으로 결정합니다. 거칠게 얘기하면 재판부 재량으로 결정한다고 할 수 있습니다. 예를 들면, 쌍방 과실에 의한 교통사고인 경우 각 당사자의 과실비율을 어떻게 정하는가 문제와 유사합니다.

법원이 모든 관련 사정을 종합적으로 고려하여 상식에 비추어 합리적으로 결정할 수 밖에 없습니다. 절대적 기준이 있을 수 없으므로 누구도 명확하게 구체적 산정 근거를 댈 수 없는 사항으로 판사의 자유심증에 의할 수 밖에 없습니다. 이와 같이 구체적 근거를 댈 수 없는 비율을 정하는 소송은 1심 재판이 매우 중요합니다. 상급심에서 1심 법원이 정한 비용에 대해 다소 불만이 있다고 하더라도 함부로 변경하기 어렵습니다. 비율을 변경한 구체적 근거를 제시할 수 있다면 문제 없으나, 그렇지 않다면 불리한 판단을 받은 당사자로부터 무슨 근거로 변경한 것이냐 등 격렬한 비판을 받을 것이 뻔한 일입니다.

한편, 독점적지위에기인한이익을 산정하는 것이므로, 직무발명에 대해 전용실시권을 설정한 사례가 있다면 일응의 기준이 될 수 있습니다. 전용실시권 설정 대가로부터 이익액을 먼저 산정한 후, 여기에서 무상의 통상실시권 부분을 제외하면 될 것입니다. 적어도, 전용실시권 설정 대가보다는 적어야 합니다. 여기에 덧붙여, 통상실시권 설정 사례가 있다면, 전용실시권 설정대가에서 통상실시권 설정대가를 공제하면 될 것입니다. 통상실시권만 설정된 사례가 있다면 적어도 통상실시권은 무상이므로, 이를 넘어서는 사용자의 이익부분을 직무발명 보상금 산정의 대상인 사용자 이익으로 산정해야 할 것입니다.

실제 사건에서 사용자의 총 이익 중에서 독점적 지위로 인한 이익율을 50%로 본 사례도 있고, 30%로 본 사례도 있습니다. 이와 같은 유사 사례의 이익율을 잘 검토하고 연구한 후 가장 유리한 자료를 재판부에 제공하고, 또 자기 주장을 뒷받침할 수 있는 논리를 개발하여 제출하는 것이 필요합니다. 동일한 기준을 적용해야 한다면 왜 그런지, 종전 사례와 다른 비율을 적용해야 한다는 그 이유는 무엇인지 등을 설득력 있게 주장해야 할 것입니다.

그 다음으로, 사용자의 이익액이 산정된 후, 여기에 발명자공헌도를 곱해야 발명자로부터 기인한 이익액수가 산정됩니다. 발명자 공헌도는 절대적인 기준이 아니라 직무발명에 대한 사용자와 발명자의 상대적 공헌도를 산정하는 것입니다. 마찬가지로 관련 사실을 종합적으로 고려하여 재판부가 합리적 기준으로 자유심증으로 결정합니다. 우리나라 판결에서는 발명자 공헌도를 10%로 본 사례가 가장 많습니다. 다만, 실제 발명자 공헌도를 15%로 본 경우도 있고, 그 이상으로 볼 수 있는 경우도 많습니다. 참고로, 중국법원이 최근 발표한 가이드라인에서는 발명자 공헌도를 적어도 20%로 보아야 한다고 규정되어 있습니다.

그 다음 산정요소는 공동 발명자의 각 기여도입니다. 발명자가 1명인 경우에는 발명자 공헌도가 마지막 고려요소입니다. 그러나, 복수의 발명자가 있는 경우 발명자 사이 상대적 기여율을 곱하면 각 발명자의 직무발명 보상금이 산정됩니다. 여기에서 종전에 받았던 출원보상, 등록보상 등 직무발명보상금을 공제하면 소송을 통해 받을 수 있는 직무발명 보상금이 최종적으로 산정됩니다.

통상 회사와 직무발명자인 퇴직자 사이에는 직무발명 보상금 소송과 함께 영업비밀 침해소송 등 복잡한 법적 분쟁이 많습니다. 분쟁 초기부터 폭넓은 안목으로 관련된 법적 리스크를 모두 포착하여 긴 안목의 종합적인 법적 분쟁 대응전략을 수립하는 것이 필요할 것입니다.

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직무발명보상소송에서 실시보상 청구사건이 어렵습니다. 실시보상액 산정에 관한 법리는 큰 문제 없지만, 실제 분쟁사안에서 실시보상금을 산정한 판결을 보면 그 판결이유의 배경을 이해하기 어렵거나 그 산정 결과를 납득하기 어려운 경우가 많습니다.

위 판결에서 사용한 실시보상금 산정 수식은 다음과 같습니다. [사용자의 이익 = 해당 매출액 x 직무발명 기여도(직무발명으로 인한 초과 매출 비율) x 가상 실시료율 x 독점권 기여율]

통상 기술료 = 해당 매출액 X 실시료율로 산정합니다. 여기에 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점적 지위에서 기인한 기술료는 여기에 독점권 기여율(통상 50% 정도)를 곱하면 됩니다.

여기까지 곱한 결과 값이 직무발명 기술을 독점적으로 실시하는 사용대가, 즉 제3자라면 통상 지불해야만 하는 기술료 중에서 사용자에게 특별히 인정되는 무상의 통상실시권에 해당하는 부분을 공제(통상 50%)하고 남은 값이 사용자의 직무발명 기술에 대한 독점적 사용대가로서의 기술료입니다. 이것이 사용자가 직무발명을 독점적으로 사용하면서도 외부에 비용을 지불하지 않음으로써 반사적으로 얻은 이익입니다.

그런데 위 판결에서는 위와 같이 산정된 금액에서 그 중 단지 그 5%만을 사용자 이익으로 인정하였습니다. 그 5%를 직무발명으로 인한 초과 매출 비율, 즉 "초과매상의 비율"이라고 합니다. 해당 제품의 총 매출액 중 직무발명 실시로 인해 추가된 매출을 직무발명 기여도로 보고 곱한 것입니다. 실시보상금의 최종액수 규모를 결정하는 핵심변수(factor)로 작용한 경우입니다.

위 판결에서 사용한 "초과매상의 비율"이라는 표현 뿐만 아니라 그 초과매상의 비율을 "5%"로 선뜻 결정한 부분도, 그 정확한 의미를 이해하기 어려울 뿐만 아니라 동의하기 어렵다 생각합니다.

사용자 이익산정 논리를 직무발명의 자기실시가 아닌 타사에 대한 기술이전 또는 라이선스의 경우와 대비해 보면 그 차이점을 분명하게 알 수 있습니다. 구체적 사례와 판결을 서로 대비해 보시기 바랍니다.

매출에 대한 직무발명의 기여도는 가상 실시료율에 이미 반영되었다고 봄이 타당할 것입니다. 그럼에도 불구하고 실시료율에 직무발명 기여도를 다시 곱한 것인데, 그 이유를 이해하기 어렵습니다. 논리적으로 자기 실시에 대한 직무발명 보상과 기술이전 또는 라이선스에 대한 처분보상 / 실적보상은 사용자에게 인정되는 무상의 통상실시권에 해당하는 부분만 차이가 있을 뿐입니다. 보상액 산정에서 그 부분만 빼거나 보정해주는 것이 맞습니다. 독점권 기여율을 반영하면 충분합니다.

정리하면, 자기실시 대한 직무발명보상액 산정은 [사용자의 이익 = 매출액 x 가상 실시료율 x 독점권 기여율]로 함이 타당하다 생각합니다. 가상의 실시료율에 직무발명으로 인한 기여도 또는 초과매출 비율 등이 반영된 것으로 보아야 합니다.

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국세청 유권해석 (사전-2015-법령해석법인-0316 2015. 10. 6.) - “내국법인이 발명진흥법에 따른 직무발명보상금을 임원에게 지출하는 경우 해당 지출액은 조세특례제한법 시행령 별표6 1. 연구개발, 라목의 연구·인력개발비 세액공제를 적용 받는 비용에 포함되는 것”

세액 공제는 납세의무자가 부담하는 세액 중에서 세금을 아예 공제해서 빼주는 것을 말합니다. 참고로 소득공제는 세금 산정의 근거가 되는 소득액을 빼주는 것입니다. 소득공제와 비교하면 세액공제가 훨씬 유리합니다. 직무발명 보상금을 세액공제 대상 비용으로 보기 때문에 회사법인의 입장에서는 세금으로 직무발명 보상금을 주는 것과 비슷할 것입니다.

물론 기업규모와 항목에 따라 세액공제의 규모와 비율이 조금씩 다릅니다. 예를 들면, 신성장동력산업 연구개발비(R&D) 세액공제와 원천기술 연구개발비(R&D) 세액공제의 경우 연구개발비용 중 중소기업은 30%, 중견기업 및 대기업은 20%까지 공제받을 수 있습니다. 이와 같은 연구인력개발비 세액공제는 실제 많은 장점이 있는 가장 대표적인 절세 포인트라고 합니다. 현행법상 그 적용기한은 오는 2018년 말까지라고 합니다.

회사법인이나 개인사업자 등 사용자에게 어떤 비용 항목으로 얼마나 세액 공제를 받는지 등등 실무적 사항은 세무 전문가에게 구체적으로 조언을 받는 것이 바람직할 것입니다.

다만, 직무발명자에게는 직무발명 보상금으로 300만원까지 소득세 비과세의 혜택을, 사용자에게는 직무발명 보상금 지급액을 연구, 인력개발 비용으로 세액 공제 혜택을 제공하는 등 세금으로 양쪽을 모두 적극 지원하고 있습니다. 국가적으로 직무발명 보상제도를 적극 권장, 시행하고 있습니다.

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1. 직무발명 미신고로 인한 배임죄 책임

공공연구기관이나 대학에 소속된 연구원 또는 대학교수가 재직 중 발명한 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 발명은 원칙적으로 직무발명에 해당하고, 발명자인 연구원 또는 교수는 그 직무발명을 사용자인 소속연구기관 또는 대학에 신고하여야 합니다. 신고하지 않고 제3자 명의로 특허출원 및 등록을 하는 경우 형사상 배임죄의 책임을 지게 됩니다. 대학원생은 원칙적으로 종업원은 아니지만 관련 학칙이나 내부규정, 참여 연구과제에서 체결한 협약서에서 직무발명 신고의무를 규정한 경우에는 교수와 마찬가지로 보아야 할 것입니다.

2. 직무발명 미신고에 대한 민사상 손해배상 책임

직무발명 미신고로 인해 형사 유죄판결을 받으면, 그 미신고 행위가 위법행위라는 점은 사실상 확정된 것이므로, 그 다음 단계로 특별한 사정이 없는 한 민사상 손해배상책임도 부담하게 됩니다. 따라서, 직무발명 미신고로 인한 손해배상 액수만 문제될 뿐이고, 직무발명을 신고하지 않은 연구원이 손해배상 책임 자체를 회피하는 것은 어렵습니다.

3. 미신고 직무발명을 제3자 명의로 출원 및 등록한 경우 원상회복 여부

연구기관이나 대학이 제3자 명의로 출원 및 등록된 모인출원에 대한 정당 권리자로서 그 권리를 원상회복할 수 있는지 여부는 어려운 문제입니다. 개정 특허법 시행일 2017. 3. 1. 이전 설정등록된 특허권에 대해서는 종래의 특허법상 특칙규정과 판례법리가 적용됩니다. 신법 시행일 2017. 3. 1.부터 설정등록된 특허권에 대해서는 진정한 권리자의 특허등록명의자에 대한 특허권 이전등록청구권을 행사할 수 있습니다.

우리나라 특허법 제34조 및 제35조 규정은 원칙적으로 정당한 권리자가 일정 기간 내에 후속출원을 하면 원상회복할 수 있는 구제방법을 제공합니다. 그런데, 타국가에는 이와 같은 특별규정이 없습니다. 즉, 국가마다 입장을 달리하는 문제로서 해외 출원에 관한 분쟁해결은 단순하지 않습니다. 예를 들어, 일본, 미국, 중국, 유럽특허청 등 타국가 특허법에는 정당한 권리자의 후속출원을 권리구제의 전제요건으로 하는 것은 아닙니다. 그러나, 출원조차 하지 않았던 정당 권리자에게 모인출원에 관한 권리가 모두 귀속된다고 단정하기는 어렵습니다. 모든 국가에서 동일한 특허법리가 적용될 가능성은 극히 낮기 때문에 개별 국가마다 특허법리를 면밀하게 살펴보아야 할 것입니다.

4. 누락된 공동발명자의 손해배상청구권 – 직무발명보상금에 상응하는 손해액

대학발명 기술이전에 따른 수익발생과 발명자 보상이 있는 경우 졸업하여 학교를 떠난 대학원생 연구원이 공동발명자라면 그 연구원도 보상 대상자입니다. 만약 대학원생 연구원이 공동발명자에 해당하지만 특허발명자에서 누락된 경우라면, 해당 대학원생 공동발명자는 대학교수 등 다른 공동발명자를 상대로 직무발명보상금에 해당하는 손해배상청구를 할 수 있습니다. 따라서 진정한 공동발명자는 발명자로 기재되어 있지 않다고 해도 대학규정에 따른 직무발명보상액 중에서 자신의 공동발명자 기여도에 따른 금액을 받을 수 있습니다.

5. 직무발명 보상금 비과세 대상

연구기관이나 대학 산학협력단에서 연구원 또는 대학교수에게 지급하는 직무발명 보상금도 일반 회사의 경우와 마찬가지로 비과세 소득에 해당합니다. 실제 분쟁사건에서, 대학교수는 대학의 구성원이고 종업원이지만 산학협력단의 종업원은 아니므로 비과세 적용대상이 아니라는 다툼이 있었습니다. 그러나, 법원은 대학의 교직원은 법률상으로는 산학협력단의 종업원은 아니지만 실질상 대학과 산학협력단을 동일시 할 수 있으므로 산학협력단의 종업원이라 볼 수 있다는 논리로, 대학교수가 산학협력단을 통해 받은 직무발명 보상금도 일반 회사 종업원의 경우와 마찬가지로 소득세법 제12조의 비과세 소득에 해당한다고 판결하였습니다. 그 후 관련 규정을 아래와 같이 명시하여 그 비과세 범위에 해당한다 점은 명확하게 하였습니다. 다만, 정부는 2017. 1. 1. 이후부터 비과세 직무발명보상금의 범위를 300만원으로 제한하였습니다.

관련 세법 및 시행령 규정

소득세법 제12조 (비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다.

5. 기타 소득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득

라. 「발명진흥법」제2조 제2호에 따른 직무발명으로 받는 다음의 보상금

1) 종업원이「발명진흥법」제15조에 따라 사용자로부터 받는 보상금

2) 대학의 교직원이 소속 대학에 설치된 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」에 따른 산학협력단으로부터 같은 법 제32조에 따라 받는 보상금

소득세법 시행령 제17조의3 (비과세되는 직무발명보상금의 범위)

법 제12조제3호어목에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 연 300만원 이하의 금액을 말한다.

제18조제2항 (신설) ② 법 제12조제5호라목에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 연 300만원(해당 과세기간에 법 제12조제3호어목에 따라 비과세되는 금액이 있는 경우에는 300만원에서 해당 금액을 차감한 금액으로 한다) 이하의 금액을 말한다.”

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대학의 지도교수 A, 석사과정 대학원생 B와 C 회사의 연구원 D는 산학협력공동연구를 수행한 결과, 완성된 발명을 C 회사 명의로 특허 출원하면서 발명자로 A 교수와 D 연구원만 올리고, 대학원생 B는 기재하지 않았습니다. 특허등록 후 대학원생 B가 진정한 공동발명자로서 자신의 권리를 주장하는 소를 제기하였습니다.

위 사례에서 해당 연구개발을 진행하던 와중에 A 지도교수가 안식년 휴가로 미국에 8개월 가량 체류하면서 이메일로 대학원생과 실험결과를 주기적으로 보고받고 그 해결방안을 지시하는 등의 방식으로 연구를 진행하였습니다. 대학원생 B는 시제품의 성능평가 등 실험을 수행하고, 특허명세서 초안작성도 담당하였습니다. 그 후 작성된 대학원생 B의 석사학위 논문도 특허출원 내용과 거의 동일한 내용이었고, 그와 동일한 내용의 논문을 학술대회에 발표하면서 논문의 공동저자로 지도교수 A와 대학원생 B로 기재하였습니다.

법원은 이와 같은 사실관계를 바탕으로 대학원생 B를 특허발명의 공동발명자로 인정하고, 그 기여율에 따른 지분을 30%로 인정하였습니다.

대학원생 B는 진정한 공동발명자임에도 불구하고, 특허출원서, 특허증 등 특허서류 어디에도 발명자로 언급되지 않았습니다. 이와 같이 제외된 진정한 발명자는 등록된 특허에 대한 관계에서 어떤 권리를 보유하며, 자신의 권리를 어떻게 구제받을 수 있을까요? 복잡한 쟁점이 많지만, 판결요지와 관련된 사항 몇 가지만 간략하게 설명드립니다.

1. 대학원생 발명과 지도교수, 대학의 산학협력단의 관계

원칙적으로 대학생이나 대학원생은 대학의 종업원에 해당하는 교원이 아닙니다. 따라서 직무발명이 성립되지 않고, 특별한 사정이 없는 한 자유발명에 해당합니다. 직무발명이 아니므로 지도교수, 대학, 산단에서 대학원생의 발명에 관한 권리를 일방적으로 승계할 수 없습니다.

다만, 국책과제, 산학협동연구 등에서 참여 연구원으로 등록되어 인건비를 지급받는 경우에는, 각 특별법 및 관계법령에 따라 대부분 종업원의 지위에서 발명한 것으로 볼 수 있거나 연구협약서 규정에 따라 직무발명 관련 규정이 적용될 수 있습니다. 한편, 회사 재직 중 회사지원으로 대학원을 다니는 경우, 교수나 연구원이 안식년 휴가 중에 다른 대학, 연구소, 회사에서 연구하는 동안에 발명한 경우에는 2중적 지위로 인해 상당히 복잡한 문제가 많습니다.

2. 대학원생의 특허지분권 및 지분이전청구권

진정한 공동발명자는 해당 특허발명에 대해 지분권을 갖습니다. 진정한 공동발명자를 제외하고 등록받은 특허는 일종의 모인특허에 해당하지만, 대법원판결에서 예외적으로 진정한 권리자의 지분이전청구권 행사를 인정하는 경우에 해당합니다. 따라서, 대학원생 B는 현재의 특허권자를 상대로 특허권의 30% 지분을 자신에게 이전하라는 청구의 소를 제기할 수 있습니다.

3. 진정한 공동발명자의 특허지분권 침해로 인한 손해배상청구

진정한 공동발명자는 특허의 지분권을 회수하는 대신, 그 지분권을 침해한 상대방을 상대로 손해배상을 청구할 수도 있습니다. 이 경우 제외된 진정한 공동발명자가 받을 수 있는 손해배상의 범위는 직무발명자가 사용자로부터 받을 수 있는 직무발명 보상금에 상당하는 금액이라는 대법원 판결이 있습니다.

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1. 원칙적 법리

발명을 하더라도 반드시 특허출원을 하는 것은 아니고 영업비밀로 관리하거나 공개하여 공중에 헌납하기도 합니다. 따라서, 발명자 및 그 승계인은 특허를 받을 권리를 갖지만 전부 포기, 또는 일부 포기 등 다양한 선택을 할 수 있고, 특허를 받더라도 청구항에 따라 다양한 범위의 권리가 생성될 수 있습니다. 이와 같은 점을 중시하여, 우리나라 학설과 판례는, 무권리자 등록 특허권을 진정한 권리자에게 직접 이전하는 방식의 권리구제를 인정하지 않습니다. 진정한 권리자는 특허법 제34조 및 제35조의 특칙에 따른 특허권 확보만 허용되는 것이 원칙입니다.

2. 예외적 법리

직무발명에 대해 제3자가 특허출원을 한 결과, 진정한 권리자의 특허를 받을 권리와 동일한 발명인 경우라면, 굳이 재출원 등 번거로운 절차를 거치지 않고서도 이미 존재하는 출원 또는 등록된 특허에 관한 권리를 이전하는 방식의 권리구제를 인정합니다. 이와 같은 특별한 경우로는, 진정한 권리자가 특허출원을 한 후 양도, 가압류, 질권설정 등으로 권리가 이전되었으나 2중 양도에서 적극적 배임행위가 개입되어 무효인 2중 양도인 경우 등에는 직접 그 권리의 이전을 청구할 수 있습니다.

또 다른 예로는, 공동 발명자 중 1인이 특허출원을 하는 경우 진정한 권리자의 출원행위가 있었으므로, 그 공동 발명자의 지분에 대한 직접 이전청구가 가능하다는 입장입니다. 원칙적 법리에 대한 예외에 해당할 것입니다.

대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결에서 이와 같은 예외적 상황에 대해 설시한 부분을 인용하면 다음과 같습니다. "양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권의 설정등록을 받았으나 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우에, 그 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다(대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결 참조)."

3. 위 사건의 사실관계 및 판결내용

종업원 B가 회사와 체결한 이 사건 발명약정은 직무발명 사전승계에 관한 약정의 범위 내에서 유효하다는 점, Q22 합금 발명 중 종업원 B의 기여부분은 회사와의 관계에서 종업원 B의 직무발명에 해당한다는 점, 그럼에도 불구하고 종업원 B는 위 합금 발명 완성사실을 회사에 통지하지 아니한 채 위 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 종업원 B의 지분을 외부인 공동 발명자 A에게 양도한 사실이 인정되었습니다. 대법원은 종업원 B, 공동발명자 A 사이에 이루어진 종업원 B 지분의 이중양도는 공동발명자 A의 적극 가담 아래 이루어진 배임행위로 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위에 해당하여 무효인 양도행위로 판단하였습니다. 따라서, 회사는 그 지분에 관한 권리를 여전히 보유하고 있고, 단지 그 권리회복 방법만이 문제됩니다.

대법원은 원고 회사가 종업원 B에게 Q22 합금 발명에 대한 권리 중 종업원 B 지분에 관하여 직무발명 사전승계 약정에 따른 승계 의사를 문서로 알리고, 위 발명에 대하여 공동발명자 A 앞으로 등록된 특허권 중 종업원 B 지분에 관한 권리를 공동발명자 A를 상대로 종업원 B를 대위하여 종업원 B에게 이전 등록할 것을 청구하고, 동시에 종업원 B를 상대로 그 지분권을 회사에게 순차 이전 등록하도록 청구할 수 있다고 판결하였습니다. 다만, 위와 같은 순차 등록이전을 생략하고 위 특허권에 관한 종업원 B의 지분을 직접 회사에게 이전 등록할 것을 청구할 수는 없다고 판결하였습니다. 생각건대, 부동산진정명의회복청구에서 중간생략등기를 허용하고 있지만, 특허권 진정명의회복청구에서는 이와 같은 생략등록과 같은 권리구제방법을 인정하지 않는다는 취지로 해석됩니다. 위 대법원 판결에는 어떤 이유로 양자를 구분해야 한다는 것인지 그 배경에 대해서는 아무 설명이 없습니다.

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1. 사안의 개요 및 쟁점

연구개발 담당 직원이 직무발명을 완성하였으나 회사에 통지하지 않고, 몰래 외부로 빼돌려 제3자 명의로 출원, 등록한 사안. 사용자 회사에서 직무발명 사실을 알고 일방적으로 직무발명자에게 그 직무발명에 관한 권리를 승계한다고 통지함. 사용자 회사에는 직무발명에 관한 권리는 회사에 귀속된다는 내용의 사규를 적용하고 있었음 – 사전 승계규정 존재.

쟁점: 직무발명을 완성한 종업원이 자진하여 사용자에게 직무발명 완성 사실을 통지하지 않았음에도 다른 경로로 직무발명 사실을 알게 된 사용자가 직무발명자의 의사와 달리 해당 직무발명을 승계한다고 일방적으로 통지한 경우에도 해당 직무발명에 관한 권리를 사용자가 승계하는지 여부

2. 발명진흥법 관련 규정 및 기본 법리

발명진흥법 제12조 전문, 제13조 제1항, 제3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면, 사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다.

3. 직무발명자의 배임행위

직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 상당하다. 따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 된다고 할 것이다.

4. 사용자의 일방적 통지 및 권리승계 인정

발명진흥법 제12조 전문, 제13조 제1항, 제3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면,

사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다.

5. 대위행사 가능

직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로서는 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다. 그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것이다.

6. 대법원 판단의 결론

그렇다면 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에,

위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자로서는 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다.

그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것이다.

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1. 신법 시행일(2017. 3. 1.) 이전 설정 등록된 특허권

2. 신법 시행일 2017. 3. 1. 이후 설정 등록된 특허권

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1. 배경사실

A제약회사는 1992년부터 ARB 계열의 고혈압 치료제 신약개발을 시작하였습니다. 오랜 연구개발을 거쳐 1998년 2월경 새로운 화합물의 신약발명을 완성한 후 특허 등록하였습니다. 신약발명을 완성할 당시 신약개발 프로젝트팀에는 합성전공 팀장, 합성전공 팀원, 약리효과 확인실험 전담 약리팀 연구원으로 이렇게 단 3명만이 있었습니다. 다만, 특허출원서 등에는 위 3명의 프로젝트 팀원과 당시 연구소장 등 추가로 3명을 더해 총 6명을 공동발명자로 기재하고 있습니다.

등록된 특허청구범위는 아래와 같습니다. 제1항부터 제6항까지는 신규 화합물로서 물질발명을 청구하고 있고, 제9항과 제10항에는 그 신규화합물의 의약용도까지 포함하는 의약발명을 청구하고 있습니다. 여기서 약리팀 연구원의 공동발명자 여부가 문제되는 청구항은 제9항과 제10항의 신규물질 의약발명입니다

2. 특허법원 판결요지 

가. 약리실험 방식 공지 및 회사내 다른 약리연구원의 존재 

“약리실험 담당연구원이 시험한 방식은 i) 실험용 쥐(Sprague-Dawley Rat)의 대퇴동맥 및 정맥에 캐뉼러를 삽입하고 그 선단을 등부위의 피하를 통해 머리 뒷부분으로 빼내고, ii) 안지오텐신 II를 주입하여 고혈압 상태인 승압반응을 유도한 후, iii) 합성된 약물을 주입하여 약물 투여 전후의 승압반응의 결과를 비교하여 승압억제반응의 지속시간을 확인하여 통계처리에 의해 약효지속시간을 결과값으로 산정하는 것이다.

그런데 위와 같이 실험용 쥐(Sprague-Dawley Rat)에 캐뉼러를 삽입하여 단부를 뒷부분으로 빼내어 약물실험을 진행하는 방식은 특허출원일 당시 공개된 논문에 기재된 것과 동일한 실험방식이다. 그리고 당시 회사 내에는 위와 같은 약리활성 시험을 담당할 수 있는 다른 연구 인력이 있었다.”

나. 구체적 판단

“약리효과실험 전담 연구원이 진행한 위 실험에서 i) 단계는 이미 공지된 실험방법과 같은 방식으로 이루어지는 사항이었고, 나머지 단계들 역시 실험을 통해 확인하여야 할 사항이 ‘승압억제반응의 지속시간’임을 감안하면 약물로 생체 시험을 진행하여 약리결과를 확인하는 분야에 종사하는 통상의 지식을 가진 사람으로서는 당연히 안출할 수 있는 정도라고 봄이 타당하며, 회사 내에는 특허발명 당시 해당 약리연구원을 대신하여 위 약리활성 실험을 시행할 수 있는 다른 연구 인력이 있었던 점,

특허물질을 합성하는 구상은 약물 합성팀에서 수행한 것이고, 약리실험 담당 연구원은 지시받은 대로 합성된 약물로 약리활성 실험을 진행하여 그 지속시간만을 산출하여 보고하였을 뿐, 선행 물질의 문제점을 극복할 수 있는 약물을 합성함에 있어서 아이디어 내지 새로운 해결책을 제시하였다거나 실험결과를 해석하는 등 적극적인 역할을 수행하지 않은 점,

청구항 9, 10에 기재된 발명을 두고 특허물질이 가지고 있었으나 ‘기존에 알려지지 않았던 새로운 용도를 발견한 용도발명’이라고 볼 수 없은 점 등을 종합하여 보면,

약리효과실험 담당 연구원은 이 사건 특허의 청구항 9, 10의 발명의 기술적 사상의 창작행위 또는 그 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였다고 인정하기에 부족하다.”

3. 법리 - 공동발명자 판단기준

"공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 참조),

단순히 발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금 ∙ 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원 ∙ 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치는 것으로는 부족하고,

발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시 ∙ 부가 ∙ 보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언 ∙ 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 비로소 공동 발명자에 해당한다.

한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 해당 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측 가능성 내지 실현 가능성이 현저히 부족하여 실험 데이터가 제시된 실험 예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데. 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정하여야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).

또한 직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적 ∙ 객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도10525 판결 참조), 그 증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다."

4. Comment - 지혜로운 판단이 필요한 난제

신규화합물의 의약발명 완성에서 그 신규화물을 착상하고 합성한 화학분야 연구원 뿐만 아니라 그 신규화합물의 약리효과를 구체적 실험을 통해 확인한 생물분야 연구원까지 공동발명자로 인정할지 여부가 쟁점입니다.

참고로 일본 동경지재고등법원에서는 수년 전 신규물질 신약 Tamsulosin 사건에서 그 신약발명과정에서 약리효과시험을 담당한 약리 연구원을 신약발명의 공동발명자로 인정할 수 없다고 판결하였습니다. 위 특허법원 판결과 거의 같은 내용입니다.

또한, 미국에서 출판된 특허실무서에도 신규물질의 의약발명을 완성한 과정에서 신규물질의 약리효과실험 essay를 담당한 biologist를 공동발명자로 볼 수 없다는 취지의 내용이 있습니다. 다만, 위와 같은 학설을 뒷받침하는 미국법원의 판결은 아직까지 나오지 않았습니다.

그렇다면 신규화합물의 약리효과실험을 담당한 약리 연구원은 특별한 사정이 없는 한 신규물질의 신약발명에서 공동발명자로 인정될 수 없다는 위와 같은 판결과 학설이 옳다고 보아야 할까요? 아니면 위 판결과 학설은 기술적 사상의 착상을 너무 중시한 나머지 실험을 통한 착상의 구체화라는 신약발명의 2단계 요소를 경시하여 신규물질 의약발명의 공동발명자 판단을 그르친 것일까요? 신규물질 의약발명에서 공동발명자로 약리실험의 구체적 실험자를 제외하고 신규물질의 착상자만을 인정하더라도 의약발명의 2단계 완성이라는 개념구성에 문제가 없을까요? 특히 신규화합물을 구상하고 합성한 연구원이 약리실험에 대한 전문지식과 경험이 전혀 없는 문외한인 경우에도 그 합성 연구원만을 발명자로 인정하는 것이 가능할까요?

개인적 소견은 위 특허법원 판결을 논리적인 것으로 이해할 수는 있으나 특허제도의 취지와 특허분야의 일반적 인식을 고려할 때 진심으로 공감하기는 어렵다고 생각합니다. 이 부분에 대해서는 시간을 두고 숙고해본 후 다시 한번 의견을 포스팅하겠습니다.

우리나라에서 신약발명에서 약리실험 연구원을 공동발명자로 인정하지 않은 판결은 위 사건의 1심 판결과 특허법원 항소심 판결이 첫번째 사례입니다. 아직까지 대법원 판결은 없습니다. 미국이나 유럽국가는 물론 일본에서도 아직까지 대법원 판결은 없습니다. 상고한다면 우리나라 대법원에서 어려운 난제에 대해 지혜로운 판단력으로 공동발명자에 대한 합리적 판단기준과 설득력 있는 법리적 근거를 제시해 주기를 기대합니다.

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[직무발명보상액 = 사용자의 얻을 이익 x 발명자 공헌도 x 각 공동발명자 기여도]라는 간략한 산식으로 계산됩니다. 여기서 핵심 쟁점은 직무발명 실시로 사용자가 얻을 이익을 산정하는 방법입니다. 그 중에서도 자기실시의 경우 사용자 이익 산정이 가장 어렵습니다.

다수의 판결에서 [사용자의 이익 = 해당 매출액 x 직무발명 기여도(직무발명으로 인한 초과 매출 비율) x 가상 실시료율 x 독점권 기여율]이라는 계산식을 사용하였습니다. 이처럼 곱하기를 계속하여 얻은 결과인 종업원의 직무발명 보상금액이 매우 작은 수치로 나오는 경우가 대부분입니다. 판결들을 살펴보면 직무발명의 자기실시에 대한 보상금 청구소송은 대부분 매우 적은 금액만 인정되는 상황입니다. 기술이전 또는 라이선스에 대한 로열티 수익을 기준으로 하는 처분보상, 실적보상의 경우와 비교해 볼 때 그 차이가 확연할 정도로 소액입니다.

이론상 자기실시에 대한 직무발명보상과 기술이전 또는 라이선스에 대한 처분보상/실적보상은 사용자에게 인정되는 무상의 통상실시권에 해당하는 부분만 차이가 있을 뿐입니다. 보상액 산정에서 그 부분만 빼거나 보정해주는 것이 맞습니다.

예를 들어, 사용자가 제3자로부터 라이선스를 받아 실시하는 상황을 가정한 가상의 실시료률에서 통상실시허락 대가에 해당하는 실시료률을 공제하면 직무발명으로 인한 독점적 이익을 산정할 수 있습니다. 이론적으로 [가상의 실시료율 x 독점권 기여율 = 전용 실시료율 - 통상 실시료율]로 산정할 수 있습니다.

통상 기술료(Royalty)는 순매출(net sale) x 실시료률(royalty rate)로 산정합니다. 여기서 결과값에 큰 영향을 미치는 factor는 매출액입니다. 미국특허 판례와 통설은 특허발명이 적용된 거래대상 최소단위 물품, 소위 the smallest saleable patent practice unit (SSPPU) 기준을 채택하고 있습니다. 화학물질, 의약품 분야에서도 동일한 입장입니다.

직무발명 자기실시 사안에서 직무발명으로 인한 사용자 이익을 산정하는 우리 판결의 논리는 기술사용료(royalty) 산정방식으로 얻은 값에 다시 그 직무발명으로 인한 매출증가 기여율을 곱하는 것과 같습니다.

제3자 실시에 관련된 기술이전 또는 라이선스 수익에 대한 처분보상이나 실적보상과 비교해 볼 때, 사용자의 자기실시의 경우에만 기술사용료 중 통상실시권 부분만 제외하는 것이 아니라 나아가 초과매출 기여율을 곱하여 기술사용료 중 극히 일부만 사용자의 이익으로 인정하는 것입니다. 실적보상과 비교할 때 형평이 맞지 않습니다. 가상의 기술사용료 수익에서 통상실시권에 해당하는 기술사용료 수익을 공제하는 것이 옳다 생각합니다. 즉, 곱셈이 아니라 뺄셈이 적용되어야 할 것입니다.

위와 같은 논리에 따르면, 사용자의 자기실시에 대한 직무발명보상액은 [사용자의 이익 = 매출액 x 가상 실시료율 x 독점권 기여율] x 발명자 공헌도 x 각 공동발명자 기여도로 산정함이 타당합니다. 가상의 실시료율에 직무발명으로 인한 기여도 또는 초과매출 비율 등이 반영된 것으로 보아야 합니다. 기존의 판결은 이미 반영된 요소를 다시 중복해서 곱하는 것과 다름 없다 생각합니다.

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대학 또는 공공연구기관과의 공동연구개발로 창출한 특허권은 공유가 많습니다. 특허권 공유에는 법적으로 어려운 사항이 많고, 특히 미국과 같이 법제가 다른 국가에서도 동시에 특허권을 보유하면 더욱 복잡한 문제가 많습니다. 우리나라 특허권 공유에 관련하여 실무적으로 주목할 대법원 판결을 소개해 드립니다.

우리나라 특허법은 특허 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 특허권에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권 설정을 통한 라이선스를 할 수 없는 등 권리행사에 일정한 제약을 두고 있습니다. 이와 같은 특별규정을 둔 취지는, 각 공유자는 공유 특허발명 전체를 자유롭게 실시할 수 있고 상대 공유자에게 그 이익을 배분할 의무가 원칙적으로 없기 때문에, 누가 공유자가 되는지에 따라 중대한 이해관계가 발생합니다. 현재 공유자로부터 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받는 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있기 때문에 타 공유자의 동의를 얻도록 강제하는 것입니다.

본 사건에서 문제된 상황은, 특허권 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하려는 단계에서, 공유자에게 민법상 공유물분할청구권을 행사할 수 있는지 여부입니다. 대법원은 위 판결에서 민법상 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 특별규정에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다고 판결하였습니다. 또한, 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니하고, 경매 등 현물매각 후 그 매각대금을 지분에 따라 분할하여야 한다고 판결하였습니다. 나아가, 이와 같은 법리는 실용신안권, 디자인권의 공유에도 마찬가지로 적용된다고 판시하였습니다.

정리하면, 공유자는 상호간 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고, 그 분할방법은 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다. 실무적으로 기업과 대학이 공유하는 특허권을 기업에서 실시하지만 그 수익을 대학에 전혀 배분하지 않거나 그 배분액수에 이견이 있는 경우에, 공유자 대학에서 해당 공유 특허권 매각을 통한 이익실현을 시도할 수 있다는 의미입니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 활용방안으로 적극적으로 연구해볼 가치가 있다고 생각합니다.

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1. 사용자의 직무발명 활용상황 파악

법원은 설령 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않더라도 어떤 형태로든 이익을 얻는 것으로 인정된다면, 원칙적으로 직무발명자에게 정당한 보상금을 청구할 권리가 있다는 입장입니다. 그러나, 현실적으로 이와 같은 경우 직무발명자에게 인정되는 보상금은 매우 적은 금액이므로 소송비용을 제외하면 직무발명자가 얻을 수 있는 실질적 보상금은 매우 적습니다.

직무발명보상금 청구소송은 사용자가 직접 그 발명기술을 실시하는 경우이거나, 제3자에게 기술이전 또는 라이선스를 체결한 경우에만 청구하는 것이 바람직합니다. 따라서, 직무발명자는 자신이 발명한 기술이 실제 활용되고 있는지 여부를 먼저 확인하는 것이 필요합니다. 이때 직무발명 기술의 활용과 특허발명의 실시는 많은 경우 중복될 것이지만, 반드시 동일하지 않다는 점도 유의해야 합니다. 원칙적으로 직무발명 보상금은 특허발명을 전제한 것이므로, 특허청구범위에 기재된 발명기술을 사용자가 실시하는지 여부를 특허법 시각에서 평가해야 정확합니다.

2. 진정한 발명자인지 재확인 및 입증자료 준비   

직무발명자는 본인이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 합니다. 사용자는 직무발명보상청구소송에서 종업원 직무발명자를 진정한 발명자가 아니라고 주장하는 경우가 다반사입니다.

직무발명을 단독으로 한 경우라면 문제되지 않을 것입니다. 공동발명의 경우에도 다른 공동발명자들로부터 진정한 발명자로 인정받았던 자료가 있다면 문제 없습니다. 또는 소송과정에서 연구노트 등을 통해 진정한 발명자로 인정될 수 있는 경우도 문제 없습니다.

그러나, 실제 소송에서는 공동발명자 중 다른 동료가 소송을 제기한 직무발명자의 기여를 전면 부인하기도 하고, 연구노트 등 관련 자료를 모두 회사가 보유하고 있기 때문에 그 중에서 본인에게 불리한 자료만 제출하면서 발명자 자격을 다투는 경우가 많습니다. 사용자로부터 있을 이와 같은 공격에 대비하여, 공동 발명자를 미리 만나 상호 이익이 되는 방향으로 협력하는 방안을 협의하는 등 발명자 요건에 관한 충분한 입증준비를 미리 해 두어야 합니다.

참고로, 공동발명자들은 직무발명 보상금을 자신의 기여율에 따라 안분하는 위치에 있습니다. 공동 발명자들은 사용자에 대해서는 이익을 공유하지만, 상호간에는 기여율로 경쟁하는 미묘한 관계에 있습니다. 신중한 접근이 필요한 이유입니다. 또한, 진정한 발명자에 해당하지 않는 대표이사, 연구소장 등을 명목상 공동발명자로 기재하는 경향이 많습니다. 그와 같은 발명자가 아닌 사람이 발명자에 포함되어 있다면 그만큼 진정한 발명자의 지분이 낮아질 수 있습니다. 따라서, 진정한 발명자가 아닌 명목상 발명자를 대상에서 제외할 수 있는지 여부를 함께 검토해 볼 필요가 있습니다.

3. 특허무효 가능성 체크

대법원 판결에서 특허무효인 경우에도 직무발명보상청구가 인정된다고 하였습니다. 무효법리에 따르면 처음부터 특허권이 없었던 것이나 특허등록 후 오랜 기간이 지나 특허무효라고 판단되었다고 해서 사용자가 그 특허발명으로 인해 얻은 이익이 소급하여 없어지는 것은 아니기 때문입니다.

다만, 특허발명이 공지기술인 경우에는 사용자가 직무발명으로 얻는 독점적, 배타적 지위에서 얻을 이익을 인정할 수 없으므로 직무발명보상도 인정되지 않습니다. 즉 특허무효 사유에 따라 다른 결론에 도달할 수 있습니다.

또한, 특허무효인 경우 직무발명보상을 하더라도 그 보상금 산정에 그 무효사정을 반영하므로 실제 매우 적은 금액만 보상받게 됩니다.

따라서, 직무발명보상청구소송 전에 특허무효 가능성을 객관적으로 체크하는 것이 필요합니다. 사용자가 특허무효를 주장하는 경우 이에 대한 적절한 반박논리를 미리 준비하는 등 대응방안을 마련해 두는 것이 바람직하기 때문입니다. 잘 대응하여 특허무효 공격을 방어하고, 또 무효가 되더라도 여전히 직무발명보상금을 인정받을 수 있는 근거를 마련할 있을 것입니다.

4. 직무발명보상금액 산정자료 확보

직무발명보상금 액수의 산정은 사용자가 직무발명으로 인해 얻을 이익을 출발점으로 합니다. 사용자의 이익에 관한 모든 자료가 사용자의 수중에 있고, 직무발명자가 이를 확보하기가 매우 어렵습니다. 따라서, 일단 소송이 시작되면 확보하기 어려운 매출관련 자료, 관련자의 진술 등을 미리 확보할 수 있다면 소송에서 유리하게 활용할 수 있을 것입니다. 물론 민사소송법에 따라 회사에 대한 문서제출명령 등을 통해 관련 자료를 법원에 제출하도록 할 수 있지만, 여러 가지 핑계를 들어 협조하지 않을 경우를 대비하여 회사를 신청할 수 있는 대상자료의 존재, 대강의 내용 등을 미리 확인해 둔다면 소송에서 많은 도움이 될 것입니다. 만약 직무발명이 부품이나 s/w인 경우 완성품의 매출에서 차지하는 비율을 산정할 수 있는 자료를 확보할 수 있는지 여부도 중요합니다.

참고로, 지재권 관련 소송에서 그 대상 지재권의 가치 또는 침해시 손해액 등을 산정하는 것은 현실적으로 매우 어렵기 때문에, 하나의 방안으로 국세청에서 매년 고시하는 각 직종별 표준 수익율 자료를 활용하는 경향이 있습니다. 예를 들면, 직무발명을 실시하는 제품의 매출을 입증한다면 여기에 평균 업계 수익율을 곱하거나 재무제표의 그 해 영업이익율을 곱하는 방식으로 사용자의 이익을 산정할 수 있습니다. 물론, 이것이 정확하다는 것은 아니지만, 다투는 측에 입증책임이 있으므로 그 과정에서 보다 정확한 이익이 산정될 수도 있고, 그렇지 않다면 비록 부정확하더라도 법원 재량으로 그 액수를 인정하는 것입니다. 이와 같은 자료를 활용하면 경우에 따라서는 직무발명 보상금 액수를 미리 가늠해 볼 수 있을 것입니다.

5. 보상청구소송의 진행 및 기간

직무발명보상청구권은 10년의 시효기간이 경과하면 소멸됩니다. 소를 제기하기 전에 소멸시효 기간, 중단사유 등을 신중하게 검토해야 합니다.

통상 소장을 제출하면 이를 상대방에 송달하여 30일 이내에 답변서를 제출할 기회를 주고, 그 후 상호 2,3회의 서면공방을 거친 후, 소 제기일로부터 약 6개월 이후에 변론기일이 지정됩니다. 통상 판결까지는 1년 이상의 시간 필요합니다. 직무발명 소송의 결과는 다른 연구원에 대한 보상 및 사기, 인사관리 체계에 미치는 영향이 지대하므로 회사가 패소할 경우 1심에서 종결되어 확정될 가능성은 낮고, 대법원까지 가는 경우도 많습니다. 그렇게 된다면 종결까지는 약 3년, 경우에 따라서는 그 이상의 장기간이 필요합니다. 다만, 직무발명자가 1심에서 승소하는 경우에는 그 승소한 보상금을 임시로 받아서 소송비용 등으로 활용할 수 있는 금전에 대한 가집행을 허용하는 경우가 많습니다.

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1. 사안의 개요

(1) 원고 – 사용자, 대한민국 회사법인 vs 피고 – 종업원, 직무발명자

(2) 국내에서 완성한 직무발명을 사용자에게 양도 + 사용자는 국내 특허출원 및 등록

(3) 그러나 발명자가 자기 명의로 미국특허 출원 및 등록 – 소유권 쟁점 있음

(4) 직무발명자 - 자기 명의로 등록된 미국특허권 행사함

(5) 원고 사용자가 피고 미국특허권자, 직무발명자에 대해 특허권행사로 인한 영업방해금지청구 소송 제기함

2. 쟁점

직무발명자 명의로 등록된 미국 특허권에 대해 사용자에게 (소유권 귀속과 무관하게) 무상의 통상실시권 인정되는지 여부

3. 대법원 판결요지

직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다.

따라서 직무발명에 의하여 발생되는 권리의무는 비록 섭외적 법률관계에 관한 것이라도 그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등에 관한 것이 아니어서, 속지주의의 원칙이나 이에 기초하여 지식재산권의 보호에 관하여 규정하고 있는 국제사법 제24조의 적용대상이라 할 수 없다.

직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며, 당사자들의 이익보호 및 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여 고용관계 준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요하다.

직무발명에 관한 섭외적 법률관계에 적용될 준거법은 그 발생의 기초가 된 근로계약에 관한 준거법으로서 국제사법 제28조 제1항, 제2항 등에 따라 정하여지는 법률이라고 봄이 타당하다.

원고는 대한민국 법률에 의하여 설립된 법인이고 피고도 대한민국 국민으로서 원고와의 근로계약을 수행한 곳이 대한민국임은 앞서 본 것과 같고, 이러한 사정 등을 고려한 당사자들의 합리적인 의사 등에 비추어 보면, 원고와 피고는 그 근로계약 체결에 관하여 대한민국 법률을 준거법으로 하려는 묵시적인 의사가 있다고 보아야 하고, 설령 그렇지 않더라도 피고가 일상적으로 노무를 제공한 곳이 대한민국이므로 원·피고 사이의 근로계약에 관한 준거법은 국제사법 제28조 제1항 또는 제2항에 따라 대한민국 법률로 보아야 한다.

위 근로계약에 따라 완성된 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 및 실용신안권에 대하여 원고가 통상실시권을 취득하는지 여부에 관한 준거법도 위 근로계약에 관한 준거법인 대한민국 법률이라고 할 것이며, 이 법률은 기록에 의하여 알 수 있는 이 사건 직무발명의 완성 당시에 시행 중이던 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제39조 제1항 및 구 특허법을 준용하는 구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 실용신안법’이라 한다) 제20조 제1항이다. 따라서 피고가 원고와 사이에 체결된 근로계약에 따라 완성된 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 특허권 및 실용신안권을 등록받는다고 하더라도, 원고는 그에 대하여 구 특허법 제39조 제1항 및 이를 준용하는 구 실용신안법 제20조 제1항에 의하여 통상실시권을 가진다고 할 것이다.

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직무발명자가 퇴직하면서 자신이 발명한 기술을 유출한 경우, 사용자가 종업원에 대해 기술유출, 영업비밀 침해에 관한 책임을 추궁하는 것에 대응하여 반격카드로 종업원 직무발명자가 사용자 회사에 대해 직무발명보상소송을 제기하는 경우도 있습니다. 법원은 양자는 상호 독립적 권리로서 종업원이 회사에 대한 반격카드로 행사하는 것은 허용되고, 서로 모순되는 것은 아니라고 판결하였습니다. 이론상 당연한 내용입니다.

위 판결에서 법원은 종업원 발명자의 회사에 대한 영업비밀 침해행위를 인정했더라도, 영업비밀과 특허의 내용인 발명의 범위나 내용이 반드시 동일한 것이 아니고, 공동발명자 사이에서도 영업비밀 무단 사용, 공개로 인한 침해가 가능하므로, 공동발명자로 인정하는 것이 영업비밀 침해를 인정한 것과 모순되는 것은 아니라고 판시하였습니다.

직무발명의 공동발명자로 인정되면 이에 따라 직무발명에 대한 정당한 보상을 받을 권리를 갖습니다. 영업비밀침해 또는 업무상배임 등의 불법행위를 저질렀다고 해 도 그와 같은 직무발명보상청구권까지 소멸되는 것은 아닙니다.

회사에서 전직한 연구원에게 영업비밀 침해로 인한 손해배상을 청구하는 경우 연구원이 그 영업비밀에 해당하는 직무발명의 발명자라면 회사에 대한 직무발명보상금 청구소송을 반격카드나 협상카드로 제기할 수 있습니다. 동일한 기술을 평가하여 손해액과 보상금을 정할 수 있고, 서로 상계처리도 가능하므로 연구원으로서는 효과적인 방어수단이 될 것입니다.

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대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 원칙적으로 대학과 고용계약 관계가 아닙니다. 따라서 대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 학교법인 또는 산학협력단 법인의 종업원에 해당하지 않습니다.

그런데, 대학생, 대학원생이 대학연구시설과 기자재를 사용하여 발명한 경우 직무발명이 아닌 자유발명으로 보고 대학은 직무발명에 관한 사용자의 권리를 전혀 인정하지 않는 것은 법감정에 맞지 않습니다. 대학이 소위 shop right의 연구설비와 기자재를 제공한 사용자와 실질적으로 동일하기 때문입니다. 다만 학생에서 급여를 주거나 발명관련 업무를 부과한 것은 아니라는 근본적 차이점은 있습니다.

다양한 견해와 입장을 택할 수 있지만, 다수 학설과 판례는 대학생 또는 대학원생을 대학이나 산학협력단과의 관계에서 직무발명 및 종업원 발명자과 동일하게 보려는 입장입니다. 엄밀하게 보면 법리적 난점이 많지만, 대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 취급하여 직무발명보상금을 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 입장입니다. 대학연구현장의 현실을 감안하면 대학생 또는 대학원생 발명을 자유발명으로 취급하는 것보다 유리하다는 판단일 것입니다.

현실적으로 대학생 또는 대학원생 관련 발명은 국가연구개발사업이나 산학협력연구과제에서 대학교수와 함께 연구원으로 참여하여 일정한 인건비를 지급받고 대학의 연구시설, 장비, 기자재 등을 사용하여 발명을 완성한 경우가 대부분입니다. 이와 같은 경우 직무발명으로 취급하는 것이 합리적입니다. 그렇지만 미리 연구협약서에서 연구원으로 참여할 대학생 또는 대학원생의 권리의무사항을 명확히 정하는 것이 바람직합니다.

대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 보면 대학의 산학협력단에 대해 원칙적으로 대학교수와 동일한 권리의무를 갖습니다. 특허발명으로 인한 수익이 발생하면 규정에 따라 발명자 보상금을 받을 수 있습니다. 조만간 대학을 떠나더라도 특허존속기간(출원일로부터 20년 또는 최장 25년) 중 수익이 발생하는 동안에는 계속하여 발명자 보상금을 받을 수 있습니다.

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당함에도 불구하고 등록특허에 발명자로 기재되지 않은 경우라면 대학 산학협력단에서는 해당 대학생 또는 대학원생에게 발명자 보상금을 지급하지 않을 것입니다.

그와 같은 경우 대학생 또는 대학원생 발명자는 등록특허의 권리이전을 청구하거나 그 권리에 상응하는 발명자 보상금을 청구할 수 있습니다. 공동발명자 지위에서 특허의 지분이전청구권을 행사하거나 또는 발명자 보상금 중 특허권 지분비율에 따라 산정된 금액을 청구할 수 있습니다.

실제 사례로 대학원 석사과정 학생이 청구한 특허권지분이전을 인정한 서울고등법원 판결과 제외된 공동발명자에게 그 지분비율에 따른 직무발명보상금을 손해배상으로 인정한 대법원 판결이 있습니다.

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당하는지 여부가 핵심포인트입니다. 발명의 완성에 실질적 기여를 했다는 입증자료를 제시할 수 있어야만 진정한 발명자로 인정받을 수 있습니다. 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자로 일단 인정된다면, 그 기여도에 상응하는 발명자 보상금 또는 손해배상을 받는 것은 그리 어렵지 않을 것입니다.

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