직무발명 실무쟁점과 솔루션

- 발명자보상청구소송의 성패요소 및 실효적 해결방안

(1)   특허법은 직무발명보상금의 액수를 결정함에 있어서 “그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다.”라고 규정하고 있는데, 위 규정에 따르면 직무발명 보상액을 산정함에 있어 일반적으로 고려하여야 할 요소는 ① 사용자가 얻을 이익, ②사용자 공헌도(= 1 - 종업원 공헌도), ③ 공동발명자 기여율이라고 할 것이다.

(2)   ’사용자가 얻을 이익’은 사용자와 종업원 간의 분배의 대상이 되는 이익을 말하는 것으로, 당해 직무발명에 의하여 발생한 이익으로서 직무발명과 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익으로 제한된다. 한편, 특허법에 따르면 사용자는 직무발명을 승계하지 아니하더라도 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, ‘사용자가 얻을 이익’은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미하고, 이는 직무발명 자체에 의해 사용자가 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익 비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로, 수익 비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있다 할 것이다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).

(3)   또한 직무발명이 완성품의 일부에 관련되는 경우에는 매출액에서 직무발명이 기여한 정도를 당연히 참작하여야 할 것이며, 매출액 중에는 직무발명과는 무관하게 사용자의 인지도, 시장에서의 지위, 명성, 직무발명 외의 품질이나 기능 등에 의해 발생한 부분도 포함되어 있으므로 이러한 부분 역시 제외하여야 할 것이다.

(4)   나아가 그 액수의 산정시점은 원칙적으로는 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계한 시점이라고 해석되므로, 승계 시점을 기준으로 하여 장래 사용자가 직무발명에 의해 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아야 하지만, 권리 승계시 장래의 이익을 예상하여 실시보상금을 미리 산정함에는 많은 어려움이 있으므로, 실제 실시계약의 체결 실적, 자사 제품에의 실시 여부 및 매출액 등 권리 승계 후 보상금 청구시까지 발생한 구체적인 사정을 승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익의 산정에 참작할 수 있고, 사용자가 직무발명의 실시로 인하여 실제로 이익을 얻은 경우, 특별한 사정이 없는 한 최소한 그 실현된 이익만큼은 승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익으로 봄이 타당하다.

(5)   한편, 사용자가 제3자에게 직무발명 실시허락을 하고 실시료 등의 수입을 얻는 경우, 그 수입은 바로 특허라는 독점권을 종업원으로부터 승계받았기 때문에 비로소 발생한 이익이라고 할 수 있고, 이는 종업원으로부터 특허를 승계받지 아니하였을 때사용자가 가지는 통상실시권만에 의해서는 전혀 얻을 수 없는 것이다.  따라서 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 실시료 등의 수입은 직무발명에 의한 독점적 이익에 해당한다 할 것이므로 이 역시 사용자 이익액으로 산정함이 타당하다.

(6)   ‘사용자 공헌도’는 사용자가 발명을 완성하는 데 제공한 연구개발비, 연구설비, 자재비, 급여 등의 제공이 발명의 완성에 공헌한 정도를 의미하고, 직무발명이 공동발명인 경우 발명자별 지분을 정하는 ‘공동발명자 기여율’은 종업원이 당해 발명의 완성을 위하여 투입한 창조적 노력의 정도로서 공동발명자 중 각 발명자의 기여 정도를 말한다.

(7)   ① 사용자가 스스로 직무발명을 실시한 경우, 직무발명보상금은 사용자가 얻을 직무발명 관련 매출액에 직무발명이 기여한 정도와 이익률(가상의 실시료율)을 곱한 값에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉 독점권 기여율을 곱하는 방식으로 산정할 수 있다.

(8)   또한 ② 사용자가 제3자에게 직무발명의 실시를 허락한 경우, 그로 인하여 발생한 실시료 등 수입은 직무발명에 기하여 사용자가 얻은 초과수입에 해당하므로, 직무발명보상금은 실시료 등의 대가에 직무발명이 기여한 정도 등을 곱하는 방식으로 산정할 수 있다. 이에 따른 각 보상금의 계산식은 다음과 같다.

(9)   자기실시의 경우 직무발명보상금 = ① 사용자의 이익(= 직무발명 관련 매출액 × 직무발명 기여도 × 가상실시료율 × 독점권 기여율) × ② 종업원(발명자들)의 공헌도(= 1 - 사용자 공헌도) × ③ 공동발명자들 사이에서의 원고 기여율

(10)  실시허락의 경우 직무발명보상금 = ① 사용자의 이익(실시료 등) × 직무발명 기여도 × 종업원(발명자들)의 공헌도(= 1 - 사용자 공헌도) × ③ 공동발명자들 사이에서의 원고 기여율

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1. 사용자 회사의 주장 요지

(1)   퇴사자는 퇴직 시 근로관계 해소로 종업원 지위 상실함에 따라 사규인 실적보상 규정을 적용되지 않기 때문에 실적보상 조항에도 불구하고 즉시 보상청구권 행사 가능함.

(2)   따라서 실적보상 규정을 소멸시효 중단사유 – ‘보상청구권 행사의 법률상 장애 사유’로 볼 수 없음.  “직무발명보상금 청구권을 행사하는 데 아무런 법률상 장애요소가 될 수 없다.”

(3)   따라서 소멸시효 중단 없음. 10년의 소멸시효 완성 주장 

2. 특허법원 판결요지 – 퇴직자에게도 사규 실적보상 규정 계속 적용

3. 특허법원 판결이유

원고가 2000. 7. 8. 피고를 퇴사함으로써 피고와의 근로관계는 해소되었고, 원고는 이 사건 보상규정 제20조에 따라 이 사건 보상규정 제4조, 제14조, 제17조의 규정과 관계없이 직무발명보상금의 지급을 청구할 수 있었으므로, 원고의 퇴사시점부터는 이 사건 보상규정에서 정한 지급시기 등에 관한 규정이 이 사건 청구권 행사의 법률상 장애가 될 수 없었는바, 이 사건 청구권의 소멸시효는 늦어도 퇴사시점을 기준으로 기산되어야 한다고 주장한다. 그러나 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

원고의 퇴사로 원고와 피고 사이의 근로관계가 해소되었다고 하더라도, 이로써 이 사건 청구권에 따른 원고와 피고 사이의 법률관계까지 해소된 것으로 보기는 어렵다.

보상규정 제20조 제1항은 종업원이 퇴직할 때에도 이 사건 보상규정 제4조가 적용됨을 전제로 하고 있고, 이 사건 보상규정 제20조 제3항 본문은 “제1항에 의한 보상금은 보상금을 받을 권리가 있는 자의 청구에 의하여 지급하며, 청구시한은 회사의 회계처리 규정상의 기준에 따라 발생 후 3년으로 한다.”라고 규정하고 있을 뿐, 종업원이 퇴직한 경우에 이 사건 보상규정 제4조, 제1조 또는 제17조의 적용이 배제됨을 규정하고 있지 아니하며, 달리 종업원의 퇴사시에 위 규정들의 적용이 배제된다고 볼 만한 근거가 없다.

보상규정 제4조 제2항은 “보상에 대한 결정은 주관부서의 평가 및 또는 직무발명심사위원회의 심의를 거쳐 최종결정권자의 동의를 얻어 시행한다.”라고 규정하고 있고, 제14조 제2항은 “출원보상, 등록보상은 본 규정에 정한 한도 내에서 시상 없이 지급하고, 실적보상 및 처분보상은 본 규정에 따른 별도 심사에 의거 시상한다.”라고 규정하고 있으며, 제17조에서는 실적보상의 단계별 구체적인 산정기준 및 그 절차에 대하여 규정하고 있다.

이 사건 보상규정에서 위와 같은 조항을 두고 있는 것은 정당한 보상금을 산정하기 위하여 기본적으로 위와 같은 평가나 심의 등과 같은 심사절차가 필요하기 때문이다.

그런데 종업원이 퇴사하였다고 하여 곧바로 위와 같은 절차를 거치지 아니하고 퇴사한 종업원의 청구에 따라 보상금이 자동적으로 산정되어 곧바로 지급된다고 보기는 어렵고, 일반적인 사회통념이나 경험칙상 이 사건 보상규정이 현실적으로 그와 같이 작동한다고 할 수도 없다. 이러한 점에 비추어 보면, 원고가 피고를 퇴사하였다고 하여 이 사건 보상규정의 제한 없이 곧바로 피고에 대하여 이 사건 청구권을 실질적으로 행사할 수 있었다고 단정하기 어렵다.

특허법 등에 의해 인정되는 직무발명보상금 청구권은 통상적으로 사업자에 비해 열악한 지위에 있는 종업원의 권익을 보호하고 발명을 진흥하기 위해 인정되는 것이다. 그런데 피고의 주장과 같이 이 사건 보상규정을 해석한다면, 종업원이 퇴직을 하는 경우 그 보상금청구권의 소멸시효의 기산점이 종업원의 퇴직 시점으로 앞당겨지게 됨으로써 퇴직을 하지 아니한 종업원의 경우보다 더욱 불리한 지위에 놓이게 되는바, 이는 열악한 지위에 있는 종업원의 권익을 보호하위한 직무발명보상금 제도의 근본적인 취지와도 배치된다.

첨부: 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결

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직무발명보상금청구권은 채권이고, 따라서 일반 채권의 소멸시효 10년이 경과하면 더 이상 행사할 수 없습니다. 그런데 특허권존속기간이 출원일부터 20년, 특히 의약, 농약과 같이 존속기간연장대상인 경우 25년인 것과 비교하면, 직무발명보상금청구권은 10년이 지나면 더 이상 행사할 수 없기 때문에 특허의 후반상황을 반영하기 어렵다는 문제가 있습니다. 의약발명특허는 직무발명 승계일로부터 10년을 지나서 특허등록이 되는 경우도 있고, 20년에 더해 연장된 특허존속기간이 5년인 경우도 자주 있을 뿐만 아니라 직무발명을 실시하는 제품의 발매시기도 출원일부터 10년을 지난 경우가 많습니다.

직무발명보상은 출원보상, 등록보상, 실적(실시)보상, 처분보상으로 나누는 것이 일반적입니다. 특허청 및 발명진흥회에서 배포한 표준모델규정도 그와 같습니다. 한편, 구 특허법과 발명진흥법에서는 종업원 직무발명자는 사용자에게 직무발명을 양도하는 대가로 "정당한 보상"을 청구할 수 있고, 그 보상액은 "직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익"을 반드시 고려해야 한다고 시종일관 규정하고 있습니다.

그런데, 예를 들어, 직무발명 승계일로부터 15년이 지난 후 실시하거나 기술이전 등 처분하여 사용자가 직무발명에 의한 이익을 얻은 경우, 그로부터 5년 전에 미리 장래의 사용자 이익을 고려하여 보상액을 정할 수 있을까요? 현실적으로 직무발명의 실시 또는 처분 전에 미리 실시보상이나 처분보상을 청구할 수 없다는 점은 분명합니다.

한편, 출원일로부터 10년이 지난 후 특허등록한 경우라면 등록보상청구권도 소멸시효 완성으로 더 이상 청구할 수 없을 것입니다. 미리 청구해야 하고, 그와 같이 보상청구를 하는데 어떠한 법률적 장애도 없다는 주장과 판결의 내용은 공허합니다. 등록여부가 확실하지도 않는 상황에서 등록보상을 미리 청구해야 한다는 논리는 너무 형식적입니다.

마찬가지로 15년이 지나 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 사용자가 "직무발명에 의한 이익"을 얻는 경우라면 직무발명자는 그 전까지 사용자의 이익을 고려한 직무발명보상을 청구할 수 없었습니다. 현재 판결은 청구할 수 있었다는 논리입니다. 그리고 특별한 사정이 없는 한 10년이 경과하면 더 이상 직무발명보상금을 청구할 수 없다고 봅니다.

판결은 예외적으로 보상규정에 실시 또는 처분 등 사유가 발생한 후 실적보상 또는 처분보상을 한다는 규정이 있는 경우에만 그동안 청구할 수 없었던 법률적 장애가 있기 때문에 그 사유 발생까지 소멸시효가 중단된다는 입장입니다. 그와 같은 규정이 없는 경우에는 소멸시효 중단사유가 없다고 봅니다.

실적 또는 처분 보상규정이 있는지 여부에 따라 직무발명보상청구권을 행사할 수 있거나 또는 반대로 할 수 없다는 식으로 달리 취급합니다. 형식논리상 맞지만 납득하기는 어렵습니다.

15년이 지난 후 실시하거나 처분한 내용을 그로부터 5년 전에 미리 알 수 없다는 점도동일하고, 현실적으로 일어나지도 않은 실시 또는 처분을 반영한 보상금을 5년 전에 미리 청구할 수 없다는 점도 같습니다. 그럼에도 사용자 회사에서 실적보상규정을 두고 있는지 여부에 따라, 사용자의 선택에 따라, 우연한 사정에 따라, 종업원의 직무발명보상청구권이 소멸하거나 하지 않게 되는 정반대의 결론에 도달한다는 것이 현재 판결의 취지입니다. 종업원 발명자를 보호하는 강행법규의 제도적 취지와 맞지 않습니다. 법령과 정부에서 직무발명자에게 실적보상을 하도록 권장하는 것과 반대로 판결은 사용자에게 실적보상규정을 폐지하라고 부추기는 것과 다름 없습니다.

판결과 배치되는 내용이지만, 실적보상규정이 없는 경우에도 소멸시효가 중단된 것으로 봄이 타당하다고 생각합니다. 법령상 직무발명보상금을 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 사용자가 "직무발명에 의한 이익"을 고려해야 하는데, 직무발명의 실시 또는 처분의 발생하기 전에는 현실적 가능하지 않으므로 직무발명보상청구권을 행사하는데 장애가 있고, 그 장애는 법률에 근거를 둔 법률상 장애로 소멸시효 중단사유에 해당한다고 볼 수도 있습니다.

직무발명보상은 직무발명을 사용자에게 양도한 대가로 받을 수 있는 정당한 보상이고, 그 보상액도 사용자가 직무발명으로 얻는 이익 중 일부를 나누는 것입니다. 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 얻은 사용자 이익에 대해서도 현실적으로 종업원 발명자가 정당한 보상을 청구할 수 있어야 합니다. 실제 가능하지 않다는 점이 분명한데도 미리 청구하지 않았다는 사정을 들어 소멸시효가 완성되었으므로 더 이상 직무발명보상청구권을 행사할 수 없다고 말한다면 누가 진심으로 승복할 수 있을까요? 

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1. 법인분할 + 연대책임

분할회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다(상법 제530조의9 제1항). 따라서, 직무발명보상금도 특별한 사정이 없는 한 분할회사들은 모두 연대하여 지급할 의무가 있다고 판결하였습니다.

2. 시효이익 포기 + 부진정 연대채무 + 분할회사에 대한 효력  

"제조판매 담당 피고 분할회사에서 2012. 12. 중순경 원고 직무발명자에게 등록 및 출원한 특허에 관하여 5,528,260원을 보상금으로 지급하는 내용의 직무발명보상합의서를 작성하여 제시하였고, 이 사건 특허발명이 포함되어 있으므로, 원고들의 직무발명보상금 청구권의 소멸시효가 중단되었거나, 피고들이 소멸시효 완성의 이익을 포기한 것이라고 주장하였습니다."

법원은 "직무발명에 관하여 보상금 5,528,260원을 지급한다는 내용의 ‘직무발명보상 합의서’를 제시한 사실을 인정할 수 있다. 이로써 피고 D은 이 사건 특허발명에 관하여 시효이익의 포기에 해당하는 채무승인을 하였다고 봄이 타당하다"고 판결하였습니다.

그러나, 피고 D에서 분할된 지주회사 피고 C에 대한 관계에서는 다음과 같이 책임범위가 서로 다르다고 판결하였습니다.

"분할로 인하여 설립되는 회사 또는 존속하는 회사(이하 ‘분할당사회사’라고 한다)가 상법 제530조의9 제1항에 의하여 각자 분할계획서나 분할합병계약서에 본래 부담하기로 정한 채무 이외의 채무에 대하여 연대책임을 지는 경우,

이는 회사분할로 인하여 채무자의 책임재산에 변동이 생기게 되어 채권 회수에 불이익한 영향을 받는 채권자를 보호하기 위하여 부과된 법정책임으로서

특별한 사정이 없는 한 그 법정 연대책임의 부담에 관하여 분할당사회사 사이에 주관적 공동관계가 있다고 보기 어려우므로,

분할당사회사는 각자 분할계획서나 분할합병계약서에 본래 부담하기로 정한 채무 이외의 채무에 대하여 부진정연대관계에 있고(대법원 2010. 8. 26. 선고 2009다95769판결 참조),

부진정연대채무에 있어서는 채무자 1인에 대한 이행청구 또는 채무자 1인이 행한 채무의 승인 등 소멸시효의 중단사유나 시효이익의 포기가 다른 채무자에게 효력을 미치지 않는다(대법원 2011. 4. 14. 선고 2010다91886 판결 참조).

따라서, 피고 D이 원고 A에 대한 시효이익을 포기하였다고 하더라도, 그 시효이익포기의 효력은 피고 C에 미치지 않는다."

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1. 기본법리

대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결: “직무발명보상금 청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.”

2. 소멸시효 기산일

직무발명자 종업원이 사용자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 양도한 시점(승계일)은 직무발명 양도서류에 기재된 직무발명 승계일 또는 그와 같은 서류가 없는 경우에는 늦어도 직무발명에 대한 특허, 실용신안, 디자인 출원일입니다. 그날로부터 10년의 소멸시효가 기산됩니다. 직무발명보상금청구권은 그 기산일로부터 10년 이내에 행사하지 않으면 소멸합니다.

3. 실적보상 규정상 기산일 특칙 - 직무발명 보상금을 청구할 수 없었던 법률상 장애사유가 있는 경우

대법원 2009다75178 판결에서 “회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”는 판단기준이 현재 통용되는 법리입니다. 별다른 이견이 없는 확고한 기준으로 적용되고 있습니다.

참고로, 아래 대법원 2008다15865 판결에서 소멸시효 진행을 저지하는 법률상 장애사유의 구체적 예로 들고 있는 "기간 미도래"에 해당합니다.

4. 문제점 - 직무발명 보상규정이 없었거나 규정에서 실시보상 자체 또는 그 지급시기를 정하지 않는 경우  

그런데 사용자가 직무발명 보상규정 자체를 마련하지 않았거나 규정이 있더라도 실시보상 등 보상금 지급시기를 정하지 않은 경우에는 위 대법원 판결에서 제시한 기준을 적용하기 어렵습니다. 즉, 소멸시효 기산점으로 판시한 근무규칙 등에서 정한 지급시기 자체가 존재하지 않습니다. 그와 같은 경우 다시 직무발명 승계일(출원일)로부터 10년의 소멸시효가 기산된다는 것이 다수 판결 내용입니다.

대법원 2010. 9. 9. 선고 2008다15865 판결은 "소멸시효는 권리가 발생하고 그 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하고 그 권리를 행사할 수 없는 동안에는 진행하지 아니하는데 여기서 '권리를 행사할 수 없다'라고 함은 그 권리행사에 법률상 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건 불성취 등이 있는 경우를 말하는 것이고, 사실상 그 권리의 존부나 권리행사의 가능성을 알지 못하였거나 알지 못함에 과실이 없었다고 하여도 이러한 사유는 법률상 장애사유에 해당한다고 할 수 없다"라고 판시하였습니다.

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첨부: 서울중앙지방법원 2018. 9. 7. 선고 2018가합525915 판결

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첨부: 서울중앙지방법원 2018. 11. 23. 선고 2016가합514607 판결

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