1. 구 특허법 제40

종업원 등은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

 

1항의 규정에 의한 보상의 액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다.

 

문제점 - 구특허법 제40조에서는 이익의 액”, “공헌한 정도등의 추상적인 기준만을 규정하여 분쟁 발생시에는 정당한 보상여부에 대한 법원 판결에 의존할 수 밖에 없었습니다.

 

2. 구 발명진흥법 (2006. 9. 4. 시행 법률) 15

종업원 등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있는 경우 그에 따른 보상이 다음 각 호의 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 본다.

1. 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자등과 종업원등 사이에 행하여진 협의의 상황

2. 책정된 보상기준의 공표·게시 등 종업원등에 대한 보상기준의 제시 상황

3. 보상형태와 보상액을 결정할 때 종업원등으로부터의 의견 청취 상황

1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나 제2항에 따른 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우 그 보상액을 결정할 때에는 그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다.

 

직무발명 보상기준 제정운영 등에 대한 종업원과의 협의 등 참여도를 고려하여 합리적인 것으로 인정되면정당한 보상으로 간주하였습니다. 2006년까지 특허법에 따른 직무발명보상금제도가 퇴사한 종업원이 회사를 상대로 한 무차별적 소송을 야기한다는 문제점을 해결하려 도입한 것입니다. 그러나, 법원은 여전히 기업의 직무발명 보상규정이 합리적인 것인지 여부를 심사하여 그렇다고 인정되지 않으면 기업이 이미 지급한 보상금 이외에 추가로 정당한 보상금에 해당하는 금액의 지급을 명할 수 있습니다. 구 특허법보다는 법원의 재량권을 대폭 축소하였지만 여전히 직무발명 보상금 지급액수에 관한 최종 결정권을 법원이 갖는 구조입니다.

 

계약 또는 근무규정에서 보상에 대하여 정한 경우에는, 그 정한 바에 따른 보상이 합리적인 절차에 의한 것으로 인정되면 그 보상은 법률이 인정하는 정당한 보상으로 간주되고, 법원은 보상규정 및 절차의 합리성 여부만을 판단할 수 있습니다. 반면에 계약 또는 근무규정에서 보상에 대하여 정한 바가 없거나, 정하더라도 위의 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우에는, 사용자가 얻을 이익의 액 및 발명에 대한 양 당사자의 공헌도 등을 고려하여 정당한 보상을 산정하여야 하고, 법원이 그 보상액의 적정 여부를 판단할 수 있게 됩니다. 따라서 발명자들은 여전히 법원에 정당한 보상의 판단을 청구할 가능성을 가지고 있습니다.

 

3. 현행 발명진흥법 (2014. 1. 31. 시행 법률) 15

사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.

사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.

사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 않은 경우에는 그러하지 아니하다.

 

개정사유로 종업원등의 협상력 및 절차적 권리를 강화하여 실질적으로 보상과정에 참여하도록 하고, 대기업의 직무발명보상제도 도입을 적극적으로 유도함으로써 기업 전반에 정당한 보상문화를 정착시켜 지식산업시대의 기업경쟁력과 국가경쟁력을 강화하는 것을 입법목적으로 합니다.

 

개정법에서는 보상규정의 제개정 및 운영에 대한 엄격한 절차적 요건을 준수하여 직무발명에 대한 보상이 이루어진 경우 정당한 보상을 한 것으로 본다라고 명쾌하게 규정하였습니다(개정법 제15조 제6). 법원이 위 사정을 종합적으로 고려하여 합리적인 것으로 인정되면이라는 조건문구가 삭제함으로써, 법원이 심사할 여지를 제거하였습니다.

다만, 단서로서, “그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 않은 경우에는 그러하지 아니하다.”라는 적용예외 규정을 두고 있습니다. 이것은 사용자는 출원보상 및 등록보상 이외에도 반드시 실적 보상제도를 두어야 한다는 의미입니다. 또한, 실적보상액 산정 규정은 반드시 직무발명으로 발생한 회사의 이익액과 종업원의 공헌도를 기초로 해야 한다는 강행규정입니다. 이를 위반한 보상규정은 그 자체로 근본적 하자가 있는 것으로 보고 예외적으로 법원이 개입할 수 있다는 여지를 남겨둔 것입니다.

 

KASAN_[직무발명보상] 직무발명 보상 관련 법규정의 변경 연혁 및 내용.pdf

 

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작성일시 : 2018.09.26 13:00
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일본 최고재판소 Hitach 사건 판결은, (1) 국내 특허뿐만 아니라 해외특허에 관한 직무발명 보상금을 청구할 수 있고, (2) 사용자에게 외형적으로 로열티 수입이 전혀 발생하지 않는 무상의 포괄적 크로스 라이선스의 경우에도 사용자 이익을 인정할 수 있으므로 그것을 근거로 직무발명 보상금을 청구할 수 있으며, 이 때 (3) 사용자의 이익은 크로스 라이선스가 없었다면 크로스 라이선스의 상대방에게 지불해야 할 로열티 상당액이고, (4) 구체적으로는 사용자 자기실시 유형에서 자주 활용하는 가상의 라이선스 계약을 상정하여 직무발명으로 인한 로열티 수익을 산출할 수 있다고 판결하였습니다.

 

같은 상황은 아니지만, 회계상 외형적 수입이 전혀 없는 소송상 화해(settlement)의 경우에도 가상의 라이선스를 상정한 수익을 인정할 수 있다는 미국법원 판결도 있습니다. 의료기구 stent 특허 라이선스에 관한 Jang v. BSC 사건 판결로 종전에 블로그 소개하였습니다.

 

회계상 수입으로 표시되지 않지만 지출을 줄여주는 등 실질적으로 직무발명 특허로 인한 수익으로 평가할 수 있는 경우를 상정할 수 있습니다. 무상의 cross license 뿐만 아니라 특허침해소송 중 대가지급 없는 화해(settlement)도 사용자에게 실질적 이익이 있다고 본 것입니다.

 

크로스 라이선스를 통해 회계상 어떤 수익도 표시되지 않지만 로열티 지출부담이나 손해배상금 등을 줄이는 등 실질적으로 이익을 얻었을 것이므로 사용자에게 특허로 인한 수익을 인정할 수 있습니다. 따라서 직무발명자는 사용자가 얻은 수익에 대해 직무발명보상금을 청구할 수 있습니다.

 

표준특허 관련 FRAND 선언에도 직무발명보상금 인정 서울중앙지방법원 2017년 판결

 

표준특허에 대한 FRAND 확약선언 있는 경우 3자도 실시할 있으므로 특허권자만이 배타적, 독점적으로 실시할 없습니다. 사용자는 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 있는 지위 있지 않고, 직무발명의 보상청구권을 인정할 있는지 문제됩니다.

 

판결에서 법원은 사용자가 표준특허에 대한 특허권 등을 보유함에 따라 경쟁자가 보유한 표준특허 등을 실시하여 제품을 제조 판매하면서도, 경쟁자와의 크로스 라이선스 계약 체결 또는 경쟁자의 묵인 등을 얻어냄에 따라, 그에 대한 실시료를 현실로 지출하지 않거나 적은 실시료만 지출할 있는 지위에 있게 되었고, 이는 사용자가 보유한 특허권이 가지는 배타적, 독점적 성격에서 기인하는 이익으로써 사용자가 특허권을 보유함에 따라 절감하게 되는 실시료 상당액은 독점적, 배타적 이익으로써 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 사용자가 얻을 이익에 해당한다고 보았습니다.

 

표준특허에 대한 FRAND 확약으로 특허권자 이외에 3자도 실시할 있어 사용자가 배타적, 독점적으로 실시하지 못하는 경우에도, 직무발명이 표준 특허로 등록되어 있어 크로스라이선스 대상 특허, 방어특허 등으로 사용할 있고 다른 특허권자인 3자의 공격으로부터 실시료 상당액의 비용을 줄일 있고 영업이익이 증가하였다면, 그에 따른 사용자의 이익이 있고 이는 표준특허의 배타적 독점적 지위에서 기인하였으므로, 사용자의 이익 중에서 종업원 기여에 해당하는 부분은 직무발명 보상금으로 지급해야 한다고 것입니다.

 

따라서 직무발명 표준특허에 대해 외견상 사용자에게 로열티 수입 이익이 없더라도 실질적으로 사용자에게 표준특허로 인한 실시료 절감 이익이 있다면 상당액에 대한 직무발명보상금을 인정할 있습니다.

 

KASAN_[실적보상쟁점] 사용자에게 회계상 외형적 수익이 없는 Cross License, Settlement, 표

 

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작성일시 : 2018.09.26 08:00
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직무발명을 제3자에게 양도하거나 라이선스를 체결하고 로열티 수입이 있는 경우가 직무발명 보상금 산정에서 가장 간명한 경우입니다. 3자로부터 라이선스 대가 또는 기술이전의 대가로 받는 로열티 총액이 사용자가 얻을 이익입니다. 여기에 발명자의 공헌도를 곱하면 발명자 보상금의 총액을 산출할 수 있습니다.

 

한편, 로열티를 주고 받지 않는 조건으로 직무발명에 대한 크로스 라이선스를 체결한 경우에는 실무적으로 매우 어려운 문제가 많습니다. 그런데, 현실에서는 이와 같은 크로스 라이선스는 자주 있을 뿐만 아니라 최근 들어 그 빈도수가 증가하는 추세입니다. 예를 들어, A사가 경쟁사인 B 사에 대해 특허침해금지 및 손해배상청구 소송을 제기하면, 이에 맞서 B사가 A사에 대해 반격으로 자사 보유 특허에 대한 특허침해금지 및 손해배상청구 소송을 제기하는 경우가 많습니다. Apple이 삼성전자에 대해 특허소송을 제기하자 삼성전자가 애플에 대한 반격으로 특허침해소송을 제기한 것이 대표적 예입니다.

 

특허침해소송 중에 양 당사자가 소송을 화해로 종결하기로 하면서 문제된 특허에 대한 크로스 라이선스를 체결하는 경우가 흔히 있습니다. 이때 그 대상특허가 직무발명이라면 회사는 직무발명자에게 어떤 보상을 하여야 법이 규정한 정당한 보상에 해당하는지 문제됩니다. 정당한 보상을 받지 못한 종업원이 직무발명보상금청구 소송을 제기하면 법원은 어떻게 보상금을 산정해야 하는지 등등 중요한 쟁점이 많습니다.

 

현재 우리나라에서는 크로스 라이선스에 대한 보상금 산정에 관한 구체적 사건에 관한 판결은 없습니다. 학자들의 이론적 연구도 부족합니다. 일본에서는 크로스 라이선스 사안에 대한 소송은 있었으나 주된 쟁점으로 다투지 않았기 때문에 그 판결 내용도 우리나라에서 참고할 수준은 아니라고 생각합니다. 결국 현재로서는 명확한 지침을 찾기 어렵습니다.

 

그러나, 관련 쟁점과 법리를 논리적으로 숙고해 보면, 종업원이 크로스 라이선스 대상 직무발명에 대한 직무발명 보상금을 청구할 수 있다는 것은 분명합니다. 법상 사용자가 직무발명에 대해 갖는 무상의 통상실시권에는 제3자에게 라이선스를 해 줄 권리까지 포함한다 보기 어렵습니다. 위와 같은 통상실시권을 넘어선 범위까지 직무발명으로 얻는 이익은 직무발명보상의 대상에 해당한다고 보아야 할 것입니다. 다만, 그 구체적으로 사용자의 이익을 산정하는 문제만 남을 뿐입니다.

 

예를 들어, 애플과 삼성전자가 특허소송상 화해하면서 서로 로열티를 주고 받지 않는 조건으로 크로스 라이선스를 체결한다면 일단 삼성전자는 1심 배심 평결에서 손해배상액으로 산정된 손해배상을 하지 않아도 되는 이익을 얻게 되었으므로 그 금액 상당을 크로스 라이선스로 얻게 될 이익으로 볼 수 있을 것입니다. 여기서부터 출발하여 직무발명에 대한 크로스 라이선스로 사용자가 얻게 될 이익액을 산정할 수 있습니다. 그 다음부터는 우리나라 법원이 여러 건의 판결에서 구체적으로 밝히고 있는 보상금 산정기준에 따라 해당 직무발명자에게 돌아갈 보상금 액수를 산정하면 될 것입니다.

 

그런데, 통상의 크로스 라이선스는 특허소송이 제기되기도 전에 전략적으로 체결되거나 특허소송이 제기되었더라도 손해배상 판결이 나오기 전 단계에서 체결되는 경우입니다. 이와 같이 크로스 라이선스를 통해 사용자가 얻게 될 이익액에 관한 객관적 자료가 생성되기도 전에 크로스 라이선스가 체결되는 경우가 빈번합니다. 민사소송법상 보상금을 청구하는 원고 종업원에게 보상금 액수에 대한 입증책임이 있습니다. 그런데 현실적으로 종업원이 크로스 라이선스로 인해 얻게 될 사용자 이익액을 증명하는 것은 실무상 매우 어려운 일입니다. 이와 같은 종업원의 소송상 입증의 어려움을 경감해줄 수 있는 제도적 지원이 절실하다 생각합니다.

 

실무적 대안으로는 입증을 어려움을 고려하여 민사조정제도 또는 산업재산권분쟁조정제도 ADR을 활용하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 본질적으로 조정은 상호 양보를 전제로 하는 것이므로 종업원 직무발명자가 보상금의 일정 부분을 양보하는 대신 사용자로부터 직무발명에 대한 크로스 라이선스로 얻게 되는 이익과 그 구체적 액수에 대한 입증의 수준을 어느 정도 낮출 수 있는 방식으로 적절한 타협을 이루어 낸다면 바람직할 것입니다. 원칙적 입장에서 본다면, 사용자로서도 직무발명으로 회사에 기여한 종업원에게 법상 당연히 지급해야 할 정당한 보상금을 해당 발명자에게 준다는 결과이므로 적극적으로 도입하는 것이 바람직하다고 생각합니다.

 

KASAN_[실적보상쟁점] 직무발명에 대한 크로스 라이선스를 체결한 경우 발명자의 직무보상 관련 실무적 포인트.pd

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작성일시 : 2018.09.25 13:00
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직무발명 보상금은 해당 직무발명으로 인해 사용자가 얻을 이익으로부터, 발명에 대한 사용자 및 종업원의 공헌도를 고려하여 산정합니다. 여기서 종업원의 공헌도를 통칭 발명자 보상률이라고 합니다. 직무발명에 대한 로열티 수입이 확정되어 있는 경우 발명자 보상률이 종업원이 받게 될 직무발명 보상금 액수를 결정적으로 좌우하는 요소입니다. 이처럼 중요한 발명자 보상률을 어떤 기준으로, 어떻게 정하는지 구체적 판결 내용을 살펴보겠습니다.

 

먼저, 발명진흥법 등 관련 법률에 종업원 공헌도 또는 발명자 보상률을 정하는 기준에 관한 규정은 전혀 없습니다. 어떤 사정을 고려해야 한다는 정도의 원칙적인 기준조차 없습니다. 따라서, 온전히 구체적 사건을 심리하는 재판부의 판단에 달려 있습니다. 그렇다고 판사가 마음대로 자의적인 기준으로 정해도 된다는 의미는 아닙니다. 직무발명을 하게 된 구체적 사정을 종합적으로 고려하여 객관적 입장에서 사용자와 종업원의 각 공헌도를 객관적으로 형량하여 합리적으로 정해야 할 것입니다. 결국 법관의 양심에 따른 자유심증으로 결정된다 할 것입니다.

 

그렇다면 재판부의 자유심증에 영향을 미칠 구체적 사정을 최대한 발굴하여 잘 정리한 다음 제출하는 것이 필요합니다. 해당 기술분야의 전문가로부터 객관성 있는 의견을 제출하는 것도 법관의 판단에 영향을 줄 수 있을 것입니다.

 

예를 들면, 발명자의학력, 연구경력 및 성과, 그 연구성과에 대한 학술지 게재 실적, 관련 학계에서 발명자의 지위 또는 평가, 해당 직무발명 내용을 다른 논문이나 특허 등에서 인용한 정도, 표준특허라면 표준기구에서의 평가점수 등 구체적 사정을 고려하여 발명자 공헌도를 판단할 수 있습니다.

 

사용자의 공헌도 측면에서는 발명자의 입사 전부터 회사에서 진행해 온 R&D 계획 및 성과, 해당 분야의 연구개발팀 규모, 기간, 직무발명자의 참여 후 달성한 성과, 전체 개발과정 중 해당 직무발명이 차지하는 위치, 해당 직무발명에 완성되기 위해 반드시 필요한 실험의 유무, 실험장비 및 운영인력 등의 구비여부, 보조인력의 참여도 등을 고려할 수 있습니다.

 

예를 들어, s/w 관련 발명으로서 특별한 실험장비를 사용보다 발명자의 아이디어가 중요한 직무발명은 반드시 실험을 통해 발명이 완성되는 기술분야와 비교했을 때 사용자의 공헌도를 높게 평가하기는 어려운 경우가 많을 것입니다. 또한, 해당 직무발명자의 가세로 새로운 기술개발에 성공한 사례라면 통상의 경우보다는 종업원의 공헌도를 높게 평가하는 것이 합리적일 것입니다. 이와 같은 구체적 사정을 잘 정리하여 재판부를 설득하는 것이 중요합니다.

 

직무발명 보상금 판결을 살펴보면, 우리나라에서는 종업원의 공헌도를 3%부터 15%까지 범위에서 평가하고 있습니다. 그 중에서 발명자 보상률을 10%로 본 판결이 제일 많은 것으로 보입니다. 문제는, 3%로 평가한 판결, 10%로 평가한 판결, 또는 15%로 평가한 판결 어느 것도 그와 같은 수치로 결정한 구체적 기준을 제시한 판결은 없습니다. 통상 사용자와 종업원의 각자의 역할, 사용자의 규모, 실시료 수입액 등 모든 사정을 종합적으로 고려하여 몇%로 봄이 상당하다고 판시하고 있을 뿐입니다. 그 중, 흥미로운 점이기도 하고 실무적으로 중요한 점은 실시료 수입액을 발명자 공헌도를 결정하는 요소로 고려한다는 판결내용입니다. 실시료 수입액은 사용자 이익으로 독립된 요소인데, 실제 재판에서는 그 별개의 결정요소인 발명자 공헌도에도 영향을 미친다는 것입니다. , 발명자가 받게 될 총 보상금의 액수를 감안하여, 그 결론에 이르는 과정에 영향을 미치는 중요 변수를 결정한다는 의미입니다. 논리적 근거가 없는 잘못된 판결로 보이지만, 현실적으로 총 보상금 액수가 재판부의 자유심증에 큰 영향을 미친다는 것을 의미합니다. 따라서, 이와 같은 점은 고려한 소송전략이 필요하다 할 것입니다.

 

1심 재판부에서 구체적 사정을 모두 고려하여 발명자 공헌도를 한번 정하고 나면, 특별한 사정이 없는 한 상급심에서 그 비율을 함부로 변경할 수 없습니다. 본질적으로 모든 사정을 종합적으로 고려하여 자유심증으로 상당한 비율을 정했는데, 상급심 재판부에서 어떤 근거를 제시하면서 하급심 결정은 옳지 않고 자신의 결정이 옳다고 주장할 수 있을까요? 현실적으로 가능하지 않을 것입니다. 결국 1심 재판에서 발명자 공헌도가 결정된다고 보아야 할 것이고, 1심에서 최선의 노력을 기울이는 것이 매우 중요합니다.

 

KASAN_[실적보상쟁점] 사용자에게 직무발명의 로열티 수익 발생한 경우 종업원에 대한 직무발명 보상금 산정에서 발

 

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작성일시 : 2018.09.25 08:00
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1. 특허법원의 쟁점에 관한 판단

(1) 직무발명의 실시 여부: 사용자 회사 제품과 직무발명의 기술적 내용 대비 판단 직무발명을 실시하지 않음

(2) 직무발명 특허의 무효 개연성 여부: 직무발명은 신규성 부정 또는 적어도 진보성 부정될 수 있는 특허무효사유 존재함

(3) 대체기술 존재 여부: 직무발명의 출원일 당시 다양한 대체기술의 존재 인정됨

 

2. 특허법원 판결요지

 

KASAN_[실시보상쟁점] 직무발명의 무효 개연성 사용자의 직무발명 미실시 대체 기술 다수 존재 상황 직

 

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작성일시 : 2018.09.24 13:00
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