1. 사안의 개요

 

원고 발명자는 대기업 피고회사(사용자)의 종업원으로 재직하면서 기존의 LCD용 세정장비인 P4 HDC를 신형인 P5 HDC로 개조하면서 여러 기능을 개발 또는 개선하였고, 이와 관련하여 피고회사가 등록 받은 특허 기술 가운데 일정 부분을 단독 또는 공동으로 발명하였음을 주장하면서 피고회사를 상대로 직무발명보상금으로 40억 원과 그 지연손해금의 지급을 청구(발명진흥법 15 1항에 근거)하였습니다.

 

2. 판결요지 - 발명자 요건

 

발명자임을 인정하기 위해서는 발명의 기술 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하거나 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 이바지하여야 합니다. 따라서, 단순히 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 일반적인 조언이나 지도를 하는 등 연구자를 일반적으로 관리한 사람이나 협력자 또는 보조자로서 연구자의 지시에 따라 단순히 자료를 정리한 사람이나 실험을 한 사람 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 사람 등과 같이 발명의 완성을 원조한 것에 불과한 사람은 발명자에 해당하지 아니합니다. 또한, 발명자로 되기 위해서는 한 사람이 모든 과정에 관여하는 것이 필요한 것은 아니며 공동으로 관여하는 것으로 충분하지만, 여러 사람이 공동발명자가 되기 위해서는 과제를 해결하기 위한 착상과 그 구체화의 과정에서 일체적, 연속적인 협력관계 아래서 각각이 중요한 공헌을 하여야 할 필요가 있습니다.  

 

3. 쟁점 - 발명자 판단  

 

원고 종업원은 피고회사가 등록 받은 특허발명 중 일부를 단독으로, 일부는 다른 연구원과 공동으로 개발하였다고 주장하였습니다. 구체적으로 특정 세정장치의 구동방식을 변경했다는 등 기존 장치를 개량하거나 변경한 기술내용을 직무발명이라고 주장하였습니다.

 

그러나, 서울고등법원은 원고가 발명하였다고 주장하는 기술은 해당 특허의 특허청구범위에 기재되어 있지 않다고 판단하였습니다.

 

직무발명보상금의 청구대상은 특허명세서에 기재된 기술내용 전체를 대상으로 판단하는 것이 아니라 그 중 특허청구범위에 기재되어 있는 기술적 사상을 대상으로 합니다.

 

통상 특허청구범위를 면밀하게 분석하지 않은 채 그 범위에 포함되지 않는 기술을 직무상 발명했다고 주장하는 경우가 많은데, 엄밀한 의미에서 보면 스스로 패소를 자초하는 것과 다름없습니다. 법원은 위 사건에서 원고가 주장한 기술내용은 특허청구범위에 기재되어 있지 않다는 이유로 원고 청구를 기각하였습니다. 특허법과 직무발명에 관한 법리와 실무를 고려하지 않는 막연한 주장은 이와 같이 허망한 결과를 낳습니다.

 

위 사건에서 또 다른 쟁점은 원고 종업원이 대상 특허에 관한 세정장치를 처음 개발한 것이 아니고, 장치의 세부적 부분을 변경하는 등 개량했다는 주장입니다. 직무발명이 개량발명에 해당한다면, 처음부터 개량발명과 기초발명의 차이점을 엄격하게 구별한 후, 그 개량발명이 특허청구범위에 기재되어 있는지 여부를 출발점으로 삼아야 합니다.

 

그럼에도 불구하고, 이 사건에서 원고는 막연히 그 세정장치를 자신이 개발했다는 주장하고, 회사에서는 그 세정장치에 관한 기존 개발자료를 제출함으로써 종업원이 발명자에 해당하지 않는다는 판결을 이끌어 내었습니다. 처음부터 종업원이 실제 발명한 개량발명을 특정한 후, 그것이 회사가 등록한 특허의 청구범위에 반영되어 있는지 여부를 세심하게 검토하고 판단한 후, 직무발명보상금의 청구소송을 제기하는 것이 바람직합니다.

 

4. 직무발명이 개량발명인 경우 실무적 대응방안

 

직무발명에서 가장 중요한 출발점은 특허청구범위에 기재된 사항입니다. 이를 무시하고 제품이나 공정에 사용된 기술을 중심으로 두리뭉실하게 주장하면 소송에서 좋은 결과를 얻기 어려울 것입니다.

 

현실적으로 개량발명이 대부분이고 원천기술을 발명한 경우는 거의 없습니다. 개량발명은 원천기술에 관한 특허와 구분하는 것이 중요하고, 그 개량발명 기술내용을 특허청구범위에 구체적으로 어떻게 기재하였는지가 가장 중요합니다. 따라서, 직무발명보상금 청구소송을 검토할 할 때 기술의 흐름을 파악하고 해당 직무발명의 위치를 객관적으로 파악해 평가해 보아야 합니다. 개량발명에 맞는 직무발명보상금 청구소송의 전략을 수립해야 합니다. 이때 종업원이 실제 개발한 기술내용도 중요하지만 특허청구범위에 기초하지 않은 막연한 주장만으로는 승소할 수 없습니다. 대상 기술내용이 특허청구범위에 구체적으로 반영되어 있는지 여부를 반드시 확인해야 할 것입니다.

 

KASAN_장기적 연구개발과정에서 나온 직무발명의 대부분은 개량발명 – 특허청구범위 근거로 발명구성, 발명자, 실시

 

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작성일시 : 2019.11.07 11:00
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1. 과학기술기본법 제11조의 3 (국가연구개발사업성과의 소유ㆍ관리 및 활용촉진)

국가연구개발사업의 성과는 국가연구개발사업에 참여하는 연구형태와 비중, 연구개발성과의 유형 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구기관 등의 소유로 한다. (단서 생략) 그 밖에 연구개발성과의 소유·관리 및 활용촉진에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

 

2. 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(대통령령) 20(연구개발성과의 소유)

국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 성과는 협약에서 정하는 바에 따라 개별 무형적 성과를 개발한 연구기관의 단독 소유로 하고, 복수의 연구기관이 공동으로 개발한 경우 그 무형적성과는 공동으로 개발한 연구기관의 공동 소유로 한다. 다만, 무형적 성과를 소유할 의사가 없는 연구기관이 있는 경우에는 협약에서 정하는 바에 따라 함께 연구를 수행한 연구기관이 단독 또는 공동으로 소유할 수 있다.

 

3. 처리규정(훈령) 36(연구개발에 따른 결과물의 소유)

연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 결과물은 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)의 소유로 한다. 다만, 1호 및 제2호에 해당하는 경우에는 협약으로 정하는 바에 따라 참여기관이 단독으로 소유할 수 있고, 3호에 해당하는 경우에는 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)과 참여기관이 공동으로 소유할 수 있다.

1. 참여기관이 자체 개발하거나 주도적으로 개발한 무형적 결과물

2. 주관연구기관 또는 협동연구기관이 연구개발결과물을 소유할 의사가 없는 경우

3. 장관이 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)과 참여기관이 공동으로 소유하는 것이 연구개발결과물의 활용을 위하여 더 효과적이라고 판단하는 경우

 

4. 과학기술기본법 제11조의4 (기술료의 징수 및 사용)

연구개발성과 소유기관의 장(11조의32항에 따라 전문기관 등에 위탁한 경우에는 위탁받은 기관의 장)은 연구개발성과를 실시(연구개발성과를 사용·양도·대여 또는 수출하려는 것을 말한다)하려는 자와 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등에 관하여 계약을 체결하는 때에는 기술료를 징수하여야 한다. 다만, 연구개발성과 소유기관이 소유하고 있는 성과를 직접 실시하려는 경우에는 전문기관의 장이 기술료를 징수할 수 있다. 그 밖에 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 기술료의 징수 및 사용 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한.

 

5. 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 (대통령령) 22(기술료의 징수)

법제11조의4 1항에 따른 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등은 연구개발결과물 소유기관의 장이 연구개발결과물을 실시하려는 자와 합의하여 정한다. 다만, 법 제11조의4 1항 단서에 따라 전문기관의 장이 기술료를 징수하는 경우 중앙행정기관의 장은 다음 각 호에 따라 징수하도록 하거나, 별도로 정하는 기준에 따라 정부출연금액의 범위에서 매출액을 기준으로 징수하도록 할 수 있다.

1. 중소기업: 정부출연금의 10 퍼센트

2. 중견기업(중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법2조제1호에 따른 중견기업을 말한다): 정부출연금의 30 퍼센트

3. 대기업(독점규제 및 공정거래에 관한 법률14조제1항에 따른 상호출자제한 기업집단에 속하는 기업을 말한다): 정부출연금의 40 퍼센트

 

6. 처리규정(훈령) 38(기술료의 징수)

과학기술기본법11조의41항에 따른 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등은 연구개발결과물 소유기관의 장이 연구개발결과물을 실시하려는 자와 합의하여 정한다. 다만, 과학기술기본법11조의41항 단서에 따라 전문기관의 장이 기술료를 징수하는 경우 다음 각 호의 금액을 기술실시계약 체결시점으로부터 5년 이내에 징수하여야 한다.

1. 중소기업: 정부출연금의 10%

2. 중견기업(산업발전법10조의21항에 따른 기업을 말한다): 정부출연금의 30%

3. 대기업(독점규제 및 공정거래에 관한 법률14조제1항에 따른 상호출자제한 기업집단에 속하는 기업을 말한다): 정부출연금의 40%

 

7. 처리규정(훈령) 39(기술료의 사용)

연구개발결과물 소유기관의 장이 영리법인(공공기관의 운영에 관한 법률5조제3항 제1호의 공기업을 포함한다)인 경우에는 징수한 기술료를 다음 각 호에 따라 사용하여야 한다.

1. 전문기관에의 납부(중소기업: 정부출연금 지분의 10퍼센트, 중견기업: 정부출연금 지분의 30퍼센트, 대기업: 정부출연금 지분의 40퍼센트)

2. 1호 외의 금액: 연구개발과제 참여연구원에 대한 보상금, 연구개발 재투자, 기관운영경비, 지식재산권 출원·등록·유지 등에 관한 비용 및 기술확산에 기여한 직원 등에 대한 보상금

 

KASAN_정부출연기관, 공공연구기관의 연구원 개인명의 특허권 - 국가 R&D, 국가연구개발사업, 국책과제의 결과물

 

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작성일시 : 2019.10.18 15:45
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1. 사용자 화사의 직무발명 규정

발명자가 경쟁사로 이동 또는 해고로 퇴직 시 보상금 청구권을 산실한다.

 

2. 쟁점

종업원 직무발명자가 사용자 회사의 경쟁사로 이직한 다음 전직 회사에 대해 직무발명보상금을 청구한 경우 재직 기간 중 시행한 위와 같은 사규 직무발명에 관한 규정을 근거로 전직한 종업원 발명자에 대한 직무발명보상을 거절할 수 있는지 여부

 

3. 서울중앙지방법원 판단 사용자의 규정은 강행법규 위반으로서 무효

직무발명 보상에 관한 법 규정은 직무발명의 귀속자인 발명자에 대하여 정당한 보상이 되도록 보장함은 물론 상대적으로 경제적 약자인 발명자의 권리를 보장하기 위한 강행규정으로 봄이 상당하고, 발명의 승계에 의해 발생하는 보상금 청구권은 종업원이 그 회사를 퇴직한 경우에도 소멸하지 아니한다.

 

그런데 피고회사의 직무발명에 관한 규정은 발명자의 직업선택의 자유에 따라 전직하는 경우 이미 발생한 정당한 보상금 청구권 자체를 박탈하는 것을 내용으로 하는 것으로서 헌법상 기본권을 심히 제약할 뿐 아니라 그러한 청구권 박탈의 요건으로 들고 있는 경쟁사의 범위를 명확하게 규정하고 있지도 아니하므로, 구 특허법 제40조 제1항 등에 반하는 것으로서 효력이 없다.

 

KASAN_종업원 발명자가 경쟁사로 이직한 경우 사용자에 대한 직무발명보상금 청구권을 상실한다는 사내 규정 – 효력

 

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작성일시 : 2019.10.18 12:18
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1. 사안의 개요

특허권자 사용자가 제3자에게 직무발명의 특허권에 대한 통상실시권 허여 라이선스 체결 사용자에게 로열티 수입 발생 + 사용자의 직무발명에 대한 자기 실시로 인한 이익 발생

 

2. 쟁점: 사용자의 자기 실시로 인한 독점적 이익 발생 인정 여부

 

3. 서울중앙지방법원 판단 사용자의 자기실시로 인한 독점적 이익 인정

통상실시권 허여 범위가 시기, 대상 등으로 제한된 점 근거로 제3자에 대한 통상실시권 허여에도 불구하고 사용자에게 특허권자의 독점배타적 지위가 남아 있다고 인정됨

 

특허권자에게 남아 있는 독점적 지위에 상당하는 자기실시로 인한 사용자의 이익을 산정해야 함

 

4. 판결이유

 

KASAN_사용자의 자기실시와 동시에 제3자에게 통상실시권 허여 상황 – 로열티 수익 이외에 사용자의 자기실시로 인

 

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작성일시 : 2019.10.18 09:37
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1. 상법 규정 및 기본법리

회사 법인의 대주주, 주요주주, 대표이사, 이사 등 임원은 회사와 거래를 통해 회사의 이익을 희생하고 사익을 추구할 위험이 있습니다. 따라서 이사와 회사 간의 거래에 관해서는 이사회의 승인 또는 사원총회의 승인을 받아야 합니다(상법 제398). 이사회의 승인을 받지 않고 행한 자기거래는 원칙적으로 무효로 볼 수 있습니다. 회사의 거래가 이사회 결의 없는 자기거래에 해당하는 경우, 회사는 상대방의 악의 또는 중과실을 입증해서 그 거래행위의 무효를 주장할 수 있습니다.

 

한편, 회사 법인의 발행주식 총수의 10% 이상의 주식을 소유한 주주는 주요주주에 해당합니다. 주요주주는 이사 등의 지위에 있지 않더라도 자기거래 규제 조항의 적용을 받습니다.

 

상법 제383조 제1항 단서에서 자본금 총액이 10억 원 미만인 회사는 이사를 1명 또는 2명으로 할 수 있다.’고 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서는 제1항 단서의 경우에는 상법 제398조 중 이사회주주총회로 본다고 정하고 있습니다. 따라서 주요주주와 회사 법인의 거래는 이사의 자기거래 규제와 유사하게 이사회의 승인 대신 주주총회의 승인을 받아야 합니다.

 

2. 회사 법인과 당사자 사이의 내부적 효력과 외부자에 대한 효력의 구별 - 대법원 2004. 3. 25. 선고 200364688 판결

이사회 의결을 거치지 아니한 이사 등의 자기거래 행위외부적 효력에 대해 대법원은 "회사의 대표이사가 이사회의 승인 없이 한 이른바 자기거래행위는 회사와 이사 간에서는 무효이지만,

 

회사가 위 거래가 이사회의 승인을 얻지 못하여 무효라는 것을 제3자에 대하여 주장하기 위해서는 거래의 안전과 선의의 제 3자를 보호할 필요상 이사회의 승인을 얻지 못하였다는 것 외에 제3자가 이사회의 승인 없음을 알았다는 사실을 입증하여야 할 것이고, 비록 제3자가 선의였다 하더라도 이를 알지 못한 데 중대한 과실이 있음을 입증한 경우에는 악의인 경우와 마찬가지라고 할 것이며, 이 경우 중대한 과실이라 함은 제3자가 조금만 주의를 기울였더라면 그 거래가 이사와 회사간의 거래로서 이사회의 승인이 필요하다는 점과 이사회의 승인을 얻지 못하였다는 사정을 알 수 있었음에도 불구하고, 만연히 이사회의 승인을 얻은 것으로 믿는 등 거래통념상 요구되는 주의의무에 현저히 위반하는 것으로서 공평의 관점에서 제3자를 구태여 보호할 필요가 없다고 봄이 상당하다고 인정되는 상태를 말한다."라는 입장입니다.

 

3. 서울고등법원 201522771 판결의 요지

 

. 회사 법인의 주장요지 자기거래 금지규정 위반으로 무효

"이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 권리는 피고 회사의 중요한 자산에 해당하므로 이를 양도하기 위해서는 상법 제393조 제1항에 따라 피고 회사의 이사회 결의를 거쳐야 한다. 그런데 이에 관한 피고 회사의 이사회 결의가 없었고, 그 당시 원고는 피고 회사의 감사 또는 이사의 지위에 있었던 이상 이사회 결의가 없음을 알았거나 알 수 있었으므로, 이 사건 묵시적 합의는 무효이다."

 

. 서울고등법원 판결: 특허권 지분양도의 경우 - 회사법인의 주장 배척 - 이사의 자기거래로 인한 공동출원 유효 인정

"상법 제393조 제1항은 주식회사의 중요한 자산의 처분 및 양도는 이사회의 결의로 한다고 규정하고 있는바, 여기서 말하는 중요한 자산의 처분에 해당하는가 아닌가는 당해 재산의 가액, 총자산에서 차지하는 비율, 회사의 규모, 회사의 영업 또는 재산의 상황, 경영상태, 자산의 보유목적, 회사의 일상적 업무와의 관련성, 당해 회사에서의 종래의 취급 등에 비추어 대표이사의 결정에 맡기는 것이 상당한지 여부에 따라 판단하여야 할 것이다(대법원 2005. 7. 28. 선고 20053649 판결 등 참조).

 

위 법리에 비추어 살펴보건대, 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정들, 그리고 아래와 같은 관련 특허법리를 종합하여 보면, 이 사건 묵시적 합의를 상법 제393조 제1항이 정하고 있는 중요한 자산의 처분으로 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이를 전제로 한 피고들의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

 

특허출원에 대한 특허결정 또는 심결을 경유한 설정등록에 의하여 비로소 특허권을 부여하는 특허법상의 특허권 부여 절차와 구조에 비추어 보면, 발명을 한 자 또는 그 승계인이 어떤 발명에 관하여 가지는 특허를 받을 수 있는 권리’(특허법 제33조 제1항 본문 참조)는 위와 같은 행정처분에 의해 발생하는 독점적 배타적 권리인 특허권과는 그 경제적 가치나 법적인 효력에서 상당한 차이가 있다. 그런데 이 사건 묵시적 합의 당시는 이 사건 특허발명에 관한 특허등록이 이루어진 상태는 아니었다.

 

이 사건 특허발명은 의약용도발명인데, 이러한 발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전에 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험 예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다(대법원 2004. 12. 23. 선고 20031550 판결 등 참조). 이와 같은 엄격한 요건에 비추어 불 때, 당시 이 사건 특허발명에 관하여 특허등록이 될지 여부는 불확실한 상태였다고 할 것이다.

 

이 사건 묵시적 합의에서는 특허를 받을 수 있는 권리전부를 양도한 것이 아니라 그 일부 지분만 양도된 것이다. 그런데 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 자신이 특허발명을 실시할 수 있고, 그 지분의 양도나 전용실시권 설정 또는 통상실시권 허락에 관하여 공유자 모두의 동의를 받지 않으면 그 효력이 없다[특허법 제99조 참조, ‘특허를 받을 수 있는 권리의 경우도 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다(특허법 제37조 제3)]. 이와 같이 특허권의 경우는 그 공유 지분을 넘겨주더라도 일반적인 물권과는 달리 다른 공유자의 권리 행사를 적절하게 통제할 수 있으므로, 이를 일반적인 처분행위와 같이 평가해서는 안 된다.

 

4. 특허법원 20181206 판결의 요지 특허권 전부 양도의 경우

주요주주의 자기거래에 해당하는 이 사건 양도계약에 대하여는 이사회의 승인 대신 피고의 주주총회의 승인을 받아야 한다.

 

그러나 이 사건 양도계약에 대하여 피고의 주주총회의 승인이 있었다는 사실을 인정할만한 아무런 증거가 없으므로, 이 사건 양도계약은 피고의 주주총회의 승인을 받지 않은 것으로서 그 효력을 인정할 수 없다.

 

KASAN_회사의 대주주, 대표이사, 이사 등 임원이 직무발명을 회사 법인에 양도하는 경우 - 상법상 이사의 자기거

 

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작성일시 : 2019.09.16 10:32
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