직무발명 보상액수 산정의 기본원칙은 확립되었다고 볼 수 있지만, 그 산정에 관련된 각 요소들을 구체적으로 어떻게 결정하고 산정할 것인지는 아직 명확하게 확립되지 않았습니다. 객관적이고 명확한 결정근거를 찾기 어려워 실무상 난제라고 볼 수 있습니다.

 

지난 해 연말 특허법원 세미나에서 발표된 윤주탁 판사님의 발표자료는 특허법원 등 다양한 재판사례를 정리하면서 실무적 포인트를 요약한 것이라서 특허실무자들에게 큰 도움이 될 것으로 생각합니다. 특허법원 웹사이트에 올라와 있는데, 한번 꼼꼼하게 읽어 보기를 권합니다. 여기에서도 참고자료로 첨부합니다.

 

직무발명 산정식은 다음과 같습니다. 그 내용은 명확하지만 각 요소를 어떻게 정할지는 매우 어렵습니다. 난제이지만 직무발명자에게 정당한 보상을 지급하라는 법제도의 취지를 살릴 수 있도록 각 요소를 판단하는 것이 바람직하다 생각합니다. 사용자가 직무발명으로 얻을 이익 중 극히 일부만을 직무발명자에게 보상하면 그것을 정당한 보상이라 할 수 있을지 의문입니다.

 

(1) 보상금 액수 = 사용자 이익액 x 발명자 공헌도(1-사용자 공헌도) x 발명자 기여율(공동발명자 중 특정 발명자의 기여도)

 

(2) 사용자 이익액 = 초과매출액 x 가상 실시료율

 

(3) 초과 매출액 = 총 매출액 x 독점권 기여율 x (발명의 기여도를 고려해야 하는 경우 그 직무발명의 기여도)

 

첨부: 2018년 세미나 발표문_윤주탁 판사님

 

KASAN_[직무발명보상] 직무발명 보상액 산정, 실적보상, 실시보상 사안에서 어려운 난제 – 사용자 이익, 독점권

직무발명 보상금 산정기준_윤주탁 판사님 2018년 특허법원 세미나 발표문.pdf

 

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작성일시 : 2019.01.28 11:37
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사안의 개요

(1)   피고 회사 - 아스텔라스 (구 후지사와)

(2)   원고 연구원으로 재직하다 평성 19(11년 전) 회사합병 당시 퇴직, 공동발명자 4명 중 제1 발명자     

(3)   발명 동물용 구충제 신규 화합물, 그 제조방법, 그 용도발명, 평성 16(14년전) 직무발명 완성 후 승계완료,

(4)   회사에서 연구원에게 재직 중 직무발명 보상금 지급, 퇴직 후에도 직무발명 보상금을 정기적으로 지급함, 상당액수 이견으로 본 소송에서 일부청구로서 2억엔(20억원) 청구, 1심 판결의 금액 - 4728만엔 (48천만원) 인정

(5)   재직 중 직무발명 승계 당시 직무발명 보상규정 내용 출원보상, 등록보상만 인정, 실적보상 규정은 없었음, 승계 이후 회사에서 실적보상 규정 도입, 시행

(6)   회사에서는 새로운 실적보상 규정 시행에 따라 기존 직무발명자들에게도 실적보상금 지급하고 다음과 같은 합의서 작성함

(7)   직무발명자와 사용자 회사 사이에 체결한 합의서 요지 종업원 발명자는 회사로부터 직무발명에 관한 적절한 보상을 받았음을 확인 + 향후 회사에 대해 본건청구에 관한 소송행위 등을 하지 않는다고 확인 + 회사와 직무발명 관련 사항을 원만하게 해결하였음을 확인한다.

(8)   사용자 회사는 직무발명자 연구원의 퇴직 이후에도 정기적으로 실적보상 여부를 평가하여 3차례 추가 보상금 지급함

(9)   최종 평성 26(4년 전) 보상금 지급 통지 (평성 23년부터 25년까지 실적 보상금 명목)

(10)  직무발명자는 실적보상금 규모가 법에서 정한 상당한 보상에 미치지 못한다고 이의 제기함, 민사소송으로 그 상당한 보상금 지급을 청구함

 

판결요지

(1)   합의서 중 부쟁조항에 대한 쟁점 법원 판단, 당시까지 발생한 실적보상금을 청구하는 것으로 제한해석, 그 이후 발생하는 실적보상에 대한 추가 청구소송 인정

(2)   소멸시효 완성여부 쟁점 법원은 10년의 소멸시효 기간은 경과되었으나 그 이후 보상금 지급행위채무승인으로 해석, 회사의 소멸시효 완성 주장 배척

(3)   실적보상금 산정 요소 판단 사용자 이익에 대한 직무발명의 공헌도 쟁점, 원고 직무발명자 70 ~ 80% 주장 vs 피고 사용자 회사애서는 직무발명 공헌도 1% 이하, 회사의 공헌도 99% 이상 주장함

(4)   일본 법원의 판단 직무발명 공헌도 7.5%, 사용자 공헌도 92.5% 인정

(5)   원고 발명자의 공동발명자 중 기여도 80% 인정

 

첨부: 일본 아스텔라스 사건 - 오사카지재 2018년 판결

일본 오사카지재지방법원 2018. 10. 4. 선고 평성28(와)제4107 판결.pdf

KASAN_[의약직무발명] 일본 제약회사 아스텔라스 퇴직 연구원의 직무발명보상금청구 승소판결 일본 오사카지재지방법원

 

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작성일시 : 2019.01.28 09:04
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(1)   발명자의 사용자 회사 재직 시 지위 해당 사업부 사장, 법원 직무발명 인정 + 사용자에 대한 직무발명보상청구권 인정

 

(2)   사용자 회사 직무발명을 적용한 제품을 생산, 판매하는 매출발생

 

(3)   실시보상 관련 직무발명보상금 = 사용자가 얻을 이익(실시제품의 매출액 x 독점권 기여율 x 가상 실시료율) x 발명자 보상율(발명자 공헌도) x 공동발명자 기여율

 

(4)  사용자가 얻은 이익 = 실시제품의 매출액 x 독점권 기여율 x 가상 실시료율

 

(5)   독점권 기여율 사용자는 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점적, 배타적 지위에서 추가 발생하는 이익에 대한 직무발명보상 의무 있음

 

(6)   통상 독점권 기여율 결정에 관한 정량적 근거 제시 판결 사례 없음, 법원은 관련 요소를 종합적으로 고려하여 결단함. 구체적 근거를 밝히는 경우 많지 않음. 본 사안의 경우 아래와 같이 30%라고 판단함 

 

 

(7)   가상의 실시료 결정 근거로는 다른 라이선스 사례가 있다면 유력한 근거로 작용, 실제 라이선스 사례가 없다면 업계 평균 실시료율 등 참고자료를 근거로 결정하는 실무 경향, 관련 요소를 종합적으로 고려한 재판부 결단, 본 사안의 경우 특허청 직무발명 해설집에 포함된 산업부분별 평균 실시료율 자료를 참고하여 5.1%로 인정함 

 

 

각주 3 – 특허청 발간 개정 직무발명보상제도 해설 및 편람”, 127

 

첨부: 서울중앙지방법원 2017. 4. 6. 선고 2015가합548238 판결

서울중앙지방법원 2017. 4. 6. 선고 2015가합548238 판결.pdf

KASAN_[직무발명보상] 사용자가 직무발명 적용 제품을 생산, 판매하고 있는 상황에서 직무발명자의 실시보상금액 산

 

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작성일시 : 2019.01.09 11:17
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사안의 개요

(1)   퇴직한 종업원이 회사를 상대로 직무발명보상청구소송을 제기

(2)   회사의 대응방안으로 재직 중 공동발명자 중 1인 명의로 퇴직자, 공동발명자를 상대로, 또한 직무발명 승계인 및 등록권자 회사법인을 공동피고로 하여, 퇴직연구원은 진정한 발명자(디자인 창작자)가 아니다는 점을 법원판결로 확인해 달라는 확인소송 제기함  

 

쟁점 공동발명자가 다른 공동발명자를 상대로 진정한 공동발명자에 해당하지 않는다는 확인을 소로서 구할 수 있는지 여부

 

확인의 소 적법요건 확인의 이익 판단 법리

대법원 2013. 2. 15. 선고 201267399 판결 확인의 소에 있어서는 권리보호요건으로서 확인의 이익이 있어야 하고 그 확인의 이익은 원고의 권리 또는 법률상의 지위에 현존하는 불안, 위험이 있고 그 불안, 위험을 제거함에는 피고를 상대로 확인판결을 받는 것이 가장 유효적절한 수단일 때에만 인정된다.”

 

판결요지 확인의 이익 불인정, 소 각하

 

첨부: 대구지방법원 2017. 1. 19. 선고 2015가합2250 판결

대구지방법원 2017. 1. 19. 선고 2015가합2250 판결.pdf

KASAN_[직무발명쟁점] 수인의 공동발명자 중 1인이 다른 공동발명자를 상대로 진정한 공동발명자에 해당하지 않는다

 

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작성일시 : 2019.01.09 10:08
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사안의 개요

대학교 연구센터 연구원 재직 중 척추 추간판 탈출증 치료기기 공동발명 후 퇴직

대학 산학협력단 기술이전계약 체결 기술료 수입 총 11억원 발생

퇴직 연구원이 대학 산단을 상대로 직무발명보상금 청구소송 제기

 

쟁점 산단의 주장요지

실제 판매되는 제품에 기술이전 대상 직무발명이 실시되지 않음. 직무발명 실시를 전제로 한 직무발명보상 청구는 이유 없음.

 

쟁점 - 직무발명의 실시 여부

 

판결요지

문언적 실시는 물론 균등범위 실시도 검토 직무발명 실시 없다는 결론 발명의 실시를 전제로 하는 경상 로열티 수익 부분에 대한 직무발명 보상청구는 근거 없음

 

그러나 직무발명 특허발명의 이전 시 받은 정액기술료 (84백만원) 직무발명을 양도 대가로서 직무발명 보상금 산정의 기초 해당함, 해당 대학의 직무발명 보상규정에 따라 보상금 산정함

 

결론: 대학 산단은 직무발명자 전직 연구원에게 총 14백만원 지급의무 있음

 

첨부: 서울중앙지방법원 2018. 6. 29. 선고 2016가합555073 판결

 

KASAN_[대학직무발명] 대학의 연구센터 소속 연구원, 정부지원 연구과제 결과 공동발명자로 특허등록, 산단에서 기

서울중앙지방법원 2018. 6. 29. 선고 2016가합555073 판결.pdf

 

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작성일시 : 2019.01.04 11:00
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