(1)대학발명의 공동발명자 사이 소송, 공동발명자 1인이 산학협력단에서 받은 직무발명보상금 중 다른 공동발명자 1인이 그 보상금 중 자기 지분의 금액 청구 소송
(2)외형상 개인 사이의 일반적 민사소송 - 공동발명자의 자기 지분의 보상금 보관금 반환 청구, 부당이득반환청구 – 그 사안의 배경은 직무발명, 보상금, 분배
2.법원의 판단 – 일반 민사 소송 vs 지재권 소송
(1)1심 – 지방법원 민사소액단독 재판부 제1심 판결
(2)2심 항소심 - 지방법원 일반 민사항소부, 항소사건 재판
(3)대법원 – 항소심 특허법원 전속관할 위반, 항소심 판결 파기 및 특허법원으로 항소심 이송 명령
(4)대법원 판결 요지 - 이 사건의 심리·판단에는 특허권 등의 지식재산권에 관한 전문적인 지식이나 기술에 대한 이해가 필요하므로 이 사건 소는 민사소송법 제24조 제2항이 규정하는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 해당하고 그 항소사건은 특허법원의 전속관할에 속한다고 보아, 원심판결을 파기하고 사건을 항소심 관할법원인 특허법원에 이송함
3.특허권 등의 지식재산권에 관한 소 전속관할 규정과 취지
(1)민사소송법 제24조 제2항, 제3항은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권(이하 ‘특허권 등의 지식재산권’이라 한다)에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조부터 제23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원(서울고등법원이 있는 곳의 경우 서울중앙지방법원)의 전속관할로 하되, 그 지방법원이 서울중앙지방법원이 아닌 경우 서울중앙지방법원에도 소를 제기할 수 있다고 규정하고 있다.
(2)법원조직법 제28조, 제28조의4 제2호, 제32조 제2항은 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건의 항소사건을 고등법원 및 지방법원 합의부의 심판대상에서 제외하고 특허법원이 심판한다고 규정하고 있다.
(3)이와 같이 특허권 등의 지식재산권에 관한 소의 관할에 대하여 별도의 규정을 둔 이유는 통상적으로 그 심리·판단에 전문적인 지식이나 기술 등에 대한 이해가 필요하므로, 심리에 적합한 체계와 숙련된 경험을 갖춘 전문 재판부에 사건을 집중시킴으로써 충실한 심리와 신속한 재판뿐만 아니라 지식재산권의 적정한 보호에 이바지할 수 있기 때문이다(대법원 2019. 4. 10. 자 2017마6337 결정 참조).
개정 발명진흥법 제13조(직무발명의 권리승계) ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등이 종업원등의 직무발명에 대하여 미리 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정을 정한 경우에는 그 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자등에게 승계된다. 다만, 사용자등이 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리를 승계하지 아니하기로 종업원등에게 통지하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2024. 2. 6.>
② 제1항에 따른 계약 또는 근무규정이 모두 없는 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)이 제12조에 따라 통지를 받은 경우에는 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 서면으로 알려야 한다. 이 경우 사용자등은 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다. <개정 2024. 2. 6.>
③사용자등이 제2항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다. <개정 2024. 2. 6.>
구법상 문제점 - 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 대한 권리를 승계받기 위해서는 직무발명 신고를 받은 후 4개월 이내에 종업원에게 승계 여부를 통지하여야 하나, 승계 통지 전까지 불확정적 권리관계로 인해 종업원이 제3자에게 직무발명에 대한 권리를 승계하는 이중양도 문제가 발생할 수 있음
개정 이유 - 사용자가 종업원과 협의하여 계약이나 근무규정에 따라 직무발명에 대한 권리를 승계받기로 미리 정한 경우 직무발명에 대한 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자에게 승계되도록 규정하고, 예외적으로 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계하지 않는 경우 4개월 이내에 종업원에게 통지하도록 함(제13조).
‘종업원 발명자는 사용자에 대해 대상 특허와 관련한 추가적인 보상청구, 기타 민형사소송을 포함함 일체의 이의를 제기하지 않기로 한다.’
2. 특허법원 판결요지
“회사가 미리 일방적으로 정해 놓은 계약 또는 근무규정에 따라 종업원의 정당한 직무발명보상금 청구권을 제한하는 경우 그러한 계약 또는 근무규정이 무효라는 것일 뿐,
직무발명보상금에 대한 사용자와 종업원 사이의 합의에 의한 모든 개별 계약을 무효로 해석하여야 한다거나, ‘정당한 보상’이 이루어지지 않으면 모든 합의가 무효로 되어야 한다는 의미는 아니다.
즉, 이미 직무발명이 완료되어 구체적으로 발생한 보상금 지급청구권의 액수를 당사자가 사후에 합의한 경우마저도 일률적으로 무효라고 볼 것은 아니다.
위와 같이 판단하는 근거는 다음과 같다.
① 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계에 대하여 부제소특약이 이루어진 경우에는, 부제소특약으로 말미암아 그 대상으로 된 권리관계가 강행법규 위반으로 무효라는 주장을 하지 못하게 되는 결과가 초래된다 하더라도, 그러한 사정만으로 그 부제소특약이 당해 강행법규에 위반하여 무효로 된다고 볼 수는 없다(대법원 2008. 2. 14. 선고 2006다18969 판결 등 참조).
그런데 구 특허법 제40조 제1항은 직무발명에 대한 정당한 보상을 받을 권리를 규정하는 것일 뿐 그 권리관계에 대한 당사자의 처분을 직접적으로 금하는 취지의 강행법규는 아니다.
따라서 합의서에 포함된 부제소합의가 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계에 대하여 이루어진 것이라면, 설령 그 부제소합의로 말미암아 그 대상으로 된 구 특허법 제40조 제1항의 직무발명보상금에 관한 권리관계가 강행법규 위반으로 무효라는 주장(부제소 합의 당시 지급받은 직무발명보상금이 정당한 보상금의 액수에 미치지 못한다는 등의 주장)을 하지 못하게 된다고 하더라도 그러한 사정을 들어 그 부제소합의가 강행법규인 구 특허법 제40조 제1항에 위반하여 무효로 된다고 할 수는 없다.
② 부제소 합의 당시 이 사건 특허발명에 대한 구 특허법 제40조 제1항의 직무발명보상금 청구권이 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계였는지에 관하여 본다.
최종 퇴직시 발생하는 퇴직금청구권을 사전에 포기하거나 사전에 그에 관한 민사상 소송을 제기하지 않겠다는 부제소특약을 하는 것은 강행법규인 근로기준법에 위반되어 무효이다(대법원 1998. 3. 27. 선고 97다49732 판결 등 참조).
그러나 근로자가 회사를 퇴직하고퇴직금 등을 수령하면서 “회사와의 근로관계를 종료함에 있어 노사합의에 의한 퇴직금, 가산금 및 특별위로금 등 근로 대가 일체를 지급받은바, 근로관계 종료와 관련하여 추후 여하한 이의 제기도 하지 않을 것을 서약합니다.”라는 내용의 서약서에 서명한 경우,
그 문언에 표시된 대로 회사와의 근로관계가 종료됨으로 인하여 발생하는 모든 법률관계 특히 퇴직금, 가산금 및 특별위로금 등 근로 대가와 관련된 일체의 청구권을 포기한 것이거나 향후 이에 관한 민사상 소송을 제기하지 않겠다는 부제소특약을 한 것으로 봄이 합리적인 의사 해석의 방법이고, 소권이 공권이라거나 퇴직금제도 자체가 강행법규의 성질을 띠고 있다고 하여 이러한 특약을 할 수 없는 것이 아닐 뿐 아니라, 근로자가 퇴직금 청구소송을 먼저 제기한 후 서약서에 서명날인 하고서도 퇴직금 청구소송을 계속할 의사를 가지고 있었다는 사정은 근로자의 내심의 의사에 지나지 않은 것으로 그와 같은 의사가 외부로 표시된 것이 아닌 이상 의사표시의 해석에 참작할 것도 아니다(대법원 1997. 11. 28. 선고 97다11133 판결 등 참조).
나아가 회사와의 근로관계를 장차 일정한 시점에서 종료시키기로 하고 그 퇴직금과 관련하여 회사에 대하여 어떠한 청구나 이의도 하지 않겠다는 내용의 부제소 합의를 하는 것은 퇴직금의 사전포기에 해당하지 않고 따라서 근로기준법에 위반되지 않는다고 할 것이다(대법원 2006. 12. 9. 선고 2005다36762 등 참조).
위 법리를 종합하면, 근로기준법 등 강행법규상의 근로조건은 최저기준임과 동시에 강행성을 가지는 것으로서 사전에 당사자의 처분에 맡겨진 것이 아니므로 권리발생 이전에 행한 부제소 합의는 무효인 반면, 권리가 발생한 임금 및 퇴직금 등은 근로자의 사적 재산영역으로 옮겨져 근로자의 처분에 맡겨진 것이기 때문에 근로자는 자유로이 이를 포기하거나 부제소 합의를 할 수 있는 것임을 알 수 있다.
즉, 부제소 합의의 유효성은 강행법규(실체법)상의 청구권 발생 후에는 그 강행법규(실체법)상의 권리를 당사자가 자유롭게 처분하는 것이 허용되므로 그 권리에 관한 부제소 합의 또한 유효한 것이다.
구 특허법 제40조 제1항의 직무발명보상금 청구권은 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점에 발생하는 것인 것, 특허발명에 대한 특허받을 권리가 원고로부터 피고에게 승계된 후에 이루어진 합의서에 포함된 부제소 합의는강행법규(실체법)인 구 특허법 제40조 제1항의 직무발명보상금 청구권 발생 후에 이를 자유롭게 처분할 수 있는 상태에서 이루어진 것으로서 유효하다
직무발명자가 부제소합의를 하였으니 법률에 관하여 알지 못하여 원고가 청구할 수 있는 직무발명보상금의 액수에 관하여 알지 못한 상태에서 특별상여금을 지급받았음을 확인한다는 의사로 이 사건 사임서에 서명․날인을 하였고, 직무발명의 정당한 보상금에 비해 받은 금액이 너무 과소하므로 부제소합의는 불공정한 법률행위에 해당하여 무효이다.
2.특허법원 판결 요지
(1)원고가 지급받은 돈이 격려금 및 위로금 명목만이라고 볼 수 없고, 오히려 원고가 피고 회사의 대표이사로 취임한 시기 및 이 사건 특허발명을 출원한 시기를 고려하면, 원고가 이 사건 특허발명의 출원 과정에 기여한 정도를 고려하여 상여금의 액수를 정한 것으로 보인다. 원고는 이 사건 부제소합의 당시 이 사건 특허발명으로 인한 이익 등을 충분히 예상한 상태에서 특별상여금을 받는 대신 피고를 상대로 더는 직무발명보상금에 관한 권리를 주장하지 않기로 합의하였기 때문에 이러한 사임서를 작성하였던 것으로 보인다. 원고의 주장은 이유 없다.
(2)민법 제104조의 불공정한 법률행위는 피해 당사자가 궁박, 경솔 또는 무경험의 상태에 있고 상대방 당사자가 그와 같은 피해 당사자측의 사정을 알면서 이를 이용하려는 폭리행위의 악의를 가지고 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하는 법률행위를 한 경우에 성립한다. 여기서 ‘궁박’이란 ‘급박한 곤궁’을 의미하고, 당사자가 궁박 상태에 있었는지 여부는 당사자의 신분과 상호관계, 피해 당사자가 처한 상황의 절박성의 정도, 계약의 체결을 둘러싼 협상과정 및 거래를 통한 피해 당사자의 이익, 피해 당사자가 그 거래를 통해 추구하고자 한 목적을 달성하기 위한 다른 적절한 대안의 존재 여부 등 여러 상황을 종합하여 구체적으로 판단하여야 한다.
(3)또한 급부와 반대급부 사이의 ‘현저한 불균형’은 단순히 시가와의 차액 또는 시가와의 배율로 판단할 수 있는 것은 아니고 구체적․개별적 사안에 있어서 일반인의 사회통념에 따라 결정하여야 한다. 그 판단에 있어서는 피해 당사자의 궁박․경솔․무경험의 정도가 아울러 고려되어야 하고, 당사자의 주관적 가치가 아닌 거래상의 객관적 가치에 의하여야 한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2009다50308 판결 등 참조).
(4)이러한 법리에 비추어 이 사건에 관하여 본다. 앞서 든 증거, 을 제15호증 및 변론전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 원고가 주장하는 사정만으로는 이 사건 부제소합의 당시 원고가 궁박, 경솔 또는 무경험의 상태에 있었다거나 이 사건 부제소합의 당시 피고가 원고의 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사, 즉 폭리행위의 악의가 있었다거나 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재한다고 보기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이 사건 부제소합의는 불공정한 법률행위에 해당한다고 볼 수 없다.
세계적 블록버스터 신약 OPDIVO 연구과정에 석사과정부터 참여하여 박사학위까지 받았고 관련 논문의 저자로서 특히 중요 기여자(contributor)로 기재된 연구원이 연구실 지도교수와 기술이전 제약회사인 오노약품을 상대로 자신이 공동발명자로서 특허권의 공유지분권자라고 주장하는 소송입니다.
대학교수, 대학원생 공동저자 PNAS 논문
Yoshiko Iwai, Masayoshi Ishida, Yoshimasa Tanaka, Taku Okazaki, Tasuku Honjo, and Nagahiro Minato. PNAS September 17, 2002 99 (19) 12293-12297; Involvement of PD-L1 on tumor cells in the escape from host immune system and tumor immunotherapy by PD-L1 blockade
일본 동경지방법원 1심 판결 – 공동발명자 불인정
132페이지에 이르는 장문의 판결문에서 당시 교토대학 연구실의 구성, 연구진행 현황 등을 상세하게 설명하고, 석사과정 연구원의 기여여부 등을 구체적으로 판시하였습니다. 특허발명도 매우 중요하지만, 논문의 주요 저자로 기재된 대학원생이 공동발명자에 해당하는지 여부를 구체적으로 판단한 보기 드문 판결문입니다.
일본 동경고재 2심 판결 – 공동발명자 불인정
참고자료로 첨부한 판결문을 읽어 보시기 바랍니다. 대학원생의 공동발명자 성립여부를 판단한 판결 부분을 인용하면 다음과 같습니다.
항소심 판결 요지 정리
구체적으로 실험을 담당하여 수행한 대학원 연구원을 공동발명자로 볼 수 있는지 여부, 착상의 구체화에 실제 참여한 연구원을 공동발명자로 인정하기 위한 판단기준
“현실 관여”만으로는 부족라도 “창작적 관여”가 필요하다고 판결. 단순 보조를 넘어서는 기여, 공헌이 있더라도 그것이 “창작적인 관여”에 이르러만 공동 발명자로 인정할 수 있다.
