직무발명 실무쟁점과 솔루션

- 발명자보상청구소송의 성패요소 및 실효적 해결방안

1.     대표이사, 등기이사, 감사, 비등기이사, 임원도 직무발명을 할 수 있고, 종업원의 지위에서 사용자 법인에 대해 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 발명진흥법의 직무발명 정의규정에서 법인의 임원을 직무발명자인 종업원의 한 유형으로 명시적으로 규정하고 있습니다.

2.     실질적으로 대표이사 1인 소유 사업체 법인의 경우에도, 그 대표이사는 법인과 구별되는 종업원으로서 직무발명을 할 수 있으며, 그에 따른 직무발명보상금도 청구할 수 있습니다.

3.     그러나 사업체의 실질적 소유자이지만 공식적으로는 회사 내에서 어떤 직위도 갖고 있지 않는 경우, 예를 들어 법인 사업체의 주주 지위만 갖고 있는 경우라면 직무발명 관련하여 종업원에 해당하지 않습니다. 직무발명자 자격이 없는 외부인에 해당합니다.

4.     소규모 회사에서는 특허출원을 할 때 직무발명에 해당함에도 불구하고 회사 명의가 아니라 대표이사 또는 사장 명의로 특허출원을 하는 경우가 있습니다. 이와 같은 특허출원 실무관행은 법적 문제가 많습니다. 대표적 문제는 발명자 및 그 승계인만이 특허출원을 할 수 있으며, 이를 위반하면 특허무효 사유에 해당하므로 대표이사 명의로 잘못 등록된 특허는 추후 특허무효의 위험성을 안고 있습니다. 종업원의 직무발명에 대해 아무런 약정 없이 대표이사를 발명자 및 출원인으로 하여 특허를 출원, 등록받은 경우, 그 특허는 무권리자에 의한 출원으로 무효가 된다는 대법원 2005. 3. 25. 선고 2003후373 판결 내용이 대표적 사례입니다.

5.     뿐만 아니라, 직무발명을 회사에 신고하지 않고 법인과의 관계상 타인에 해당하는 대표이사 또는 실질적 소유자 명의로 출원하는 것은 특허무효에 그치지 않고 회사에 대한 배임 책임까지 질 수 있습니다. 형사상 배임죄 처벌 및 민사상 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정한 판결이 많습니다.

6.     특히, 창업초기 실질적 소유자 또는 대주주 위치에 있었던 대표이사 등 임원이 사업성공에 따라 상장하는 경우나 M&A로 경영진이 변경되는 경우와 같이 회사와 창업 주축 임원의 이해관계가 달라지는 시점에 직면하면 회사의 가장 중요한 자산인 기술 및 특허권을 대표이사 개인 명의로 등록 받은 것에 대해 법적 책임을 묻는 분쟁이 자주 발생하고는 합니다.

7.     따라서, 벤처, 창업회사, 실질적 1인 회사 등 소규모 회사라고 하더라도 직무발명에 관련된 법적 자문을 받고 법률에 따른 적절한 직무발명 관련 시스템을 구축 운영하는 것이 바람직합니다.

[질문 또는 상담신청 입력하기]

(1)   대표이사 재직 중 직무발명 11건, 전력기술관리법상 신기술 지정, 신기술 적용 공사 신기술료 수입 + 기술사용계약 체결, 기술료 수입 발생 사안  

(2)   직무발명자는 대표이사로 재직하였고, 실질적 경영자의 조카로서 회사법인과 고용계약을 체결한 것이 아니라 위임계약을 체결한 것이므로 실질적으로 사용자 지위에 있었으므로, 직무발명보상금을 청구할 ‘종업원 등’의 지위에 있었다고 볼 수 없다는 주장에 대하여. – 대표이사의 직무발명 인정

(3)   특허법원 판결요지: 발명진흥법 제2조 제2호에 따르면 직무발명의 주체는 종업원, 법인의 임원 또는 공무원으로 규정하고 있어 규정의 문언 상으로 보더라도 법인의 임원도 포함되고, 임원은 일반적으로 ‘이사’ 이상의 직급을 가진 사람으로 대표이사도 포함되므로, 피고들의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

(4)   기술사용계약에 따른 기술료와 신기술료는 기술의 사용대가라는 점에서 성질이 유사하지만 그 구체적인 산정방법에는 차이가 있다. 신기술로 보호되는 기간 동안 지급받는 신기술료는 그 성질상 통상적인 실시료보다 높게 책정된다. 이 사건 기술사용계약에 따른 기술료가 신기술료보다 적은 금액이라는 점에 대하여 당사자 모두 다툼이 없고, 원고는 대략 신기술료의 1/3 정도의 금액이 기술사 용계약에 따른 기술료로 책정되는 것으로 보인다고 진술한 바 있다. 위 기술료는 그 성질상 전부가 직무발명을 근거로 하여 사용자가 독점․배타적으로 얻은 초과이익에 해당한다

(5)   직무발명 기여도: 이 사건 각 신기술 지정 및 이 사건 기술사용계약이 원고의 이 사건 각 발명들의 기술적 가치만으로는 지정되었다고 보기 어렵고, 피고들의 사업적 영향력이나 공사 수주 내역 또는 특허 자체와 무관한 피고들의 공헌요소가 크게 작용하였다고 볼 수 있으므로, 이 사건 신기술로 얻은 공사수주금액, 신기술료, 기술료 중 직무발명들이 기여하는 정도를 각 50%로 정한다.

(6)   신기술 지정 요건 중 신규성 및 진보성이 인정되어야 한다는 점에서 특허권에 준하는 기술의 가치가 요구된다고 할 것이지만, 전력신기술 지정에 있어 특허권을 필수 요건으로 요하는 것은 아니다. 전력신기술 지정 요건에는 ‘현장적용성’이 요구되는데, 작업 공정, 수행을 위한 검증 등을 필요하고, 시공실적 확인서를 함께 포함하고 있다. 이 사건 제2신기술은 지중 전력 케이블 공정 시공의 편리성 향상, 지중 전력 케이블 시공 품질 향상, 작업 현장 안전성 증진 등이 요구되며, 공종별 원가 절감 내역, 장비의 사용 및 유지관리 지침서 등이 요구된다. 피고들은 관련 분야에서 사업실적을 보유한 전문업체로 해당 분야에서 일정한 기술력을 이미 보유하고 있었고, 이 사건 전력신기술 인증 취득 지원을 위해 다수의 인력과 상당한 재원을 투자하였다. 이와 같이 ‘현장적용성’은 특허 자체와 무관한 피고들의 사업적 영향력이 작용한 것으로서, 원고의 이 사건 각 발명만으로 전력신기술로 지정되었다고 보기 어렵고, 피고들의 실제 실적 등으로 인한 공사비 절감이 구체적인 수치로서 인정되어 산업통상자원부로 하여금 전력신기술로 지정되었다고 볼 수 있다.

첨부: 특허법원 2025. 4. 30. 선고 2024나10379 판결

[질문 또는 상담신청 입력하기]

(1)   대법원 판결요지: 직무발명을 사용자가 승계할 때 보상금청구권 발생 + 그 당시 시행되던 사용자의 직무발명 규정 적용 + 직무발명보상청구권 행사 또는 소송 제기 당시 규정이 아닌 직무발명 승계 당시 규정 적용

(2)   직무발명 보상규정 변경 및 쟁점: 직무발명자 종업원 재직 시 보상규정 – 실시보상청구권 법률상 장애사유 있음 vs 직무발명 상규정 변경 - 실시보상청구권 법률상 장애사유 없음 + 구 규정 적용 시 소멸시효 10년 미경과 BUT 신 규정 적용 시 소멸시효 10년 경과 상황에서 변경된 보상규정이 퇴직한 종업원에게 적용되는지 여부

(3)   직무발명자(원고)의 직무발명에 대한 보상금청구권이 발생할 당시 시행 중이던 직무발명 보상지침은 보상금의 지급시기를 ‘해당 특허들이 피고의 제품에 적용되어 그 실시결과가 피고의 경영에 현저하게 공헌한 것으로 인정되는 때’로 정하고 있으므로, 원고의 보상금청구권의 행사에는 위 규정에 따른 법률상 장애가 있었으나, 직무발명자(원고) 퇴직한 이후 2001. 1. 1.부터 시행된 사용자(피고)의 보상지침은 그 지급시기에 관하여 정하지 않고 있음.

(4)   대법원 판결: 직무발명자 주장 지지, 원고의 직무발명 보상금청구권 행사에는 원고의 직무발명 보상금청구권이 발생할 당시에 시행되던 피고의 직무발명에 관한 근무규정이 적용될 뿐이고, 원고가 퇴직한 후 변경된 근무규정의 시행일로서 피고가 주장하는 소멸시효 기산일에 원고가 직무발명 보상금청구권을 행사할 수 있게 되었다고 볼 수 없다.

(5)   대법원 판단이유: 종업원 등의 직무발명 보상금청구권은 일반적으로 사용자 등이 직무발명에 대한 특허 등을 받을 권리나 특허권 등을 종업원 등으로부터 승계한 시점에 발생하지만, 직무발명에 관한 근무규정 등에서 직무발명 보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에는 종업원 등은 그와 같이 정해진 지급시기에 직무발명 보상금청구권을 행사할 수 있다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조). 한편 사용자가 직무발명에 관한 근무규정을 변경하였는데 그러한 변경 이전에 이미 종업원이 퇴직하였다면 그 종업원이 사용자와 사이에 변경된 근무규정을 적용하기로 합의하는 등의 특별한 사정이 없는 한 변경된 근무규정은 변경 이전에 이미 퇴직한 종업원에게는 적용되지 않는다.

[질문 또는 상담신청 입력하기]

(1)   공무원 연구개발사업 담당자 A + 외부 수행기관 회사의 직원 B와 공모, 공범, 타사가 제출한 제안서를 외부 회사의 직원 B에게 유출: 공무상비밀누설죄 (형법 제127조 공무상비밀누설의 점, 징역형 선택)

(2)   공무원 A는 연구과제의 수행 과정에서 직무발명 완성하였으나 기관장에게 신고하지 않고 외부 지인명의로 특허출원, 등록: 발명진흥법위반죄 (발명진흥법 제58조 제2항, 제19조, 직무발명의 내용 공개의 점, 징역형 선택) + 업무상배임죄 (형법 제356조, 제355조 제2항, 업무상배임의 점, 징역형 선택)

(3)   피고인은 그 업무상 임무에 위배하여 직무발명을 신고하지 아니하고 제3자 명의로 특허를 출원·등록함으로써 액수 미상의 재산상의 이익을 취득하고 피해자 대한민국에게 같은 액수 상당의 손해를 가하고, 부정한 이익을 얻거나 사용자등에게 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개하였다.

(4)   불리한 정상: 피고인은 공무원 신분에서 입찰 과정에서 제출된 제안요약서를 친분관계가 있는 피고인 B에게 교부함으로써 직무상 취득한 비밀을 누설하고, 직무와 관련된 발명을 하였음에도 이를 신고하지 아니한 채 지인으로 하여금 특허를 출원하게 하여 배임행위를 하고 직무발명의 내용을 공개하였으며, 피고인 B으로부터 합계 220만 원 상당의 뇌물을 수수하기도 하였으므로, 그 일련의 경위와 수법, 범행 내용 등에 비추어 죄질이 좋지 않다. 위와 같은 범행은 공무원이 담당하는 직무의 공정성과 일반의 신뢰를 훼손하는 것이므로 비난가능성도 작지 않다.

(5)   처벌수위 선고형: 징역 8월, 집행유예 2년, 벌금 5백만원, 뇌물 220만원 추징

첨부: 대전지방법원 2024. 11. 28. 선고 2024고단1862 판결

[질문 또는 상담신청 입력하기]

1.    사안의 개요

(1)   이차전지 관련 원고 회사(원고)의 설계팀 연구원 F, 영업사업부 직원 D

(2)   영업사업부 직원 D 퇴직 후 회사설립, 그 후 전 직장 동료 F에게 도면작성 의뢰, 완성된 도면 기반으로 개인명의 특허출원, 등록 후 회사법인(피고)에게 특허권 이전등록

(3)   설계팀 직원 F의 원고회사 퇴사, 직무발명 미신고 적발 후 원고 회사와 F 직무발명 원고회사의 승계합의서 작성

(4)   원고회사 직무발명규정 – 직무발명 신고의미, 승계 규정 있음

(5)   원고회사에서 특허등록 피고회사에 대해 특허권이전등록 절차이행 청구의 소 제기

2.    특허법원 판결 요지

(1)   직무발명 인정, F 발명자 인정, 원고승소 특허등록이전 이행명령

(2)   판결주문: 피고는 원고에게 특허 제1,766,966호에 관하여 정당한 권리자로의 이전을 원인으로 한 특허권이전등록절차를 이행하라.

3.    특허법원 판결이유

(1)   설계팀 전 직원 F은 직무발명인 이 사건 특허발명을 완성하고도 그 사실을 원고에게 알리지 아니한 채 이 사건 특허발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 D에게 양도하였고, 원고에 재직하였던 D 역시 F이 위와 같은 사전승계약정에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 원고에게 승계하여야 할 의무가 있음을 알고 있음에도 자신에게 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 양도하라고 적극 가담하였다고 봄이 타당하다. 따라서 F이 D에게 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 행위는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효이다.

(2)   구 발명진흥법 제12조 전문, 제13조 제1항에서 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면, 사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결 참조).

(3)   이 사건 특허발명은 원고의 종업원이었던 F이 발명한 직무발명에 해당하고, F이 D에게 이 사건 특허발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 행위는 반사회질서의 법률행위로서 무효이므로, D은 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리자라고 볼 수 없다.

(4)   한편, 원고는 사전승계약정에 해당하는 원고의 직무발명 보상규정 제4조 제1항에 따라 F과 이 사건 합의서를 작성함으로써 F으로부터 직무발명에 속하는 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 권리를 승계하였다. 따라서 원고는 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 권리를 취득하였다.

(5)   이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 권리가 없는 D이 출원한 것으로서 모인출원의 무효사유(특허법 제133조 제1항 제2호 본문, 제33조 제1항)가 있고, 원고는 직무발명의 승계 표시에 따라 이 사건 특허발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 취득하였다. 따라서 무권리자인 D으로부터 이 사건 특허발명에 관한 권리를 이전받은 피고는 원고에게 특허법 제99조의2 제1항에 따른 특허권이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

첨부: 특허법원 2025. 2. 13. 선고 2024나10423 판결

[질문 또는 상담신청 입력하기]