1.    UAE 수출 원전기술 특허발명 국가연구개발과제 연구책임자의 발명자 주장에 대한 판단

 

(1)   특허출원서, 특허공보, 특허증에 연구책임자 1 발명자로 기재됨

(2)   국가연구개발과제 연구개발계획 변경신청서에 특허발명(직무발명 5)의 핵심기술사상이 기재됨

(3)   특허법원 판단 연구책임자(원고)를 위 기술사상의 제안자로 보기 어렵다.

(4)   판단이유: 신청서에 수행부서로 피고의 당시 원자력발전기술원과, 외부의 한국전력기술, F, E, P가 기재되어 있고, “용역기간은 3개월 연장하지만 재료비는 비목간 변경을 통해 총 용역비 내에서 용역을 수행하는 것으로 용역수행기관과 합의함.”이라는 문구가 있는 것에 비추어, 변경된 계획에 따른 연구와 실험 역시 용역수행기관인 P가 주도하였을 것으로 보이고, 원고는 용역을 발주한 피고 측 책임자로서 실험에 참여하였을 뿐이라고 보인다.  최종보고서에는 연구인력이 50여 명 기재되어 있는데, 원고가 그중 피고 측 연구책임자로 등재되어 있다는 사정만으로 원고가 위와 같은 변경사항을 제안하였다고 보기도 어렵다.

 

2.    국가연구개발과제 중간 연차보고서, 과제변경신청서, 최종보고서 기재내용 및 연구책임자의 발명자 주장에 대한 판단

 

(1)   위 과제의 2차 연도 중간보고서(변경신청서 이전 단계, 원고 연구책임자 참여 이전)에 포함된 도면에 특허발명의 핵심사상이 기재됨 - 원자로의 하부중심에서 측면으로 이격되어 단열체 하부판에 배치되어 있는 물유입구, 그보다 높게 위치한 물배출구, 원자로 단열체와 차폐벽 간 간섭으로 인한 유로방해를 피하고자 원자로 용기 지지대 아래 콘크리트 구조물을 모따기 처리하여 유로를 개선한 점 등 제 직무발명과 동일한 구성이 개시되어 있고, 당시까지 원고가 위 과제에 참여한 바는 없다.

 

(2)   그렇다면 시기전으로 제 직무발명 창작에 원고가 실질적으로 기여했다고 볼 수 없다.

(3)   이에 대하여 원고는, ‘원고가 증기배출구에 관한 설계변경을 제안하였고, 직무발명과 관련하여서는 개념설계뿐 아니라 실험을 통해 설계된 개념을 구체화하는 역할이 중요하므로, 임계열속 실험을 성공시킨 원고가 발명자라고 보아야 한다.’라는 취지로 주장한다. 그러나 연구개발계획 변경신청서에 원고가 피고측 책임자로 기재되어 있다는 사정만으로 원고가 그 신청서에 기재된 설계변경을 제안하였다고 인정할 수 없고, 원고가 임계열속 실험을 주도했다고 볼 수도 없다.

(4)   피고 사용자 회사에서 실시 중인 직무발명 5의 발명자라는 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

 

3.     발명자 판단기준 법리

 

(1)   발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만한 경우 또는 자금설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적 착상을 새롭게 제시부가보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 201167705, 67712 판결 참조)

(2)   발명자에 해당하는지는 특허출원서 발명자란 기재와 관계없이 실질적으로 정해진다(대법원 2011. 12. 13. 선고 201110525 판결 참조).

 

첨부: 특허법원 2025. 2. 14. 선고 202310570 판결

특허법원 2025. 2. 14. 선고 2023나10570 판결.pdf
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KASAN_국가연구개발과제 연구책임자, UAE 수출 원전기술의 직무발명보상금 청구소송 – 직무발명자 불인정, 원고 패소 특허법원 2025. 2. 14. 선고 2023나10570 판결.pdf
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작성일시 : 2025. 3. 11. 14:42
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세계적 블록버스터 신약 OPDIVO 연구과정에 석사과정부터 참여하여 박사학위까지 받았고 관련 논문의 저자로서 특히 중요 기여자(contributor)로 기재된 연구원이 연구실 지도교수와 기술이전 제약회사인 오노약품을 상대로 자신이 공동발명자로서 특허권의 공유지분권자라고 주장하는 소송입니다.

 

대학교수, 대학원생 공동저자 PNAS 논문

 

Yoshiko Iwai, Masayoshi Ishida, Yoshimasa Tanaka, Taku Okazaki, Tasuku Honjo, and Nagahiro Minato. PNAS September 17, 2002 99 (19) 12293-12297; Involvement of PD-L1 on tumor cells in the escape from host immune system and tumor immunotherapy by PD-L1 blockade

 

일본 동경지방법원 1심 판결 공동발명자 불인정

 

132페이지에 이르는 장문의 판결문에서 당시 교토대학 연구실의 구성, 연구진행 현황 등을 상세하게 설명하고, 석사과정 연구원의 기여여부 등을 구체적으로 판시하였습니다. 특허발명도 매우 중요하지만, 논문의 주요 저자로 기재된 대학원생이 공동발명자에 해당하는지 여부를 구체적으로 판단한 보기 드문 판결문입니다.

 

일본 동경고재 2심 판결 공동발명자 불인정

 

참고자료로 첨부한 판결문을 읽어 보시기 바랍니다. 대학원생의 공동발명자 성립여부를 판단한 판결 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

항소심 판결 요지 정리

 

구체적으로 실험을 담당하여 수행한 대학원 연구원을 공동발명자로 볼 수 있는지 여부, 착상의 구체화에 실제 참여한 연구원을 공동발명자로 인정하기 위한 판단기준

 

현실 관여만으로는 부족라도 창작적 관여가 필요하다고 판결. 단순 보조를 넘어서는 기여, 공헌이 있더라도 그것이 창작적인 관여에 이르러만 공동 발명자로 인정할 수 있다.

 

일본어 원문을 인용하면 다음과 같습니다.

着想の具体化に関与した者が明者であるためには「創作的に関与」することが必要であり「現関与」だけでは足りない、という表現

 

着想の具体化に「現的に加担」することが必要と表現してしまうと、「補助」を越える関与をしたら共同明者であるかのように解される余地があり得たところ、「補助」を越える関与をしたとしても、「創作的に関与」しなければ共同明者としては認められないことを示すことによって、共同明者たり得る境界線を一定程度明確にしたといえるかもしれない。同に、具体化に創作的関与が必要であると判示した判決はいくつかある。

 

첨부: 일본 동경고재 항소심 판결문

일본판결_동경고재_2021. 3. 17. 선고 항소심 판결.pdf
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KASAN_옵디보 OPDIVO 특허발명의 공동발명자 판단 일본 판결 - 일본대학 교수와 대학원생 논문 공동저자 BUT 공동발명자 판단 별개 일본동경고재 2021. 3. 17. 선고 항소심 판결.pdf
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작성일시 : 2025. 2. 3. 14:46
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통상 퇴직 후 회사를 상대로 직무발명 보상금 청구소송을 제기합니다. 그런데 공동 발명자 중 일부는 그 당시에도 재직 중인 경우가 많습니다. 회사는 퇴직한 종업원으로부터 발명자 보상금 청구소송이 제기되면 우선 진정한 발명자에 해당하는지, 발명에 대한 기여율은 어느 정도인지를 파악합니다. 특허담당자 뿐만 아니라 재직 중인 공동 발명자들에게 정보를 모아 검토하고 평가합니다.

 

직무발명 보상금청구권은 진정한 직무발명자에게만 인정됩니다. 따라서, 진정한 직무발명자에 해당하는지를 정확하게 판단하는 것으로부터 출발해야 합니다. 특허법리상 발명자는 특허청구범위에 기재된 기술내용(발명)의 창작에 실질적으로 기여한 사람입니다. 하나의 청구항에 하나의 발명이 성립되므로, 각 청구항 별로 각각 실질적 기여가 인정되는지 여부를 기준으로 판단합니다. 단 하나의 청구항 발명에 대한 기여가 인정되는 경우에도 그 특허 전체의 공동발명자로 인정됩니다.

 

발명자는 발명행위에 실질적으로 기여한 자입니다. 형식적 직책이나 담당업무 보다 실질적 기여가 중요합니다. 그 사람이 기여한 내용을 제외하면 발명을 할 수 없었을 것으로 판단되면 진정한 발명자에 해당합니다. 외부에서는 정확히 알기 어렵지만, 발명을 같이 했던 공동발명자들이라면 잘 알고 있습니다. 여기에 특허법 전문가와 함께 검토해 보면, 단독 발명자인지, 공동 발명자인지, 발명자가 아닌지 여부를 판단할 수 있습니다. 나아가 공동발명자들 사이 각자의 기여도까지 산정할 수 있습니다.

 

한편, 특허법리상 특허증 및 특허출원서에 발명자로 기재되어 있다는 점만으로 부족합니다. 발명자로 주장하는 자에게 입증책임이 있기 때문입니다. 회사 입장에서는 퇴직 연구원이 진정한 발명자에 해당하지 않는다고 주장할 것입니다. 따라서 구체적 자료를 가지고 발명자임을 입증할 준비를 해야 합니다.

 

여기서 발명에 관여한 다른 공동 발명자가 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 직무발명 보상금 청구소송을 제기한 연구원을 도와줄 수도 있고, 반대로 회사 입장에서 예전 동료를 적극 공격할 수도 있습니다.

 

잘 알려진 실제 사례도 있습니다. 화학공정 관련 직무발명으로 회사에 막대한 이익을 안겨준 직무발명자가 퇴사 후 회사에 대해 거액의 직무발명보상금 청구소송을 제기하자, 회사에서는 재직 중인 부하직원이자 공동발명자의 적극적인 도움을 받아 퇴직한 팀장은 발명자 이름을 올렸지만 발명에 실질적으로 기여한 바가 없다고 항변하였고, 그와 같은 방어전술이 성공하여 직무발명보상금을 한 푼도 주지 않았습니다.

 

만약 재직 중 부하직원 공동발명자가 퇴직자와 같이 직무발명보상금청구소송을 하거나 또는 같은 공동발명자 입장에서 소극적 도움이라도 주거나 최소한 회사를 도와 퇴직자를 적극적으로 공격하지만 않았다면 그 소송 결과가 크게 달라졌을 것입니다.

 

직무발명자라면 회사에 대해 직무발명 보상금 청구소송을 제기하기 전 특허법상 진정한 발명자인지 객관적으로 평가해 보고, 특허법 전문가의 검증을 거친 다음, 소송에서 어떻게 입증할지 구체적 입증계획과 구체적 입증자료를 잘 준비한 다음, 예상되는 회사의 공격을 방어할 방안도 마련해야 하는데, 이때 공동발명자로 판단되는 동료들의 협력이 매우 중요하다는 점을 명심해서 그들과 연대하는 방안을 적극적으로 모색해 보아야 할 것입니다.

 

발명자 자격에 대한 입증방안과 구체적 자료준비도 없을 뿐만 아니라 공동발명자의 협력약속도 받지 못한 상태에서 무턱대고 회사에 대한 직무발명 보상금 청구소송부터 제기한다면, 언제 허물어질지 모르는 부실한 토대에 모래성을 쌓는 것과 다름 없습니다.

 

KASAN_발명자 인정요건, 발명자 공헌도, 각 공동발명자의 기여도 입증방안 – 공동발명자의 연대 중요, 구체적 증거자료 사전 준비 등 직무발명보상청구 소송의 가장 중요한 포인트.pdf
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작성일시 : 2025. 2. 3. 14:17
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