직무발명 실무쟁점과 솔루션

- 발명자보상청구소송의 성패요소 및 실효적 해결방안

(1)   구 발명진흥법(2013. 7. 30. 법률 제11960호로 개정되기 전의 것) 제15조 제3항은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정할 때 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있다. 이때 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익은 직무발명과 상당인과관계가 있는 이익을 의미한다.

(2)   원칙적으로 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계한 시점을 기준으로 장래 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아 정당한 보상액을 결정하여야 한다.

(3)   그런데 장래 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 이익을 예상하여 보상금을 결정하는 데에는 어려움이 있으므로, 사용자가 직무발명을 승계한 이후에 실제로 직무발명에 의하여 얻은 이익이 있다면 이를 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익을 산정할 때 참작할 수 있다. 이처럼 사용자가 직무발명을 승계한 이후에 실제로 얻은 이익을 참작하여 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익을 산정하고 이를 기초로 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정하는 때에는 직무발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도뿐만 아니라 직무발명 완성 이후의 사정으로서 사용자가 얻을 이익과 관련된 직무발명의 권리화 또는 사업화 경위 등까지 함께 고려할 필요가 있다.

(4)   구체적 사안의 대법원 판결요지: 특허발명의 실질적인 양도대가뿐만 아니라 실시료 감액 협상에 따라 A 회사가 피고에게 무상으로 감면하여 준 실시료 금액이 포함되어 있다. 무상으로 감면하여 준 실시료 금액은 특허발명의 실질적인 양도대가와는 무관하므로, 이를 특허발명의 양도로 인하여 피고가 얻을 이익을 산정할 때 참작하여서는 아니 된다. 피고가 이 사건 직무발명에 의하여 얻을 이익을 산정하면서 이 사건 직무발명과 상당인과관계가 없는 이익까지 함께 고려한 것은 잘못이고, 종업원 공헌도를 기초로 원고의 직무발명 보상금을 결정하면서 이 사건 직무발명 완성 이후의 사정으로서 이 사건 직무발명의 실질적인 양도대가와 관련된 직무발명의 권리화 경위 등을 고려한 것이 잘못이라고 할 수는 없지만, 이 사건 직무발명 완성 이후의 사정으로서 이 사건 직무발명의 실질적인 양도대가와 별다른 관련이 없는 피고와 A 회사 사이의 별도 계약에 관한 협상 경위까지 함께 고려한 것은 잘못이다.

첨부: 대법원 2024. 11. 20. 선고 2023다237514 판결

[질문 또는 상담신청 입력하기]

1.    사안의 개요

(1)   대학교수 2인 - 최초 출원 발명 공동발명자 산학협력단에 직무발명신고서 지분율 각 50% 신고

(2)   최초 출원 기반 3건의 분할출원, 1건의 미국 출원, 특허등록

(3)   산학협력단에서 기업에 5건의 특허권 앙도, 기술료 5천만원 수입 발생

(4)   산단에서 발명자 대학교수 2인 중 1인에게만 직무발명 보상금 3500만원 지급

(5)   공동발명자 대학교수 2인 중 보상금 받지 못한 대학교수 이의제기

(6)   보상금 받은 대학교수를 대상으로 보상금 지급청구 소송 제기

2.    특허법원 판결 요지

(1)   대학교수 원고의 주위적 청구는 원고와 대학교수 공동발명자 피고 사이에 이 사건 키메릭 단백질 특허에 관한 지분약정이 있었음을 전제로 하고 있으나, 원고가 제출한 증거만으로는 그와 같은 약정이 있었음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 산학협력단에 위 발명과 관련하여 원고와 피고의 발명자 지분을 각 50%로 정하여 발명신고를 한 사실은 인정되나, 위 공동발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 산학협력단이 승계하여 위 공동발명에 관한 특허권은 산학협력단에 귀속될 예정이었으므로, 위와 같은 발명신고가 위 공동발명에 관한 특허권의 지분 약정으로 해석될 여지는 없다.

(2)   특히 이 사건에서 최초 출원의 청구범위에는 원고가 발명한 ‘나노헤어 구조물’과 피고가 발명한 ‘키메릭 단백질’에 관한 기술내용이 모두 포함되어 있었으나, 그 후 분할출원된 이 사건 키메릭 단백질 특허의 청구범위에는 원고가 발명한 ‘나노헤어 구조물’과 관련한 기술내용이 포함되어 있지 않고, 피고가 발명한 ‘키메릭 단백질’과 관련한 기술내용만 포함되어 있을 뿐이다. 따라서 이 사건 최초 출원의 발명자 지분에 관한 묵시적 약정을 이 사건 키메릭 단백질 특허에 대해서까지 확장하여 인정하기는 어렵다. 따라서 이 사건 키메릭 단백질 특허 명세서의 일부 내용을 근거로 위 특허의 지분에 관한 묵시적 약정을 인정할 수 없다.

(3)   공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 등 참조), 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금․설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원․위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시․부가․보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언․지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).

(4)   특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지는 것이므로(특허법 제97조), 공동발명자에 해당하는지 여부도 청구범위에 적혀 있는 발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였는지 여부를 중심으로 판단해야 한다.

(5)   직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적․객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도10525 판결 참조), 그 증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다(특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결 참조).

(6)   원고는 이 사건 키메릭 단백질 특허발명의 완성을 위한 기술적 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 볼 수 없으므로, 원고가 이 사건 키메릭 단백질 특허발명의 공동발명자에 해당함을 전제로, 피고가 수령한 발명자 보상금 중 원고의 지분에 해당하는 금액에 관한 부당이득반환을 구하는 원고의 예비적 청구는 이유 없다.

첨부: 특허법원 2024. 10. 8. 선고 2024나10461 판결

 [​질문 또는 상담신청 입력하기]

1.    사안의 개요

원고 발명자는 대기업 피고회사(사용자)의 종업원으로 재직하면서 기존의 LCD용 세정장비인 P4 HDC를 신형인 P5 HDC로 개조하면서 여러 기능을 개발 또는 개선하였고, 이와 관련하여 피고회사가 등록 받은 특허 기술 가운데 일정 부분을 단독 또는 공동으로 발명하였음을 주장하면서 피고회사를 상대로 직무발명보상금으로 40억 원과 그 지연손해금의 지급을 청구(발명진흥법 15조 1항에 근거)하였습니다.

2.     판결요지 - 발명자 요건

발명자임을 인정하기 위해서는 발명의 기술 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하거나 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 이바지하여야 합니다. 따라서, 단순히 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 일반적인 조언이나 지도를 하는 등 연구자를 일반적으로 관리한 사람이나 협력자 또는 보조자로서 연구자의 지시에 따라 단순히 자료를 정리한 사람이나 실험을 한 사람 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 사람 등과 같이 발명의 완성을 원조한 것에 불과한 사람은 발명자에 해당하지 아니합니다. 또한, 발명자로 되기 위해서는 한 사람이 모든 과정에 관여하는 것이 필요한 것은 아니며 공동으로 관여하는 것으로 충분하지만, 여러 사람이 공동발명자가 되기 위해서는 과제를 해결하기 위한 착상과 그 구체화의 과정에서 일체적, 연속적인 협력관계 아래서 각각이 중요한 공헌을 하여야 할 필요가 있습니다.  

3. 쟁점 - 발명자 판단  

원고 종업원은 피고회사가 등록 받은 특허발명 중 일부를 단독으로, 일부는 다른 연구원과 공동으로 개발하였다고 주장하였습니다. 구체적으로 특정 세정장치의 구동방식을 변경했다는 등 기존 장치를 개량하거나 변경한 기술내용을 직무발명이라고 주장하였습니다.

그러나, 서울고등법원은 원고가 발명하였다고 주장하는 기술은 해당 특허의 특허청구범위에 기재되어 있지 않다고 판단하였습니다.

직무발명보상금의 청구대상은 특허명세서에 기재된 기술내용 전체를 대상으로 판단하는 것이 아니라 그 중 특허청구범위에 기재되어 있는 기술적 사상을 대상으로 합니다.

통상 특허청구범위를 면밀하게 분석하지 않은 채 그 범위에 포함되지 않는 기술을 직무상 발명했다고 주장하는 경우가 많은데, 엄밀한 의미에서 보면 스스로 패소를 자초하는 것과 다름없습니다. 법원은 위 사건에서 원고가 주장한 기술내용은 특허청구범위에 기재되어 있지 않다는 이유로 원고 청구를 기각하였습니다. 특허법과 직무발명에 관한 법리와 실무를 고려하지 않는 막연한 주장은 이와 같이 허망한 결과를 낳습니다.

위 사건에서 또 다른 쟁점은 원고 종업원이 대상 특허에 관한 세정장치를 처음 개발한 것이 아니고, 장치의 세부적 부분을 변경하는 등 개량했다는 주장입니다. 직무발명이 개량발명에 해당한다면, 처음부터 개량발명과 기초발명의 차이점을 엄격하게 구별한 후, 그 개량발명이 특허청구범위에 기재되어 있는지 여부를 출발점으로 삼아야 합니다.

그럼에도 불구하고, 이 사건에서 원고는 막연히 그 세정장치를 자신이 개발했다는 주장하고, 회사에서는 그 세정장치에 관한 기존 개발자료를 제출함으로써 종업원이 발명자에 해당하지 않는다는 판결을 이끌어 내었습니다. 처음부터 종업원이 실제 발명한 개량발명을 특정한 후, 그것이 회사가 등록한 특허의 청구범위에 반영되어 있는지 여부를 세심하게 검토하고 판단한 후, 직무발명보상금의 청구소송을 제기하는 것이 바람직합니다.

4. 직무발명이 개량발명인 경우 실무적 대응방안

직무발명에서 가장 중요한 출발점은 특허청구범위에 기재된 사항입니다. 이를 무시하고 제품이나 공정에 사용된 기술을 중심으로 두리뭉실하게 주장하면 소송에서 좋은 결과를 얻기 어려울 것입니다.

현실적으로 개량발명이 대부분이고 원천기술을 발명한 경우는 거의 없습니다. 개량발명은 원천기술에 관한 특허와 구분하는 것이 중요하고, 그 개량발명 기술내용을 특허청구범위에 구체적으로 어떻게 기재하였는지가 가장 중요합니다. 따라서, 직무발명보상금 청구소송을 검토할 할 때 기술의 흐름을 파악하고 해당 직무발명의 위치를 객관적으로 파악해 평가해 보아야 합니다. 개량발명에 맞는 직무발명보상금 청구소송의 전략을 수립해야 합니다. 이때 종업원이 실제 개발한 기술내용도 중요하지만 특허청구범위에 기초하지 않은 막연한 주장만으로는 승소할 수 없습니다. 대상 기술내용이 특허청구범위에 구체적으로 반영되어 있는지 여부를 반드시 확인해야 할 것입니다.

[질문 또는 상담신청 입력하기]

(1)   사안의 개요: 직무발명자(원고)의 직무발명에 대한 보상금청구권이 발생할 당시 시행 중이던 직무발명 보상지침은 보상금의 지급시기를 ‘해당 특허들이 피고의 제품에 적용되어 그 실시결과가 피고의 경영에 현저하게 공헌한 것으로 인정되는 때’로 정하고 있으므로, 원고의 보상금청구권의 행사에는 위 규정에 따른 법률상 장애가 있었으나, 직무발명자(원고) 퇴직한 이후 2001. 1. 1.부터 시행된 사용자(피고)의 보상지침은 그 지급시기에 관하여 정하지 않고 있음.

(2)   쟁점: 직무발명자 종업원 재직 시 보상규정 – 실시보상청구권 법률상 장애사유 있음 vs 퇴직한 이후 사용자가 직무발명에 관한 근무규정을 변경 - 실시보상청구권 법률상 장애사유 없음 + 구 규정 적용시 소멸시효 10년 미경과 vs 신 규정 적용 시 소멸시효 10년 경과 상황에서 변경된 보상규정이 퇴직한 종업원에게 적용되는지 여부

(3)   특허법원 판결요지: 사용자 주장 지지, 개정된 보상규정 시행일 2001. 1. 1.에는 원고의 보상금청구권 행사에 대한 법률상 장애가 해소되었고, 그로부터 10년이 지난 후에 제기되었으므로 직무발명자 원고의 보상금청구권은 시효로 소멸하였음

(4)   대법원 판결 요지: 직무발명자 주장 지지, 원고의 직무발명 보상금청구권 행사에는 원고의 직무발명 보상금청구권이 발생할 당시에 시행되던 피고의 직무발명에 관한 근무규정이 적용될 뿐이고, 원고가 퇴직한 후 변경된 근무규정의 시행일로서 피고가 주장하는 소멸시효 기산일에 원고가 직무발명 보상금청구권을 행사할 수 있게 되었다고 볼 수는 없다. 원심 판결을 파기·환송함

(5)   대법원 판결 이유: “직무발명”이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원 등’이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자 등’이라 한다)의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다(발명진흥법 제2조 제2호). 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 ‘특허 등’이라 한다)을 받을 수 있는 권리나 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 ‘특허권 등’이라 한다)을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다(발명진흥법 제15조 제1항). 종업원 등의 직무발명 보상금청구권은 일반적으로 사용자 등이 직무발명에 대한 특허 등을 받을 권리나 특허권 등을 종업원 등으로부터 승계한 시점에 발생하지만, 직무발명에 관한 근무규정 등에서 직무발명 보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에는 종업원 등은 그와 같이 정해진 지급시기에 직무발명 보상금청구권을 행사할 수 있다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조). 한편 사용자가 직무발명에 관한 근무규정을 변경하였는데 그러한 변경 이전에 이미 종업원이 퇴직하였다면 그 종업원이 사용자와 사이에 변경된 근무규정을 적용하기로 합의하는 등의 특별한 사정이 없는 한 변경된 근무규정은 변경 이전에 이미 퇴직한 종업원에게는 적용되지 않는다.

첨부: 대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결

[질문 또는 상담신청 입력하기]

1.    사안의 개요 및 대학교수의 주장요지

(1)   산학협력과제 수행, 대학교수(원고) 연구책임자, 참여기업(피고)

(2)   최종보고서 – 대학교수, 참여기업 연구진 기재,

(3)   특허출원서 기재내용 – 공동출원 대학산단, 참여기업, 공동발명자 대학교수, 참여기업 대표이사

(4)   대학교수 주장요지 – 단독발명, 참여기업 지분 등록무효, 실시료 상당의 부당이득반환 청구

2.    특허법원 판결 요지

(1)   대학교수 단독 발명 아님, 공동발명 인정

(2)   대학교수 원고는, ’이 사건 산학협력단이 변리사에게 이 사건 특허에 관한 출원 절차를 의뢰함에 있어, 원고에 대해 절대적인 강자(强者)인 관계에서 약자(弱者)인 원고와 합의도 없이 임의로 이 사건 지분에 관하여는 피고 앞으로 특허권 설정등록이 마쳐진 것이다.‘라는 취지로 주장하나, 이 사건 특허 출원 당시의 원고의 지위, 원고와 이 사건 산학협력단의 관계 및 이 사건 출원서의 형식과 그 내용 등에 비추어 원고의 위 주장을 수긍하기 어려울 뿐만 아니라, 위 주장을 인정할 객관적 증거도 찾을 수 없다.

(3)   대학교수 원고는 대학 산학협력단과 참여기업 사이 체결된 기술이전 실시계약은 강자 대학과 약자 교수 관계에서 대학교수의 요구를 거절함으로써 계약까지 이른 것으로 무효라고 주장한다. 그러나 이 사건 특허실시계약이 원고의 궁박, 경솔, 무경험 상태에서 이루어진 폭리행위로서 피고 등이 원고의 이러한 궁박 등의 상태를 이용하여 이 사건 특허실시계약을 체결하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거를 찾을 수 없다. 나아가, 피고가 이 사건 특허발명의 실시로 수익을 얻었고, 그러한 수익을 부당이득으로 원고에게 반환할 의무가 있음을 인정할 만한 사정 등에 관한 원고의 주장․증명도 부족하다.

(4)   관련 법리 - 민법 제104조에 규정된 불공정한 법률행위는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하고, 주관적으로 그와 같이 균형을 잃은 거래가 피해 당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용하여 이루어진 경우에 성립하는 것으로서, 약자적 지위에 있는 자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용한 폭리행위를 규제하려는 데에 그 목적이 있다. 여기에서 ‘궁박’이라 함은 ‘급박한 곤궁’을 의미하는 것으로서 경제적 원인에 기인할 수도 있고 정신적 또는 심리적 원인에 기인할 수도 있으며, 당사자가 궁박한 상태에 있었는지 여부는 그의 나이와 직업, 교육 및 사회경험의 정도, 재산 상태 및 그가 처한 상황의 절박성의 정도 등 여러 사정을 종합하여 구체적으로 판단하여야 한다. 한편 피해 당사자가 궁박한 상태에 있었다고 하더라도 그 상대방 당사자에게 그와 같은 피해 당사자 측의 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사, 즉 폭리행위의 악의가 없었다거나 또는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하지 아니한다면 민법 제104조에 규정된 불공정 법률행위는 성립하지 않는다고 할 것이다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다35722 판결 등 참조).

첨부: 특허법원 2024. 5. 9. 선고 2023나10419 판결

[질문 또는 상담신청 입력하기]