직무발명 실무쟁점과 솔루션

- 발명자보상청구소송의 성패요소 및 실효적 해결방안

1.    사안의 개요

원고 발명자는 대기업 피고회사(사용자)의 종업원으로 재직하면서 기존의 LCD용 세정장비인 P4 HDC를 신형인 P5 HDC로 개조하면서 여러 기능을 개발 또는 개선하였고, 이와 관련하여 피고회사가 등록 받은 특허 기술 가운데 일정 부분을 단독 또는 공동으로 발명하였음을 주장하면서 피고회사를 상대로 직무발명보상금으로 40억 원과 그 지연손해금의 지급을 청구(발명진흥법 15조 1항에 근거)하였습니다.

2.     판결요지 - 발명자 요건

발명자임을 인정하기 위해서는 발명의 기술 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하거나 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 이바지하여야 합니다. 따라서, 단순히 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 일반적인 조언이나 지도를 하는 등 연구자를 일반적으로 관리한 사람이나 협력자 또는 보조자로서 연구자의 지시에 따라 단순히 자료를 정리한 사람이나 실험을 한 사람 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 사람 등과 같이 발명의 완성을 원조한 것에 불과한 사람은 발명자에 해당하지 아니합니다. 또한, 발명자로 되기 위해서는 한 사람이 모든 과정에 관여하는 것이 필요한 것은 아니며 공동으로 관여하는 것으로 충분하지만, 여러 사람이 공동발명자가 되기 위해서는 과제를 해결하기 위한 착상과 그 구체화의 과정에서 일체적, 연속적인 협력관계 아래서 각각이 중요한 공헌을 하여야 할 필요가 있습니다.  

3. 쟁점 - 발명자 판단  

원고 종업원은 피고회사가 등록 받은 특허발명 중 일부를 단독으로, 일부는 다른 연구원과 공동으로 개발하였다고 주장하였습니다. 구체적으로 특정 세정장치의 구동방식을 변경했다는 등 기존 장치를 개량하거나 변경한 기술내용을 직무발명이라고 주장하였습니다.

그러나, 서울고등법원은 원고가 발명하였다고 주장하는 기술은 해당 특허의 특허청구범위에 기재되어 있지 않다고 판단하였습니다.

직무발명보상금의 청구대상은 특허명세서에 기재된 기술내용 전체를 대상으로 판단하는 것이 아니라 그 중 특허청구범위에 기재되어 있는 기술적 사상을 대상으로 합니다.

통상 특허청구범위를 면밀하게 분석하지 않은 채 그 범위에 포함되지 않는 기술을 직무상 발명했다고 주장하는 경우가 많은데, 엄밀한 의미에서 보면 스스로 패소를 자초하는 것과 다름없습니다. 법원은 위 사건에서 원고가 주장한 기술내용은 특허청구범위에 기재되어 있지 않다는 이유로 원고 청구를 기각하였습니다. 특허법과 직무발명에 관한 법리와 실무를 고려하지 않는 막연한 주장은 이와 같이 허망한 결과를 낳습니다.

위 사건에서 또 다른 쟁점은 원고 종업원이 대상 특허에 관한 세정장치를 처음 개발한 것이 아니고, 장치의 세부적 부분을 변경하는 등 개량했다는 주장입니다. 직무발명이 개량발명에 해당한다면, 처음부터 개량발명과 기초발명의 차이점을 엄격하게 구별한 후, 그 개량발명이 특허청구범위에 기재되어 있는지 여부를 출발점으로 삼아야 합니다.

그럼에도 불구하고, 이 사건에서 원고는 막연히 그 세정장치를 자신이 개발했다는 주장하고, 회사에서는 그 세정장치에 관한 기존 개발자료를 제출함으로써 종업원이 발명자에 해당하지 않는다는 판결을 이끌어 내었습니다. 처음부터 종업원이 실제 발명한 개량발명을 특정한 후, 그것이 회사가 등록한 특허의 청구범위에 반영되어 있는지 여부를 세심하게 검토하고 판단한 후, 직무발명보상금의 청구소송을 제기하는 것이 바람직합니다.

4. 직무발명이 개량발명인 경우 실무적 대응방안

직무발명에서 가장 중요한 출발점은 특허청구범위에 기재된 사항입니다. 이를 무시하고 제품이나 공정에 사용된 기술을 중심으로 두리뭉실하게 주장하면 소송에서 좋은 결과를 얻기 어려울 것입니다.

현실적으로 개량발명이 대부분이고 원천기술을 발명한 경우는 거의 없습니다. 개량발명은 원천기술에 관한 특허와 구분하는 것이 중요하고, 그 개량발명 기술내용을 특허청구범위에 구체적으로 어떻게 기재하였는지가 가장 중요합니다. 따라서, 직무발명보상금 청구소송을 검토할 할 때 기술의 흐름을 파악하고 해당 직무발명의 위치를 객관적으로 파악해 평가해 보아야 합니다. 개량발명에 맞는 직무발명보상금 청구소송의 전략을 수립해야 합니다. 이때 종업원이 실제 개발한 기술내용도 중요하지만 특허청구범위에 기초하지 않은 막연한 주장만으로는 승소할 수 없습니다. 대상 기술내용이 특허청구범위에 구체적으로 반영되어 있는지 여부를 반드시 확인해야 할 것입니다.

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1. 사안의 개요

(1)   종업원 발명자는 제약회사의 연구소 화학물질 합성팀에 연구원으로 재직

(2)   폐암치료제 합성신약 2팀 소속 연구원으로서 신약후보 물질 연구개발에 참여함

(3)   다수의 신규 화합물 합성하여 약리실험을 통해 약효 확인한 후 포괄적 독립항 및 신약후보물질 종속할 등으로 특허출원 및 특허등록

(4)   신약후보물질 – 특허 명세서의 실시예 2로 기재

(5)   종업원 연구원 – 특허 서류에 12명의 공동발명자 중 6번째로 기재

(6)   사용자 회사와 다국적 제약회사 사이 기술이전 라이선스 계약체결, 사용자 회사에 계약금 수익 등 이익 발생함

(7)   종업원 발명자가 사용자 회사에 대한 직무발명보상청구 소송 제기함

2. 신약후보물질 발명의 구체적 경위

(1)   사용자 제약회사는 원고 종업원 연구원의 입사 전부터 폐암치료제 신약 연구개발 진행하고 있었음

(2)   원고 연구원은 해당 개발팀에 신규 화합물 합성 담당자 중 1명으로 참여함. 연구소에서 설계한 바에 따라 합성담당 연구원 6명이 약 600여 종의 유사물질을 나누어 합성함.

(3)   원고 연구원은 67종의 신규 화합물을 합성하였고, 그 중 16종의 신규 화합물이 특허 명세서의 실시례로 기재됨

(4)   신약후보물질(신약물질 1)로 선택된 신규 화합물은 다른 합성담당 연구원이 합성한 화합물

(5)   신약후보물질의 유사체를 60여 종 추가 합성하여 테스트하였으나 더 좋은 효능 물질을 찾지 못하여 최종적으로 신약물질 1을 신약후보물질로 선택함

3. 쟁점

종업원 연구원은 신약연구개발을 담당한 EMSI 개발팀 소속으로 신규 화합물 합성 담당한 상황, 그 연구개발 결과물인 다수의 신규화합물 중에서 선택한 특정한 신규 화합물, 신약후보물질 발명의 진정한 공동발명자에 해당하는지 여부

4. 서울중앙지방법원 판결의 요지 – 신약후보물질 발명의 진정한 공동발명자 불인정, 종업원 연구원의 직무발명보상청구 기각

5. 판결이유

신약물질 발명에서 공동발명자가 되려면, 신약물질을 개발하는 과정에서 발명의 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언, 지도를 통하여 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하여야 하지만 그와 같은 기여자가 단지 매니저나 팀장의 역할을 하는 사람에게 한정되는 것은 아니다. 제약회사 매니저나 팀장의 지시를 받고 중간 물질을 합성하는 역할을 담당하는 연구원이라도 그와 같은 창작적인 기여를 한 사실이 인정된다면 신약물질 발명에서 공동발명자가 될 수 있다.

원고가 피고 회사에서 피고 회사로부터 주어진 신약 개발 관련 물질 합성에 매진하고 관련 업무를 수행하는 직원들과 협동하여 신약물질의 발명에 어느 정도 관여한 사실을 인정할 수 있지만, 주도한 것은 피고 M, L, D이고 , 원고는 D으로부터 배당받은 유사물질들을 합성하는 업무를 수행하였다.

원고가 EMSI 개발팀에 합류할 당시 피고 입사 2년차의 연구원으로서, 위 개발팀에 합류하지 이전까지는 EMSI 개발 및 연구와 직접적으로 관련되지 않은 기본적인 합성 업무를 담당하였다.

M ,D, L 등은 원고가 EMSI 개발팀에 합류하기 이전에 싸이에노피리미딘계 EGFR 저해제를 개발하기로 결정하고 이를 위한 구체적인 개발 계획을 수립하였으며, 모델화합물을 합성하는 등 신약물질의 개발을 상당 부분 진행하고 있었다.

원고가 EMSI 개발 팀에서 이 사건 모델화합물의 유사물질을 합성하는 업무를 수행하던 중 D으로부터 배정받은 67종의 신규 화합물을 합성하였고, 그 중에서 유사물질 AG를 포함한 16종의 신규 화합물이 제2 특허출원의 실시예로 등재되어 특허 등록이 되기는 하였으나, 원고가 합성한 물질들은 신약물질이 아닌 이와는 별개의 물질들이었다.

 그 뿐만 아니라 원고에 의해 합성된 AG와 신약물질은 이 사건 모델화합물을 기초로 하여 전혀 다른 경로를 통하여 합성되었고, 사용된 치환체가 다를 뿐만 아니라 단지 EMSI 개발 과정에서 신약물질과 병렬적으로 개발되었던 것에 불과한 것으로 보이고, 그 외에 AG의 합성이 신약물질의 합성에 실질적으로 기여하였다고 인정할 증거가 없다.

직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란 기재 여부와는 관계없이 발명의 창작에 실질적으로 기여하였는지 여부에 따라 정해지는 것인데,

앞서 본 바와 같이 원고는 싸이에노피리미딘 골격의 EMSI를 개발의 구상, 모델화합물의 설계 및 합성, 활성 평가의 수행, 모델화합물의 유사물질 합성 계획의 수립 및 그 각 유사물질들의 분자구조 설계 등에는 직접적으로 관여한 바가 없고, D으로부터 배정받은 유사물질들을 합성하는 업무를 주로 수행하였을 뿐인데 그나마도 원고에 의해 합성된 물질은 신약물질과는 별개의 물질로서 신약물질의 합성에 실질적인 계기나 단초가 되었던 것도 아니었으므로, 원고가 신약물질의 창작에 실질적으로 기여한 것으로는 보기 어렵다.

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세계적 블록버스터 신약 OPDIVO 연구과정에 석사과정부터 참여하여 박사학위까지 받았고 관련 논문의 저자로서 특히 중요 기여자(contributor)로 기재된 연구원이 연구실 지도교수와 기술이전 제약회사인 오노약품을 상대로 자신이 공동발명자로서 특허권의 공유지분권자라고 주장하는 소송입니다.

대학교수, 대학원생 공동저자 PNAS 논문

Yoshiko Iwai, Masayoshi Ishida, Yoshimasa Tanaka, Taku Okazaki, Tasuku Honjo, and Nagahiro Minato. PNAS September 17, 2002 99 (19) 12293-12297; Involvement of PD-L1 on tumor cells in the escape from host immune system and tumor immunotherapy by PD-L1 blockade

일본 동경지방법원 1심 판결 – 공동발명자 불인정

132페이지에 이르는 장문의 판결문에서 당시 교토대학 연구실의 구성, 연구진행 현황 등을 상세하게 설명하고, 석사과정 연구원의 기여여부 등을 구체적으로 판시하였습니다. 특허발명도 매우 중요하지만, 논문의 주요 저자로 기재된 대학원생이 공동발명자에 해당하는지 여부를 구체적으로 판단한 보기 드문 판결문입니다.

일본 동경고재 2심 판결 – 공동발명자 불인정

참고자료로 첨부한 판결문을 읽어 보시기 바랍니다. 대학원생의 공동발명자 성립여부를 판단한 판결 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

항소심 판결 요지 정리

구체적으로 실험을 담당하여 수행한 대학원 연구원을 공동발명자로 볼 수 있는지 여부, 착상의 구체화에 실제 참여한 연구원을 공동발명자로 인정하기 위한 판단기준

“현실 관여”만으로는 부족라도 “창작적 관여”가 필요하다고 판결. 단순 보조를 넘어서는 기여, 공헌이 있더라도 그것이 “창작적인 관여”에 이르러만 공동 발명자로 인정할 수 있다.

일본어 원문을 인용하면 다음과 같습니다.

着想の具体化に関与した者が発明者であるためには「創作的に関与」することが必要であり「現実に関与」だけでは足りない、という表現

着想の具体化に「現実的に加担」することが必要と表現してしまうと、「補助」を越える関与をしたら共同発明者であるかのように解釈される余地があり得たところ、「補助」を越える関与・貢献をしたとしても、「創作的に関与」しなければ共同発明者としては認められないことを示すことによって、共同発明者たり得る境界線を一定程度明確にしたといえるかもしれない。同様に、具体化に創作的関与が必要であると判示した判決はいくつかある。

첨부: 일본 동경고재 항소심 판결문

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대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결

발명진흥법 제12조 전문(전문)은 “종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 문서로 알려야 한다.”고 규정하고 있고, 제13조는 제1항에서 제12조에 따라 통지를 받은 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 문서로 알려야 한다.

다만 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.”는 규정을, 제2항에서 “제1항에 따른 기간에 사용자 등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자 등에게 승계된 것으로 본다.”는 규정을 각 두고 있으며, 발명진흥법 시행령 제7조는 법 제13조 제1항 본문에서 “대통령령으로 정하는 기간”이란 법 제12조에 따른 통지를 받은 날부터 4개월 이내를 말한다고 규정하고 있다.

따라서 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정이 있는 경우에는 사용자 등의 위 법령으로 정하는 기간 내의 일방적인 승계 의사 통지에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등이 사용자 등에게 승계된다. 또한 특허법상 공동발명자 상호 간에는 특허를 받을 권리를 공유하는 관계가 성립하고(특허법 제33조 제2항), 그 지분을 타에 양도하려면 다른 공유자의 동의가 필요하지만(특허법 제37조 제3항), 발명진흥법 제14조가 “종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.”고 규정하고 있으므로, 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우에는 사용자 등은 앞서 본 바와 같이 그 발명에 대한 종업원 등의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다고 보아야 한다.

그렇다면 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은 승계 약정 또는 근무규정의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이어서, 종업원 등이 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 의무는 자기 사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 가지게 되므로, 이러한 경우 그 종업원 등은 배임죄의 주체인 ‘타인의 사무를 처리하는 자’의 지위에 있다고 할 것이다.

따라서 위와 같은 지위에 있는 종업원 등이 그 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다고 할 것이다.

대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결

직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 상당하다.

따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 된다고 할 것이다.

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사안의 개요

- 공무원 (피고) - 시청 환경관리과 상하수도 관련 담당 공무원

- 원고 상하수도 관련 제품 생산판매회사 운영자, 해당 시에 제품 납품

- 2011년 상하수도 관련 제품 – 공동발명

- 사업자 원고와 공무원 피고는 공동발명자로 출원, 2012. 1. 16. 특허등록, 각 1/2 지분권 보유

- 공무원 (피고) – 소속기관에 직무발명 신고하지 않음

- 공유 특허권자 공무원은 다른 사람에게 지분권 양도

- 2013. 5. 2. 지분 양수인은 지분이전 등록을 마치고, 기존 공유자(1/2 지분권자) 원고와 “이익분배에 관한 약정” 체결

양수인과 기존 지분권자(원고) 사이 이익분배 약정 요지

새로운 공유권자(양수인)의 특허발명 자기 실시, 특허제품 생산납품으로 경쟁관계, 공유자 사이 분쟁 발생

기존 지분권자(원고) 주장 – 공무원의 직무발명, 자자체 시에 지분권 있음, 경쟁사업자 지분 양수인은 무권리자, 특허실시권 없음

판결요지 – 직무발명 해당하지 않음, 공무원의 자유발명, 원고 패소 판결

첨부: 대전지방법원 2019. 4. 4. 선고 2017가합105092 판결

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