1.     직무발명자의 주장 요지

 

직무발명자가 부제소합의를 하였으니 법률에 관하여 알지 못하여 원고가 청구할 수 있는 직무발명보상금의 액수에 관하여 알지 못한 상태에서 특별상여금을 지급받았음을 확인한다는 의사로 이 사건 사임서에 서명날인을 하였고, 직무발명의 정당한 보상금에 비해 받은 금액이 너무 과소하므로 부제소합의는 불공정한 법률행위에 해당하여 무효이다.

 

2.     특허법원 판결 요지

 

(1)   원고가 지급받은 돈이 격려금 및 위로금 명목만이라고 볼 수 없고, 오히려 원고가 피고 회사의 대표이사로 취임한 시기 및 이 사건 특허발명을 출원한 시기를 고려하면, 원고가 이 사건 특허발명의 출원 과정에 기여한 정도를 고려하여 상여금의 액수를 정한 것으로 보인다. 원고는 이 사건 부제소합의 당시 이 사건 특허발명으로 인한 이익 등을 충분히 예상한 상태에서 특별상여금을 받는 대신 피고를 상대로 더는 직무발명보상금에 관한 권리를 주장하지 않기로 합의하였기 때문에 이러한 사임서를 작성하였던 것으로 보인다. 원고의 주장은 이유 없다.

 

(2)   민법 제104조의 불공정한 법률행위는 피해 당사자가 궁박, 경솔 또는 무경험의 상태에 있고 상대방 당사자가 그와 같은 피해 당사자측의 사정을 알면서 이를 이용하려는 폭리행위의 악의를 가지고 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하는 법률행위를 한 경우에 성립한다. 여기서궁박이란급박한 곤궁을 의미하고, 당사자가 궁박 상태에 있었는지 여부는 당사자의 신분과 상호관계, 피해 당사자가 처한 상황의 절박성의 정도, 계약의 체결을 둘러싼 협상과정 및 거래를 통한 피해 당사자의 이익, 피해 당사자가 그 거래를 통해 추구하고자 한 목적을 달성하기 위한 다른 적절한 대안의 존재 여부 등 여러 상황을 종합하여 구체적으로 판단하여야 한다.

 

(3)   또한 급부와 반대급부 사이의현저한 불균형은 단순히 시가와의 차액 또는 시가와의 배율로 판단할 수 있는 것은 아니고 구체적개별적 사안에 있어서 일반인의 사회통념에 따라 결정하여야 한다. 그 판단에 있어서는 피해 당사자의 궁박경솔무경험의 정도가 아울러 고려되어야 하고, 당사자의 주관적 가치가 아닌 거래상의 객관적 가치에 의하여야 한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 200950308 판결 등 참조).

 

(4)   이러한 법리에 비추어 이 사건에 관하여 본다. 앞서 든 증거, 을 제15호증 및 변론전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 원고가 주장하는 사정만으로는 이 사건 부제소합의 당시 원고가 궁박, 경솔 또는 무경험의 상태에 있었다거나 이 사건 부제소합의 당시 피고가 원고의 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사, 즉 폭리행위의 악의가 있었다거나 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재한다고 보기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이 사건 부제소합의는 불공정한 법률행위에 해당한다고 볼 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2023. 9. 14. 선고 202310198 판결

특허법원 2023. 9. 14. 선고 2023나10198 판결.pdf
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KASAN_직무발명보상금 포함 부제소합의 효력 – 추가 청구권 포기 인정, 직무발명자 패소 특허법원 2023. 9. 14. 선고 2023나10198 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 12. 14. 13:45
:

PD-1/PD-L1 면역항암제 옵디보, OPDIVO는 교토대학 연구실에서 발명되어 제약회사 오노약품에 기술 이전되었고, 그 후 블록버스터 항암제 신약으로 성공적으로 개발되었습니다. 교토대학과 혼죠 교수는 라이선스 계약에 따라 기술이전대가 및 로열티를 받고 있습니다.

 

그런데 발명자와 대학은 기존 계약에 더해서 추가 보상을 요구하는 소송을 제기하였고, 지난 달 중순에 오노제약에서 옵디보 관련 소송을 화해 종결하는 조건으로 발명자 혼죠교수 개인에게 약 500억원을 추가 지급하고, 소속 교토대학에는 2300억원이라는 거액의 연구기금을 지원하기로 합의했다고 발표하였습니다. 언론보도에 따르면 발명자 혼죠 교수가 기존에 받았던 직무발명 보상금은 400억원 정도의 규모라고 합니다.

 

대학의 연구성과를 기업에서 라이선스 받아 상업적 성공을 거둔 후 대학의 연구자와 소속대학에 3천억원이 넘는 거액을 지급한 보기 드문 사례입니다. 참고로 오노제약의 보도자료를 첨부합니다.

오노제약 보도자료.pdf
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KASAN_면역항암제 신약, 옵디보 OPDIVO 보유 오노제약에서 관련 특허의 발명자에게 500억원, 소속 교토대학에 2300억원 지급 합의 뉴스.pdf
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작성일시 : 2021. 11. 16. 10:02
:

-- 사용자법인 à 지주회사와 제조회사 법인분할 + 직무발명보상금청구권 소멸시효 + 시효이익 포기: 대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결 -- 

 

1.    법인분할 + 연대책임

 

분할회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다(상법 제530조의9 1). 따라서, 직무발명보상금도 특별한 사정이 없는 한 분할회사들은 모두 연대하여 지급할 의무가 있다고 판결하였습니다.

 

2.    시효이익 포기 + 부진정 연대채무 + 분할회사에 대한 효력  

 

"제조판매 담당 피고 분할회사에서 2012. 12. 중순경 원고 직무발명자에게 등록 및 출원한 특허에 관하여 5,528,260원을 보상금으로 지급하는 내용의 직무발명보상합의서를 작성하여 제시하였고, 이 사건 특허발명이 포함되어 있으므로, 원고들의 직무발명보상금 청구권의 소멸시효가 중단되었거나, 피고들이 소멸시효 완성의 이익을 포기한 것이라고 주장하였습니다."

 

법원은 "직무발명에 관하여 보상금 5,528,260원을 지급한다는 내용의 직무발명보상 합의서를 제시한 사실을 인정할 수 있다. 이로써 피고 D은 이 사건 특허발명에 관하여 시효이익의 포기에 해당하는 채무승인을 하였다고 봄이 타당하다"고 판결하였습니다.

 

그러나, 피고 D에서 분할된 지주회사 피고 C에 대한 관계에서는 다음과 같이 책임범위가 서로 다르다고 판결하였습니다.

 

"분할로 인하여 설립되는 회사 또는 존속하는 회사(이하 분할당사회사라고 한다)가 상법 제530조의9 1항에 의하여 각자 분할계획서나 분할합병계약서에 본래 부담하기로 정한 채무 이외의 채무에 대하여 연대책임을 지는 경우,

 

이는 회사분할로 인하여 채무자의 책임재산에 변동이 생기게 되어 채권 회수에 불이익한 영향을 받는 채권자를 보호하기 위하여 부과된 법정책임으로서

 

특별한 사정이 없는 한 그 법정 연대책임의 부담에 관하여 분할당사회사 사이에 주관적 공동관계가 있다고 보기 어려우므로,

 

분할당사회사는 각자 분할계획서나 분할합병계약서에 본래 부담하기로 정한 채무 이외의 채무에 대하여 부진정연대관계에 있고(대법원 2010. 8. 26. 선고 200995769판결 참조),

 

부진정연대채무에 있어서는 채무자 1인에 대한 이행청구 또는 채무자 1인이 행한 채무의 승인 등 소멸시효의 중단사유나 시효이익의 포기가 다른 채무자에게 효력을 미치지 않는다(대법원 2011. 4. 14. 선고 201091886 판결 참조).

 

따라서, 피고 D이 원고 A에 대한 시효이익을 포기하였다고 하더라도, 그 시효이익포기의 효력은 피고 C에 미치지 않는다."

 

첨부: 대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결

대전지법 2012가합37415 판결.pdf

 

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작성일시 : 2021. 9. 26. 10:00
:

-- 직무발명보상금 청구권의 행사기간 + 소멸시효 10년의 기산점 + 실적보상금 -- 

 

1.    기본법리

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결: “직무발명보상금 청구권은 일반채권과 마찬가지로 10간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.

 

2.    소멸시효 기산일

 

직무발명자 종업원이 사용자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 양도한 시점(승계시점)은 직무발명 양도서류에 기재된 직무발명 승계일 또는 그와 같은 서류가 없는 경우에는 늦어도 직무발명에 대한 특허, 실용신안, 디자인 출원 시점입니다. 그날로부터 10년의 소멸시효가 기산됩니다. 직무발명보상금청구권은 그 기산일로부터 10년 이내에 행사하지 않으면 소멸합니다.

 

3.    현실적 문제점

 

의약발명은 직무발명 실시제품을 시장에 발매하는데 10년 이상 연구개발기간이 필요합니다. 의약발명특허는 특허존속기간연장까지 포함하면 총 25년의 특허권으로 독점적 지위를 유지하지만, 대부분 최초 10년 이내에 제품발매가 불가능하기 때문에 그동안 사용자가 직무발명으로 인한 이익을 얻지 못합니다. 출원일로부터 15년 정도가 경과한 특허존속기간 후반부에 독점권 행사로 엄청난 이익을 올리는 경우가 많습니다.

 

사용자가 특허존속기간 후반부에 직무발명에 의하여 얻는 이익을 출원일 당시는 물론 그로부터 10년 이내 초반기에는 짐작하기 어렵습니다. 왜냐하면, 실제 의약품으로 상용화될지 여부조차 불명확하고, 그 직무발명의 상용화 가능성이 인정된 다음에도 그 수익의 기초조차 형성되지 않았거나 정확한 규모나 내역을 파악하는 것이 가능하지 않기 때문입니다.

 

이와 같은 객관적 사정에도 불구하고 직무발명 승계일(출원일)로부터 10년이 지나면 소멸시효가 완성되어 직무발명보상금청구권이 소멸된다고 기계적으로 판단하는 것은 문제입니다. 의약발명 직무발명자의 경우 사용자가 직무발명으로 얻을 이익을 고려하여 산정되는 정당한 보상금을 받을 권리를 실질적으로 박탈하는 결과입니다. 의약발명뿐만 아니라 다른 기술분야에서도 특허존속기간 20년을 고려하면 직무발명 승계일(출원일)로부터 10년이 지나면 소멸시효가 완성된다고 봄은 마찬가지로 불합리한 결과를 낳습니다.

 

이와 같은 의약발명 등 특정 기술분야의 구체적 사정을 고려하면, 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효 기산점을 기계적, 일률적으로 정할 것이 아니고 신중하게 판단해야 할 것입니다. 이때 종업원 직무발명자가 사용자가 얻을 이익 중 일부를 정당한 보상으로 청구할 수 있도록 규정한 제도적 취지가 반영되어야 합니다.

 

4.    직무발명 보상금을 청구할 수 없었던 법률상 장애사유가 있는 경우

 

위 대법원 200975178 판결에서 “회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”는 판단기준이 현재 통용되는 법리입니다. 별다른 이견이 없는 확고한 기준으로 적용되고 있습니다.

 

참고로, 아래 대법원 200815865 판결에서 소멸시효 진행을 저지하는 법률상 장애사유의 구체적 예로 들고 있는 "기간 미도래"에 해당합니다.

 

5.    직무발명 보상규정이 없었거나 규정에서 실시보상 자체 또는 그 지급시기를 정하지 않는 경우 현재 판결

 

그런데 사용자가 직무발명 보상규정 자체를 마련하지 않았거나 규정이 있더라도 실시보상 등 보상금 지급시기를 정하지 않은 경우에는 위 대법원 판결에서 제시한 기준을 적용하기 어렵습니다. , 소멸시효 기산점으로 판시한 근무규칙 등에서 정한 지급시기 자체가 존재하지 않습니다. 그와 같은 경우 다시 직무발명 승계일(출원일)로부터 10년의 소멸시효가 기산된다는 것이 다수 판결 내용입니다.

 

6.     핵심쟁점 - 직무발명 보상규정이 없었거나 규정에서 실시보상 자체 또는 그 지급시기를 정하지 않는 경우에도 직무발명 보상금을 청구할 수 없었던 법률상 장애사유가 있다고 볼 수 있는지 여부

 

대법원 201. 9. 9. 선고 200815865 판결은 "소멸시효는 권리가 발생하고 그 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하고 그 권리를 행사할 수 없는 동안에는 진행하지 아니하는데 여기서 '권리를 행사할 수 없다'라고 함은 그 권리행사에 법률상 장애사유, 예컨대 기간의 미도래조건 불성취 등이 있는 경우를 말하는 것이고, 사실상 그 권리의 존부나 권리행사의 가능성을 알지 못하였거나 알지 못함에 과실이 없었다고 하여도 이러한 사유는 법률상 장애사유에 해당한다고 할 수 없다"라고 판단기준을 제시하였습니다.

 

구 특허법과 발명진흥법에서는 사용자에게 직무발명을 승계하게 한 종업원 발명자는 "정당한 보상을 받을 권리"를 갖고, 보상의 액을 결정하는데 "그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익의 액"을 고려하여야 한다고 규정하고 있습니다. 약자 종업원 보호를 위한 강행규정입니다.

 

법문에 승계한 직무발명에 의하여 "사용자가 얻을 이익"으로 표현되어 있는 점을 중시하여 현실적으로 얻은 이익만이 아니라 장래 얻을 것으로 예상되는 이익까지 고려해야 합니다. 통설, 판례의 입장입니다.

 

그런데 의약발명의 초기 개발단계에서 장래 인체에 사용하는 의약으로 사용할 수 있을지 아니면 치명적 독성 때문에 의약이 될 수 없을지도 판단할 수 없었다면 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익이 있을지 여부조차 가늠할 수 없습니다. 객관적으로 불가능합니다.

 

그와 같은 사정은 위 대법원 200815865 판결에서 법률상 장애사유로 예시한 "조건 불성취"에 해당한다고 보거나 또는 여기서 의미하는 "조건 불성취" 자체로는 볼 수 없더라도 그와 동등하게 평가할 수 있는 판결문에서 ""으로 표현한 기타 사유에 해당한다고 볼 수 있지 않을까 생각합니다. 현재 구체적 판결이나 학술 논문은 없지만 위와 같이 해석하지 못할 이유는 없다 생각합니다.

 

유사한 사안에 대한 기존 판결들은 "법률상 장애사유"에 해당한다고 보기 어렵다는 입장입니다. 이와 같은 형식적이고 엄격한 입장을 고수하면 의약분야에서 직무발명자가 정당한 보상금을 받을 기회는 거의 없습니다. 사용자가 직무발명으로 인해 막대한 이익을 얻는데도 불구하고 그 직무발명자는 그 이익을 고려하여 산정되는 정당한 보상을 받을 기회가 원천적으로 차단된다는 결과는 복잡한 법리적 설명을 떠나 상식적으로 납득하기 어렵습니다.

 

실무상 실시보상 또는 실적보상은 그 실시수익(로열티 수익 등)이 발생한 후 그 실적보상을 할 근거가 형성된 후에야 종업원 발명자가 청구할 수 있습니다. 실적발생을 전제로 하는 실적보상금은 실적발생 전까지 보상금청구권 행사에 현실적 장애가 있다는 점은 명백합니다. 누구나 알고 있는 명확한 사실입니다. 그때까지 소위 실시보상금 청구권을 행사할 수 없는 장애가 있다는 점도 명백합니다. 누구도 의문을 제기할 여지가 없습니다. 그 장애사유를 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효 진행을 저지하는 법률상 장애사유로 볼 것인지 여부만 남은 것입니다.

 

사용자가 직무발명에 의하여 이익을 얻거나 가까운 장래에 얻을 수 있다는 구체적 토대가 형성된 다음, 즉 종업원 발명자가 실적보상금 액수 산정이 가능한 때부터 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효가 기산된다고 보아야 마땅합니다. 그 이전까지는 소멸시효 진행을 막는 법률상 장애사유, 특히 조건 불성취라는 장애사유가 있다고 봄이 타당할 것입니다.

 

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작성일시 : 2021. 9. 25. 14:00
:

-- 직무발명을 실시하는 특허제품 매출로부터 직무발명보상금 산정: 의정부지방법원 2016. 6. 8. 선고 2014가합54950 판결 -- 

 

사용자가 직무발명을 제품에 적용하여 매출을 올린 경우 그 직무발명으로 사용자가 얻을 이익을 산정하는 방식은 간략하지만 실제 각 요소의 비율을 판단하는 것은 매우 어렵습니다. 독점권 기여도, 발명자 공헌도, 공동발명자 기여도 등 대부분 법관의 결단에 달려있기 때문입니다. 실무자는 판결에 나타난 법관의 자유심증에 의한 판단을 이끌어낸 구체적 사정을 자세하게 살펴보는 것이 중요합니다.

 

1.    특허발명 실시제품의 매출 중 직무발명의 독점권 기여도

 

사용자의 특허제품의 제조, 판매에 대한 무상의 통상실시권 범위를 넘어서 특허로 인한 독점적 지위에서 얻을 수 있는 직무발명의 독점권 기여도를 매출 중 50%로 보는 판결이 대부분이었습니다. 그런데 본 판결은 10%로 낮게 평가하였습니다. 그와 같은 수치는 엄밀한 증명과는 무관하고, 법관이 모든 증거자료와 변론의 전체적 취지를 종합적으로 고려하여 자유심증을 판단하는 것입니다. 실무자는 아래 판결에서 제시한 구체적 이유를 찬찬히 살펴보고, 독점적 기여도 10%로 판단한 근거를 탐구해 보면 좋을 것입니다.

 

"이 사건 특허를 실시하여 생산한 제품을 판매하는 업체에서는 이 사건 특허가 실시되었음을 특별히 부각시키고 있는 것으로 보이는 점 등을 고려할 때, 피고가 이 사건 특허를 독점적으로 실시한 이후 족구화의 판매수량이 매우 늘지는 않았다고 하더라도 적어도 종전보다 더 좋은 제품임을 홍보하여 더 높은 가격에 판매할 수 있었던 것으로 보이므로 이 사건 발명의 매출액 증가에 대한 기여도가 무시할 수 있을 정도에 머문다고 볼 것은 아니다.

 

그러나, 앞의 사정을 충분히 감안하더라도 아래에서 언급하는 바와 같은 이 부분에서 고려할 사정을 모두 감안할 때, 피고가 이 사건 특허를 독점적으로 실시함에 따른 매출액에 대한 기여도가 매우 높다고는 평가하기 어렵다. 이 사건 특허가 실시된 제품의 매출액을 아래 표와 같이 분류하여 원고의 독점권 기여도를 밝혀본다.

 

<매출액 구성>

이 사건 특허 외의 피고의 제화기술, 노하우의 반영으로 인한 부분()

무상의 통상실시권으로 실현가능하였던 부분()

독점적 실시권으로 실현한 부분()

 

우선 ㉠부분에 관하여 본다. 이 사건 특허가 제화작업 전체에 관한 것은 아니기 때문에 이 사건 특허가 실시된 제품이라고 하더라도 그 제품에 관한 매출이 실현된 것은 이 사건 특허가 실시되었다는 사정 외에도, 이와 무관한 신발 제조의 다른 요소들, 예를 들어 신발의 디자인, 재질, 견고성, 착용감 등의 요소가 반영되었기 때문일 것이고, 이는 이 사건 특허와 무관한 피고의 기술력, 노하우에 의하여 실현된 것이라서, 매출액 중 그 부분은 이 사건 발명에 의하여 형성된 것이 아니므로 제외되어야 한다. 그런데, 앞서 본 바와 같은 신발의 디자인, 재질, 견고성, 착용감 등의 요소는 일반적으로 신발을 선택할 때 매우 중요하게 고려되는 부분이라서 그 부분이 매출의 실현에 관여한 정도는 상당히 높다고 평가될 수 밖에 없다.

 

다음으로 ㉡, ㉢부분에 관하여 본다. 앞에서 본 바와 같이 피고는 이 사건 특허를 취득하지 않더라도 이 사건 발명에 관하여 무상의 통상실시권을 취득하게 되므로 이를 초과하는 이익 부분 즉, 피고가 무상의 통상실시권만을 가지고 있고 피고 외의 다른 회사가 이 사건 특허를 취득하여 피고와 다른 회사가 경쟁하는 경우 다른 회사가 제조한 제품이 판매되었을 매출액에 해당하는 부분(㉢부분, 피고가 이 사건 특허를 취득함으로써 이러한 다른 회사가 나타나지 못하게 됨에 따라 피고가 그 매출액도 실현하게 되었기 때문이다)이 독점권 기여도로 고려되어야 한다. 그런데, 아래의 각 사정을 고려해 볼 때, 이러한 매출액 부분이 매우 크다고 보기는 어렵다.

 

피고의 족구화 제품이 국내 시장에서 선도적인 지위를 구축하고 있고 그 경쟁업체는 소규모 개인사업자 뿐이라서 피고와 다른 업체가 똑같이 이 사건 특허를 실시하여 판매하는 경우 다른 업체의 제품에 더 장점이 있다고 할 수 없어 피고의 기존 시장점유율을 크게 잠식하기는 어려웠을 것으로 보인다. ② 피고의 매출액이 이 사건 특허를 실시한 제품의 출시 이전인 2011년에 26.7억 원이었고, 그 이후인 2012년과 2013년에 각각 28.6억 원, 26.1억 원으로 큰 차이가 없어 이 사건 특허의 실시로 족구화 자체에 대한 수요가 증가하게 된 것으로는 보이지 않는다. ③ 피고의 출시 초기의 각 제품별 매출액을 보더라도 이 사건 특허를 실시한 제품 중 가장 큰 매출액을 기록한 F보다 이 사건 특허를 실시하지 아니한 J 3가지 제품이 더 큰 매출액을 기록하였던 바 있어 이 사건 특허가 매출에 바로 영향을 미치는 요소라고 평가하기는 곤란해 보인다(이미 다른 제품들에도 신발 내측면 몸체 중앙과 타격면에 족구공을 정확하게 받고 강하게 타격하는 성능을 넣기 위하여 이 사건 특허와 유사한 모양이나 성능 구현을 위한 조치들이 행해지고 있었는데, 이 사건 특허가 그 모든 조치들보다 탁월한 우수성을 가지고 있는 것으로 평가받았다고 보기는 어렵다). ④ 그리하여 피고도 이 사건 특허에 관한 등록 포기서를 제출할 수 있었던 것으로 보이고, 그 특허 말소 후 매출액의 심각한 감소 등의 현상이 나타났다는 등의 사정도 엿보이지 않는다.

 

그러므로 이러한 사정들을 모두 고려하여 이 사건 발명의 독점권 기여도(즉 전체 매출에서 이 사건 특허의 독점적 실시로 추가된 부분의 비율로서 위 매출액 구성표의 ㉢부분)10%인 것으로 보기로 한다."

 

2.     특허발명 실시료율 5.4%

 

이 부분은 증거로 입증이 가능합니다. 위 사건에서는 "감정인이 인용하는 각종 거래사례분석과 피고가 인용하고 있는 특허청 발간 자료상 소매 ∙ 레저 산업 분야 평균 실시료율을 고려할 때, 이 사건에서 피고가 판매한 족구화에 반영된 이 사건 특허에 관한 실시료율은 5.4%로 봄이 상당하다"라고 판결하였습니다.

 

3.     발명자 공헌도 30%

 

직무발명의 완성에 관한 발명자 공헌도입니다. 자주 특허제품으로 인한 매출과 수익창출에 대한 공헌도와 혼돈하는 경우가 있는데, 양자는 구별해야 하는 별개의 개념입니다.

 

본 사례에서는 "스스로 이 사건 발명의 내용에 관한 최초 착상을 하고, 이를 구체화하여 이 사건 발명을 완성한 것으로 보이므로 그 완성에 공헌한 정도는 상당히 높다고 보아야 할 것이다. 이 사건 발명의 완성에는 원고의 기여로만 평가하기 어려운 부분들이 존재하고, 그 부분들의 기여 역시 매우 컸을 것으로 보이므로 이 모든 사정들을 고려하여 원고의 공헌도를 30%로 본다.

 

4.     사용자가 특허권을 포기한 경우도 장래 수익 고려

 

"직무발명의 경우 사용자가 종업원으로부터 발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 않거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 그 발명이 산업재산권으로 보호 되었더라면 종업원이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여 정당한 보상을 하도록 되어 있는바(발명진흥법 제16), 그 취지상 이미 이 사건 특허권을 등록하였다가 말소한 경우도 마찬가지로 위 조항의 취지가 적용되어 이 사건 발명이 산업재산권으로 보호되었을 경우의 이익을 고려하여 정당한 보상을 하여야 한다."

 

"직무발명보상금은 직무발명을 하여 특허권을 사용자에게 승계하게 한 것을 요건으로 할 뿐, 그 특허권을 실제 실시하고 있는지 여부에 따라 그 권리의 유무가 결정되는 것은 아니므로 현재 주된 판매제품에 이 사건 특허가 실시되지 않았다는 이유만으로 직무발명자에게 보상을 받을 권리가 있음을 부정하게 되는 것은 아니다."

 

첨부: 의정부지방법원 2016. 6. 8. 선고 2014가합54950 판결

의정부지방법원 2014가합54950 판결.pdf

 

 

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작성일시 : 2021. 9. 25. 10:00
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-- 현직 대표이사 사장이 회사법인을 상대로 제기한 직무발명보상금청구소송: 청주지방법원 2015. 11. 25. 선고 2015가합20824 판결 -- 

 

본 블로그에서 종전에 설명한 것처럼 대표이사, 등기이사, 감사, 비등기이사, 임원도 직무발명을 할 수 있고, 종업원의 지위에서 사용자 법인에 대해 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 구 특허법과 발명진흥법의 직무발명 정의규정에서 법인의 임원을 직무발명자인 종업원의 한 유형으로 명시적으로 규정하고 있습니다.

 

전문경영인 CEO 뿐만 아니라 주주인 임원도 회사법인에 대해 직무발명보상금을 청구할 수 있습니다. 심지어 실질적으로 대표이사 1인 소유 사업체 법인의 경우에도 그 소유주 대표이사는 법인과 구별되므로 종업원 지위에서 직무발명을 할 수 있고, 그에 따른 직무발명보상금도 청구할 수 있습니다. 그 배경에는 직무발명보상금을 세법상 비과세소득으로 보고 특별히 세법상 이익을 제공하는데 그와 같은 구별의 실익이 있습니다.

 

절세 목적으로 회사에서 대주주 대표이사에게 직무발명보상금을 지급하는 경우는 종종 있습니다. 그러나 첨부한 판결과 같이 현직 대표이사가 회사법인을 상대로 직무발명보상금청구소송을 제기한 사례는 처음입니다. 판결에 설명된 배경을 읽어보면, 대표이사 사장으로 재직 중이나 회사의 대주주 또는 회사법인과는 서로 이해관계를 달리하는 것으로 짐작됩니다. 참고로 회사법상 쟁점은 전혀 언급되지 않았습니다.

 

첨부: 청주지방법원 2015. 11. 25. 선고 2015가합20824 판결

청주지법 2015가합20824 판결.pdf

 

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작성일시 : 2021. 9. 24. 14:00
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-- 직무발명 보상금 청구소송 준비사항 중 가장 중요한 포인트 발명자 자격과 공헌도 및 기여도 입증자료 준비 --

 

통상 퇴직 후 회사를 상대로 직무발명 보상금 청구소송을 제기합니다. 공동 발명자 중 일부는 재직 중인 경우도 많습니다. 회사는 퇴직한 종업원으로부터 발명자 보상금 청구소송이 제기되면 우선 진정한 발명자에 해당하는지, 발명에 대한 기여율은 어느 정도인지를 파악합니다. 특허담당자뿐만 아니라 공동 발명자들에게 정보를 모아 검토하고 평가합니다.

 

직무발명 보상금청구권은 진정한 직무발명자에게만 인정됩니다. 따라서, 진정한 직무발명자에 해당하는지를 정확하게 판단하는 것으로부터 출발해야 합니다. 발명자는 특허청구범위에 기재된 기술내용(발명)의 창작에 실질적으로 기여한 사람입니다. 하나의 청구항에 하나의 발명이 성립되므로, 각 청구항 별로 각각 실질적 기여가 인정되는지 여부를 기준으로 판단합니다. 단 하나의 청구항 발명에 대한 기여가 인정되는 경우에도 그 특허 전체의 공동발명자로 인정됩니다.

 

발명자는 발명행위에 실질적으로 기여한 자입니다. 형식적 직책이나 담당업무 보다 실질적 기여가 중요합니다. 그 사람이 기여한 내용을 제외하면 발명을 할 수 없었을 것으로 판단되면 진정한 발명자에 해당합니다. 외부에서는 정확히 알기 어렵지만, 발명을 같이 했던 공동발명자들이라면 잘 알고 있습니다. 여기에 특허법 전문가와 함께 검토해 보면, 단독 발명자인지, 공동 발명자인지, 발명자가 아닌지 판단할 수 있습니다. 나아가 공동발명자들 사이 각자의 기여도까지 산정할 수 있습니다.

 

한편, 특허법리상 특허증 및 특허출원서에 발명자로 기재된 사람은 발명자로 사실상 추정됩니다. 따라서, 그 기재된 사람이 발명자가 아니라고 주장하는 당사자에게 그와 같은 사실에 대한 입증책임이 있습니다. 회사 입장에서는 퇴직 연구원이 진정한 발명자에 해당하지 않다면 제일 좋습니다.

 

여기서 발명에 관여한 공동 발명자의 역할이 중요합니다. 직무발명 보상금 청구소송을 제기한 연구원을 도와줄 수도 있고, 반대로 회사 입장에서 예전 동료를 적극 공격할 수도 있습니다.

 

잘 알려진 실제 사례도 있습니다. 화학공정 관련 직무발명으로 회사에 막대한 이익을 안겨준 직무발명자가 퇴사 후 회사에 대해 거액의 직무발명보상금 청구소송을 제기하자, 회사에서는 재직 중인 부하직원이자 공동발명자의 적극적인 도움을 받아 퇴직한 팀장은 발명자 이름을 올렸지만 발명에 실질적으로 기여한 바가 없다고 항변하였고, 그와 같은 방어전술이 성공하여 직무발명보상금을 한 푼도 주지 않았습니다.

 

만약 재직 중 부하직원 공동발명자가 퇴직자와 같이 직무발명보상금청구소송을 하거나 또는 같은 공동발명자 입장에서 소극적 도움이라도 주거나 최소한 회사를 도와 퇴직자를 적극적으로 공격하지만 않았다면 그 소송 결과가 크게 달라졌을 것입니다.

 

직무발명자라면 회사에 대해 직무발명 보상금 청구소송을 제기하기 전 특허법상 진정한 발명자인지 객관적으로 평가해 보고, 특허법 전문가의 검증을 거친 다음, 소송에서 어떻게 입증할지 구체적 입증계획과 구체적 입증자료를 잘 준비한 다음, 예상되는 회사의 공격을 방어할 방안도 마련해야 하는데, 이때 공동발명자로 판단되는 동료들의 협력이 매우 중요하다는 점을 명심해서 그들과 연대하는 방안을 적극적으로 모색해 보아야 할 것입니다.

 

발명자 자격에 대한 입증방안과 구체적 자료준비도 없을 뿐만 아니라 공동발명자의 협력약속도 받지 못한 상태에서 무턱대고 회사에 대한 직무발명 보상금 청구소송부터 제기한다면, 언제 허물어질지 모르는 부실한 토대에 모래성을 쌓는 것과 다름 없습니다.

 

 

 

작성일시 : 2021. 9. 24. 10:00
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-- 대학생 또는 대학원생(석사 또는 박사과정) 발명자와 발명자보상금 청구권 --

 

대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 원칙적으로 대학과 고용계약관계가 아닙니다. 따라서 대학법인 또는 산학협력단의 종업원이 아닙니다. 그러나, 대학생, 대학원생이 대학연구시설과 기자재를 사용하여 발명한 경우 직무발명이 아닌 자유발명으로 보고, 대학은 직무발명에 관한 사용자의 권리를 전혀 인정하지 않는다면 무언가 미흡합니다. 대학은 소위 shop right의 연구설비와 기자재를 제공한 주인과 같기 때문입니다. 다만 학생에서 급여를 주거나 발명관련 업무를 부과한 것이 아니라는 차이점이 있습니다.

 

다양한 논의와 입장을 택할 수 있지만, 다수 학설과 판례는 대학생 또는 대학원생을 대학이나 산학협력단과의 관계에서 직무발명 및 종업원 발명자과 동일하게 보려는 입장입니다. 엄밀하게 보면 법리적 난점이 많지만, 대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 취급하여 직무발명보상금을 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 입장입니다. 대학연구현장의 현실을 감안하면 대학생 또는 대학원생 발명을 자유발명으로 취급하는 것보다 유리하다는 판단일 것입니다.

 

현실적으로 대학생 또는 대학원생 관련 발명은 국가연구개발사업이나 산학협력연구과제에서 대학교수와 함께 연구원으로 참여하여 일정한 인건비를 지급받고 대학의 연구시설, 장비, 기자재 등을 사용하여 발명을 완성한 경우가 대부분입니다. 이와 같은 경우 직무발명으로 취급하는 것이 합리적입니다. 그렇지만 미리 연구협약서에서 연구원으로 참여할 대학생 또는 대학원생의 권리의무사항을 명확히 정하는 것이 바람직합니다.

 

대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 보면 대학의 산학협력단에 대해 원칙적으로 대학교수와 동일한 권리의무를 갖습니다. 특허발명으로 인한 수익이 발생하면 규정에 따라 발명자 보상금을 받을 수 있습니다. 조만간 대학을 떠나더라도 특허존속기간(출원일로부터 20년 또는 최장 25) 중 수익이 발생하는 동안에는 계속하여 발명자 보상금을 받을 수 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당함에도 불구하고 등록특허에 발명자로 기재되지 않은 경우라면 대학 산학협력단에서는 해당 대학생 또는 대학원생에게 발명자 보상금을 지급하지 않을 것입니다.

 

그와 같은 경우 대학생 또는 대학원생 발명자는 등록특허의 권리이전을 청구하거나 그 권리에 상응하는 발명자 보상금을 청구할 수 있습니다. 공동발명자 지위에서 특허의 지분이전청구권을 행사하거나 또는 발명자 보상금 중 특허권 지분비율에 따라 산정된 금액을 청구할 수 있습니다.

 

실제 사례로 대학원 석사과정 학생이 청구한 특허권지분이전을 인정한 서울고등법원 판결과 제외된 공동발명자에게 그 지분비율에 따른 직무발명보상금을 손해배상으로 인정한 대법원 판결이 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당하는지 여부가 핵심포인트입니다. 발명의 완성에 실질적 기여를 했다는 입증자료를 제시할 수 있어야만 진정한 발명자로 인정받을 수 있습니다. 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자로 일단 인정된다면, 그 기여도에 상응하는 발명자 보상금 또는 손해배상을 받는 것은 그리 어렵지 않을 것입니다.

  

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작성일시 : 2021. 9. 23. 14:00
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