(1)직무발명보상금청구권은 금전 채권으로서 가분채권이기는 하지만 직무발명의 승계 시점에서 합리적으로 예상되는 직무발명의 실시․양도 등으로 인한 향후 사용자의 이익액 등을 고려하여 전체로서 단일하게 추산되는 금전채권으로서 직무발명의 승계 시점에 발생하는 것
(2)명시적 일부청구에 대한 확정판결의 기판력은 잔부청구에 미치지 아니한다.명시적 일부청구의 경우 기판력은 그 일부 청구의 인용 여부와 관계없이 청구 범위에 한하여 미치고, 잔부 청구에는 미치지 않는다.
(3)채권자가 별다른 이유 없이 하나의 가분채권을 수 개로 쪼개어 여러 법원에 제소하거나 여러 차례 나누어 제소하는 등 채무자에게 응소의 고통을 줄 목적으로 일부청구를 하는 것으로 볼 수 있는 특별한 사정이 있는 경우에만 잔부청구에 관한 후소의 제기가 권리남용 내지 신의칙에 의하여 제한될 수 있다.
(4)민사소송은 당사자가 소송의 개시, 범위, 종결을 자유롭게 정할 수 있는 처분권주의가 지배한다. 채권자가 심판의 범위를 명시적으로 일부로 특정하여 청구함으로써 잔부청구를 유보한다는 의사를 명시하였음에도, 잔부청구에 관한 후소의 제기가 신의칙에 반한다고 보는 것은 처분권주의에 정면으로 반하는 것일 뿐만 아니라 채권자의 신뢰이익을 해친다는 점에서 허용될 수 없다.
(5)채권자가 명시적 일부청구를 한 경우에 채무자는 채권자가 후일 잔부청구를 할 수 있다는 점 및 기판력 역시 일부청구한 부분에만 미친다는 점을 알고 있으므로, 채무자에게 채권자의 잔부청구에 관한 후소에 관하여 보호할만한 신뢰이익이 존재하지 아니하며, 채무자로서는 반소로 채무부존재확인의 소를 제기하여 후일 잔부청구에 관한 후소에 응소하는 번거로움을 피할 수도 있다.
(1)직무발명보상금청구권은 금전 채권으로서 가분채권이기는 하지만 직무발명의 승계 시점에서 합리적으로 예상되는 직무발명의 실시․양도 등으로 인한 향후 사용자의 이익액 등을 고려하여 전체로서 단일하게 추산되는 금전채권으로서 직무발명의 승계 시점에 발생하는 것,
(2)사용자의 직무발명 실시기간을 나누어 실시기간 별로 구분하여 금액이 산정될 수 있는 성질의 것이 아닐 뿐만 아니라 실시기간에 따라 계속적으로 발생하는 것도 아니다.
(3)가분채권의 일부에 대한 이행청구의 소를 제기하면서 나머지를 유보하고 일부만을 청구한다는 취지를 명시하지 아니한 이상 확정판결의 기판력이 청구하고 남은 잔부청구에까지 미치므로, 나머지 부분을 별도로 다시 청구할 수는 없다. 그러나 일부청구임을 명시한 경우에는 일부청구에 대한 확정판결의 기판력이 잔부청구에 미치지 아니한다.
(4)일부청구임을 명시하는 방법으로는 반드시 전체 채권액을 특정하여 그중 일부만을 청구하고 나머지에 대한 청구를 유보하는 취지임을 밝혀야 할 필요는 없으며, 일부청구하는 채권의 범위를 잔부청구와 구별하여 심리의 범위를 특정할 수 있는 정도의 표시를 하여 전체 채권의 일부로서 우선 청구하는 것임을 밝히는 것으로 충분하다.
(5)이 사건 선행판결에서 원고의 이 사건 각 발명에 따른 직무발명보상금을 피고 회사의 2018. 7. 29.까지 추정매출액에 기초하여 산정하였다고 하더라도, 원고가 이 사건 선행소송에서 원고가 구하는 직무발명보상금청구가 일부 청구임을 명시한 이상, 이 사건 선행판결의 기판력은 이 사건 선행소송에서 원고가 이 사건 각 발명에 따른 직무발명보상금의 일부청구로서 지급을 구한 금액과 이에 대한 지연손해금 부분에만 미칠 뿐이고, 이를 넘어서는 부분에 대해서까지 미치지는 않는다.
(6)그러나, 선행소송의 확정된 판결에서 기지급 직무발명보상금이 이 사건 각 발명으로 인한 원고의 직무발명보상금 합계액을 초과한 경우, 직무발명자 원고의 피고 회사에 대한 이 사건 각 발명에 대한 직무발명보상금청구권은 변제로 모두 소멸되었다.
(7)더욱이 이 사건 선행판결의 기판력은 피고 회사가 원고에게 지급하여야 할 직무발명보상금 중 선행소송의 청구금액 100,000,100원을 넘는 범위에서만 기판력이 미치지 않는데, 이 사건 각 발명으로 인한 원고의 직무발명보상금 합계액은 70,321,036원으로 100,000,100원을 넘지 못하므로, 원고의 피고 회사에 대한 이 사건 각 발명에 대한 직무발명보상금청구권은 이 사건 선행판결의 기판력에 의해서도 기각되어야 한다.
(1)종업원 등의 직무발명 보상금청구권은 일반적으로 사용자 등이 직무발명에 대한 특허 등을 받을 권리나 특허권 등을 종업원 등으로부터 승계한 시점에 발생하지만, 직무발명에 관한 근무규정 등에서 직무발명 보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에는 종업원 등은 그와 같이 정해진 지급시기에 직무발명 보상금청구권을 행사할 수 있다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결, 대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결 등 참조).
(2)직무발명 보상금청구권은 1개의 법정채권이지만, 이미 발생한 보상금청구권에 관해 보상금지급기준에 따라 보상금을 출원보상, 등록보상, 실적보상, 처분보상, 특별보상 등으로 특정한 사유의 발생에 따라 나누어 지급할 수 있다.
(3)직무발명보상기준에서 정하고 있는 위 보상들은 이를 정당한 보상으로 볼 수 있는 한도에서는 당사자의 약정에 의한 것으로 유효하므로, 원고들은 이 사건 직무발명보상기준 제4조에 따라 각 직무발명보상금을 청구할 수도 있다.
(4)이 사건 회생개시절차 개시 이전 승계 발명들은 이 사건 회생절차 개시일 이전에 권리의 승계가 이루어졌으므로, 이에 대한 직무발명보상금 채권 또한 회생절차 개시일 이전에 발생하였다. 모두 채무자회생법 제118조에서 정한 회생채권에 해당하고, 그 직무발명보상금 청구권을 이 사건 회생절차에서 신고하지 아니하면 회생절차의 회생계획인가결정이 있는 때에 실권되었다. 따라서 사용자 피고는 위 직무발명보상금채권에 관하여 채무자회생법 제251조에 따라 책임을 면하게 되고 원고들은 피고에게 그 이행을 강제할 수 없다.
(5)채무자 회생 및 파산에 관한 법률(이하 ‘채무자회생법’이라 한다)에 따르면, 관리인은 회생채권자 등의 신고에 앞서 회생채권자 등의 목록을 작성하여 법원에 제출하여야 하고(제147조), 목록에 기재된 회생채권 등은 법의 규정에 따라 신고된 것으로 보며(제151조), 목록 기재 여부와 관계없이 회생절차에 참가하고자 하는 회생채권자 등은 법원이 정한 신고기간 내에 법원에 자신의 회생채권 등을 신고하여야 하고(제148조), 회생계획인가결정이 있는 때에는 회생계획이나 이 법의 규정에 의하여 인정된 권리를 제외하고는 채무자는 모든 회생채권과 회생담보권에 관하여 그 책임을 면하게 된다(제251조). 따라서 회생계획인가 결정이 있으면 회생회사는 신고를 하지 아니한 회생채권, 회생담보권은 물론이고 신고를 한 것들에 관해서도 회생계획에서 정하거나 채무자회생법에 따라 인정된 권리를 제외하고 모두 면책된다.
원고 발명자는 대기업 피고회사(사용자)의 종업원으로 재직하면서 기존의 LCD용 세정장비인 P4 HDC를 신형인 P5 HDC로 개조하면서 여러 기능을 개발 또는 개선하였고, 이와 관련하여 피고회사가 등록 받은 특허 기술 가운데 일정 부분을 단독 또는 공동으로 발명하였음을 주장하면서 피고회사를 상대로 직무발명보상금으로 40억 원과 그 지연손해금의 지급을 청구(발명진흥법 15조 1항에 근거)하였습니다.
2.판결요지 - 발명자 요건
발명자임을 인정하기 위해서는 발명의 기술 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하거나 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 이바지하여야 합니다. 따라서, 단순히 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 일반적인 조언이나 지도를 하는 등 연구자를 일반적으로 관리한 사람이나 협력자 또는 보조자로서 연구자의 지시에 따라 단순히 자료를 정리한 사람이나 실험을 한 사람 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 사람 등과 같이 발명의 완성을 원조한 것에 불과한 사람은 발명자에 해당하지 아니합니다. 또한, 발명자로 되기 위해서는 한 사람이 모든 과정에 관여하는 것이 필요한 것은 아니며 공동으로 관여하는 것으로 충분하지만, 여러 사람이 공동발명자가 되기 위해서는 과제를 해결하기 위한 착상과 그 구체화의 과정에서 일체적, 연속적인 협력관계 아래서 각각이 중요한 공헌을 하여야 할 필요가 있습니다.
3. 쟁점 - 발명자 판단
원고 종업원은 피고회사가 등록 받은 특허발명 중 일부를 단독으로, 일부는 다른 연구원과 공동으로 개발하였다고 주장하였습니다. 구체적으로 특정 세정장치의 구동방식을 변경했다는 등 기존 장치를 개량하거나 변경한 기술내용을 직무발명이라고 주장하였습니다.
그러나, 서울고등법원은 원고가 발명하였다고 주장하는 기술은 해당 특허의 특허청구범위에 기재되어 있지 않다고 판단하였습니다.
직무발명보상금의 청구대상은 특허명세서에 기재된 기술내용 전체를 대상으로 판단하는 것이 아니라 그 중 특허청구범위에 기재되어 있는 기술적 사상을 대상으로 합니다.
통상 특허청구범위를 면밀하게 분석하지 않은 채 그 범위에 포함되지 않는 기술을 직무상 발명했다고 주장하는 경우가 많은데, 엄밀한 의미에서 보면 스스로 패소를 자초하는 것과 다름없습니다. 법원은 위 사건에서 원고가 주장한 기술내용은 특허청구범위에 기재되어 있지 않다는 이유로 원고 청구를 기각하였습니다. 특허법과 직무발명에 관한 법리와 실무를 고려하지 않는 막연한 주장은 이와 같이 허망한 결과를 낳습니다.
위 사건에서 또 다른 쟁점은 원고 종업원이 대상 특허에 관한 세정장치를 처음 개발한 것이 아니고, 장치의 세부적 부분을 변경하는 등 개량했다는 주장입니다. 직무발명이 개량발명에 해당한다면, 처음부터 개량발명과 기초발명의 차이점을 엄격하게 구별한 후, 그 개량발명이 특허청구범위에 기재되어 있는지 여부를 출발점으로 삼아야 합니다.
그럼에도 불구하고, 이 사건에서 원고는 막연히 그 세정장치를 자신이 개발했다는 주장하고, 회사에서는 그 세정장치에 관한 기존 개발자료를 제출함으로써 종업원이 발명자에 해당하지 않는다는 판결을 이끌어 내었습니다. 처음부터 종업원이 실제 발명한 개량발명을 특정한 후, 그것이 회사가 등록한 특허의 청구범위에 반영되어 있는지 여부를 세심하게 검토하고 판단한 후, 직무발명보상금의 청구소송을 제기하는 것이 바람직합니다.
4. 직무발명이 개량발명인 경우 실무적 대응방안
직무발명에서 가장 중요한 출발점은 특허청구범위에 기재된 사항입니다. 이를 무시하고 제품이나 공정에 사용된 기술을 중심으로 두리뭉실하게 주장하면 소송에서 좋은 결과를 얻기 어려울 것입니다.
현실적으로 개량발명이 대부분이고 원천기술을 발명한 경우는 거의 없습니다. 개량발명은 원천기술에 관한 특허와 구분하는 것이 중요하고, 그 개량발명 기술내용을 특허청구범위에 구체적으로 어떻게 기재하였는지가 가장 중요합니다. 따라서, 직무발명보상금 청구소송을 검토할 할 때 기술의 흐름을 파악하고 해당 직무발명의 위치를 객관적으로 파악해 평가해 보아야 합니다. 개량발명에 맞는 직무발명보상금 청구소송의 전략을 수립해야 합니다. 이때 종업원이 실제 개발한 기술내용도 중요하지만 특허청구범위에 기초하지 않은 막연한 주장만으로는 승소할 수 없습니다. 대상 기술내용이 특허청구범위에 구체적으로 반영되어 있는지 여부를 반드시 확인해야 할 것입니다.
구 특허법과 발명진흥법에서 직무발명 보상금의 산정기준을 직무발명으로 인해 사용자가 얻을 이익, 사용자와 종업원의 각 공헌도, 발명자 개인의 기여도를 종합적으로 고려하여 산정한다고 규정하고 있습니다. 그 중에서, 직무발명으로 인한 사용자의 이익액 산정이 출발점이지만 소송 실무상 매우 어려운 문제입니다. 특히, 사용자가 자기 실시한 경우에는 사용자 매출로부터 직무발명에 기인한 이익액을 산정해야 하므로, 소송실무상 가장 어려운 쟁점이 많습니다.
원칙적으로 사용자는 종업원의 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 취득하므로, 그 범위를 넘어 직무발명을 독점함으로써 얻는 이익만을 직무발명 보상금 산정의 대상인 사용자가 얻을 이익으로 봅니다. 사용자의 이익 중에서 직무발명에 관한 부분을 분리하여 산정하고, 다시 독점적 지위에 기인한 부분만을 분리하여 산정한다는 것은 실무상 매우 어렵습니다.
사용자의 매출 중에서 직무발명으로 인한 발생하는 매출액을 산정하고, 그것으로부터 회계수법을 사용하여 사용자의 수익을 산정하면, 일단 직무발명과 관련된 사용자의 총 이익액이 산정됩니다. 여기에는 사용자가 획득한 무상의 통상실시권에 기인한 부분과 독점적 지위에 기인한 부분이 모두 포함되어 있습니다. 그 중에서 통상실시권을 넘어선 독점권으로 인한 이익액을 산정해야 합니다. 실무적으로 구체적 산정이 매우 어려운 일로, 실제 보상금청구 사건 판결에서도 대부분 근거를 밝히지 않고 있습니다.
따라서, 재판부에서 관련 사실, 주장과 증거 등을 종합적으로 고려하여 자유심증으로 결정합니다. 거칠게 얘기하면 재판부 재량으로 결정한다고 할 수 있습니다. 예를 들면, 쌍방 과실에 의한 교통사고인 경우 각 당사자의 과실비율을 어떻게 정하는가 문제와 유사합니다.
법원이 모든 관련 사정을 종합적으로 고려하여 상식에 비추어 합리적으로 결정할 수 밖에 없습니다. 절대적 기준이 있을 수 없으므로 누구도 명확하게 구체적 산정 근거를 댈 수 없는 사항으로 판사의 자유심증에 의할 수 밖에 없습니다. 이와 같이 구체적 근거를 댈 수 없는 비율을 정하는 소송은 1심 재판이 매우 중요합니다. 상급심에서 1심 법원이 정한 비용에 대해 다소 불만이 있다고 하더라도 함부로 변경하기 어렵습니다. 비율을 변경한 구체적 근거를 제시할 수 있다면 문제 없으나, 그렇지 않다면 불리한 판단을 받은 당사자로부터 무슨 근거로 변경한 것이냐 등 격렬한 비판을 받을 것이 뻔한 일입니다.
한편, 독점적 지위에 기인한 이익을 산정하는 것이므로, 직무발명에 대해 전용실시권을 설정한 사례가 있다면 일응의 기준이 될 수 있습니다. 전용실시권 설정 대가로부터 이익액을 먼저 산정한 후, 여기에서 무상의 통상실시권 부분을 제외하면 될 것입니다. 적어도, 전용실시권 설정 대가보다는 적어야 합니다. 여기에 덧붙여, 통상실시권 설정 사례가 있다면, 전용실시권 설정대가에서 통상실시권 설정대가를 공제하면 될 것입니다. 통상실시권만 설정된 사례가 있다면 적어도 통상실시권은 무상이므로, 이를 넘어서는 사용자의 이익부분을 직무발명 보상금 산정의 대상인 사용자 이익으로 산정해야 할 것입니다.
실제 사건에서 사용자의 총 이익 중에서 독점적 지위로 인한 이익율을 50%로 본 사례도 있고, 30%로 본 사례도 있습니다. 이와 같은 유사 사례의 이익율을 잘 검토하고 연구한 후 가장 유리한 자료를 재판부에 제공하고, 또 자기 주장을 뒷받침할 수 있는 논리를 개발하여 제출하는 것이 필요합니다. 동일한 기준을 적용해야 한다면 왜 그런지, 종전 사례와 다른 비율을 적용해야 한다는 그 이유는 무엇인지 등을 설득력 있게 주장해야 할 것입니다.
그 다음으로, 사용자의 이익액이 산정된 후, 여기에 발명자 공헌도를 곱해야 발명자로부터 기인한 이익액수가 산정됩니다. 발명자 공헌도는 절대적인 기준이 아니라 직무발명에 대한 사용자와 발명자의 상대적 공헌도를 산정하는 것입니다. 마찬가지로 관련 사실을 종합적으로 고려하여 재판부가 합리적 기준으로 자유심증으로 결정합니다. 우리나라 판결에서는 발명자 공헌도를 10%로 본 사례가 가장 많습니다. 다만, 실제 발명자 공헌도를 15%로 본 경우도 있고, 그 이상으로 볼 수 있는 경우도 많습니다.
그 다음 산정요소는 공동발명자의 각 기여도입니다. 발명자가 1명인 경우에는 발명자 공헌도가 마지막 고려요소입니다. 그러나, 복수의 발명자가 있는 경우 발명자 사이 상대적 기여율을 곱하면 각 발명자의 직무발명 보상금이 산정됩니다. 여기에서 종전에 받았던 출원보상, 등록보상 등 직무발명보상금을 공제하면 소송을 통해 받을 수 있는 직무발명 보상금이 최종적으로 산정됩니다.
통상 회사와 직무발명자인 퇴직자 사이에는 직무발명 보상금 소송과 함께 영업비밀 침해소송 등 복잡한 법적 분쟁이 많습니다. 분쟁 초기부터 폭넓은 안목으로 관련된 법적 리스크를 모두 포착하여 긴 안목의 종합적인 법적 분쟁 대응전략을 수립하는 것이 필요할 것입니다.
