사안의 개요
- 원고 연구원 Dr. Arefolov : 기업체 8년 근무 경력 연구원- 2011년 Harvard chemistry lab, 지도교수 Matthew Shair 연구실 소속 Postdoc으로 근무 시작 - 해당 연구실에서 Cortistatin A 연구개발 프로젝트 진행 + 연구 참여 결과 신물질 특허 출원 및 등록 성공 - 그러나 특허 관련 서류에 Dr. Arefolov 발명자로 기재되지 않음- 2016년 3월 제약회사 Merck와 라이선스 체결 – 계약금 $20 million + 추가 로열티 지급 조건 - 원고 Dr. Arefolov – 피고 하버드대학, 지도교수를 상대로 소송 제기- 발명 기여 및 공동발명자 성립 주장 + 특허 지분권리 주장 + 손해배상청구
쟁점 – 대학 연구실 소속 postdoc 연구원의 공동발명자 해당 여부
첨부 – 소장의 요지
- Dr. Arefolov was part of the creative team that created theoretical as well as actual Cortistatin A analogs- Arefolov contends that he “made significant contributions to the successful completion” of the project to develop novel analogs of a compound that went on to be licensed by Merck - From the conception of a broad category of Cortistatin A analogs, to the creation of numerous specific analogs- As a specific example, Arefolov’s contribution to developing three compounds included in a patent application that lacks his name.- Arefolov suggested one to Shair during a discussion and Shair “agreed that testing it made sense.” - Arefolov suggested another by email, and “devised the method for creating, and in fact created,”
실무적 포인트
: 공동발명자 판단 – 명세서 전체 내용이 아니라 청구항 발명 기준 + 창작에 실질적 기여 여부 + 주장하는 자에게 구체적 입증자료로 입증해야 하는 입증책임 있음
소장의 일부 인용
첨부: 미국소장
