특허법원 2018. 6. 22. 선고 2018나1176 판결 중 직무발명에 대한 보상 관련 법리를 실무적 관점에서 정리하면 다음과 같습니다.
1.사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는다.
2.사용자가 직무발명을 승계한 경우 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 있은 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있다.
3.이때 사용자의 이익은 회계상 이익을 의미하는 것은 아니고, 직무발명 자체에 의한 이익을 의미한다.
4.사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자의 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없다.
5.직무발명에 대한 정당한 보상을 청구하는 직무발명자가 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 점을 입증해야 한다.
6.사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 직무발명 특허의 존재로 인해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시하지 못하게 하여 사용자의 매출이 증가하였다면 직무발명으로 인한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.
7.사용자는 물론 경쟁회사도 직무발명을 실시하지 않았고, 직무발명 출원 당시 다양한 대체기술이 존재하여 경쟁회사가 그 대체기술을 실시할 수 있었다면 경쟁회사에서 직무발명을 실시하지 못함으로써 사용자의 매출증가 또는 이익증가를 상정할 수 없으므로, 직무발명으로 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.
8.직무발명의 특허에 대한 무효사유가 있다는 사정만으로 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없다고 단정할 수 없다.
9.그러나 직무발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁회사도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었다면 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.
l현재 실무상 직무발명자에 대한 출원보상, 등록보상은 위와 같은 법리에 따라 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있는지, 사용자에게 보상의무가 있는지 여부를 판단하지 않고, 일괄적으로 지급되는 것이므로, 직무발명에 대한 정당한 보상과는 그 카테고리가 다른 것으로 평가할 수 있음. 법리상 직무발명보상은 사용자가 얻을 이익을 반영한 실적보상이 유일함. 일괄적으로 지급하는 출원보상과 등록보상은 직무발명보상에 관한 법리와 관계없으므로 특허법 및 발명진흥법에 따른 직무발명보상에 해당하지 않음.
(5) 원고 사용자가 피고 미국특허권자, 직무발명자에 대해 특허권행사로 인한 영업방해금지청구 소송 제기함
2. 쟁점
직무발명자 명의로 등록된 미국 특허권에 대해 사용자에게 (소유권 귀속과 무관하게) 무상의 통상실시권 인정되는지 여부
3. 대법원 판결요지
직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다.
따라서 직무발명에 의하여 발생되는 권리의무는 비록 섭외적 법률관계에 관한 것이라도 그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등에 관한 것이 아니어서, 속지주의의 원칙이나 이에 기초하여 지식재산권의 보호에 관하여 규정하고 있는 국제사법 제24조의 적용대상이라 할 수 없다.
직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며, 당사자들의 이익보호 및 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여 고용관계 준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요하다.
직무발명에 관한 섭외적 법률관계에 적용될 준거법은 그 발생의 기초가 된 근로계약에 관한 준거법으로서 국제사법 제28조 제1항, 제2항 등에 따라 정하여지는 법률이라고 봄이 타당하다.
원고는 대한민국 법률에 의하여 설립된 법인이고 피고도 대한민국 국민으로서 원고와의 근로계약을 수행한 곳이 대한민국임은 앞서 본 것과 같고, 이러한 사정 등을 고려한 당사자들의 합리적인 의사 등에 비추어 보면, 원고와 피고는 그 근로계약 체결에 관하여 대한민국 법률을 준거법으로 하려는 묵시적인 의사가 있다고 보아야 하고, 설령 그렇지 않더라도 피고가 일상적으로 노무를 제공한 곳이 대한민국이므로 원·피고 사이의 근로계약에 관한 준거법은 국제사법 제28조 제1항 또는 제2항에 따라 대한민국 법률로 보아야 한다.
위 근로계약에 따라 완성된 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 및 실용신안권에 대하여 원고가 통상실시권을 취득하는지 여부에 관한 준거법도 위 근로계약에 관한 준거법인 대한민국 법률이라고 할 것이며, 이 법률은 기록에 의하여 알 수 있는 이 사건 직무발명의 완성 당시에 시행 중이던 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제39조 제1항 및 구 특허법을 준용하는 구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 실용신안법’이라 한다) 제20조 제1항이다. 따라서 피고가 원고와 사이에 체결된 근로계약에 따라 완성된 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 특허권 및 실용신안권을 등록받는다고 하더라도, 원고는 그에 대하여 구 특허법 제39조 제1항 및 이를 준용하는 구 실용신안법 제20조 제1항에 의하여 통상실시권을 가진다고 할 것이다.
직무발명 보상금은 해당 직무발명으로 인해 사용자가 얻을 이익으로부터, 발명에 대한 사용자 및 종업원의 공헌도를 고려하여 산정합니다. 여기서 종업원의 공헌도를 통칭 발명자 보상률이라고 합니다. 직무발명에 대한 로열티 수입이 확정되어 있는 경우 발명자 보상률이 종업원이 받게 될 직무발명 보상금 액수를 결정적으로 좌우하는 요소입니다. 이처럼 중요한 발명자 보상률을 어떤 기준으로, 어떻게 정하는지 구체적 판결 내용을 살펴보겠습니다.
먼저, 발명진흥법 등 관련 법률에 종업원 공헌도 또는 발명자 보상률을 정하는 기준에 관한 규정은 전혀 없습니다. 어떤 사정을 고려해야 한다는 정도의 원칙적인 기준조차 없습니다. 따라서, 온전히 구체적 사건을 심리하는 재판부의 판단에 달려 있습니다. 그렇다고 판사가 마음대로 자의적인 기준으로 정해도 된다는 의미는 아닙니다. 직무발명을 하게 된 구체적 사정을 종합적으로 고려하여 객관적 입장에서 사용자와 종업원의 각 공헌도를 객관적으로 형량하여 합리적으로 정해야 할 것입니다. 결국 법관의 양심에 따른 자유심증으로 결정된다 할 것입니다.
그렇다면 재판부의 자유심증에 영향을 미칠 구체적 사정을 최대한 발굴하여 잘 정리한 다음 제출하는 것이 필요합니다. 해당 기술분야의 전문가로부터 객관성 있는 의견을 제출하는 것도 법관의 판단에 영향을 줄 수 있을 것입니다.
예를 들면, 발명자의학력, 연구경력 및 성과, 그 연구성과에 대한 학술지 게재 실적, 관련 학계에서 발명자의 지위 또는 평가, 해당 직무발명 내용을 다른 논문이나 특허 등에서 인용한 정도, 표준특허라면 표준기구에서의 평가점수 등 구체적 사정을 고려하여 발명자 공헌도를 판단할 수 있습니다.
사용자의 공헌도 측면에서는 발명자의 입사 전부터 회사에서 진행해 온 R&D 계획 및 성과, 해당 분야의 연구개발팀 규모, 기간, 직무발명자의 참여 후 달성한 성과, 전체 개발과정 중 해당 직무발명이 차지하는 위치, 해당 직무발명에 완성되기 위해 반드시 필요한 실험의 유무, 실험장비 및 운영인력 등의 구비여부, 보조인력의 참여도 등을 고려할 수 있습니다.
예를 들어, s/w 관련 발명으로서 특별한 실험장비를 사용보다 발명자의 아이디어가 중요한 직무발명은 반드시 실험을 통해 발명이 완성되는 기술분야와 비교했을 때 사용자의 공헌도를 높게 평가하기는 어려운 경우가 많을 것입니다. 또한, 해당 직무발명자의 가세로 새로운 기술개발에 성공한 사례라면 통상의 경우보다는 종업원의 공헌도를 높게 평가하는 것이 합리적일 것입니다. 이와 같은 구체적 사정을 잘 정리하여 재판부를 설득하는 것이 중요합니다.
직무발명 보상금 판결을 살펴보면, 우리나라에서는 종업원의 공헌도를 3%부터 15%까지 범위에서 평가하고 있습니다. 그 중에서 발명자 보상률을 10%로 본 판결이 제일 많은 것으로 보입니다. 문제는, 3%로 평가한 판결, 10%로 평가한 판결, 또는 15%로 평가한 판결 어느 것도 그와 같은 수치로 결정한 구체적 기준을 제시한 판결은 없습니다. 통상 사용자와 종업원의 각자의 역할, 사용자의 규모, 실시료 수입액 등 모든 사정을 종합적으로 고려하여 몇%로 봄이 상당하다고 판시하고 있을 뿐입니다. 그 중, 흥미로운 점이기도 하고 실무적으로 중요한 점은 실시료 수입액을 발명자 공헌도를 결정하는 요소로 고려한다는 판결내용입니다. 실시료 수입액은 사용자 이익으로 독립된 요소인데, 실제 재판에서는 그 별개의 결정요소인 발명자 공헌도에도 영향을 미친다는 것입니다. 즉, 발명자가 받게 될 총 보상금의 액수를 감안하여, 그 결론에 이르는 과정에 영향을 미치는 중요 변수를 결정한다는 의미입니다. 논리적 근거가 없는 잘못된 판결로 보이지만, 현실적으로 총 보상금 액수가 재판부의 자유심증에 큰 영향을 미친다는 것을 의미합니다. 따라서, 이와 같은 점은 고려한 소송전략이 필요하다 할 것입니다.
1심 재판부에서 구체적 사정을 모두 고려하여 발명자 공헌도를 한번 정하고 나면, 특별한 사정이 없는 한 상급심에서 그 비율을 함부로 변경할 수 없습니다. 본질적으로 모든 사정을 종합적으로 고려하여 자유심증으로 상당한 비율을 정했는데, 상급심 재판부에서 어떤 근거를 제시하면서 하급심 결정은 옳지 않고 자신의 결정이 옳다고 주장할 수 있을까요? 현실적으로 가능하지 않을 것입니다. 결국 1심 재판에서 발명자 공헌도가 결정된다고 보아야 할 것이고, 1심에서 최선의 노력을 기울이는 것이 매우 중요합니다.
엇갈린 하급심 판결이 있었으나 위 대법원2014다220347 판결에서 다음과 같은 판단기준을 제시 하였습니다.
A. (1) 직무발명이 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고, (2) 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서, (3) 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적, 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우 (3가지 요건을 모두 충족한 경우) – 직무발명 보상의무 없음
B. 그 외는 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적, 배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없음
C. 다만, 직무발명 특허의 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있음
그 이후에 나온 특허법원 2017. 11. 30. 선고 2016나1899 판결에서 위 대법원 판결을 그대로 따라 다음과 같이 판결 하였습니다.
사용자 주장요지: 이 사건 직무발명은 선행발명으로부터 용이하게 발명될 수 있으므로 진보성이 부정되는 등 특허등록 무효사유가 있는바, 그와 같은 무효사유로 인하여 직무발명을 통하여 독점적, 배타적 이익을 억지 못하였으므로 직무발명 보상금을 지급할 의무가 없다.
특허법원 판결요지: “설령 이 사건 직무발명이 선행발명에 의해 진보성이 부정되는 무효사유가 있다고 하더라도, 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적, 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼만한 증거를 발견하기 어렵다. 따라서 이 사건 직무발명이 무효라서 직무발명보상금을 지급할 의무가 없다는 취지의 사용자의 주장은 받아들이지 않는다.” - 직무발명보상금청구권 인정
대법원은 (1) 사용자가 종업원 발명자로부터 직무발명을 승계하면 곧바로 직무발명 보상의무가 성립되고, 다만, (2) 그 보상액을 결정함에 있어서 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 이익을 고려할 뿐이라고 판결하였습니다. 사용자가 직무발명으로 얻을 이익이 있는 한 사용자는 종업원 발명자에게 직무발명 보상의무가 있다는 의미입니다.
여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익 · 비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로수익·비용의 정산 결과와 관계없이 승계받은 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있다고 판시 하였습니다.
또한, 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조)고 명확하게 판시하였습니다.
위 대법원 2014다220347 판결은 사용자가 직무발명을 승계하면 곧바로 직무발명 보상의무가 인정된다는 입장입니다. 사용자가 얻을 이익이 없다면 몰라도, 어떤 형태로든 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익이 있다면 그 이익을 고려하여 보상액을 결정해서 발명자에게 지급해야 한다는 것입니다. 이때 사용자의 이익은 로열티 수입이나 매출증가로 인한 회계상 수익발생과 같은 눈에 보이는 것에 한정하지 않고, 그와 같은 회계상 이익이 전혀 없는 경우에도 인정할 수 있습니다.
크로스 라이선스 또는 특허분쟁의 화해와 관련하여 직무발명이 사용되었다면 사용자가 그 직무발명으로 인한 이익을 얻는다는 점은 부인할 수 없습니다. 사용자가 얻을 이익이 없는데도 크로스 라이선스를 체결하거나 특허분쟁을 화해로 종결할 이유가 없기 때문입니다. 따라서 사용자의 이익규모를 산정하는 문제만 남을 뿐 직무발명보상의무는 인정됩니다.
위 대법원 2014다220347 판결은 사용자가 직무발명을 실시하지도 않고 그냥 방치하는 경우에도 사용자의 이익을 인정할 수 있다고 명시적으로 판시하였습니다. 특허권 존재만으로도 경쟁자의 실시를 배제하여 사용자에게 이익을 얻게 해 준다는 것입니다.
1. 공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다.
2. 문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다.
3. 원칙적으로 제외한 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로 잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다.
4. 특허권을 행사하는 소송제기 후 사후적으로 공동발명자 일부를 제외한 것이 밝혀지는 경우 그와 같은 오류를 바로잡을 수 있는 기회가 없습니다. 그와 같은 하자를 사전에 치유하는 것이 가능한 국가조차도 사후적 해결은 허용되지 않습니다. 즉, 특허소송 중 발명자의 정정이 허용되지 않는 것은 물론 해당 청구항을 포기하더라도 그 하자 치유를 인정하지 않습니다.
5. 진정한 공동발명자라는 사실은 주장만이 아닌 증거자료를 갖고 구체적으로 입증해야만 합니다. 즉, 영어단어 corroboration에 해당하는 입증책임이 있습니다. 따라서 Lab Note 등 관련 기록을 잘 작성하여 보존하는 것이 매우 중요합니다. 특허법리에 따라 공동발명 여부를 판단하는 것은 그 다음 문제입니다.
6. 직무발명을 회사 외부에서 제3자 명의로 출원하는 것은 배임행위입니다. 그런데, 배임행위로 빼돌린 특허를 찾아오는 것이 쉽지 않습니다. 특허법은 출원하지 않는 자에게는 특허권 자체를 부여하지 않을 뿐만 아니라, 또한 모인출원, 모인특허라는 특별규정을 따로 두고 있기 때문에 그 요건과 절차에 적합한 경우만 보호받습니다.
7. 공동발명자 사안을 잘못 처리하면, 기술 라이선스, 특허소송 등에서 치명상을 입을 수 있습니다. 기술개발 기록을 검토하여 진정한 발명자를 확인하는 작업은 Due Diligence 필수항목 중 하나입니다.
8. 대학, 연구소와 공동연구개발, 공동발명의 결과 특허권을 공유한 경우, 공유자 일방의 공유물 분할청구권 행사로 공유특허권을 제3자에게 매각할 수 있다는 것이 최근 대법원 판결입니다. 경쟁회사로 특허권이 매각될 수도 있고, 그와 같은 사태를 방지하려면 공유자에게 거액을 지불하고 그 지분을 인수해야만 하는 상황을 맞을 수 있습니다. 공유특허의 분할청구 문제는 관련 시장이 성숙하여 지분가치가 상승되기 전에 미리 정리하는 것이 바람직합니다.
9. 공동연구개발 관련 Risk Management 목적으로 Option Contract 활용이 증가하는 추세입니다. 공유지분을 일시에 인수하는 것보다 단계적으로 처리하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 보유중인 공유특허뿐만 아니라 진행 중인 공동연구개발 계약까지 이와 같은 시각에서 다시 검토해 보는 것이 필요할 것입니다.
10. 공동연구개발과 공동발명에 관한 issue는 매우 다양하고 복잡합니다. 특히 미국의 법제도와 실무가 우리와는 상이하는 등 각국의 법제도와 실무적 포인트까지 신중하게 고려해야만 합니다. 모든 쟁점을 단번에 해결하기는 어렵다 하더라도 사전에 미리 검토하여 기회가 닿을 때마다 순차적으로 해결해 나가는 것이 바람직할 것입니다.
1. 대표이사, 등기이사, 감사, 비등기이사, 임원도 직무발명을 할 수 있고, 종업원의 지위에서 사용자 법인에 대해 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 발명진흥법의 직무발명 정의규정에서 법인의 임원을 직무발명자인 종업원의 한 유형으로 명시적으로 규정하고 있습니다.
2. 실질적으로 대표이사 1인 소유 사업체 법인의 경우에도, 그 대표이사는 법인과 구별되는 종업원으로서 직무발명을 할 수 있으며, 그에 따른 직무발명보상금도 청구할 수 있습니다.
3. 그러나 사업체의 실질적 소유자이지만 공식적으로는 회사 내에서 어떤 직위도 갖고 있지 않는 경우, 예를 들어 법인 사업체의 주주 지위만 갖고 있는 경우라면 직무발명 관련하여 종업원에 해당하지 않습니다. 직무발명자 자격이 없는 외부인에 해당합니다.
4. 소규모 회사에서는 특허출원을 할 때 직무발명에 해당함에도 불구하고 회사 명의가 아니라 대표이사 또는 사장 명의로 특허출원을 하는 경우가 있습니다. 이와 같은 특허출원 실무관행은 법적 문제가 많습니다. 대표적 문제는 발명자 및 그 승계인만이 특허출원을 할 수 있으며, 이를 위반하면 특허무효 사유에 해당하므로 대표이사 명의로 잘못 등록된 특허는 추후 특허무효의 위험성을 안고 있습니다. 종업원의 직무발명에 대해 아무런 약정 없이 대표이사를 발명자 및 출원인으로 하여 특허를 출원, 등록받은 경우, 그 특허는 무권리자에 의한 출원으로 무효가 된다는 대법원 2005. 3. 25. 선고 2003후373 판결 내용이 대표적 사례입니다.
5. 뿐만 아니라, 직무발명을 회사에 신고하지 않고 법인과의 관계상 타인에 해당하는 대표이사 또는 실질적 소유자 명의로 출원하는 것은 특허무효에 그치지 않고 회사에 대한 배임 책임까지 질 수 있습니다. 형사상 배임죄 처벌 및 민사상 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정한 판결이 많습니다.
6. 특히, 창업초기 실질적 소유자 또는 대주주 위치에 있었던 대표이사 등 임원이 사업성공에 따라 상장하는 경우나 M&A로 경영진이 변경되는 경우와 같이 회사와 창업 주축 임원의 이해관계가 달라지는 시점에 직면하면 회사의 가장 중요한 자산인 기술 및 특허권을 대표이사 개인 명의로 등록 받은 것에 대해 법적 책임을 묻는 분쟁이 자주 발생하고는 합니다.
7. 따라서, 벤처, 창업회사, 실질적 1인 회사 등 소규모 회사라고 하더라도 직무발명에 관련된 법적 자문을 받고 법률에 따른 적절한 직무발명 관련 시스템을 구축 운영하는 것이 바람직합니다.
종업원 발명자가 직무발명을 사용자에게 신고하지 않으면 법적 책임을 지게 됩니다. 대표적 사례로 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결을 살펴보면, 연구개발 이사가 외부 연구원과 협력연구로 개발, 완성한 기술을 회사에 알리지 않고 외부 연구원 명의로 특허등록을 받은 경우 업무상 배임죄가 성립한다는 판결입니다.
참고로 판결요지를 소개하면 다음과 같습니다. "직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 사용자에게 승계한다는 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원은 그 특허권의 취득에 협력해야 할 의무를 부담하고, 이것은 자기사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 갖는다. 따라서, 종업원 A 이사는 배임죄의 주체인 “타인의 사무를 처리하는 자”의 지위에 있다. 위와 같은 지위에 있는 종업원이 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자(B)에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다."
2. 민사상 손해배상 책임
형사유죄판결을 받으면 위법행위라는 점은 확정된 것입니다. 해당 위법행위로 인한 민사상 손해배상책임을 묻는다면, 특별한 사정이 없는 한 손해배상의 액수만 문제될 뿐이고, 직무발명을 신고하지 않은 연구원이 손해배상책임을 피하기 어려울 것입니다.
대전지방법원은 위 판결 사안에서 대학교수인 발명자에 대해 2억원, 출원명의 회사에 대해서는 3억원의 손해배상 판결을 하였습니다. 직무발명을 신고하지 않고 외부자 명의로 출원한 사례에서 상당한 액수의 손해배상 판결이 난 것이 흥미롭습니다. 본 사안에서 손해배상 책임의 주원인으로는 해외출원 후 심사 및 등록을 포기한 부분을 들고 있습니다.
3. 미신고 직무발명을 제3자 명의로 출원한 모인출원 관련 복잡한 법률문제
정당한 권리자가 모인출원에 관한 권리를 원상회복할 수 있는지 문제는 국가마다 입장을 달리하는 문제로 해결이 단순하지 않습니다. 우리나라 특허법 제34조 및 제35조 규정은 원칙적으로 정당한 권리자의 후속출원을 전제로 하는 구제방법입니다. 판결 사안에서 문제된 일본, 미국, 중국, 유럽특허청 등 타국가 특허법에는 정당한 권리자의 후속출원을 권리구제의 전제요건으로 하는 것은 아닙니다. 그러나, 출원조차 하지 않았던 정당 권리자에게 모인출원에 관한 권리가 모두 귀속된다고 단정하기는 어렵습니다. 개별 국가마다 특허법리를 면밀하게 살펴보아야 할 어려운 문제입니다. 논리적으로는 직무발명을 정당하게 양수할 수 있는 사용자가 외국에 출원 중인 모인출원에 대한 권리 보유자라는 사실이 확정되어야만 그 해외출원을 중도 포기한 행위에 대한 손해배상 책임이 인정될 것입니다. 모든 국가에 동일한 특허법리가 적용될 가능성은 극히 낮다고 생각합니다.
4. 영업비밀침해죄 불인정 대법원 판결
종업원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 타인 명의로 특허 출원하였다면 배임죄 책임을 물을 수 있습니다. 형사적으로 배임죄 유죄 판결을 받으면 특별한 사정이 없는 한 민사적으로도 불법행위가 성립합니다. 따라서, 손해배상책임도 있습니다.
그러나, 직무발명을 완성한 후 지체 없이 보고할 의무가 있지만 알리지 않고 타인 명의로 출원한 경우에도 발명자주의 원칙상 그 단계에서는 아직 회사에게 그 발명에 관한 소유권이 이전된 것은 아니라고 보고, 회사의 영업비밀을 외부로 누설하여 침해한 것이라는 주장을 배척하였습니다. 그 단계에서는 사용자가 직무발명을 보유한 것으로 보지 않은 것입니다.
직무발명 보상액수 산정의 기본원칙은 확립되었다고 볼 수 있지만, 그 산정에 관련된 각 요소들을 구체적으로 어떻게 결정하고 산정할 것인지는 아직 명확하게 확립되지 않았습니다. 객관적이고 명확한 결정근거를 찾기 어려워 실무상 난제라고 볼 수 있습니다.
직무발명 보상액수 산정식은 다음과 같습니다. 그 내용은 명확하지만 각 요소를 어떻게 정할지는 매우 어렵습니다. 난제이지만 직무발명자에게 정당한 보상을 지급하라는 법제도의 취지를 살릴 수 있도록 각 요소를 판단하는 것이 바람직하다 생각합니다. 사용자가 직무발명으로 얻을 이익 중 극히 일부만을 직무발명자에게 보상하면 그것을 정당한 보상이라 할 수 있을지 의문입니다.
보상금 액수= 사용자 이익액 x 발명자 공헌도(1-사용자 공헌도) x 발명자 기여율(공동발명자 중 특정 발명자의 기여도)
사용자 이익액= 초과매출액 x 가상 실시료율
초과 매출액= 총 매출액 x 독점권 기여율 x (발명의 기여도를 고려해야 하는 경우 그 직무발명의 기여도)
직무발명 보상금은 해당 직무발명으로 인해 사용자가 얻을 이익으로부터, 발명에 대한 사용자 및 종업원의 공헌도를 고려하여 산정합니다. 여기서 종업원 발명자의 공헌도를 통칭 발명자 보상률이라고 합니다. 직무발명에 대한 로열티 수입이 확정되어 있는 경우 발명자 보상률이 종업원이 받게 될 직무발명 보상금 액수를 결정적으로 좌우하는 요소입니다. 이처럼 중요한 발명자 보상률을 어떤 기준으로, 어떻게 정하는지 구체적 판결 내용을 살펴보겠습니다.
먼저, 발명진흥법 등 관련 법률에 종업원 공헌도 또는 발명자 보상률을 정하는 기준에 관한 규정은 전혀 없습니다. 어떤 사정을 고려해야 한다는 정도의 원칙적인 기준조차 없습니다. 따라서, 온전히 구체적 사건을 심리하는 재판부의 판단에 달려 있습니다. 그렇다고 판사가 마음대로 자의적인 기준으로 정해도 된다는 의미는 아닙니다. 직무발명을 하게 된 구체적 사정을 종합적으로 고려하여 객관적 입장에서 사용자와 종업원의 각 공헌도를 객관적으로 형량하여 합리적으로 정해야 할 것입니다. 결국 법관의 양심에 따른 자유심증으로 결정된다 할 것입니다.
그렇다면 재판부의 자유심증에 영향을 미칠 구체적 사정을 최대한 발굴하여 잘 정리한 다음 제출하는 것이 필요합니다. 해당 기술분야의 전문가로부터 객관성 있는 의견을 제출하는 것도 법관의 판단에 영향을 줄 수 있을 것입니다.
예를 들면, 발명자의 학력, 연구경력 및 성과, 그 연구 성과에 대한 학술지 게재 실적, 관련 학계에서 발명자의 지위 또는 평가, 해당 직무발명 내용을 다른 논문이나 특허 등에서 인용한 정도, 표준특허라면 표준기구에서의 평가점수 등 구체적 사정을 고려하여 발명자 공헌도를 판단할 수 있습니다.
사용자의 공헌도 측면에서는 발명자의 입사 전부터 회사에서 진행해 온 R&D 계획 및 성과, 해당 분야의 연구개발팀 규모, 기간, 직무발명자의 참여 후 달성한 성과, 전체 개발과정 중 해당 직무발명이 차지하는 위치, 해당 직무발명에 완성되기 위해 반드시 필요한 실험의 유무, 실험장비 및 운영인력 등의 구비여부, 보조인력의 참여도 등을 고려할 수 있습니다.
예를 들어, s/w 관련 발명으로서 특별한 실험장비를 사용보다 발명자의 아이디어가 중요한 직무발명은 반드시 실험을 통해 발명이 완성되는 기술분야와 비교했을 때 사용자의 공헌도를 높게 평가하기는 어려운 경우가 많을 것입니다. 또한, 해당 직무발명자의 가세로 새로운 기술개발에 성공한 사례라면 통상의 경우보다는 종업원의 공헌도를 높게 평가하는 것이 합리적일 것입니다. 이와 같은 구체적 사정을 잘 정리하여 재판부를 설득하는 것이 중요합니다.
직무발명 보상금 판결을 살펴보면, 우리나라에서는 종업원의공헌도를 3%부터 15%까지 범위에서 평가하고 있습니다. 그 중에서 발명자 보상률을 10%로 본 판결이 제일 많은 것으로 보입니다. 문제는, 3%로 평가한 판결, 10%로 평가한 판결, 또는 15%로 평가한 판결 어느 것도 그와 같은 수치로 결정한 구체적 기준을 제시한 판결은 없습니다. 통상 사용자와 종업원의 각자의 역할, 사용자의 규모, 실시료 수입액 등 모든 사정을 종합적으로 고려하여 몇%로 봄이 상당하다고 판시하고 있을 뿐입니다. 그 중, 흥미로운 점이기도 하고 실무적으로 중요한 점은 실시료 수입액을 발명자 공헌도를 결정하는 요소로 고려한다는 판결내용입니다. 실시료 수입액은 사용자 이익으로 독립된 요소인데, 실제 재판에서는 그 별개의 결정요소인 발명자 공헌도에도 영향을 미친다는 것입니다. 즉, 발명자가 받게 될 총 보상금의 액수를 감안하여, 그 결론에 이르는 과정에 영향을 미치는 중요 변수를 결정한다는 의미입니다. 논리적 근거가 없는 잘못된 판결로 보이지만, 현실적으로 총 보상금 액수가 재판부의 자유심증에 큰 영향을 미친다는 것을 의미합니다. 따라서, 이와 같은 점은 고려한 소송전략이 필요하다 할 것입니다.
1심 재판부에서 구체적 사정을 모두 고려하여 발명자 공헌도를 한번 정하고 나면, 특별한 사정이 없는 한 상급심에서 그 비율을 함부로 변경할 수 없습니다. 본질적으로 모든 사정을 종합적으로 고려하여 자유심증으로 상당한 비율을 정했는데, 상급심 재판부에서 어떤 근거를 제시하면서 하급심 결정은 옳지 않고 자신의 결정이 옳다고 주장할 수 있을까요? 현실적으로 가능하지 않을 것입니다. 결국 1심 재판에서 발명자 공헌도가 결정된다고 보아야 할 것이고, 1심에서 최선의 노력을 기울이는 것이 매우 중요합니다.
1. 직무발명 당시 사용자 A회사의 책임범위: 원칙적으로 M&A 당시까지 직무발명으로 인해 발생한 사용자 이익 범위로 책임 제한
대법원 판결 - “사용자가 직무발명을 제3자에게 양도한 이후에는 더 이상 그 발명으로 인하여 얻을 이익이 없을 뿐만 아니라, 직무발명의 양수인이 직무발명을 실시함으로써 얻은 이익은 양수인이 처한 우연한 상황에 따라 좌우되는 것이어서 이러한 양수인의 이익 액까지 사용자가 지급해야 할 직무발명 보상금의 산정에 참작하는 것은 불합리하므로, 사용자가 직무발명을 양도한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 양도대금을 포함하여 양도 시까지 사용자가 얻은 이익 액만을 참작하여 양도인인 사용자가 종업원에게 지급해야 할 직무발명 보상금을 산정해야한다.”
2. M&A 과정에서 직무발명에 대한 가치평가 후 양도한 경우: 직무발명 특허에 대한 양도대금이 있는 경우에는 통상의 기술이전과 동일하게 평가
그 양도대금이 사용자의 이익에 포함됩니다. M&A라고 해서 달라질 것은 없습니다. 이 쟁점에 관한 위 대법원 판결의 관련 부분을 인용하면 다음과 같습니다. “원고와 피고 사이에 피고가 얻을 이익액을 기준으로 하여 이 사건 발명에 대한 보상금을 산정하기로 하는 별도의 새로운 약정이 있었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 이 사건 발명으로 인하여 얻은 이익액만을 참작하여 산정한 직무발명 보상금 상당액을 지급할 의무가 있다. 그럼에도 원심은 이 사건 발명의 양수인 피고에게 발생하였거나 발생할 이익액을 참작하여 피고가 원고에게 지급해야 할 이 사건 양도대금의 액수를 산정하고 말았으니, 여기에는 이 사건 권리의 양도대금 산정에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다.”
3. 직무발명을 개별적으로 양수한 B회사의 책임범위: 원칙적으로 통상의 기술이전과 동일하게 직무발명 보상금에 관한 책임 없음
개별적 기술이전과 구별되는 M&A로 양도인의 채권채무를 모두 포괄적으로 승계한 경우라면 직무발명보상금 청구권도 채무로서 일반 승계한 것으로 보아야 합니다. 이와 같은 경우라면 전 사용자 A는 양도 시점까지 범위에서, B회사는 양도 전 범위에서는 A회사와 연대하여, 그 이후 범위에서는 B 단독으로 종업원에게 직무발명 보상금을 지급할 책임이 있다 할 것입니다.
4. 직무발명 보상금 - 우발적 채무: 반드시 체크할 것
B회사 입장에서는 직무발명 보상금은 예상하지 못한 우발적 채무에 해당할 수 있습니다. 이와 같은 예상하지 못한 채무를 회피하기 위해서는 M&A 과정에서 직무발명에 관한 Due Diligence를 정확하고 철저하게 수행해야 합니다. 현실적으로 전문가에게 관련 업무를 의뢰하여 철저한 Due Diligence를 하는 경우는 거의 없습니다. 만약, M&A대상 기업이 그 핵심 자산이 기술과 IP 중심인 벤처기업이라면 향후 발생할 수 있는 직무발명 보상금으로 인한 우발적 채무의 규모가 심대한 경우도 있을 것입니다. 따라서, 장기적 관점에서 직무발명에 관한 리스크를 철저하게 조사 검토하는 것이 꼭 필요합니다.
직무발명의 발명자가 복수인 경우 특허를 받을 권리는 공유로서, 공동으로 특허출원을 해야 합니다. 그렇지 않으면 특허등록이 거절되고, 그와 같은 사실을 모르고 등록된 후에도 무효사유에 해당합니다. 배제된 공동발명자가 특허무효를 청구하면 손해라는 생각에서 그 특허무효를 원하는 것이 아니라 그 특허를 그대로 두고 자신의 권리를 침해한 불법행위에 대한 손해배상을 청구한 경우입니다. 이때 특허발명의 실시로부터 발생한 이익 중에서 공동발명자로서 자신의 기여분에 해당하는 직무발명보상금을 청구할 수 있는지 또는 이에 상당하는 손해배상을 청구할 수 있는지 문제됩니다.
다른 공동발명자로부터 특허를 받을 권리를 침해한 경우 이는 불법행위에 해당하므로, 가해자에게 대해 손해배상을 청구할 수 있습니다. 이 때 특허받을 권리를 침해한 불법행위에 대한 손해배상액을 특허권 침해를 원인으로 한 손해배상액 산정과 유사하다고 보고, 특허침해로 인한 손해배상액 산정에 관한 특허법 제128조 제2항을 기초로 그 손해배상액을 산정하는 것은 잘못이라는 대법원 판결이 있습니다. 대법원은 해당 발명이 직무발명에 해당하는지 먼저 판단해 보고, 직무발명이라면 직무발명보상금 상당액이 공동발명자의 손해로 보아야 한다는 입장입니다.
위 대법원 판결에 따르면, 직무발명에 해당함에도 사용자가 정당하게 승계하지도 않고 정당한 보상도 없이 발명자를 배제한 채 특허를 등록 받았다면 직무발명자의 특허를 받을 권리를 침해한 것이고, 그와 같은 침해행위로 인한 재산상 손해액은 직무발명 제도에 따라 발명자가 받을 수 있는 정당한 보상금 상당액이라는 것입니다. 직무발명에 관한 정당한 보상금을 산정하는 법리에 따라 산정된 금액을 손해액으로 배상해야 한다고 판시하고 있습니다. 따라서, 발명자의 특허를 받을 권리를 침해한 경우에도 그 손해액을 특허권 침해로 인한 손해배상액 산정에 관한 특허법 제128조 규정을 그대로 유추 적용하는 것은 위법이라고 판결하였습니다. 그렇게 손해액을 산정할 할 것이 아니고, 직무발명 보상금 산정에 관한 특허법, 발명진흥법의 규정과 법리에 따라 공동발명자에 대한 직무발명보상금으로 산정될 수 있는 금액을 발명자에서 배제된 공동발명자의 손해배상액으로 하여야 한다는 판결입니다.
원고 발명자는 피고 사용자 회사의 종업원으로 재직하면서 기존의 LCD용 세정장비인 P4 HDC를 신형인 P5 HDC로 개조하면서 여러 기능을 개발 또는 개선하였고, 이와 관련하여 피고회사가 등록 받은 특허 기술 가운데 일정 부분을 단독 또는 공동으로 발명하였음을 주장하면서 피고회사를 상대로 직무발명보상금으로 40억 원과 그 지연손해금의 지급을 청구(발명진흥법 15조 1항에 근거)하였습니다.
2. 판결요지 - 발명자 요건
발명자임을 인정하기 위해서는 발명의 기술 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하거나 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 이바지하여야 합니다. 따라서, 단순히 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 일반적인 조언이나 지도를 하는 등 연구자를 일반적으로 관리한 사람이나 협력자 또는 보조자로서 연구자의 지시에 따라 단순히 자료를 정리한 사람이나 실험을 한 사람 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 사람 등과 같이 발명의 완성을 원조한 것에 불과한 사람은 발명자에 해당하지 아니합니다. 또한, 발명자로 되기 위해서는 한 사람이 모든 과정에 관여하는 것이 필요한 것은 아니며 공동으로 관여하는 것으로 충분하지만, 여러 사람이 공동발명자가 되기 위해서는 과제를 해결하기 위한 착상과 그 구체화의 과정에서 일체적, 연속적인 협력관계 아래서 각각이 중요한 공헌을 하여야 할 필요가 있습니다.
3. 쟁점 - 발명자 판단
원고 종업원은 피고회사가 등록 받은 특허발명 중 일부를 단독으로, 일부는 다른 연구원과 공동으로 개발하였다고 주장하였습니다. 구체적으로 특정 세정장치의 구동방식을 변경했다는 등 기존 장치를 개량하거나 변경한 기술내용을 직무발명이라고 주장하였습니다.
그러나, 서울고등법원은 원고가 발명 하였다고 주장하는 기술은 해당 특허의 특허청구범위에 기재되어 있지 않다고 판단 하였습니다.
직무발명보상금의 청구대상은 특허명세서에 기재된 기술내용 전체를 대상으로 판단하는 것이 아니라 그 중 특허청구 범위에 기재되어 있는 기술적 사상을 대상으로 합니다.
통상 특허청구범위를 면밀하게 분석하지 않은 채 그 범위에 포함되지 않는 기술을 직무상 발명했다고 주장하는 경우가 많은데, 엄밀한 의미에서 보면 스스로 패소를 자초하는 것과 다름없습니다. 법원은 위 사건에서 원고가 주장한 기술내용은 특허청구범위에 기재되어 있지 않다는 이유로 원고 청구를 기각하였습니다. 특허법과 직무발명에 관한 법리와 실무를 고려하지 않는 막연한 주장은 이와 같이 허망한 결과를 낳습니다.
위 사건에서 또 다른 쟁점은 원고 종업원이 대상 특허에 관한 세정장치를 처음 개발한 것이 아니고, 장치의 세부적 부분을 변경하는 등 개량했다는 주장입니다. 직무발명이 개량발명에 해당한다면, 처음부터 개량발명과 기초발명의 차이점을 엄격하게 구별한 후, 그 개량발명이 특허청구범위에 기재되어 있는지 여부를 출발점으로 삼아야합니다.
그럼에도 불구하고, 이 사건에서 원고는 막연히 그 세정장치를 자신이 개발했다는 주장하고, 회사에서는 그 세정장치에 관한 기존 개발자료를 제출함으로써 종업원이 발명자에 해당하지 않는다는 판결을 이끌어 내었습니다. 처음부터 종업원이 실제 발명한 개량발명을 특정한 후, 그것이 회사가 등록한 특허의 청구범위에 반영되어 있는지 여부를 세심하게 검토하고 판단한 후, 직무발명보상금의 청구소송을 제기하는 것이 바람직합니다.
4. 직무발명이 개량발명인 경우 실무적 대응방안
직무발명에서 가장 중요한 출발점은 특허청구범위에 기재된 사항입니다. 이를 무시하고 제품이나 공정에 사용된 기술을 중심으로 두리뭉실하게 주장하면 소송에서 좋은 결과를 얻기 어려울 것입니다.
현실적으로 개량발명이 대부분이고 원천기술을 발명한 경우는 거의 없습니다. 개량발명은 원천기술에 관한 특허와 구분하는 것이 중요하고, 그 개량발명 기술내용을 특허청구범위에 구체적으로 어떻게 기재하였는지가 가장 중요합니다. 따라서, 직무발명보상금 청구소송을 검토할 할 때 기술의 흐름을 파악하고 해당 직무발명의 위치를 객관적으로 파악해 평가해 보아야 합니다. 개량발명에 맞는 직무발명보상금 청구소송의 전략을 수립해야 합니다. 이때 종업원이 실제 개발한 기술내용도 중요하지만 특허청구범위에 기초하지 않은 막연한 주장만으로는 승소할 수 없습니다. 대상 기술내용이 특허청구범위에 구체적으로 반영되어 있는지 여부를 반드시 확인해야 할 것입니다.
보상금 = ① 이 사건 직무발명으로 인한 피고 등의 이익액(피고 등 제품 매출액 × 가상 실시료율 × 독점권 기여율) × ② 종업원(발명자들)의 공헌도(1 - 사용자 공헌도) × ③ 발명자들 사이 원고 기여율
이 사건 직무발명으로 피고 등이 얻을 이익액은 2,068,051,756원(= 피고 등 제품 매출액 689,350,585,341원 × 가상 실시료율 2% × 독점권 기여율 15%, 원 미만 버림) 상당이 된다. 다음으로 제반 사정을 종합하여 보면 종업원의 공헌도는 25%로, 원고의 기여율은 50%로 봄이 상당하다. 따라서 원고의 정당한 직무발명보상금은 258,506,469원[= 피고 등의 이익액 2,068,051,756원 × 종업원(발명자들) 공헌도 25% × 원고의 기여율 50%]이 된다.”
• comment : 매출액에 곱하는 여러 factor 중 독점권 기여율이 실무상 가장 난해하다고 생각합니다. 해당 안건에서 독점권 기여율을 15%로 본 판결이유(17면 ~ 19면)을 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다. 특허법원은 사용자의 기존 시장에서 독점적 지위를 갖고 있었던 경우 그로 인한 기여 부분이 매우 클 것임이 경험칙상 명백한데, 이 사건 사용자 회사의 기존 시장점유율이 48%로 매우 높다는 점을 감안하였다고 밝히고 있습니다. 그와 같은 이 사안 특유의 구체적 사정을 감안하여 독점권 기여율을 다소 낮은 15%(참고로 50%로 인정한 선행 판결례 있음)로 결정한 것으로 보입니다.
• 사용자에게 무상의 통상실시권을 넘어선 독점적 이익이 있어야 직무발명보상청구권 인정됨 + 직무발명보상을 구하는 직무발명자에게 사용자의 독점적 이익에 관한 입증책임 있음
• 사용자의 관련 특허, 실용신안, 디자인 등록 다수 존재 + 시장에 활용가능한 대체품 및 대체 기술 다수 존재함 + 대상 직무발명 특허권은 연차료 불납으로 이미 소멸 + 특허소멸 전후 사용자의 매출 변화 또는 수익 감소 등 부정적 영향 없음 à직무발명특허의 독점적 이익 불인정
디자인 창작자에게도 인정됩니다. 그러나 실제로 소송까지 가서 판결로 나온 사례는 거의 없습니다. 올해 초에 나온 산업용 보일러 디자인에 관한 직무발명보상청구 사건인 대구지방법원 2017. 1. 19. 2014가합2376 판결이 유일한 사례 같습니다.
1.관련 법규정 및 기본내용
발명진흥법에서는 발명, 고안과 마찬가지로 디자인 창작자에 대한 사용자의 직무발명 보상의무를 명시적으로 규정하고 있습니다. 발명진흥법 제2조에서는 다음과 같이 발명을 특허법상 발명뿐만 아니라 실용신안 고안과 디자인 창작을 포괄하는 의미로 정의하고 있습니다. 특허법상 발명의 정의와 다르다는 점에 유의해야 합니다.
제2조제1호 - "발명"이란 「특허법」·「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.
제2조 2호 - "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.
위 직무발명의 정의규정에서의 발명은 앞에서 정의한 바와 같이 특허법상 발명뿐만 아니라 실용신안의 고안 및 디자인의 창작을 포함하는 의미입니다. 그 이후 발명진흥법 규정에서 발명으로 기재된 부분은 모두 디자인의 창작에 대해서도 적용되는 것입니다.
따라서, 디자인 창작자는 사용자에게 그 디자인을 양도한 경우라면 특허발명의 경우와 마찬가지로 정당한 보상을 받을 권리를 가집니다. 예를 들어, 해당 디자인을 출원 및 등록한 후 그 디자인을 채택하여 실시하는 경우라면 디자인권자로서 통상실시권을 넘어선 범위에서 누리는 독점적 지위로부터 발생하는 사용자의 이익으로부터 자신의 기여도에 따른 정당한 보상을 받을 수 있습니다. 설령 해당 디자인을 출원하지 않았다고 해도 그 디자인을 채택하여 실시하는 경우에는 여전히 정당한 보상을 받을 권리를 가집니다. 사용자가 실시하지 않고 이전하거나 라이선스를 한 경우에도 특허발명과 마찬가지로 사용자의 이익을 기준으로 적당한 보상을 받을 수 있습니다.
2.디자인의 가치와 정당한 보상의 필요성
애플 v. 삼성전자 사이의 스마트폰 관련 특허침해소송을 보더라도 특허뿐만 아니라 디자인이 제품 경쟁력의 핵심요소라는 점을 알 수 있습니다. 애플 vs 삼성전자의 스마트폰 특허소송에서 끝까지 남은 쟁점은 디자인 침해 및 손해배상 규모입니다.
이처럼 특허기술 뿐만 아니라 디자인이 제품 경쟁력의 핵심인 경우가 많고, 디자인 등록은 최종적으로 무효로 하기 어렵고 또한 비침해방어도 쉽지 않기 때문입니다. 이처럼 중요한 제품 디자인을 창작한 직원에게 그 기여도에 따른 적절한 보상을 하여야 한다는 것은 당연합니다.
참고로, 저희 사무소에서 담당했던 분쟁사건 중에는 특허권, 실용신안권, 디자인권이 모두 침해라고 주장된 사례가 있었습니다. 그러나, 라이선스 협상 과정에서 특허권과 실용신안등록은 무효 가능성이 매우 높다는 점이 밝혀졌고, 권리자인 일본회사는 한국회사를 대상으로 하는 실제 침해소송에서 디자인권 침해만 주장하였습니다. 한국회사인 실시자가 제기한 디자인권 무효심판에서는 디자인 등록은 무효로 되지 않고 살아남았습니다. 양사는 최종적으로 유효한 디자인권에 대한 실시대가를 지불하기로 하고 라이선스를 체결하는 화해로 분쟁을 종결하였습니다. 권리자에 대한 로열티는 up-front 고정금액과 제품 판매개수 당 일정액을 지불하는 running royalty로 지불되었습니다. 이러한 상황은 특허권에 대한 라이선스와 동일한 구조입니다. 따라서, 디자인 창작자는 사용자가 얻는 로열티 수입을 기준으로 자신의 기여도에 따라 산정된 정당한 보상금을 청구할 수 있을 것입니다.
이와 같이 특정 디자인이 표준으로 채택된 경우 사용자가 얻는 로열티 수익에 대해 특허권 라이선스와 동일한 구조로 디자인 창작자는 기여도에 따라 산정되는 정당한 보상금을 청구할 수 있습니다.
3.디자인 직무발명보상청구소송의 실무적 포인트
특허발명이나 실용신안고안의 경우와 마찬가지로 디자인 창작자 확정이 출발점입니다. 통상 회사에서 새로운 디자인을 채택하는 과정을 고려하면 디자인 창작자 확정은 발명자의 경우보다 훨씬 어려운 미묘한 쟁점이 많습니다. 대구지방법원 판결사안에서도 출원서, 등록증 등에 창작자가 기재된 사람이 해당 디자인의 진정한 창작자로 인정되지 못했습니다.
한편, 고도의 기술력보다 디자인이 더 중요한 분야에서는 디자인 창작자의 직무발명 보상문제가 더욱 중요합니다. 예를 들면, 패션분야의 회사라면 다자이너에 대한 정당한 보상 시스템을 갖추고 있어야 합니다. 디자인 등록 여부와 상관없이 어떤 디자인이 채택되어 크게 유행한 경우라면 사용자의 이익도 큰 금액이 될 수 있고, 디자인 창작자는 그 사용자의 이익을 근거로 자신의 기여도에 따른 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다.
이와 같은 직무발명 보상금 청구권은 10년의 시효로 소멸합니다. 디자인의 경우도 마찬가지로 디자인을 사용자에 승계한 날로부터 10년 이내에 보상을 청구하지 않으면 소멸시효가 완성되어 더 이상 보상청구를 할 수 없습니다. 다만, 실적보상에 관한 심의 후 보상한다는 규정이 있는 경우라면 소멸시효 중단사유로 인정될 수 있다는 점은 특허와 마찬가지입니다.
(2)사용자에게 외형적으로 로열티 수입이 전혀 발생하지 않는 무상의 포괄적 크로스 라이선스의 경우에도 사용자 이익을 인정할 수 있으므로 그것을 근거로 직무발명 보상금을 청구할 수 있음
(3)사용자의 이익은 크로스 라이선스가 없었다면 크로스 라이선스의 상대방에게 지불해야 할 로열티 상당액
(4)가상의 라이선스 계약을 상정하여 직무발명으로 인한 로열티 수익을 산출할 수 있음. 통상의 사용자 자기실시 유형에서 활용하는 방식과 유사
2.특허침해소송에서 Counterclaim 특허와 화해 settlement – 미국법원 Jang v. BSC 사건 판결
스텐트에 약물을 코팅한 DES(drug eluting stent) 발명자 Dr. G. David Jang은 의료기기 회사 Boston Scientific Scimed (BSC)에 기술이전을 하였습니다. BSC와 경쟁회사 Cordis 사이에 벌어진 특허소송에서 BSC사는 Jang 특허를 counterclaim 근거로 사용하여 양사는 최종적으로 소송상 화해(settlement)로 특허분쟁을 종결하였습니다.
발명자 Dr. Jang이 BSC에 대해 특허 관련 수익에 근거한 보상을 청구하자 BSC에서는 어떤 수익도 발생하지 않았다고 주장하였습니다. 미국법원은 해당 특허에 대한 회계상 외형적 수입이 전혀 없었던 소송상 화해(settlement)의 경우에도 가상의 라이선스를 상정한 수익을 인정할 수 있다고 판결하였습니다. 즉 BSC로서는 Jang 특허를 counterclaim으로 사용함으로써 비록 회계상 직접 수입으로 표시되는 것은 없더라도 실질적 이익은 인정할 수 있다고 본 것입니다.
미국판결의 취지도 일본 판결과 마찬가지로 형식적으로는 회계상 수입이 전혀 없지만 소송상 화해로 상계함으로써 그렇지 않았다면 손해배상으로 지출해야 할 금액을 면한 것이므로 그 금액이 사용자의 수익에 해당한다는 것입니다.
이처럼 회계상 수입으로 표시되지 않지만 지출을 줄여주는 등 실질적으로 직무발명 특허로 인한 수익으로 평가할 수 있습니다. 무상의 cross license 뿐만 아니라 특허침해소송 중 대가지급 없는 화해(settlement)도 사용자에게 실질적 이익이 있다고 볼 것입니다.
3.시사점
이와 같이 회계상으로는 어떤 수익도 표시되지 않는 경우가 있습니다. 그렇다 보니까 실무상 직무발명보상을 하는 경우도 거의 없습니다. 사용자 회사에서 먼저 나서 회계자료에 나타나지 않는 무형의 이익을 구체적으로 산정하고 그것을 근거로 종업원 직무발명자에게 보상하는 사례는 아직 없습니다.
그러나 다시 강조하면, 사용자 화사에서는 크로스라이선스 또는 counterclaim 및 화해로 통해 손해배상금액 또는 로열티 지출부담을 줄이는 등 실질적으로 이익을 얻었다는 점은 분명합니다. 사용자에게 직무발명으로 인한 수익을 분명하게 인정할 수 있습니다.
그럼에도 사용자가 직무발명자에게 정당한 보상을 하지 않는 경우에는 직무발명자가 사용자에 대해 직무발명으로 인해 얻은 수익에 관한 직무발명보상금을 청구할 수 있을 것입니다.
2. 답변 - 사용자가 얻을 이익(특히 독점권 기여도)에 대하여 실제 판례에서 인정한 범위
(1) 자기실시의 경우 타사에 실시허락한 경우에 비하여 사용자의 이익액이 상당히 적게 인정되는 것이 통례입니다. 사용자 자기실시의 경우 보상금 산정방식은 다음과 같습니다.
직무발명보상금 = [사용자가 얻을 이익] x [발명자 공헌도] x [발명자 기여율]
사용자가 얻을 이익 = [사용자의 매출액] x [직무발명 기여도] x [가상 실시료율]
x [독점권 기여도]
자기실시의 경우 사용자 이익액수를 크게 좌우하는 결정요소는 독점권 기여도와 가상 실시료율입니다. 실시료율은 해당 직무발명을 라이선싱한 경우 받을 수 있는 금액을 말합니다.
독점권기여도는 사용자가 갖는 무상의 통상실시권 부분을 넘어 다른 기업의 제조판매를 금지할 수 있는 독점권에 의한 부분의 비율을 의미합니다. 구체적 사정에 따라 그 범위가 매우 달라집니다. 몇 가지 판결 사례를 들면 다음과 같습니다.
(2) 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결은 피고 엘지생명과학으로부터 피리벤족심 등의 제품화를 맡아달라는 제안을 받고 제초제 project leader로 입사한 연구원이 제제연구에 직접 관여하여 피리벤족심의 제품화에 있어서 가지고 있던 문제점을 해결하여 특허발명을 완성하였으므로 직무발명보상금을 청구한 사안입니다.
제1특허발명에 대하여 법원은 독점권기여도를 1/4로, 실시료율은 3%로 인정하였고 제2특허발명에 대하여 법원은 독점권기여도를 1/3로, 실시료율은 3%로 인정하였습니다.
제1특허발명의 독점권기여도를 더 낮게 판단한 것은 해외부분에서의 독점성이 약한 점을 고려하였기 때문이라고 설시하였고, 제2특허발명 관련 특허 실시료율이 3%로 정하여 진 점을 토대로 제1특허발명가지 3%로 인정하였습니다. 그러나 제2특허발명의 독점권기여도를 1/3로 판단한 근거는 자세히 설시하고 있지 않습니다.
(3) 서울중앙지방법원 2005. 10. 28. 선고 2004가합91538 판결은 이수화학에서 근무하면서 ‘몬모릴로나이트 점토 촉매를 이용한 알킬머캅탄의 개선된 제조방법’이란 명칭의 발명의 공동발명하였고, 이 사건 발명을 토대로 회사에서 국내 최초로 TDM을 생산하여 판매하고 있었습니다.
법원은 TDM은 이 사건 발명에 의한 방식 이외의 다른 방법에 의하여도 제조할 수 있는 점, 피고회사도 이 사건 발명에 의한 방식의 문제점을 파악하고 이 사건 발명과는 다른 방식으로 제조공정을 변환한 점 등을 고려하면 독점적 지위에 의한 이익률은 20%로, 적정 실시료율은 3%로 각 인정하였습니다. 이와 관련한 법원 판결문을 인용하면 다음과 같습니다.
“위 연구들이 계속하여 실험을 진행한 결과 2003. 5. 19. 이 사건 발명에 기재된 촉매인 필트롤-24이 경쟁사의 제올라이트 촉매(미국 특허)나 이온교환수지 촉매(위 프랑스 특허)보다 불순물이 많고 전환율이 낮으며, 반응온도도 높다는 사실을 밝혀 낸 사실,
이에 따라 Y는 위 나머지 연구원들의 연구결과를 토대로 2004. 11. 24.부터 이 사건 발명에 기한 제조방식(이하 ‘구 공정’이라 한다)을 포기하고 이온교환수지 촉매에 따른 제조방식(이하 ‘신 공정’이라한다)으로 변경하는 것으로 공장 건설을 완료한 다음 신․구 공정방식을 병용하다가, 2005. 1. 29.부터는 완전히 신 공정방식에 의하여만 생산하고 있는 사실…”
(4) 판례를 보면, 실시료율은 라이선스계약이 있는 경우 정해진 실시료율을 그대로 인정하지만, 참고할 라이선스계약이 없다면 해당업계의 평균적 실시료율을 인정하는 경향을 보입니다.
한편 판결에서 독점권기여도에 대해 정확한 이유설시를 하지 않는 경우가 많습니다. 판례들을 보면, 독점권기여도는 대략 1/3정도를 기본으로 하여 그보다 독점성이 약한 경우에는 더 낮게, 독점성이 강한 경우에는 그보다 더 높게 인정하는 것처럼 보입니다.
3. 답변 – 장래의 예상매출액에 따른 보상금 산정이 가능한지 여부
(1) 미도래한 기간에 대한 예상매출액에 대해서 변론종결당시의 현가액을 산정하여 보상금 산정이 가능합니다. 실시보상은 특허발명의 존속기간동안 회사가 특허를 실시하여 얻은 이익액에 기초한 보상금을 말하는 것으로, 존속기간이 도래하지 않더라도 청구 가능합니다.
(2) 실시보상금을 산정함에 있어서는 그 직무발명에 의해 사용자가 장래 ‘얻을’ 이익이 산정의 기초가 되는바, 위 규정에 의할 때 이익액의 산정 시점은 원칙적으로는 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계한 시점이라고 해석되므로, 승계 시점을 기준으로 하여 장래 사용자가 직무발명에 의해 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아야 하지만, 권리 승계시 장래의 이익을 예상하여 실시보상금을 미리 산정함에는 많은 어려움이 있으므로, 실제 실시계약의 체결 실적, 자사 제품에의 실시 여부 및 매출액 등 권리 승계 후 보상금 청구시까지 발생한 구체적인 사정을 ‘승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익’의 산정에 참작할 수 있고, 나아가 사용자가 직무발명의 실시로 인하여 실제로 이익을 얻은 경우, 특별한 사정이 없는 한 최소한 그 실현된 이익만큼은 ‘승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익’으로 봄이 상당합니다.
(3) 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결에서 장래의 사용자 매출액을 근거로 산정한 방식은 다음과 같습니다.
피리벤족심의 2008년도까지의 누적매출액 : 31,648,000,000원
(= 2007년까지의 누적매출액 25,088,000,000원 + 2008년 매출액 6,560,000,000원)
특허권존속기간 만료일까지의 9년간 추정 매출액 : 44,066,826,588원
[각 년도의 말일 추정매출액(단, 2017년은 특허만료일인 2017. 4. 16. 기준)을 제1특허발명을 피고 회사가 승계한 후 보상금 청구시까지 발생한 매출액 등 구체적인 사정을 참작하여 이 사건 항소심 변론종결일이 속한 2009. 5. 당시의 현가로 호프만식 계산법에 의하여 환산]
제1특허발명으로 인한 (예상)총매출액 : 75,714,826,588원
(= 31,648,000,000원 + 44,066,826,588원)
4. 정리
직무발명의 자기실시 보상금은 독점권 기여도를 낮게 적용하면 결과적으로 사용자 이익액이 과소평가되는 결과를 낳습니다. 법원에서 독점권기여도를 결정하는데 객관적 근거자료를 제시하기 어렵다는 점에서 법원에서 최종 보상금을 적정한 규모로 조정하기 위한 수단으로 이용될 수도 있습니다.
한편, 사용자가 얻을 이익에 대한 계산은 라이선스계약에 따른 보상금산정이 훨씬 유리합니다. 라이선스계약에 따른 로열티수입이 얼마인지 안다면 자기실시 보상금도 높게 인정받는데 도움이 될 것입니다.
A제약회사는 1992년부터 ARB 계열의 고혈압 치료제 신약개발을 시작하였습니다. 오랜 연구개발을 거쳐 1998년 2월경 새로운 화합물의 신약발명을 완성한 후 특허 등록하였습니다. 신약발명을 완성할 당시 신약개발 프로젝트팀에는 합성전공 팀장, 합성전공 팀원, 약리효과 확인실험 전담 약리팀 연구원으로 이렇게 단 3명만이 있었습니다. 다만, 특허출원서 등에는 위 3명의 프로젝트 팀원과 당시 연구소장 등 추가로 3명을 더해 총 6명을 공동발명자로 기재하고 있습니다.
등록된 특허청구범위는 아래와 같습니다. 제1항부터 제6항까지는 신규 화합물로서 물질발명을 청구하고 있고, 제9항과 제10항에는 그 신규화합물의 의약용도까지 포함하는 의약발명을 청구하고 있습니다. 여기서 약리팀 연구원의 공동발명자 여부가 문제되는 청구항은 제9항과 제10항의 신규물질 의약발명입니다.
2. 특허법원 판결요지
가. 약리실험 방식 공지 및 회사내 다른 약리연구원의 존재
“약리실험 담당연구원이 시험한 방식은 i) 실험용 쥐(Sprague-Dawley Rat)의 대퇴동맥 및 정맥에 캐뉼러를 삽입하고 그 선단을 등부위의 피하를 통해 머리 뒷부분으로 빼내고, ii) 안지오텐신 II를 주입하여 고혈압 상태인 승압반응을 유도한 후, iii) 합성된 약물을 주입하여 약물 투여 전후의 승압반응의 결과를 비교하여 승압억제반응의 지속시간을 확인하여 통계처리에 의해 약효지속시간을 결과값으로 산정하는 것이다.
그런데 위와 같이 실험용 쥐(Sprague-Dawley Rat)에 캐뉼러를 삽입하여 단부를 뒷부분으로 빼내어 약물실험을 진행하는 방식은 특허출원일 당시 공개된 논문에 기재된 것과 동일한 실험방식이다. 그리고 당시 회사 내에는 위와 같은 약리활성 시험을 담당할 수 있는 다른 연구 인력이 있었다.”
나. 구체적 판단
“약리효과실험 전담 연구원이 진행한 위 실험에서 i) 단계는 이미 공지된 실험방법과 같은 방식으로 이루어지는 사항이었고, 나머지 단계들 역시 실험을 통해 확인하여야 할 사항이 ‘승압억제반응의 지속시간’임을 감안하면 약물로 생체 시험을 진행하여 약리결과를 확인하는 분야에 종사하는 통상의 지식을 가진 사람으로서는 당연히 안출할 수 있는 정도라고 봄이 타당하며, 회사 내에는 특허발명 당시 해당 약리연구원을 대신하여 위 약리활성 실험을 시행할 수 있는 다른 연구 인력이 있었던 점,
특허물질을 합성하는 구상은 약물 합성팀에서 수행한 것이고, 약리실험 담당 연구원은 지시받은 대로 합성된 약물로 약리활성 실험을 진행하여 그 지속시간만을 산출하여 보고하였을 뿐, 선행 물질의 문제점을 극복할 수 있는 약물을 합성함에 있어서 아이디어 내지 새로운 해결책을 제시하였다거나 실험결과를 해석하는 등 적극적인 역할을 수행하지 않은 점,
청구항 9, 10에 기재된 발명을 두고 특허물질이 가지고 있었으나 ‘기존에 알려지지 않았던 새로운 용도를 발견한 용도발명’이라고 볼 수 없은 점 등을 종합하여 보면,
약리효과실험 담당 연구원은 이 사건 특허의 청구항 9, 10의 발명의 기술적 사상의 창작행위 또는 그 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였다고 인정하기에 부족하다.”
3. 법리 - 공동발명자 판단기준
"공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 참조),
단순히 발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금 ∙ 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원 ∙ 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치는 것으로는 부족하고,
발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시 ∙ 부가 ∙ 보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언 ∙ 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 비로소 공동 발명자에 해당한다.
한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 해당 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측 가능성 내지 실현 가능성이 현저히 부족하여 실험 데이터가 제시된 실험 예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데. 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정하여야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).
또한 직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적 ∙ 객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도10525 판결 참조), 그증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다."
4. Comment - 지혜로운 판단이 필요한 난제
신규화합물의 의약발명 완성에서 그 신규화물을 착상하고 합성한 화학분야 연구원 뿐만 아니라 그 신규화합물의 약리효과를 구체적 실험을 통해 확인한 생물분야 연구원까지 공동발명자로 인정할지 여부가 쟁점입니다.
참고로 일본 동경지재고등법원에서는 수년 전 신규물질 신약 Tamsulosin 사건에서 그 신약발명과정에서 약리효과시험을 담당한 약리 연구원을 신약발명의 공동발명자로 인정할 수 없다고 판결하였습니다. 위 특허법원 판결과 거의 같은 내용입니다.
또한, 미국에서 출판된 특허실무서에도 신규물질의 의약발명을 완성한 과정에서 신규물질의 약리효과실험 essay를 담당한 biologist를 공동발명자로 볼 수 없다는 취지의 내용이 있습니다. 다만, 위와 같은 학설을 뒷받침하는 미국법원의 판결은 아직까지 나오지 않았습니다.
그렇다면 신규화합물의 약리효과실험을 담당한 약리 연구원은 특별한 사정이 없는 한 신규물질의 신약발명에서 공동발명자로 인정될 수 없다는 위와 같은 판결과 학설이 옳다고 보아야 할까요? 아니면 위 판결과 학설은 기술적 사상의 착상을 너무 중시한 나머지 실험을 통한 착상의 구체화라는 신약발명의 2단계 요소를 경시하여 신규물질 의약발명의 공동발명자 판단을 그르친 것일까요? 신규물질 의약발명에서 공동발명자로 약리실험의 구체적 실험자를 제외하고 신규물질의 착상자만을 인정하더라도 의약발명의 2단계 완성이라는 개념구성에 문제가 없을까요? 특히 신규화합물을 구상하고 합성한 연구원이 약리실험에 대한 전문지식과 경험이 전혀 없는 문외한인 경우에도 그 합성 연구원만을 발명자로 인정하는 것이 가능할까요?
개인적 소견은 위 특허법원 판결을 논리적인 것으로 이해할 수는 있으나 특허제도의 취지와 특허분야의 일반적 인식을 고려할 때 진심으로 공감하기는 어렵다고 생각합니다. 이 부분에 대해서는 시간을 두고 숙고해본 후 다시 한번 의견을 포스팅하겠습니다.
우리나라에서 신약발명에서 약리실험 연구원을 공동발명자로 인정하지 않은 판결은 위 사건의 1심 판결과 특허법원 항소심 판결이 첫번째 사례입니다. 아직까지 대법원 판결은 없습니다. 미국이나 유럽국가는 물론 일본에서도 아직까지 대법원 판결은 없습니다. 상고한다면 우리나라 대법원에서 어려운 난제에 대해 지혜로운 판단력으로 공동발명자에 대한 합리적 판단기준과 설득력 있는 법리적 근거를 제시해 주기를 기대합니다.
사용자 회사와 직무발명자 종업원이 직무발명보상금에 관하여 “직무발명관련 어떤 보상도 청구하지 않는다. 향후 일체의 민형사상 주장을 하지 않는다.”는 식으로 합의서를 작성한 경우 이는 강행규정을 위반한 계약으로서 원칙적으로 그 효력을 인정하지 않습니다. 다수 학설과 하급심 판결로서 확인된 법리입니다.아쉽게도 아직 대법원 판결은 없습니다.
2.서울중앙지방법원 2014. 9. 18. 선고 2013가합535238 판결 소개
A회사 특허관리 규정은 "회사 임직원이 제안한 특허내용이 출원된 경우, 회사가 운영하는 크레딧 제도에 따라 일정한 크레딧을 해당 임직원에게 부여함으로써 직무발명에 대한 보상을 대신하는 것으로 한다"라고 되어 있고,
직원의 퇴사시 서명받은 서약서에도 "회사의 직무발명보상규정에 따라 보상을 받은 경우 위 보상은 적절하고 합리적인 보상 금원이며, 차후 회사로부터 받은 보상 금원과 관련하여 민,형사상 법적 분쟁을 제기하지 않는다는 점에 동의한다"라고 명시적으로 되어 있습니다.
그럼에도 불구하고, 퇴사한 종업원이 A회사를 상대로 직무발명보상금청구소송을 제기하자 사용자 회사는 위와 같은 특허관리규정과 서약서를 근거로 소송요건을 충족하지 못했다고 주장하였습니다.
서울중앙지방법원은 위와 같이 종업원에 불리한 규정은 강행법규 위반으로 무효라고 다음과 같이 명확하게 판결하였습니다. "구 특허법(2006. 3. 3, 법률 제7869호로 개정되기 전 법률) 제40조 및 발명진흥법 제15조는 종업원 등을 보호하기 위한 강행규정으로서 위 규정에 따른 보상금지급을 거절하거나 종업원 등의 보상청구권을 부인하거나 혹은 정당한 보상액 이하로 감액할 권리를 사용자 등에게 유보하는 등의 계약은 무효라 할 것이다."
3.예외 - 퇴사 후 직무발명보상청구 분쟁에서 합의로 화해한 경우 – 부제소 합의 사안 : 서울중앙지방법원 2016. 12. 23. 선고 2015가합544755 판결
직무발명자 종업원이 퇴사 후 사용자 회사를 상대로 직무발명보상을 청구하는 과정에 사용자와 직무발명자 사이에 작성한 부제소합의는 유효하다고 본 판결입니다. 분쟁사안에 대한 화해(settlement)계약으로서 재직 중 또는 퇴사시에 작성하는 계약과 달리 취급한 것입니다.
우 판결문을 인용하면 다음과 같습니다. “직무발명보상금에 관한 구 특허법 제40조 제1항 규정이 강행규정으로서, 직무발명 보상금 청구권의 발생, 행사 및 보상금의 정당한 액수에 어떠한 제한을 가하는 계약 또는 근무규정은 무효라는 점은 원고의 주장과 같으나,
이를 근거로 이미 직무발명이 완료되어 구체적으로 발생한 보상금 지급청구권의 액수를 당사자가 사후에 합의한 경우마저도 일률적으로 무효라고 볼 것은 아니고, 그러한 합의 자체의 무효 여부판단은 별도로 이루어져야 할 것인 바,
이를 판단함에 있어서는 그러한 합의에 이르기까지의 과정, 합의가 자유로운 의사에 기하여 이루어졌는지, 합의의 내용 등 합의와 관련된 제반 사정을 모두 살펴보아야 할 것이며, 구 특허법 제40조 제1항 강행규정이라는 점은 그 중 하나의 판단 요소로 고려할 수 있을 뿐이다.”
4.실무적 시사점
관련 쟁점에 관한 상급심 판결을 기다려야 할 것입니다. 다만, 현 시점에서 실무적 포인트를 정리한다면, (1) 원칙적으로, 직무발명자의 보상금청구권을 침해하거나 제한하는 근무규정, 재직 중 또는 퇴직시 약정이나 합의는 강행법규를 위반한 내용이라면 계약무효일 것이지만, (2) 예외적으로, 구체적으로 발생한 직무발명보상 청구사안에서 그 보상액수를 사후적으로 당사자가 자유로운 의사로 합의하였고 그 액수 등을 포함한 합의내용이 합리적인 경우라면 그와 같은 사후 합의는 유효한 화해계약으로 볼 수 있을 것입니다.
다시 말하면, 사용자와 직무발명자 사이에 체결한 직무발명보상에 관한 합의를 일률적으로 모두 무효로 볼 수는 없지만, 사전적 합의 중에서 종업원의 직무발명보상청구권을 보장하는 강행규정을 위반하지 않고 유효한 합의로 인정될 수 있는 사례는 극히 적을 것이고, 사후적 합의라고 해도 강행법규를 위반하지 않는 유효한 합의로 인정되려면 특별한 사정이 있어야 할 것입니다. 그와 같은 사례도 실제 많지 않을 것입니다.
1.회사에서 직원으로부터 입사시 또는 퇴사시 직무발명 보상금 청구를 하지 않겠다, 이미 받은 보상이 전부이고 더 이상의 보상청구는 하지 않는다는 약정서, 확인서, 서약서 등을 받아도, 그와 같은 계약은 법적으로 원칙적으로 효력이 없습니다. 직무발명자의 보상금 청구권 규정은 강행규정으로 이에 반하는 계약, 사규, 직무발명 관리규정, 보상규정 등은 모두 무효입니다.
2.직원이 재직 중 직무발명 관련된 보상, 승진 기회, 교육기회 부여 등 다양한 인센티브를 이미 받았다고 해도, 직무발명 보상금을 청구하는데 장애가 되지 않습니다. 직무발명보상청구 자체를 방해하지 않고, 다만 직무발명 보상금액을 산정할 때 그와 같은 사정을 고려할 뿐입니다.
3.직무발명 관리규정, 사규, 입사 계약서 등에 ‘재직시 완성한 발명은 즉시 회사에 귀속된다’ 등등 자동승계 규정을 명시적으로 두더라도, 사용자가 직무발명을 항상 자동 승계하는 것은 아닙니다. 통상 직무발명 보고, 승계여부 심사, 승계통지라는 과정을 거처 승계됩니다. 따라서, 직원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 무단 출원한 경우, 권리승계 절차를 거친 적이 없으므로 사용자는 승계인 지위에서 권리주장을 할 수 없는 경우도 있습니다.
4.직무발명이 특허 출원되지 않거나, 또는 발명자로 기재되지 않는 경우에도, 진정한 발명자라면 직무발명보상금 청구권이 있습니다. 다만, 직무발명보상소송에서 직무발명자는 자신이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 하는 입증책임을 부담합니다. 발명일로부터 수년이 지났을 뿐만 아니라 퇴사한 이후에 연구개발 및 발명 사실을 구체적 증거자료로 입증하는 것은 것이 실무상 매우 어렵습니다. 직무발명자는 적어도 기본적 자료는 있어야 하고 동료 연구원들의 협조를 받아야만 가능할 것입니다.
5.산학협력연구의 결과, 회사 단독 명의로 출원, 등록된 특허발명에 대해 대학교수 등이 진정한 공동 발명자로 판명되어 그 특허발명에 대한 보상금을 청구하는 사례가 종종 있습니다. 미국사례이지만 대학에서 회사에 대해 소송을 제기하여 거액을 받은 경우가 있습니다. 우리나라에서도 가능한 사안입니다. 특히, 최근 대법원 판결에서 공유특허권 분할청구를 인정한 것 등을 고려하면 대학교수 등 외부 공동발명자가 회사에 대해 일정한 보상을 청구할 수 있고, 회사로서는 그와 같은 이익분배 요구를 무시할 수 없다고 생각합니다.
6.직무발명 특허권이 크로스 라이선스에 활용된 경우 및 외부에 드러난 로열티 수입이 전혀 없는 경우에도 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 특허풀과 표준특허에서 특허 로열티 수입을 기준으로 직무발명 보상금을 산정한 것과 유사하다 생각합니다.
7.사용자는 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 갖기 때문에, 그 범위를 넘어선 독점적 지위에서 추가 발생하는 사용자의 이익을 전제로 직무발명 보상금을 인정됩니다. 따라서 직무발명 특허발명이 제3자가 자유 실시할 수 있는 공지기술과 같다면 독점적 지위가 인정될 수 없습니다. 즉 공지기술이라는 무효사유가 있다면 직무발명보상이 인정되지 않습니다.
8.그러나, 설령 무효사유가 있는 경우에도 공지기술만 아니라면 그 특허무효 확정 전까지 여전히 특허권자의 독점적 이익이 인정되고, 따라서 무효사유가 있는 경우에도 직무발명 보상금 청구의 대상이 됩니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결의 요지를 정리하면 다음과 같습니다.
A.(1) 직무발명이 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고, (2) 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서, (3) 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적, 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우 (3가지 요건을 모두 충족한 경우) – 직무발명 보상의무 없음
B.그 외는 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적, 배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없음
C.다만, 직무발명 특허의 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있음
9.사용자가 직무발명을 직접 적용하여 실시하지 않더라도 특별한 경우에는 보상의무가 인정될 수 있습니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결에서도, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않고 있더라도사용자 제품이 직무발명 실시제품의 수요대체품에 해당하여 직무발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로 인한 이익이 있다고 추인할 수 있으므로, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않은 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나 이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있으며, 경쟁 회사들도 직무발명과 다른 독자적인 방법을 사용하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 사용자의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 사정 등을 감안하여 독점권 기여율을 산정하였습니다.
10.직무발명자는 소송비용을 패소한 회사에서 회수할 수 있습니다. 소송비용을 패소자가 부담하는 원칙에 따라, 승소자는 인지대 등 관납료 뿐만 변호사 비용까지 패소자로부터 모두 회수할 수 있습니다. 직무발명 보상금 청구의 명확한 근거와 자료가 있다면, 직무발명자는 직무발명 보상금뿐만 아니라 나중에 직무발명보상금 소송비용까지 회수할 수 있습니다.
법원은 설령 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않더라고 어떤 형태로든 이익을 얻는 것으로 인정된다면, 원칙적으로 직무발명자에게 정당한 보상금을 청구할 권리가 있다는 입장입니다. 그러나, 현실적으로는 이와 같은 경우 직무발명자에게 인정되는 보상금은 매우 적은 금액이므로 소송비용을 제외하면 직무발명자가 얻을 수 있는 실질적 보상금은 매우 적습니다.
직무발명보상금 청구소송은 사용자가 직접 그 발명기술을 실시하는 경우이거나, 제3자에게 기술이전 또는 라이선스를 체결한 경우에만 청구하는 것이 바람직합니다. 따라서, 직무발명자는 자신이 발명한 기술이 실제 활용되고 있는지 여부를 먼저 확인하는 것이 필요합니다. 이때 직무발명 기술의 활용과 특허발명의 실시는 많은 경우 중복될 것이지만, 반드시 동일하지 않다는 점도 유의해야 합니다. 원칙적으로 직무발명 보상금은 특허발명을 전제한 것이므로, 특허청구범위에 기재된 발명기술을 사용자가 실시하는지 여부를 특허법 시각에서 평가해야 정확합니다.
2. 진정한 발명자인지 재확인 및 입증자료 준비
한때는 특허출원서 및 특허증에 발명자로 기재된 자는 진정한 발명자로 추정된다고 보았습니다. 현재 대법원 판례는 직무발명자가 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 한다는 것입니다. 사용자는 직무발명보상청구소송에서 종업원 직무발명자를 진정한 발명자가 아니라고 주장하는 경우가 다반사입니다.
직무발명을 단독으로 한 경우라면 거의 문제되지 않을 것입니다. 문제는 공동 발명한 경우인데, 만약 다른 공동발명자들로부터 진정한 발명자로 인정받았던 자료가 있다면 문제 없습니다. 또는 소송과정에서 연구노트 등을 통해 진정한 발명자로 인정될 수 있는 경우도 문제 없습니다.
그러나, 실제 소송에서는 공동발명자 중 다른 동료가 소송을 제기한 직무발명자의 기여를 전면 부인하기도 하고, 연구노트 등 관련 자료를 모두 회사가 보유하고 있기 때문에 그 중에서 본인에게 불리한 자료만 제출하면서 발명자 자격을 다투는 경우가 많습니다. 사용자로부터 있을 이와 같은 공격에 대비하여, 공동 발명자를 미리 만나 상호 이익이 되는 방향으로 협력하는 방안을 협의하는 등 발명자 요건에 관한 충분한 입증준비를 미리 해두어야 합니다.
참고로, 공동발명자들은 직무발명 보상금을 자신의 기여율에 따라 안분하는 위치에 있습니다. 공동 발명자들은 사용자에 대해서는 이익을 공유하지만, 상호간에는 기여율로 경쟁하는 미묘한 관계에 있습니다. 신중한 접근이 필요한 이유입니다. 또한, 진정한 발명자에 해당하지 않는 대표이사, 연구소장 등을 명목상 공동발명자로 기재하는 경향이 많습니다. 그와 같은 발명자가 아닌 사람이 발명자에 포함되어 있다면 그만큼 진정한 발명자의 지분이 낮아질 수 있습니다. 따라서, 진정한 발명자가 아닌 명목상 발명자를 대상에서 제외할 수 있는지 여부를 함께 검토해 볼 필요가 있습니다.
3. 특허무효 가능성 체크
최근 대법원 판결에서 특허무효인 경우에도 직무발명보상청구가 인정된다고 하였습니다. 무효법리에 따르면 처음부터 특허권이 없었던 것이나 특허등록 후 오랜 기간이 지나 특허무효라고 판단되었다고 해서 사용자가 그 특허발명으로 인해 얻은 이익이 소급하여 없어지는 것은 아니기 때문입니다.
여기서 특허발명이 공지기술인 경우에는 사용자가 직무발명으로 얻는 독점적 이익이 인정될 수 없으므로 직무발명보상도 인정되지 않는다는 점을 유의해야 합니다. 특허무효 사유에 따라 다르다고 보아야 합니다.
한편, 특허무효인 경우 직무발명보상을 인정하더라도 그 보상금 산정에 그 무효사정을 반영하므로 실제 매우 적은 금액만 보상받게 됩니다.
따라서, 직무발명보상청구소송 전에 특허무효 가능성을 객관적으로 체크하는 것이 필요합니다. 사용자가 특허무효를 주장하는 경우 이에 대한 적절한 반박논리를 미리 준비하는 등 대응방안을 마련해 두는 것이 바람직하기 때문입니다. 잘 대응하여 특허무효 공격을 방어하고, 또 무효가 되더라도 여전히 직무발명보상금을 인정받을 수 있는 근거를 마련할 있을 것입니다.
4. 직무발명보상금액 산정자료 확보
직무발명보상금 액수의 산정은 사용자가 직무발명으로 인해 얻을 이익을 출발점으로 합니다. 사용자의 이익에 관한 모든 자료가 사용자의 수중에 있고, 직무발명자가 이를 확보하기가 매우 어렵습니다. 따라서, 일단 소송이 시작되면 확보하기 어려운 매출관련 자료, 관련자의 진술 등을 미리 확보할 수 있다면 소송에서 유리하게 활용할 수 있을 것입니다. 물론 민사소송법에 따라 회사에 대한 문서제출명령 등을 통해 관련 자료를 법원에 제출하도록 할 수 있지만, 여러 가지 핑계를 들어 협조하지 않을 경우를 대비하여 회사를 신청할 수 있는 대상자료의 존재, 대강의 내용 등을 미리 확인해 둔다면 소송에서 많은 도움이 될 것입니다. 만약 직무발명이 부품이나 s/w인 경우 완성품의 매출에서 차지하는 비율을 산정할 수 있는 자료를 확보할 수 있는지 여부도 중요합니다.
참고로, 지재권 관련 소송에서 그 대상 지재권의 가치 또는 침해시 손해액 등을 산정하는 것은 현실적으로 매우 어렵기 때문에, 하나의 방안으로 국세청에서 매년 고시하는 각 직종별 표준 수익율 자료를 활용하는 경향이 있습니다. 예를 들면, 직무발명을 실시하는 제품의 매출을 입증한다면 여기에 평균 업계 수익율을 곱하거나 재무제표의 그 해 영업이익율을 곱하는 방식으로 사용자의 이익을 산정할 수 있습니다. 물론, 이것이 정확하다는 것은 아니지만, 다투는 측에 입증책임이 있으므로 그 과정에서 보다 정확한 이익이 산정될 수도 있고, 그렇지 않다면 비록 부정확하더라도 법원 재량으로 그 액수를 인정하는 것입니다. 이와 같은 자료를 활용하면 경우에 따라서는 직무발명 보상금 액수를 미리 가늠해 볼 수 있을 것입니다.
5. 보상청구소송의 진행 및 기간
민사소송법에는 지재권 소송에 관한 특별재판적 규정을 두고 있습니다. 직무발명보상금 청구의 소는 재판부의 지재권 사건 재판에 관한 전문성이 요구되므로 특별재판적 규정을 활용하여 전문재판부에서 소송을 진행하는 방안이 바람직합니다. 한편, 직무발명보상금 청구권은 10년의 소멸시효를 적용되므로, 소를 제기하기 전에 충분한 준비와 검토를 하는 것이 바람직합니다.
본안소송이고, 소장을 제출하면 이를 상대방에 송달하여 30일 이내에 답변서를 제출할 기회를 주고, 그 후 상호 2,3회의 서면공방을 거친 후, 소 제기일로부터 약 6개월 이후에 변론기일이 지정됩니다. 통상 판결까지는 1년 이상의 시간 필요합니다. 직무발명 소송의 결과는 다른 연구원에 대한 보상 및 사기, 인사관리 체계에 미치는 영향이 지대하므로 회사가 패소할 경우 1심으로 종결될 가능성은 낮고, 대법원까지 가는 경우가 많습니다. 그렇게 된다면 종결까지는 약 3년, 경우에 따라서는 그 이상의 장기간이 필요합니다. 다만, 직무발명자가 1심에서 승소하는 경우에는 그 승소한 보상금을 임시로 받아서 소송비용 등으로 활용할 수 있는 금전에 대한 가집행을 허용하는 경우가 많습니다.
대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결: “직무발명보상금 청구권은 일반채권과 마찬가지로10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.”
2.소멸시효 기산일
직무발명자 종업원이 사용자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 양도한 시점(승계시점)은 직무발명 양도서류에 기재된 직무발명 승계일 또는 그와 같은 서류가 없는 경우에는 늦어도 직무발명에 대한 특허, 실용신안, 디자인 출원 시점입니다. 그날로부터 10년의 소멸시효가 기산됩니다. 직무발명보상금청구권은 그 기산일로부터 10년 이내에 행사하지 않으면 소멸합니다.
3.현실적 문제점
의약발명은 직무발명 실시제품을 시장에 발매하는데 10년 이상 연구개발기간이 필요합니다. 의약발명특허는 특허존속기간연장까지 포함하면 총 25년의 특허권으로 독점적 지위를 유지하지만, 대부분 최초 10년 이내에 제품발매가 불가능하기 때문에 그동안 사용자가 직무발명으로 인한 이익을 얻지 못합니다. 출원일로부터 15년 정도가 경과한 특허존속기간 후반부에 독점권 행사로 엄청난 이익을 올리는 경우가 많습니다.
사용자가 특허존속기간 후반부에 직무발명에 의하여 얻는 이익을 출원일 당시는 물론 그로부터 10년 이내 초반기에는 짐작하기 어렵습니다. 왜냐하면, 실제 의약품으로 상용화될지 여부조차 불명확하고, 그 직무발명의 상용화 가능성이 인정된 다음에도 그 수익의 기초조차 형성되지 않았거나 정확한 규모나 내역을 파악하는 것이 가능하지 않기 때문입니다.
이와 같은 객관적 사정에도 불구하고 직무발명 승계일(출원일)로부터 10년이 지나면 소멸시효가 완성되어 직무발명보상금청구권이 소멸된다고 기계적으로 판단하는 것은 문제입니다. 의약발명 직무발명자의 경우 사용자가 직무발명으로 얻을 이익을 고려하여 산정되는 정당한 보상금을 받을 권리를 실질적으로 박탈하는 결과입니다. 의약발명뿐만 아니라 다른 기술분야에서도 특허존속기간 20년을 고려하면 직무발명 승계일(출원일)로부터 10년이 지나면 소멸시효가 완성된다고 봄은 마찬가지로 불합리한 결과를 낳습니다.
이와 같은 의약발명 등 특정 기술분야의 구체적 사정을 고려하면, 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효 기산점을 기계적, 일률적으로 정할 것이 아니고 신중하게 판단해야 할 것입니다. 이때 종업원 직무발명자가 사용자가 얻을 이익 중 일부를 정당한 보상으로 청구할 수 있도록 규정한 제도적 취지가 반영되어야 합니다.
4.직무발명 보상금을 청구할 수 없었던 법률상 장애사유가 있는 경우
위 대법원 2009다75178 판결에서 “회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”는 판단기준이 현재 통용되는 법리입니다. 별다른 이견이 없는 확고한 기준으로 적용되고 있습니다.
참고로, 아래 대법원 2008다15865 판결에서 소멸시효 진행을 저지하는 법률상 장애사유의 구체적 예로 들고 있는 "기간 미도래"에 해당합니다.
5.직무발명 보상규정이 없었거나 규정에서 실시보상 자체 또는 그 지급시기를 정하지 않는 경우 –현재 판결
그런데 사용자가 직무발명 보상규정 자체를 마련하지 않았거나 규정이 있더라도 실시보상 등 보상금 지급시기를 정하지 않은 경우에는 위 대법원 판결에서 제시한 기준을 적용하기 어렵습니다. 즉, 소멸시효 기산점으로 판시한 근무규칙 등에서 정한 지급시기 자체가 존재하지 않습니다. 그와 같은 경우 다시 직무발명 승계일(출원일)로부터 10년의 소멸시효가 기산된다는 것이 다수 판결 내용입니다.
6.핵심쟁점 - 직무발명 보상규정이 없었거나 규정에서 실시보상 자체 또는 그 지급시기를 정하지 않는 경우에도 직무발명 보상금을 청구할 수 없었던 법률상 장애사유가 있다고 볼 수 있는지 여부
대법원 201. 9. 9. 선고 2008다15865 판결은 "소멸시효는 권리가 발생하고 그 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하고 그 권리를 행사할 수 없는 동안에는 진행하지 아니하는데 여기서 '권리를 행사할 수 없다'라고 함은 그 권리행사에 법률상 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건 불성취 등이 있는 경우를 말하는 것이고, 사실상 그 권리의 존부나 권리행사의 가능성을 알지 못하였거나 알지 못함에 과실이 없었다고 하여도 이러한 사유는 법률상 장애사유에 해당한다고 할 수 없다"라고 판단기준을 제시하였습니다.
구 특허법과 발명진흥법에서는 사용자에게 직무발명을 승계하게 한 종업원 발명자는 "정당한 보상을 받을 권리"를 갖고, 보상의 액을 결정하는데 "그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익의 액"을 고려하여야 한다고 규정하고 있습니다. 약자 종업원 보호를 위한 강행규정입니다.
법문에 승계한 직무발명에 의하여 "사용자가 얻을 이익"으로 표현되어 있는 점을 중시하여 현실적으로 얻은 이익만이 아니라 장래 얻을 것으로 예상되는 이익까지 고려해야 합니다. 통설, 판례의 입장입니다.
그런데 의약발명의 초기 개발단계에서 장래 인체에 사용하는 의약으로 사용할 수 있을지 아니면 치명적 독성 때문에 의약이 될 수 없을지도 판단할 수 없었다면 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익이 있을지 여부조차 가늠할 수 없습니다. 객관적으로 불가능합니다.
그와 같은 사정은 위 대법원 2008다15865 판결에서 법률상 장애사유로 예시한 "조건 불성취"에 해당한다고 보거나 또는 여기서 의미하는 "조건 불성취" 자체로는 볼 수 없더라도 그와 동등하게 평가할 수 있는 판결문에서 "등"으로 표현한 기타 사유에 해당한다고 볼 수 있지 않을까 생각합니다. 현재 구체적 판결이나 학술 논문은 없지만 위와 같이 해석하지 못할 이유는 없다 생각합니다.
유사한 사안에 대한 기존 판결들은 "법률상 장애사유"에 해당한다고 보기 어렵다는 입장입니다. 이와 같은 형식적이고 엄격한 입장을 고수하면 의약분야에서 직무발명자가 정당한 보상금을 받을 기회는 거의 없습니다. 사용자가 직무발명으로 인해 막대한 이익을 얻는데도 불구하고 그 직무발명자는 그 이익을 고려하여 산정되는 정당한 보상을 받을 기회가 원천적으로 차단된다는 결과는 복잡한 법리적 설명을 떠나 상식적으로 납득하기 어렵습니다.
실무상 실시보상 또는 실적보상은 그 실시수익(로열티 수익 등)이 발생한 후 그 실적보상을 할 근거가 형성된 후에야 종업원 발명자가 청구할 수 있습니다. 실적발생을 전제로 하는 실적보상금은 실적발생 전까지 보상금청구권 행사에 현실적 장애가 있다는 점은 명백합니다. 누구나 알고 있는 명확한 사실입니다. 그때까지 소위 실시보상금 청구권을 행사할 수 없는 장애가 있다는 점도 명백합니다. 누구도 의문을 제기할 여지가 없습니다. 그 장애사유를 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효 진행을 저지하는 법률상 장애사유로 볼 것인지 여부만 남은 것입니다.
사용자가 직무발명에 의하여 이익을 얻거나 가까운 장래에 얻을 수 있다는 구체적 토대가 형성된 다음, 즉 종업원 발명자가 실적보상금 액수 산정이 가능한 때부터 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효가 기산된다고 보아야 마땅합니다. 그 이전까지는 소멸시효 진행을 막는 법률상 장애사유, 특히 조건 불성취라는 장애사유가 있다고 봄이 타당할 것입니다.
직무발명보상금청구권의 소멸시효는 일반 채권과 마찬가지로 10년입니다. 직무발명보상금청구권의 소멸시효의 기산점은 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 관한 권리를 승계한 시점입니다.
실무상으로는 직무발명 실시보상 청구권의 기산점이 쟁점입니다. 왜냐하면, 실시보상은 그 실시수익(로열티 수익 등)이 발생하여 실적보상의 근거가 형성된 후에야 종업원 발명자가 청구할 수 있으므로 실적발생을 전제로 하는 실적보상금은 실적발생 전까지 보상금청구권 행사에 장애가 있기 때문입니다. 실적발생 후 보상금 산정이 가능할 때부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 마땅합니다.
대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결에서도 “직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”라고 판시하였습니다.
실제 보상금청구소송은 실적보상을 대상으로 하고, 실적보상금청구권은 언제부터 소멸시효가 진행되어 10년 기간이 경과되었는지, 즉 소멸시효 기산일을 언제로 볼 것인지가 쟁점입니다. 특히 벤처나 중소기업에서 직무발명 관련 사규가 전혀 없었고, 해당 직무발명을 회사명의로 출원하면서도 아무 약정도 없었던 경우가 빈번하고, 직무발명의 승계 여부, 소멸시효의 기산점 등 판단이 쉽지 않은 문제가 많습니다.
이와 같은 상황에 대해 서울고등법원 2015. 11. 5. 선고 2015나10563 판결을 소개합니다. 먼저, 위 판결은 "종업원 등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 그 특허받을 권리를 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다(대법원 2011. 7. 28. 선고 201112834 판결)"고 전제하고,
나아가 "묵시적 승계의사는 직무발명과 관련된 회사 내에서의 관행, 발명 전후 종업원의 대응 태도 등을 종합하여 판단하여야 한다"고 판시하였습니다.
구체적 사안에 대해서는, "사용자 회사로 하여금 발명을 출원, 등록하게 하였고, 이 사건 직무발명보상금청구소송 제기 직전까지 별다른 이의를 제기하기 아니한 사실을 인정할 수 있으므로, 이 사건 발명의 출원 무렵 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 묵시적으로 승계하였다고 봄이 타당하고 그때부터 소멸시효가 진행한다고 보아야 한다"고 판결하였습니다. 사용자에게 유리한 판결입니다.
현행 발명진흥법에서 직무발명보상규정을 두지 않으면 과태료를 부과하는 등 법적으로 강제하고 있음에도 불구하고, 직무발명보상규정을 두지 않은 사용자가 직무발명보상규정을 두고 있는 회사보다 유리할 뿐만 아니라, 발명자 종업원에게는 매우 불리한 판결입니다. 물론 형식적 법적 논리에 따르면 옳다고 볼 수도 있지만, 현행 법률과 정부정책에 반하는 행위를 한 사용자를 더욱 보호하는 결과를 초래하는 판결로서 수긍하기 어려운 점이 있습니다.
발명진흥법 제15조 제2항 사용자의 직무발명 보상규정 작성 및 공지 의무 조항에도 불구하고 사용자의 의무 위반 시 법적 효과 – 제재규정 없음 + 소멸시효 진행 영향 없음: 서울중앙지방법원 2018. 9. 7. 선고 2018가합525915 판결
발명진흥법 제15조(직무발명에 대한 보상)① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.
② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고종업원등에게 문서로 알려야 한다.
제15조 제2항의 문언적 내용: 사용자는 (1) 직무발명 보상형태, 보상액 결정기준 및 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성할 의무와 (2) 그것을 종업원에게 문서로 알릴 의무 있음.
사용자의 의무 이행 위반 시 효과 – 발명진흥법 내 규정 없음
서울중앙지방법원 판결 사안: 사용자 회사에 직무발명 보상규정 없음 + 사용자의 제15조 제2항의 의무 위반 상황
사안의 쟁점: 사용자의 직무발명 보상규정 작성 및 공지 의무 규정에도 불구하고, 사용자가 위 법규정을 위반하여 직무발명 보상규정을 두지 않음으로써 종업원의 직무발명보상청구권 행사에 있어서 소멸시효 중단사유인 법률적 장애사유가 있다고 볼 수 있는지 여부
직무발명 보상청구권은 채권을 행사할 수 있는 때부터 소멸시효 기간이 진행됩니다(민법 제166조 제1항). 그 권리행사에 법률상의 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건불성취 등이 있는 특별한 경우를 제외하고, 원칙적으로 직무발명을 사용자에게 승계한 날부터 직무발명보상청구권을 행사할 수 있습니다. 판례는 늦어도 출원일로부터 행사할 수 있다고 봅니다.
2. 소멸시효 중단사유: 채무승인 - 출원보상금 및 등록보상금 지급
민법 제168조에서 채무승인을 소멸시효의 중단사유로 규정하고 있습니다. 채무의 일부를 변제하는 경우 채무 전부에 관하여 시효중단의 효력이 발생합니다(대법원 1980. 5. 13. 선고 78다1790 판결). 중단된 날로부터 소멸시효는 다시 진행됩니다.
직무발명보상으로 출원보상 뿐만 아니라 등록보상을 하는 경우가 많습니다. 직무발명에 대한 특허등록, 실용신안등록을 완료한 후 등록보상을 하기 때문에 출원일과 상당한 기간 차이가 있습니다. 해외출원 후 개별국가 등록보상의 경우는 더욱 그렇습니다.
직무발명에 대한 출원보상금, 등록보상금, 해외출원보상금, 해외등록보상금 지급은 모두 직무발명보상금의 일부 지급이 분명합니다. 직무발명보상금채무 중 일부 변제로 각 소멸시효의 중단사유 중 하나인 채무승인에 해당할 것입니다.
발생 가능한 경우를 나누어 설명하면 다음과 같습니다.
(1) 사용자가 보상을 전혀 한 적이 없는 경우 특별한 사정이 없다면 직무발명보상 청구권은 직무발명승계일, 늦어도 출원일로부터 10년이 경과하면 소멸시효 완성으로 더 이상 행사할 수 없습니다.
(2) 출원보상을 한 경우라면 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산일은 출원일이 아니라 출원보상금 지급일로 보아야 할 것입니다. 그 차이가 길지 않을 것으로 실무상 중요하지 않습니다.
(3) 등록보상을 한 경우라면 등록보상금 지급일, 해외등록보상을 한 경우라면 해외등록보상일 중 가장 늦은 날부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 할 것입니다. 그 기간 차이가 수년인 경우도 많을 것이므로 실무적으로 매우 중요합니다.
3. 소멸시효 중단사유: 법률적 장애 - 실적보상규정 + 실적보상금 미지급
실적보상 또는 처분보상 규정이 있는 경우, 실무상 직무발명보상청구권 소멸시효의 완성여부가 중요한 쟁점입니다. 법원은 사용자가 등록보상의 등급심사를 거쳐 등록보상금을 차별 지급하는 경우는 실적보상규정과 동일하게 그 보상금의 지급조건 및 시기를 규정한 것으로서 법률상 장애사유로 인해 소멸시효가 진행하지 않는다고 봅니다(서울고등법원 2012나53644 판결). 즉 실적보상을 하기 전까지 소멸시효는 중단된 것으로 봅니다.
4. 소멸시효기간 경과 후, 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기
대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결에서, 소멸시효기간 10년이 경과한 후 사용자가 직무발명자에게 등록 및 출원한 특허에 관하여 5,528,260원을 보상금으로 지급하는 내용의 직무발명보상합의서를 작성하여 제시한 경우를 시효이익의 포기로 보았습니다. 즉 법원은 "직무발명에 관하여 보상금 5,528,260원을 지급한다는 내용의 ‘직무발명보상 합의서’를 제시한 사실을 인정할 수 있다. 이로써 피고 D은 이 사건 특허발명에 관하여 시효이익의 포기에 해당하는 채무승인을 하였다고 봄이 타당하다"고 판결하였습니다.
5. 해외출원에 대한 출원보상 또는 등록보상 – 소멸시효 중단사유 채무승인
특허권은 각국마다 발생하는 독립된 권리이지만 직무발명보상청구권은 발명으로부터 발생하는 하나의 권리로서 특허권과 구별됩니다. 따라서 다수 국가에 출원 및 등록한 경우 승계일로부터 10년의 소멸시효기간이 경과된 경우에도 해외출원 등록보상을 받은 최후 일자로부터 10년 이내라면 소멸시효는 완성되지 않았다고 보아야 할 것입니다. 해외출원에 대한 출원보상, 등록보상을 소멸시효 중단사유인 채무승인으로 볼 수 있기 때문입니다.
사용자 회사법인을 지주회사와 제조회사로 법인분할한 경우 직무발명보상금청구권 소멸시효 및 시효이익 포기 인정 사례: 대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결
6. 법인분할 + 연대책임
분할회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다(상법 제530조의9 제1항). 따라서, 직무발명보상금도 특별한 사정이 없는 한 분할회사들은 모두 연대하여 지급할 의무가 있다고 판결하였습니다.
7. 시효이익 포기 + 부진정 연대채무 + 분할회사에 대한 효력
"제조판매 담당 피고 분할회사에서 2012. 12. 중순경 원고 직무발명자에게 등록 및 출원한 특허에 관하여 5,528,260원을 보상금으로 지급하는 내용의 직무발명보상합의서를 작성하여 제시하였고, 이 사건 특허발명이 포함되어 있으므로, 원고들의 직무발명보상금 청구권의 소멸시효가 중단되었거나, 피고들이 소멸시효 완성의 이익을 포기한 것이라고 주장하였습니다."
법원은 "직무발명에 관하여 보상금 5,528,260원을 지급한다는 내용의 ‘직무발명보상 합의서’를 제시한 사실을 인정할 수 있다. 이로써 피고 D은 이 사건 특허발명에 관하여 시효이익의 포기에 해당하는 채무승인을 하였다고 봄이 타당하다"고 판결하였습니다.
그러나, 피고 D에서 분할된 지주회사 피고 C에 대한 관계에서는 다음과 같이 책임범위가 서로 다르다고 판결하였습니다.
"분할로 인하여 설립되는 회사 또는 존속하는 회사(이하 ‘분할당사회사’라고 한다)가 상법 제530조의9 제1항에 의하여 각자 분할계획서나 분할합병계약서에 본래 부담하기로 정한 채무 이외의 채무에 대하여 연대책임을 지는 경우,
이는 회사분할로 인하여 채무자의 책임재산에 변동이 생기게 되어 채권 회수에 불이익한 영향을 받는 채권자를 보호하기 위하여 부과된 법정책임으로서
특별한 사정이 없는 한 그 법정 연대책임의 부담에 관하여 분할당사회사 사이에 주관적 공동관계가 있다고 보기 어려우므로,
분할당사회사는 각자 분할계획서나 분할합병계약서에 본래 부담하기로 정한 채무 이외의 채무에 대하여 부진정연대관계에 있고(대법원 2010. 8. 26. 선고 2009다95769판결 참조),
부진정연대채무에 있어서는 채무자 1인에 대한 이행청구 또는 채무자 1인이 행한 채무의 승인 등 소멸시효의 중단사유나 시효이익의 포기가 다른 채무자에게 효력을 미치지 않는다(대법원 2011. 4. 14. 선고 2010다91886 판결 참조).
따라서, 피고 D이 원고 A에 대한 시효이익을 포기하였다고 하더라도, 그 시효이익포기의 효력은 피고 C에 미치지 않는다."
특허권자 사용자가 제3자에게 직무발명의 특허권에 대한 통상실시권 허여 라이선스 체결 – 사용자에게 로열티 수입 발생 + 사용자의 직무발명에 대한 자기 실시로 인한 이익 발생
2. 쟁점: 사용자의 자기 실시로 인한 독점적 이익의 산정 시 독점권 기여율 판단
3. 서울중앙지방법원 판결요지 – 독점권 기여율 20%
자기실시 부분에 대한 실시보상금 산정에 있어 적용할 독점권 기여율 판단
이 사건에서 사용자 피고는 직무발명을 제3자에게 실시허락을 하였을 뿐 아니라 스스로 실시하기도 하였으므로
직무발명으로 인한 사용자의 이익액을 산정함에 있어서는 실시료 수입뿐만 아니라 자기실시로 인하여 사용자인 피고가 얻은 초과이윤을 산정하여야 하고, 이 초과이윤은 피고가 제3자에게 실시허락을 한 상황을 고려하고도 통상실시권을 초과하는 독점적 이익을 얼마나 누렸다고 인정할 수 있을지를 고려하여 산정하여야 한다.
이에 관하여 종업원 직무발명자 원고는 이 사건 보상 규정에서 실시보상의 경우 독점권 기여율의 하한을 1/3로 정하고 있고 일반적으로 독점권 기여율이 20%에서 60% 인정되고 있는 사정을 감안하여 이 사건에서도 실시보상금 산정에 적용할 독점권 기여율을 50%가 인정되어야 한다고 주장한다.
이에 대해 사용자 피고는 이 사건 직무발명을 사용하기를 원하는 자가 있는 경우 경쟁업체라 하더라도 아무런 제한을 두지 않고 이 사건 직무발명에 대해 라이선스를 주어 실질적으로 경쟁상의 우위는 없었으므로 자기실시부분에 대해서 독점적 이익이 없어 원고들은 피고에게 실시보상금을 청구할 수 없거나 일부 금원을 인정한다고 하더라도 이와 같은 사정을 감안하여 실시보상금 산정에 적용할 독점권 기여율은 3% 이내라고 주장한다.
살피건대, 피고는 제3업체에 이 사건 직무발명에 대한 실시권을 부여함에 있어서 특허 사용범위를 '특정 공사' 및 ’지역'과 ’기간’으로 한정하였고, 나머지 공사에 대해서는 피고가 직접 특허를 실시한 사실은 앞서 본 바와 같고, 이와 달리 피고가 라이선스를 희망하는 모든 자에게 모든 범위에 대하여 실시권을 허여한 사실을 인정할 증거는 없다.
따라서 피고에게는 자기실시와 관련하여 독점적 지위가 남아 있다고 인정되고 그 남아 있는 독점적 지위 만큼에 해당하는 자기실시로 인한 수입을 사용자 이익액으로 산정함이 상당하다고 할 것이다.
이와 같은 사정 및 이 사건에 제출된 각 증거에 의해 인정할 수 있는 다음과 같은 사항을 종합하여 피고가 이 사건 직무발명을 제3자에게 실시허락을 한 이후에 자기실시를 하는 경우에 남아 있다고 인정할 수 있는 독점권 기여율을 20%로 인정한다.
① 피고는 이 사건 직무발명과 관련하여 다수의 통상실시권을 허여하면서 특정 공사 및 지역과 기간에 한정을 둔 사실은 앞서 본 바와 같고, 통상실시권자는 정기적으로 피고와 영업전략 회의를 해야 하고 영업대상에도 제한을 받은 점을 고려하면 피고가 해당 기술시장에서 완전경쟁상태에 있었다고 보기 어렵다.
② 피고는 이 사건 직무발명이 그 보호범위가 협소하며, 실제로 직무발명을 실시한 후에도 매출액 증가가 거의 없거나 오히려 감소하여, 이 사건 직무발명의 가치를 낮게 평가하여야 한다고 주장하나 해당업계 및 상품의 전반적인 발주, 매출현황에 대한 고려 없이 단순히 피고 회사의 연도별 매출 변화만을 근거로 이 사건 직무발명의 가치를 합리적으로 평가하기는 어렵고, 오히려 피고가 공개입찰을 통해 이 사건 직무발명 중 4개의 공법에 관한 특허를 매각할 수 있었던 사정을 고려하면 이 사건 직무발명은 해당 시장에서 일정한 가치를 보유하고 있다고 보인다.
③ 또한 이 사건에 서증으로 제출된 계약서에 나타난 계약방법과 계약근거 및 낙찰률에 따르면, 피고와 이 사건 직무발명의 통상실시권자들은 이 사건 직무발명으로 인해 대부분 경쟁입찰이 아닌 수의계약을 체결할 수 있었다.
④ 다만, 아래 '4. 피고가 받을 이익액 산정' 부분에서 보는 바와 같이 피고가 통상실시권을 부여하여 제3자가 이 사건 직무발명을 실시한 공사가 총33건(공사금액 합계 13,438,265,339원) 인데 비해, 피고가 직접 이 사건 직무발명을 실시한 공사는 총 7건(공사금액 합계 2,619,249,091원)으로 상대적으로 자기실시가 활발하게 이뤄지지는 않았다.
⑤ 피고가 영위하는 영업 관련 시장에는 이 사건 직무발명을 대체한 유사한 특허가 존재한다.
⑥ 한편, 이 사건 직무보상규정에는 독점권 기여율에 해당하는 '독점권리로 인한 매출액 증가분'을 최대 1/2로 하되, 1/3까지 낮아질 수 있다는 기재가 있으나 이는 실시보상 가이드라인으로 직무발명보상심의위원회가 실시보상금을 산정하는데 참고로 활용하도록 정하고 있을 뿐(제18조 제4항)이고, 이와 같은 규정 자체도 직무발명을 사용자가 직접 실시하는 경우 뿐만 아니라 이 사건에서와 같이 자기실시와 타에 실시가 병행되는 경우에 곧바로 적용할 수 있다고 보기도 어려우므로 반드시 독점권 기여율을 위 별표의 하한 값 이상으로 적용하여야만 한다고 할 수는 없다.
(1) 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는다.
(2) 사용자가 직무발명을 승계한 경우 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 있은 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있다.
(3) 이때 사용자의 이익은 회계상 이익을 의미하는 것은 아니고, 직무발명 자체에 의한 이익을 의미한다.
(4) 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자의 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없다.
(5) 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구하는 직무발명자가 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 점을 입증해야 한다.
(6) 사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 직무발명 특허의 존재로 인해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시하지 못하게 하여 사용자의 매출이 증가하였다면 직무발명으로 인한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.
(7) 사용자는 물론 경쟁회사도 직무발명을 실시하지 않았고, 직무발명 출원 당시 다양한 대체기술이 존재하여 경쟁회사가 그 대체기술을 실시할 수 있었다면 경쟁회사에서 직무발명을 실시하지 못함으로써 사용자의 매출증가 또는 이익증가를 상정할 수 없으므로, 직무발명으로 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.
(8) 직무발명의 특허에 대한 무효사유가 있다는 사정만으로 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없다고 단정할 수 없다.
(9) 그러나 직무발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁회사도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었다면 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.
직무발명 보상금의 계산식
(1) 보상금 액수= 사용자가 얻을 이익 x 발명자 공헌도(1-사용자 공헌도) x 발명자 기여율(공동발명자 중 특정 발명자의 기여도)
(2) 사용자가 얻을 이익= 초과매출액 x 가상 실시료율
(3) 초과 매출액= 총 매출액 x 독점권 기여율 x (발명의 기여도를 고려해야 하는 경우 그 직무발명의 기여도)
사용자 이익 - 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결
‘사용자가 얻을 이익’은 사용자와 종업원 간의 분배의 대상이 되는 이익을 말하는 것으로, 당해 특허에 의하여 발생한 이익으로서 당해 특허와 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익으로 제한된다. 한편, 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통장실시권을 가지므로, ‘사용자가 얻을 이익’은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적 • 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 이 사건과 같이 사용자가 스스로 직무발명을 실시한 경우, ‘사용자가 얻을 이익’은 사용자의 매출액에 가상의 실시료율을 곱한 값에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉 독점권 기여율을 곱하는 방식으로 산정할 수 있다.
(1)95 실시보상 규정 - 등록된 특허가 회사의 제품에 적용되어 그 실시결과가 회사경영에 현저하게 공헌하였을 경우, 그 공헌도에 따라 지적재산부서 평가 및 직무발명심의위원회의 심의를 거치고 대표이사의 재가를 받아 실시보상금을 지급한다.
(2)2001년 보상지침 개정 - 위 실시보상 조항 삭제
2.실시보상 규정의 폐지 시 보상청구권의 소멸시효 기산점 – 법률상 장애사유 존재 여부
직무발명보상금청구권의 소멸시효의 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원으로부터 승계한 시점으로 봐야 할 것이나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).
95 실시보상규정에 따르면 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금은 이 사건 각 직무발명의 앞서 본 해당 특허들이 피고의 제품에 적용되어 그 실시결과가 피고의 경영에 현저하게 공헌한 것으로 인정되는 경우에 비로소 지적재산부서 평가 및 직무발명 심의위원회의 심의를 거쳐 지급되도록 정해져 있었다고 할 것이고, 이처럼 95 실시보상규정은 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금의 지급시기를 ‘해당 특허들이 피고의 제품에 적용되어 그 실시결과가 피고의 경영에 현저하게 공헌한 것으로 인정되는’ 시점으로 정하고 있었다고 할 것이어서, 원고의 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금청구권의 행사에는 95 실시보상규정에 따른 위 실시결과에 대한 평가 등이 이루어질 때까지 법률상의 장애가 있었다고 봄이 타당하다.
그런데 2001. 1. 1.부터 시행된 피고의 2001년 직무발명 보상지침에서는 95 실시보상규정이 삭제되었고 달리 실시보상금의 지급시기에 관한 아무런 정함이 없다. 이러한 사정에다 아래의 점들까지 보태어 보면, 적어도 위 2001. 1. 1.에 이르러서는 원고의 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금청구권의 행사에 관한 위에서 살펴본 법률상의 장애가 해소되었다고 할 것이다. 2001년 직무발명 보상지침에서 실시보상금의 지급시기뿐만 아니라 지급절차 등에 관하여도 아무런 정함이 없기는 하나, 이는 당시 피고의 근무규칙 등에 실시보상금의 지급시기 및 지급절차에 관한 특별한 정함이 없었다는 점을 의미할 뿐이고, 원고의 피고에 대한 직무발명보상금청구권이라는 법정채권의 행사에 어떠한 법률상의 장애가 된다고 할 수 없다. 만약 이와 달리 본다면, 일반적으로 근무규칙 등에 지급시기 및 지급절차 등에 관한 정함이 있기 전에는 위 법정채권을 행사할 수 없다는 지극히 부당한 결과를 초래하기 때문이다.
따라서 위 2001. 1. 1.이 원고의 위 보상금청구권에 대한 소멸시효의 기산점이 된다고 보아야 한다. 원고의 이 사건 소는 그로부터 시효기간이 지난 시점에 제기되었음이 명백하다.
3.소멸시효 환성 이후 보상금지급으로 인한 시효이익 포기 여부
시효완성 후 시효이익의 포기가 인정되려면 시효이익을 받는 채무자가 시효의 완성으로 인한 법적인 이익을 받지 않겠다는 효과의사가 필요하다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2011다21556 판결 등 참조). 채무자가 소멸시효 완성 후 채무를 일부 변제한 때에는 그 액수에 관하여 다툼이 없는 한 그 채무 전체를 묵시적으로 승인한 것으로 보아야 하고, 이 경우 시효완성의 사실을 알고 그 이익을 포기한 것으로 추정된다(대법원 2001. 6. 12. 선고 2001다3580 판결 등 참조).
위 법리에 기초하여 보건대, 원고가 주장하는 것처럼 피고가 소멸시효 완성 후인 2016. 12. 20. 원고에게 지급한 제1, 3, 4, 8, 9 직무발명에 대한 보상금 5,800만 원이 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금 중 일부금이라고 하더라도, 위 보상금 지급을 전후한 다음의 사정들에 비추어 보면 피고가 위 지급일 당시 위 금액을 넘어서는 보상금지급채무의 존재 및 액수에 대하여 인식하면서 그 액수에 관하여 다툴 의사가 없었다고 보기는 어렵다. ① 원고는 소멸시효 완성 후 피고에게 전체 10건의 이 사건 각 직무발명 중 6건에 대한 실시보상금의 지급을 신청하였다. 피고가 당시 나머지 4건에 대해서까지 보상금 지급을 검토하였다거나 그 보상금지급채무의 존재나 액수까지 인식하면서 보상금 지급절차에 나아갔다고 보기는 어렵다. ② 피고는 일부 직무발명에 대해서는 보상하지 않겠다고 통지하였다. 더욱이 원고가 보상금액에 대한 이의신청을 하였으나, 피고는 이를 받아들이지 않겠다는 결정까지 하였다. 원고의 보상금액에 대한 이의신청을 받아들이지 않겠다는 결정까지 한 피고를 두고서, 5건의 제1, 3, 4, 8, 9 직무발명에 대한 보상금 액수를 다투지 아니하는 의사를 가지고서 위 보상금 지급에 이르렀다고 추단할 수는 없는 것이다. ③ 원고가 피고로부터 위 보상금을 지급받은 그 다음날 이 사건 소를 제기하였으므로 원고로서도 피고가 위 금액을 넘어서는 보상금지급채무가 존재함을 인식하면서 그 액수에 관하여 다툴 의사가 없는 상태에서 위 보상금 지급에 이른 것으로 여기지는 않았을 것으로 보인다. 결국 시효이익 포기 재항변은 이유 없다.
일본 오사카지방법원 2017. 10. 12. 선고 판결내용을 소개합니다. 실내에 설치하여 옷이나 빨래 등을 거는 행거 디자인등록 4건에서 제1 창작자로 기재된 직원이 회사를 상대로 직무디자인보상금을 청구한 사건입니다. 원고 창작자는 파나소닉 디자인 개발팀에서 퇴직한 후 중소기업인 피고회사에 입사하여 디자인개발을 담당하였습니다. 피고회사는 원고 디자이너 입사 전부터 해당분야 제품을 개발하여 왔었습니다.
사용자 회사에서 디자인전략회의를 수차례 하였는데, 여기에는 사내 개발분야 직원, 생산담당 직원 뿐만 아니라 외부에서 디자인전문업체 대표 디자이너 등이 참가하였습니다. 약 1년 동안 여러 디자인 후보를 두고 검토하고 수정하는 과정을 거쳐 최종적으로 4건의 제품 디자인을 선택하여 의장출원(디자인출원)을 하여 등록하였습니다. 출원서류 및 등록증에는 원고 팀장을 제1 창작자로, 개발담당 직원이 각 제2 창작자로 기재되어 있습니다.
사용자 회사에서 해당 디자인을 적용한 제품을 생산, 판매하였고, 해당 디자인에 대해 Good Design 상을 수상하기도 했습니다.
원고 직원은 퇴직 후 회사를 상대로 실시보상금을 청구하였습니다. 이에 사용자 회사에서는 가장 먼저 해당 디자인을 원고 직원이 창작한 것이 아니라고 주장합니다. 위 Good Design 수상과정에서도 해당 제품의 디자이너는 외부 디자인전문업체의 대표 디자이너로 표시되었습니다.
일본 오사카 법원은 원고 개발담당자가 디자인의 방향성을 구체화하는데 기여한 정도는 맞지만, 기존 디자인과 차이점으로서 수요자에게 새로운 심미감을 주는 창작부분을 직접 발상하거나 창작한 것으로 인정할 증거가 없다고 하면서, 결국 원고 직원을 진정한 창작자로 볼 수 없다고 판결하였습니다. 사용자 회사를 상대로 하는 직무발명보상금소송에서 청구기각 판결을 한 것입니다.
통상 제품 디자인은 다수의 직원이 참여하는 수차례 회의에서 검토하고 수정하는 과정을 거쳐 결정되는데, 특히 그 과정에 외부 디자인 전문업체의 디자이너가 참여하여 디자인 도면을 작성하는 작업을 맡기도 합니다. 그러한 상황에서 채택된 디자인을 출원 및 등록할 때 통상 개발팀장을 포함한 내부직원을 창작자로 표시합니다.
보상청구를 하는 경우 진정한 창작자라는 사실을 입증해야 하는데, 디자인 출원서류 및 등록증에 창작자로 표시되어 있다는 것만으로는 부족합니다. 구체적 증거로서 진정한 창자자임을 입증해야 하는데, 통상 디자인 창작에 관한 자료는 모두 사용자 회사에 있을 뿐만 아니라 회의 참석자들이 사용자 회사를 위해 원고의 창작성을 부인하는 상황이므로 원고의 창작자 자격을 입증하는 것은 매우 어렵습니다. 특히 외부 디자인업체가 개발과정에 참여하여 도면작성을 담당한 위 사례와 같은 경우 퇴직한 내부 개발팀장이 진정한 창작자로 인정받기는 더욱 어려울 것입니다.
정리하면, 사용자는 직무상 개발한 디자인에 대해서도 창작자에게 정당한 보상을 해야 하지만, 종업원이 진정한 디자인 창작자로 확정되는 것을 방해하려는 사용자측의 강력한 도전을 이겨낼 수 있는 창작근거 및 입증자료를 확보하지 못한다면, 종업원 창작자의 사용자에 대한 보상금청구는 실현될 가능성이 거의 없습니다. 특허 또는 실용신안에 관한 직무발명 보상청구와 비교하면 디자인에 관한 보상청구소송이 훨씬 더 어렵다고 생각합니다. 사안에 대한 철저한 검토와 입증 준비가 필요할 것입니다.
회사에서 디자인 개발이 본래 업무인 디자이너에게도 직무발명 보상금 청구권이 있습니다. 말하자면 직무디자인 창작자에 대한 보상 제도입니다. 기술개발과 거리가 먼 패션회사 등에서도 직무발명의 관리 및 보상 시스템을 잘 운영하는 것은 매우 중요합니다.
애플 vs 삼성전자 사이의 스마트폰 관련 특허소송을 보더라도 특허뿐만 아니라 디자인이 제품 경쟁력의 핵심요소라는 점을 알 수 있습니다. 이처럼 중요한 제품 디자인을 창작한 직원에게 그 기여도에 따른 적절한 보상을 하여야 한다는 것은 당연합니다. 그럼에도 불구하고, 특허발명자에 대한 직무발명 보상 문제는 자주 거론되지만, 디자인 창작자에 대한 보상은 논의되는 경우는 거의 없습니다. 아마도 직무발명이란 용어 때문에 발명만이 그 대상이고 디자인은 적용대상이 아니라는 잘못된 인식 때문입니다. 이러한 일반적 인식은 법규정 내용과 전혀 다른 잘못된 것입니다. 해당 법규정을 구체적으로 살펴 디자인도 직무발명에 해당된다는 점을 설명 드립니다.
발명진흥법에서는 발명, 고안과 마찬가지로 디자인 창작자에 대한 사용자의 직무발명 보상의무를 명시적으로 규정하고 있습니다.
발명진흥법 제2조에서는 다음과 같이 발명을 특허법상 발명뿐만 아니라 실용신안 고안과 디자인 창작을 포괄하는 의미로 정의하고 있습니다. 특허법상 발명의 정의와 다르다는 점에 유의해야 합니다.
제2조 2호 - "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.
위 직무발명의 정의규정에서의 발명은 앞에서 정의한 바와 같이 특허법상 발명뿐만 아니라 실용신안의 고안 및 디자인의 창작을 포함하는 의미입니다. 그 이후 발명진흥법 규정에서 발명으로 기재된 부분은 모두 디자인의 창작에 대해서도 적용되는 것입니다.
따라서, 디자인 창작자는 사용자에게 그 디자인을 양도한 경우라면 특허발명의 경우와 마찬가지로 정당한 보상을 받을 권리를 갖습니다. 예를 들어, 해당 디자인을 출원 및 등록한 후 그 디자인을 채택하여 실시하는 경우라면 디자인권자로서 통상실시권을 넘어선 범위에서 누리는 독점적 지위로부터 발생하는 사용자의 이익으로부터 자신의 기여도에 따른 정당한 보상을 받을 수 있습니다. 설령 해당 디자인을 출원하지 않았다고 해도 그 디자인을 채택하여 실시하는 경우에는 여전히 정당한 보상을 받을 권리를 갖습니다. 사용자가 실시하지 않고 이전하거나 라이선스를 한 경우에도 특허발명과 마찬가지로 사용자의 이익을 기준으로 적당한 보상을 받을 수 있습니다.
분쟁사건 중에는 특허권, 실용신안권, 디자인권이 모두 침해라고 주장된 사례가 있었습니다. 그러나, 라이선스 협상 과정에서 특허권과 실용신안등록은 무효 가능성이 매우 높다는 점이 밝혀졌고, 권리자인 일본회사는 한국회사를 대상으로 하는 실제 침해소송에서 디자인권 침해만 주장하였습니다. 한국회사인 실시자가 제기한 디자인권 무효심판에서는 디자인 등록은 무효로 되지 않고 살아남았습니다. 양사는 최종적으로 유효한 디자인권에 대한 실시대가를 지불하기로 하고 라이선스를 체결하는 화해로 분쟁을 종결하였습니다. 권리자에 대한 로열티는 up-front 고정금액과 제품 판매개수 당 일정액을 지불하는 running royalty로 지불되었습니다. 이러한 상황은 특허권에 대한 라이선스와 동일한 구조입니다. 따라서, 디자인 창작자는 사용자가 얻는 로열티 수입을 기준으로 자신의 기여도에 따라 산정된 정당한 보상금을 청구할 수 있을 것입니다.
한편, 고도의 기술력보다 디자인이 더 중요한 분야에서는 디자인 창작자의 직무발명 보상문제가 더욱 중요합니다. 예를 들면, 패션분야의 회사라면 디자이너에 대한 정당한 보상 시스템을 갖추고 있어야 합니다. 디자인 등록 여부와 상관없이 어떤 디자인이 채택되어 크게 유행한 경우라면 사용자의 이익도 큰 금액이 될 수 있고, 디자인 창작자는 그 사용자의 이익을 근거로 자신의 기여도에 따른 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 이와 같은 직무발명 보상금 청구권은 10년의 시효로 소멸합니다.따라서, 그 당시 보상금을 지급하지 않고 다수의 보상금 청구권이 장기간 동안 누적된다면 회사로서는 막대한 액수의 우발채무를 안게 될 것입니다. 디자이너에게 적절한 인센티브를 부여하여 창작 의욕을 고취할 뿐만 아니라 경영상 리스크를 제때 관리한다는 측면에서도 발명진흥법에 따른 적절한 직무발명 보상체계를 수립하는 것이 바람직합니다.
Professor Shanks는 전직 회사인 Unilever의 연구원으로 재직하던 당시 발명한 특허에 대한 보상청구를 하였습니다. 영국대법원에서 2019. 10. 23. 선고한 판결은 사용자 Unilever는 종업원 발명자에게 £2M (약 31억5천만원)을 보상금으로 지급하라는 내용입니다. 참고로 영국대법원 판결문을 첨부합니다.
영국법원에서 직무보상금 액수를 산정한 부분을 참고로 살펴보면 다음과 같습니다. (1) 사용자 회사에서 해당 발명으로 얻은 이익 산정액 £24.5M - The gross total benefit obtained by the Unilever group from the patents was assessed at £24.5M.
(2) 직무발명자의 기여도 - "fair share" to award Prof Shanks. The Court briefly reviewed the findings at first instance that had determined a fair share to be 5% on the basis of evidence concerning matters such as the compensation rates in various corporate and university compensation schemes and some published literature on the subject.
항소심 판결은 5% 기여율을 3%로 감축하였으나 대법원은 그와 같은 감축의 구체적 이유 및 증거 없다고 판단하여 1심의 5% 유지함 - The reduction of this proportion on first appeal to 3% was rejected and the 5% restored.
직무발명자의 기여도 주장 10 ~ 20% BUT 영국법원은 모두 받아들이지 않음 - He argues that between 10% and 20% of the benefit would represent a fair share
(3) 직무발명의 승계 당시의 가치를 판결 당시의 현재 가치로 환산하여 보상금 결정함 - Following the Court's determination that the time value of money should also be taken into account, the Court applied an inflationary adjustment of 2.8% average to the calculated benefit of about £24M over the time from the middle of when the benefit was received. This produced a figure for compensation at 5% of "about £2M". The Court awarded £2M. This illustrates the substantial impact of the time value of the benefit, increasing the award by over 60%.
