직무발명 실무쟁점과 솔루션

- 발명자보상청구소송의 성패요소 및 실효적 해결방안

(1)   발명진흥법은 종업원에게 직무발명 완성사실의 통지의무를 지우면서(제12조), 그 통지를 받은 사용자에게 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원에게 알리도록 하고(제13조 제1항 본문, 같은 법 시행령 제7조), 위 기간에 사용자가 권리승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리가 사용자에게 승계된 것으로, 승계 여부를 알리지 아니한 때에는 사용자가 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다고 규정하고 있다(제13조 제2항, 제3항 전문). 발명진흥법의 목적과 구체적입법태도 등에 비추어 볼 때 이 사건 지침과 같은 근무규정이 직무발명의 완성 즉시 그에 관한 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자에게 당연 승계되는 것으로 규정했다고 볼 수 있으려면, 그러한 직무발명의 당연 승계에 관하여 명확히 규정하고 있다는 등의 특별한 사정이 인정되어야 할 것이다.

(2)   이 사건 지침이 제3조 제1항에서 “직원이 발명한 직무발명에 관한 권리는 공사가 이를 승계한다.”라고, 제7조 제1항에서 “발명자가 직무발명을 한 경우에는 즉시 제3조에 의한 승계를 공사에 하여야 하며, 권리보호에 필요한 제반조치에 적극 협조한다.”라고 규정하고 있기는 하다. 그러나 위 지침은 제5조에서 원고 직원에게 발명진흥법 제12조에 대응되는 ‘직무발명 완성사실의 신고의무’를 지우면서, 제6조에서 원고 지식재산관리부서장에게 연구심의위원회를 통해 신고된 발명의 ‘직무발명 여부’를 심의하게 한 뒤(제1항), ‘직무발명 여부’에 관한 결정사항을 발명자와 그 소속 부서장에게 통보하도록 규정하고 있다(제4항). 이 사건 지침의 체계, 위 조항들의 문언, 앞서 본 발명진흥법의 취지 등에 비추어 볼 때, 이 사건 지침은 [원고 직원의 직무발명은 그 발명 즉시 원고에게 당연 승계되는 것이 아니라 이 사건 지침 제6조에 따른 심의 등 절차를 거치기 전에는 그 ‘승계 여부’도 결정되지 아니한 상태에 있다]고 해석하는 것이 자연스럽다.

(3)   발명에 대한 권리의 승계가 저절로, 당연히 이루어지는 것이 아니라, 거기에 직무발명을 한 직원의 능동적 협조가 필요함을 전제로, 그 직원에게 되도록 빠른 시일 내에 권리를 양도할 의무를 지운 것이라고 볼 수 있다.

(4)   발명진흥법 제52조에 따라 설립된 한국발명진흥회가 만든 ‘직무발명 보상규정 표준모델’도, “제1장 총칙”에 있는 제3조에서 “회사는 발명자가 그 직무발명에 대하여 가지는 권리를 승계한다. 다만, 제6조 제2항의 규정에 따라 불승계결정을 내린 경우 또는 제7조 제2항의 규정에 따라 회사가 승계를 포기한 것으로 보는 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하면서, 제7조 제1항에서 “특허관리전담부서장이 제6조 제3항의 규정에 따른 기간 내에 그 직무발명에 대한 권리의 승계결정 사실을 통지한 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 회사에 승계된 것으로 본다.”라고 규정하고 있다. 이 사건 지침 제3조의 문언을 이유로 그 조항이 당연 승계 규정이라고 단정할 수 없다.

(5)   직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자에게 알리지 않은 채 그 발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마쳤을 때, 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자로서는 그 종업원에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결 참조).

(6)   사용자의 직무발명 자동승계 인정 발명진흥법 제13조 개정법 2024. 8. 7. 시행 - 개정 발명진흥법 제13조(직무발명의 권리승계) ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등이 종업원등의 직무발명에 대하여 미리 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정을 정한 경우에는 그 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자등에게 승계된다. 다만, 사용자등이 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리를 승계하지 아니하기로 종업원등에게 통지하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2024. 2. 6.> ② 제1항에 따른 계약 또는 근무규정이 모두 없는 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)이 제12조에 따라 통지를 받은 경우에는 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 서면으로 알려야 한다. 이 경우 사용자등은 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다. <개정 2024. 2. 6.> ③사용자등이 제2항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다. <개정 2024. 2. 6.>

첨부: 특허법원 2024. 1. 25. 선고 2023나10396 판결

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1.    직무발명 관리지침 규정 내용

제3조(권리의 승계) 직원이 발명한 직무발명에 관한 권리는 사용자가 이를 승계한다.

제5조(발명의 신고) 직원이 직무와 관련된 발명을 하였을 경우에는 지체없이 별지 제1호 서식의 직무발명신고서를 소속 부서장을 거쳐 지적재산관리부서에 제출하여야 한다.

제6조(출원심의 및 승계여부 통지) ① 지적재산관리부서장은 신고된 발명에 대하여 연구관리규정 제5조 규정에 의한 연구심의위원회(이하 “심의회”라 한다)에서 해당 발명에 대하여 직무발명 여부를 심의하게 한다. ② 심의대상 지적재산권은 특허 및 실용신안으로 하고 디자인 및 프로그램 등 기타 지적재산권은 원장이 출원여부를 결정한다. ④ 지적재산관리부서장은 직무발명 여부에 대한 결정사항을 발명자 및 소속 부서장에게 통보한다.

제7조(발명자의 양도의무 등) ① 발명자가 직무발명을 한 경우에는 즉시 제3조에 의한 승계를 공사에 하여야 하며, 권리보호에 필요한 제반조치에 적극 협조한다.

2.    사안의 개요 - 종업원 발명자의 직무발명 미보고 + 외부 유출 특허출원 및 특허등록 + 사용자의 등록특허에 대해 무권리자 특허등록, 모인특허 이유로 무효심판 청구

3.     특허심판원 무효심결 - 직무발명의 완성시점에 지적재산관리 및 기술이전 지침에 따라 사용자에게 승계된 것. 특허 받을 수 있는 권리가 없는 특허발명의 발명자에 의해 출원ㆍ등록된 것이므로 특허발명은 그 등록이 무효로 되어야 한다.

4.    특허법원 판결 – 심결취소, 승계 규정에도 자동 승계 불인정

5.    특허법원 판결 이유

(1)   발명진흥법의 관련 규정들에 의하면, 사용자 등이 직무발명에 대해 계약이나 근무규정에서 승계 규정을 둔 때에는, 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우 사용자 등에게 서면으로 알려야 하고(발명진흥법 제12조), 통지를 받은 사용자 등은 4월 내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 서면으로 알려야 하며(발명진흥법 제13조 제1항, 발명진흥법 시행령 제7조), 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 “그때부터” 그 발명에 대한 권리가 사용자 등에게 승계되고(발명진흥법 제13조 제2항), 사용자가 승계 여부를 알리지 않은 때에는 권리의 승계를 포기한 것으로 본다(발명진흥법 제13조 제3항).

(2)   결국, 발명진흥법 등의 관련 규정들에 의한다면, 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우, 직무발명의 완성과 동시에 그에 대해 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자 등에게 자동적으로 승계되는 것이 아니라, 종업원 등이 사용자 등에게 직무발명을 알린 후 사용자 등이 권리의 승계 의사를 알린 때부터 그 발명에 대한 권리가 사용자 등에게 승계되는 것이 원칙이라고 할 것이다.

(3)   피고의 종업원이 직무발명을 완성한 경우에 피고가 이 사건 지침 제3조 제1항 등에 따라 직무발명의 완성시점에 별도의 절차 없이 그에 관한 권리를 즉시 승계한다고 단정할 수 없다. 지침 제6조의 절차가 진행되기 전까지는 피고가 해당 직무발명을 승계할지 여부에 대해 결정되지 아니한 것으로 해석하는 것이 합리적이어서, 그에 대한 승계 자체도 이루어졌다고 볼 수는 없다고 할 것이다.

(4)   지침 제7조의 내용 등을 고려해 보면, 발명자주의 원칙에 따라 직무발명을 한 직원에게 원시적으로 그 발명에 대한 권리가 귀속되는 것을 전제로 해당 직원이 자신에게 귀속된 직무발명에 대한 권리를 피고에게 승계시키는 절차에 협력할 의무를 정한 것으로 해석할 수도 있다. 지침의 해석상 피고의 직원이 한 발명이 직무발명에 해당하기만 하면, 그 발명의 완성과 동시에 그에 관한 권리가 피고에게 당연히 승계된다고 판단되지 않는다. 특허발명을 완성한 즉시 지침에 따라 피고에 대한 직무발명 완성사실의 통지나 승계 여부의 통지 여부를 불문하고 특허를 받을 수 있는 권리가 피고에게 당연히 승계된다고 볼 수 없다.

6.    실무적 대응방안 - 직무발명 무단유출 사안에서 사용자의 일방적 승계 통지로 직무발명 승계의 효력 발생 인정하여 사용자의 특허권이전등록청구권 대위행사 인정: 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결

첨부: 특허법원 2023. 5. 11. 선고 2022허1278 판결

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(1)   발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호 본문).

(2)   특허법 제133조 제1항 전문은 “이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있으므로, 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자 또는 심사관만이 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판의 청구인 적격이 있다.

(3)   청구인 적격이 없는 자가 제기한 특허의 무효심판청구는 부적법하므로 무효사유에 대하여 판단할 필요 없이 그 심판청구를 각하하여야 한다(대법원 1997. 6. 27. 선고 97후235 판결 등 참조). 심판청구인이 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판을 청구할 수 있는 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자에 해당하는지 여부는 심결 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후4625 판결 등 참조).

(4)   대법원 판결요지: 심판청구인, 원고는 심결 당시 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자가 아니므로 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판의 청구인 적격이 없음 + 심판청구 부적법 각하 + 무권리자 출원여부 판단 없이 심판청구 각하 적법함

(5)   특허법원 판결요지: 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리가 원고로부터 피고 직원을 거쳐 피고에게 승계되어 특허발명에 관한 피고 직원의 특허출원은 무권리자 출원에 해당하지 않으므로, 원고가 특허법 제133조 제1항에서 정한 이해관계인에 해당하지 않는다.

첨부: 대법원 2025. 1. 9. 선고 2022후10814 판결

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1.    진정한 발명자 판단기준

(1)   공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 등 참조), 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금․설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원․위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시․부가․보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언․지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결).

(2)   한편, 발명자에 해당하기 위하여는 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여할 것이 요구되나, 이는 발명의 특허요건으로서 요구되는 신규성․진보성을 갖추어야 한다는 것과는 구분되고 발명자가 되기 위하여 그 발명이 신규성․진보성 등의 특허요건까지 구비하여야 한다는 것은 아니다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결).

2.    진정한 권리자의 모인특허권 이전등록 청구권  

모인특허권자는 진정한 발명자(권리자)에게 이 사건 특허권 전부에 관하여 특허법 제99조의2 제1항에 따라 정당한 권리자로의 이전을 원인으로 하는 이전등록절차를 이행할 의무가 있다(특허법 제33조 제1항, 제99조의2 제1항, 제133조 제1항 제2호).

3.    모인특허권자의 부당이득반환의무

특허법 제99조의 2 제2항 제1호에 의하여 원고가 이 사건 특허발명을 이전받는 경우, 이 사건 특허발명 이 설정등록된 날로부터 원고가 그 권리를 가지게 된 것으로 간주된다. 따라서 피고는 원고에게 이 사건 특허발명의 등록일로부터 원고에게 이전하는 날까지 피고가 이 사건 특허를 이용하여 법률상 원인없이 얻은 이익을 원고에게 부당이득으로 반환해야 한다.

4.    모인특허권자의 부당이득 범위

(1)   특허등록을 받을 권리를 보유한 발명인 이 사건 특허발명을 피고가 무단으로 2016. 11. 24. 출원, 2017. 4. 18. 등록받아 이를 보유하고 있다. 그렇다면 피고는 법률상 원인 없이 이 사건 특허발명을 등록받아 그 특허권에 기한 독 점권을 보유함으로써 그로부터 발생되는 이익을 얻었다 할 것이고, 그로 인하여 특허 등록을 받을 정당한 권리자인 원고는 그 특허발명을 직접 실시하거나 제3자에게 실시권을 설정하지 못함으로써 적어도 그 특허권의 실시료 상당의 손해를 입었다고 할 것이다.

(2)   피고는 원고에게 이 사건 특허발명의 권리자로 등록한 기간 동안 취득한 이익을 원고에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다. 또한 앞서 본 바와 같은 피고가 이 사건 특허발명을 무단으로 등록한 경위에 비추어 피고는 악의의 수익자라 할 것이다.

(3)   부당이득반환의 경우 수익자가 반환하여야 할 이득의 범위는 손실자가 입은 손해의 범위에 한정되고, 손실자의 손해는 사회통념상 손실자가 당해 재산으로부터 통상 수익할 수 있을 것으로 예상되는 이익 상당액이다(대법원 2014. 7. 16. 선고 2011다76402 전원합의체 판결 참조).

(4)   또한 특허권은 그 자체로 재산권으로서 실질적 가치가 인정되고 특허권자는 이를 자신이 직접 독점적으로 실시하거나 타에 실시권을 부여하여 실시료 상당의 수입을 얻을 수 있다. 그리고 이 사건과 같이 특허법 제99조2에 따른 청구에 따라 특허권이 이전등록되는 경우 그 권리는 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 소급하게 된다(특허법 제99조의2 제2항).

첨부: 특허법원 2023. 3. 10. 선고 2021나1930 판결

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1.    회사의 직무발명 실시보상 규정 폐지  

(1)   95년 실시보상 규정 - 등록된 특허가 회사의 제품에 적용되어 그 실시결과가 회사경영에 현저하게 공헌하였을 경우, 그 공헌도에 따라 지적재산부서 평가 및 직무발명심의위원회의 심의를 거치고 대표이사의 재가를 받아 실시보상금을 지급한다.

(2)   2001년 직무발명 실시보상 조항 삭제

2.     쟁점: 실시보상 규정의 폐지 시 보상청구권의 소멸시효 기산점 – 법률상 장애사유 존재 여부

직무발명보상금청구권의 소멸시효의 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원으로부터 승계한 시점으로 봐야 할 것이나, 회사의 직무발명보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).

95년 실시보상규정에 따르면 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금은 이 사건 각 직무발명의 앞서 본 해당 특허들이 피고의 제품에 적용되어 그 실시결과가 피고의 경영에 현저하게 공헌한 것으로 인정되는 경우에 비로소 지적재산부서 평가 및 직무발명 심의위원회의 심의를 거쳐 지급되도록 정해져 있었다고 할 것이고, 이처럼 95 실시보상규정은 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금의 지급시기를 ‘해당 특허들이 피고의 제품에 적용되어 그 실시결과가 피고의 경영에 현저하게 공헌한 것으로 인정되는’ 시점으로 정하고 있었다고 할 것이어서, 원고의 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금청구권의 행사에는 95 실시보상규정에 따른 위 실시결과에 대한 평가 등이 이루어질 때까지 법률상의 장애가 있었다고 봄이 타당하다.

그런데 2001. 1. 1.부터 시행된 피고의 2001년 직무발명 보상지침에서는 95 실시보상규정이 삭제되었고 달리 실시보상금의 지급시기에 관한 아무런 정함이 없다. 이러한 사정에다 아래의 점들까지 보태어 보면, 적어도 2001. 1. 1.에 이르러서는 원고의 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금청구권의 행사에 관한 법률상의 장애가 해소되었다고 할 것이다.

2001년 직무발명 보상지침에서 실시보상금의 지급시기뿐만 아니라 지급절차 등에 관하여도 아무런 정함이 없기는 하나, 이는 당시 피고의 근무규칙 등에 실시보상금의 지급시기 및 지급절차에 관한 특별한 정함이 없었다는 점을 의미할 뿐이고, 원고의 피고에 대한 직무발명보상금청구권이라는 법정채권의 행사에 어떠한 법률상의 장애가 된다고 할 수 없다. 만약 이와 달리 본다면, 일반적으로 근무규칙 등에 지급시기 및 지급절차 등에 관한 정함이 있기 전에는 위 법정채권을 행사할 수 없다는 지극히 부당한 결과를 초래하기 때문이다.

따라서 위 2001. 1. 1.이 원고의 위 보상금청구권에 대한 소멸시효의 기산점이 된다고 보아야 한다. 원고의 이 사건 소는 그로부터 시효기간이 지난 시점에 제기되었음이 명백하다.

3.    소멸시효 완성 이후 보상금지급으로 인한 시효이익 포기 여부

시효완성 후 시효이익의 포기가 인정되려면 시효이익을 받는 채무자가 시효의 완성으로 인한 법적인 이익을 받지 않겠다는 효과의사가 필요하다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2011다21556 판결 등 참조).

채무자가 소멸시효 완성 후 채무를 일부 변제한 때에는 그 액수에 관하여 다툼이 없는 한 그 채무 전체를 묵시적으로 승인한 것으로 보아야 하고, 이 경우 시효완성의 사실을 알고 그 이익을 포기한 것으로 추정된다(대법원 2001. 6. 12. 선고 2001다3580 판결 등 참조).

위 법리에 기초하여 보건대, 원고가 주장하는 것처럼 피고가 소멸시효 완성 후인 2016. 12. 20. 원고에게 지급한 제1, 3, 4, 8, 9 직무발명에 대한 보상금 5,800만 원이 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금 중 일부금이라고 하더라도, 위 보상금 지급을 전후한 다음의 사정들에 비추어 보면 피고가 위 지급일 당시 위 금액을 넘어서는 보상금지급채무의 존재 및 액수에 대하여 인식하면서 그 액수에 관하여 다툴 의사가 없었다고 보기는 어렵다. ① 원고는 소멸시효 완성 후 피고에게 전체 10건의 이 사건 각 직무발명 중 6건에 대한 실시보상금의 지급을 신청하였다. 피고가 당시 나머지 4건에 대해서까지 보상금 지급을 검토하였다거나 그 보상금지급채무의 존재나 액수까지 인식하면서 보상금 지급절차에 나아갔다고 보기는 어렵다. ② 피고는 일부 직무발명에 대해서는 보상하지 않겠다고 통지하였다. 더욱이 원고가 보상금액에 대한 이의신청을 하였으나, 피고는 이를 받아들이지 않겠다는 결정까지 하였다. 원고의 보상금액에 대한 이의신청을 받아들이지 않겠다는 결정까지 한 피고를 두고서, 5건의 제1, 3, 4, 8, 9 직무발명에 대한 보상금 액수를 다투지 아니하는 의사를 가지고서 위 보상금 지급에 이르렀다고 추단할 수는 없는 것이다. ③ 원고가 피고로부터 위 보상금을 지급받은 그 다음날 이 사건 소를 제기하였으므로 원고로서도 피고가 위 금액을 넘어서는 보상금지급채무가 존재함을 인식하면서 그 액수에 관하여 다툴 의사가 없는 상태에서 위 보상금 지급에 이른 것으로 여기지는 않았을 것으로 보인다. 결국 시효이익 포기 재항변은 이유 없다.

첨부: 특허법원 2021. 7. 2. 선고 2020나1612 판결

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