구 특허법과 발명진흥법에서 직무발명 보상금의 산정기준을 직무발명으로 인해 사용자가 얻을 이익, 사용자와 종업원의 각 공헌도, 발명자 개인의 기여도를 종합적으로 고려하여 산정한다고 규정하고 있습니다. 그 중에서, 직무발명으로 인한 사용자의 이익액 산정이 출발점이지만 소송 실무상 매우 어려운 문제입니다. 특히, 사용자가 자기 실시한 경우에는 사용자 매출로부터 직무발명에 기인한 이익액을 산정해야 하므로, 소송실무상 가장 어려운 쟁점이 많습니다.

 

원칙적으로 사용자는 종업원의 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 취득하므로, 그 범위를 넘어 직무발명을 독점함으로써 얻는 이익만을 직무발명 보상금 산정의 대상인 사용자가 얻을 이익으로 봅니다. 사용자의 이익 중에서 직무발명에 관한 부분을 분리하여 산정하고, 다시 독점적 지위에 기인한 부분만을 분리하여 산정한다는 것은 실무상 매우 어렵습니다.

 

사용자의 매출 중에서 직무발명으로 인한 발생하는 매출액을 산정하고, 그것으로부터 회계수법을 사용하여 사용자의 수익을 산정하면, 일단 직무발명과 관련된 사용자의 총 이익액이 산정됩니다. 여기에는 사용자가 획득한 무상의 통상실시권에 기인한 부분과 독점적 지위에 기인한 부분이 모두 포함되어 있습니다. 그 중에서 통상실시권을 넘어선 독점권으로 인한 이익액을 산정해야 합니다. 실무적으로 구체적 산정이 매우 어려운 일로, 실제 보상금청구 사건 판결에서도 대부분 근거를 밝히지 않고 있습니다.

 

따라서, 재판부에서 관련 사실, 주장과 증거 등을 종합적으로 고려하여 자유심증으로 결정합니다. 거칠게 얘기하면 재판부 재량으로 결정한다고 할 수 있습니다. 예를 들면, 쌍방 과실에 의한 교통사고인 경우 각 당사자의 과실비율을 어떻게 정하는가 문제와 유사합니다.

 

법원이 모든 관련 사정을 종합적으로 고려하여 상식에 비추어 합리적으로 결정할 수 밖에 없습니다. 절대적 기준이 있을 수 없으므로 누구도 명확하게 구체적 산정 근거를 댈 수 없는 사항으로 판사의 자유심증에 의할 수 밖에 없습니다. 이와 같이 구체적 근거를 댈 수 없는 비율을 정하는 소송은 1심 재판이 매우 중요합니다. 상급심에서 1심 법원이 정한 비용에 대해 다소 불만이 있다고 하더라도 함부로 변경하기 어렵습니다. 비율을 변경한 구체적 근거를 제시할 수 있다면 문제 없으나, 그렇지 않다면 불리한 판단을 받은 당사자로부터 무슨 근거로 변경한 것이냐 등 격렬한 비판을 받을 것이 뻔한 일입니다.

 

한편, 독점적 지위에 기인한 이익을 산정하는 것이므로, 직무발명에 대해 전용실시권을 설정한 사례가 있다면 일응의 기준이 될 수 있습니다. 전용실시권 설정 대가로부터 이익액을 먼저 산정한 후, 여기에서 무상의 통상실시권 부분을 제외하면 될 것입니다. 적어도, 전용실시권 설정 대가보다는 적어야 합니다. 여기에 덧붙여, 통상실시권 설정 사례가 있다면, 전용실시권 설정대가에서 통상실시권 설정대가를 공제하면 될 것입니다. 통상실시권만 설정된 사례가 있다면 적어도 통상실시권은 무상이므로, 이를 넘어서는 사용자의 이익부분을 직무발명 보상금 산정의 대상인 사용자 이익으로 산정해야 할 것입니다.

 

실제 사건에서 사용자의 총 이익 중에서 독점적 지위로 인한 이익율을 50%로 본 사례도 있고, 30%로 본 사례도 있습니다. 이와 같은 유사 사례의 이익율을 잘 검토하고 연구한 후 가장 유리한 자료를 재판부에 제공하고, 또 자기 주장을 뒷받침할 수 있는 논리를 개발하여 제출하는 것이 필요합니다. 동일한 기준을 적용해야 한다면 왜 그런지, 종전 사례와 다른 비율을 적용해야 한다는 그 이유는 무엇인지 등을 설득력 있게 주장해야 할 것입니다.

 

그 다음으로, 사용자의 이익액이 산정된 후, 여기에 발명자 공헌도를 곱해야 발명자로부터 기인한 이익액수가 산정됩니다. 발명자 공헌도는 절대적인 기준이 아니라 직무발명에 대한 사용자와 발명자의 상대적 공헌도를 산정하는 것입니다. 마찬가지로 관련 사실을 종합적으로 고려하여 재판부가 합리적 기준으로 자유심증으로 결정합니다. 우리나라 판결에서는 발명자 공헌도를 10%로 본 사례가 가장 많습니다. 다만, 실제 발명자 공헌도를 15%로 본 경우도 있고, 그 이상으로 볼 수 있는 경우도 많습니다. 참고로, 중국법원이 최근 발표한 가이드라인에서는 발명자 공헌도를 적어도 20%로 보아야 한다고 규정되어 있습니다.

 

그 다음 산정요소는 공동발명자의 각 기여도입니다. 발명자가 1명인 경우에는 발명자 공헌도가 마지막 고려요소입니다. 그러나, 복수의 발명자가 있는 경우 발명자 사이 상대적 기여율을 곱하면 각 발명자의 직무발명 보상금이 산정됩니다. 여기에서 종전에 받았던 출원보상, 등록보상 등 직무발명보상금을 공제하면 소송을 통해 받을 수 있는 직무발명 보상금이 최종적으로 산정됩니다.

 

통상 회사와 직무발명자인 퇴직자 사이에는 직무발명 보상금 소송과 함께 영업비밀 침해소송 등 복잡한 법적 분쟁이 많습니다. 분쟁 초기부터 폭넓은 안목으로 관련된 법적 리스크를 모두 포착하여 긴 안목의 종합적인 법적 분쟁 대응전략을 수립하는 것이 필요할 것입니다.

 

KASAN_사용자 회사에서 직무발명을 적용하여 실시하는 경우 종업원 발명자에 대한 직무발명보상 금액 산정 관련 쟁점과 소송 실무상 포인트 몇 가지.pdf
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작성일시 : 2025. 2. 3. 14:44
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사안의 개요

- 공무원 (피고) - 시청 환경관리과 상하수도 관련 담당 공무원

- 원고 상하수도 관련 제품 생산판매회사 운영자, 해당 시에 제품 납품

- 2011년 상하수도 관련 제품 공동발명

- 사업자 원고와 공무원 피고는 공동발명자로 출원, 2012. 1. 16. 특허등록, 1/2 지분권 보유

- 공무원 (피고) 소속기관에 직무발명 신고하지 않음

- 공유 특허권자 공무원은 다른 사람에게 지분권 양도

- 2013. 5. 2. 지분 양수인은 지분이전 등록을 마치고, 기존 공유자(1/2 지분권자) 원고와 이익분배에 관한 약정체결

 

양수인과 기존 지분권자(원고) 사이 이익분배 약정 요지

 

 

새로운 공유권자(양수인)의 특허발명 자기 실시, 특허제품 생산납품으로 경쟁관계, 공유자 사이 분쟁 발생

 

 

기존 지분권자(원고) 주장 공무원의 직무발명, 자자체 시에 지분권 있음, 경쟁사업자 지분 양수인은 무권리자, 특허실시권 없음

 

판결요지 직무발명 해당하지 않음, 공무원의 자유발명, 원고 패소 판결

   

첨부: 대전지방법원 2019. 4. 4. 선고 2017가합105092 판결

 

KASAN_공무원의 재직 중 발명, 출원, 등록한 특허에 대한 직무발명 성립여부 판단 – 대전지방법원 2019. 4. 4. 선고 2017가합105092 판결.pdf
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대전지방법원 2019. 4. 4. 선고 2017가합105092 판결.pdf
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작성일시 : 2025. 2. 3. 14:19
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대학 교수나 국가출연 연구기관 연구원이 기업과 국책과제 공동연구를 수행한 후, 참여기관 회사법인 단독명의의 특허출원서에 공동 발명자로 기재된 경우가 종종 있습니다. 사례를 보면, KIST 소속 연구원 4명을 공동연구를 했던 대학교수의 특허출원서에 발명자로 이름을 올리고, 항우연과 철도연 소속 연구원이 공동연구를 진행한 기업체명의 특허출원서에 발명자로 기재한 경우입니다.

 

연구원이 국가 R&D 성과를 특허 출원할 발명으로 생각했다면, 발명진흥법 제12조에서 규정한 것처럼 지체 없이 소속 연구기관에 발명완성 사실을 보고해야 합니다. 공동발명이라면 연구기관에서 공동발명에 참여한 타 기관과 공동 명의로 출원해야 합니다. 우선 그와 같은 보고의무를 위반하였다는 잘못이 있습니다.

 

그러나, 적극적으로 국가 R&D 성과물을 빼돌려 본인 명의로 출원한 경우와 단순히 공동발명자 또는 공동 출원인에 해당하는 제3자가 특허출원을 하면서 타 기관의 연구원을 발명자로 기재하는 경우를 동일하게 평가하기는 어렵습니다. 관련 법령이나 규정에 무관심하여 소극적으로 단순 동의한 것에 불과한 경우도 많을 것입니다.

 

국가연구개발사업 관리규정 등 관련 법령에서는, 국가 R&D 성과물을 "연구책임자나 연구원의 명의로 출원하거나 등록한 경우"에는 해당 연구원에게 국책과제 참여제한 1년의 재제처분 대상으로 규정하고 있습니다. 법령 문언을 엄격하게 해석하면, 단순히 발명자로만 기재된 경우라면 위 규정의 적용대상에 해당하지 않는다고 보아야 할 것입니다. 다만, 그 가담 정도가 정범에 해당할 정도인지 등 그 구체적 사정을 파악해 보고 그 정도에 따라 참여제한 등 적절한 재제처분을 할 수 있습니다.

 

국책연구기관 소속 연구원이나 대학소속 교수 또는 연구원 등이 해당 기관에 보고하지 않고 독자적으로 판단하여 제3자인 외부기업 또는 타 기관 명의로 출원되는 특허출원에서 발명자로 기재되면 복잡한 문제가 있습니다.

 

(1) 종업원인 연구원은 직무발명을 완성하면 사용자인 소속 연구기관에 보고해야 할 법적 의무가 있습니다. (2) 통상 연구기관에서 직무발명 보고 및 승계 규정을 두고 있기 때문에 이와 같은 법적 의무를 위반하여 외부인과 같이 출원하는 행위는 업무상 배임행위에 해당합니다. (3) 공동발명자의 배임행위에 적극 가담하여 특허 받을 권리를 양수하여 단독 출원한 경우에는 그 권리승계의 효력을 인정할 수 없기 때문에 공동출원 규정 위반의 특허무효 사유가 있습니다. (4) 타 기관도 연구원의 업무상 배임행위에 가담한 공동불법행위자로서 민사상 손해배상 책임뿐만 아니라 형사상 공범으로 책임 소지도 있습니다.

 

모두 직무발명을 전제로 한 것이므로, 해당 연구원이 진정한 직무발명자에 해당하는지 구체적으로 평가해 보는 것이 반드시 필요합니다. 진정한 직무발명자에 해당하지 않음에도 명목상 발명자로 올라 있다면 법적 책임과는 무관합니다. 공동연구 결과물에 대한 직무발명자 판단은 특허출원서 전체에 기재된 모든 내용을 기준으로 할 것이 아니고, 특허청구범위에 기재된 각 청구항 발명을 기준으로 판단해야 합니다. 특허청구항 발명의 완성에 실질적 기여가 없었다면 공동연구 과제에 참여했다는 사실만으로 발명자가 되는 것은 아닙니다. 만약 직무발명자가 아니라면 법적 책임을 추궁할 근거는 없을 것입니다.

KASAN_국가연구개발과제 발명자, 타기관 단독 특허출원서의 공동발명자 기재 효과 및 책임.pdf
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작성일시 : 2025. 2. 3. 13:55
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