입증책임__글100건

  1. 2023.12.14 [보상합의쟁점] 직무발명보상 관련 사용자와 종업원의 합의 계약의 효력 - 무효 vs 유효 구별 기준: 특허법원 2018. 6. 14. 선고 2017나1186 판결 요지
  2. 2023.11.23 옵디보 OPDIVO 특허발명의 공동발명자 판단 일본 판결 - 일본대학 교수와 대학원생 논문 공동저자 BUT 공동발명자 판단 별개: 일본동경고재 2021. 3. 17. 선고 항소심 판결
  3. 2023.04.14 직무발명 완성 후 사용자에게 보고하지 않은 직무발명자의 업무상 배임죄 + 복수 기관 소속 직무발명자의 책임 범위: 대전지방법원 2022. 2. 16. 선고 2021노496 판결
  4. 2023.01.03 직무발명을 사용자에게 보고하지 않고 외부자 명의로 특허출원 – 업무상 배임 민형사상 책임
  5. 2023.01.03 발명자 인정요건, 발명자 공헌도, 각 공동발명자의 기여도 입증방안 – 공동발명자의 연대 중요, 구체적 증거자료 사전 준비 등 직무발명보상청구 소송의 가장 중요한 포인트
  6. 2023.01.03 옵디보 OPDIVO 특허발명의 공동발명자 판단 일본 판결 - 일본대학 교수와 대학원생 논문 공동저자 BUT 공동발명자 판단 별개: 일본동경고재 2021. 3. 17. 선고 항소심 판결
  7. 2022.06.20 직무발명보상청구 소송 – 연속된 개량발명 관련 진정한 발명자 판단 쟁점: 특허법원 2021. 11. 26. 선고 2021나1008 판결
  8. 2022.06.10 대학교수의 직무발명 판단 및 특허권이전등록청구: 서울중앙지방법원 2020. 1. 31. 선고 2019가합503394 판결
  9. 2021.11.16 PD-1/PD-L1 면역항암제 옵디보 OPDIVO 발명자 Honjo 혼죠 교수 vs 오노제약 직무발명보상청구 소송 – 발명자 혼죠 교수에게 추가 500억원, 소속 교토대학에 추가 2300억원 기금지원 합의 종결 뉴스
  10. 2021.11.09 [직무발명쟁점] 발명진흥법상 직무발명 관련 규정에서 “~ 하여야 한다” 의무부과 표현 포함 조항 및 실무적 의미 검토
  11. 2021.11.09 [직무발명승계] 직무발명 자동승계 규정의 효력 불인정: 특허법원 2013. 11. 7. 선고 2013허2231 판결
  12. 2021.11.08 [직무발명보상] 직무발명의 성립요건 관련 기본사항
  13. 2021.11.08 [보상청구소송] 직무발명보상청구소송 관련 실무적 포인트 몇 가지 정리
  14. 2021.11.07 [공동발명쟁점] 미국대학의 기술이전, 공동발명, Sublicense 및 Royalty 등 Collaboration 분쟁 사례
  15. 2021.11.07 [공동발명쟁점] 발명자 관련 특허법 규정
  16. 2021.11.06 [소멸시효쟁점] 직무발명 보상청구소송의 난제 소멸시효 완성 여부 – 소멸시효 기산일에 관한 판례의 논리적 문제점
  17. 2021.11.06 [소멸시효쟁점] 사용자 회사법인을 지주회사와 제조회사로 법인분할한 경우 직무발명보상금청구권 소멸시효 및 시효이익 포기 여부: 대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결
  18. 2021.11.05 [권리행사기간] 직무발명보상청구권의 행사기간 10년 + 소멸시효의 기산점 관련 실무적 포인트
  19. 2021.11.05 [직무발명보상] 종업원의 직무발명에 대한 정당한 보상 청구권 관련 실무적 포인트 몇 가지
  20. 2021.11.04 직무발명 관련 발명진흥법 시행령의 주요조항 및 실무적 포인트
  21. 2021.11.04 직무발명 관련 발명진흥법의 실무적 포인트 몇 가지
  22. 2021.11.03 [직무발명쟁점] 직무발명 승계규정 없는 벤처기업의 CTO 명의 등록특허의 무효 – 직무발명의 무권리자 출원 및 등록: 특허법원 2016. 8. 11. 선고 2015허7032 판결
  23. 2021.11.03 [직무발명쟁점] 사용자 회사가 종업원의 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 인정받지 못하는 경우와 실무적 대응방안 포인트
  24. 2021.11.02 [직무발명쟁점] 2014. 1. 31. 시행 현행 발명진흥법의 개정법 내용 개요
  25. 2021.11.02 [직무발명보상] 직무발명 보상 관련 법규정의 변경 연혁 및 내용
  26. 2021.11.01 [실적보상쟁점] 사용자에게 회계상 외형적 수익이 없는 Cross License, Settlement, 표준특허 FRAND 선언 상황에서도 종업원의 직무발명 보상청구권 인정
  27. 2021.11.01 [실적보상쟁점] 직무발명에 대한 크로스 라이선스를 체결한 경우 발명자의 직무보상 관련 실무적 포인트
  28. 2021.10.31 [실시보상쟁점] 사용자의 직무발명 실시 인정 But 통상실시권을 넘어선 독점 배타적 지위로 인한 사용자의 이익 불인정 + 직무발명보상의무 불인정: 서울중앙지방법원 2017. 7. 21. 선고 2015가합31..
  29. 2021.10.31 [실시보상쟁점] 직무발명 실시 특허제품 매출과 종업원의 직무발명보상금 산정 구체적 사례: 의정부지방법원 2016. 6. 8. 선고 2014가합54950 판결
  30. 2021.10.30 [실시보상쟁점] 직무발명의 자기실시 사안에서 직무발명자의 보상금 산정 관련 쟁점과 소송 실무상 포인트 몇 가지

1. 합의서 조항 예문

종업원 발명자는 사용자에 대해 대상 특허와 관련한 추가적인 보상청구, 기타 민형사소송을 포함함 일체의 이의를 제기하지 않기로 한다.’

 

2. 특허법원 판결요지

회사가 미리 일방적으로 정해 놓은 계약 또는 근무규정에 따라 종업원의 정당한 직무발명보상금 청구권을 제한하는 경우 그러한 계약 또는 근무규정이 무효라는 것일 뿐,

 

직무발명보상금에 대한 사용자와 종업원 사이의 합의에 의한 모든 개별 계약을 무효로 해석하여야 한다거나, ‘정당한 보상이 이루어지지 않으면 모든 합의가 무효로 되어야 한다는 의미는 아니다.

 

, 이미 직무발명이 완료되어 구체적으로 발생한 보상금 지급청구권의 액수를 당사자가 사후에 합의한 경우마저도 일률적으로 무효라고 볼 것은 아니다.

 

위와 같이 판단하는 근거는 다음과 같다.

당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계에 대하여 부제소특약이 이루어진 경우에는, 부제소특약으로 말미암아 그 대상으로 된 권리관계가 강행법규 위반으로 무효라는 주장을 하지 못하게 되는 결과가 초래된다 하더라도, 그러한 사정만으로 그 부제소특약이 당해 강행법규에 위반하여 무효로 된다고 볼 수는 없다(대법원 2008. 2. 14. 선고 200618969 판결 등 참조).

 

그런데 구 특허법 제40조 제1항은 직무발명에 대한 정당한 보상을 받을 권리를 규정하는 것일 뿐 그 권리관계에 대한 당사자의 처분을 직접적으로 금하는 취지의 강행법규는 아니다.

 

따라서 합의서에 포함된 부제소합의가 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계에 대하여 이루어진 것이라면, 설령 그 부제소합의로 말미암아 그 대상으로 된 구 특허법 제40조 제1항의 직무발명보상금에 관한 권리관계가 강행법규 위반으로 무효라는 주장(부제소 합의 당시 지급받은 직무발명보상금이 정당한 보상금의 액수에 미치지 못한다는 등의 주장)을 하지 못하게 된다고 하더라도 그러한 사정을 들어 그 부제소합의가 강행법규인 구 특허법 제40조 제1항에 위반하여 무효로 된다고 할 수는 없다.

 

부제소 합의 당시 이 사건 특허발명에 대한 구 특허법 제40조 제1항의 직무발명보상금 청구권이 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계였는지에 관하여 본다.

 

최종 퇴직시 발생하는 퇴직금청구권을 사전에 포기하거나 사전에 그에 관한 민사상 소송을 제기하지 않겠다는 부제소특약을 하는 것은 강행법규인 근로기준법에 위반되어 무효이다(대법원 1998. 3. 27. 선고 9749732 판결 등 참조).

 

그러나 근로자가 회사를 퇴직하고 퇴직금 등을 수령하면서 회사와의 근로관계를 종료함에 있어 노사합의에 의한 퇴직금, 가산금 및 특별위로금 등 근로 대가 일체를 지급받은바, 근로관계 종료와 관련하여 추후 여하한 이의 제기도 하지 않을 것을 서약합니다.”라는 내용의 서약서에 서명한 경우,

 

그 문언에 표시된 대로 회사와의 근로관계가 종료됨으로 인하여 발생하는 모든 법률관계 특히 퇴직금, 가산금 및 특별위로금 등 근로 대가와 관련된 일체의 청구권을 포기한 것이거나 향후 이에 관한 민사상 소송을 제기하지 않겠다는 부제소특약을 한 것으로 봄이 합리적인 의사 해석의 방법이고, 소권이 공권이라거나 퇴직금제도 자체가 강행법규의 성질을 띠고 있다고 하여 이러한 특약을 할 수 없는 것이 아닐 뿐 아니라, 근로자가 퇴직금 청구소송을 먼저 제기한 후 서약서에 서명날인 하고서도 퇴직금 청구소송을 계속할 의사를 가지고 있었다는 사정은 근로자의 내심의 의사에 지나지 않은 것으로 그와 같은 의사가 외부로 표시된 것이 아닌 이상 의사표시의 해석에 참작할 것도 아니다(대법원 1997. 11. 28. 선고 9711133 판결 등 참조).

 

나아가 회사와의 근로관계를 장차 일정한 시점에서 종료시키기로 하고 그 퇴직금과 관련하여 회사에 대하여 어떠한 청구나 이의도 하지 않겠다는 내용의 부제소 합의를 하는 것은 퇴직금의 사전포기에 해당하지 않고 따라서 근로기준법에 위반되지 않는다고 할 것이다(대법원 2006. 12. 9. 선고 200536762 등 참조).

 

위 법리를 종합하면, 근로기준법 등 강행법규상의 근로조건은 최저기준임과 동시에 강행성을 가지는 것으로서 사전에 당사자의 처분에 맡겨진 것이 아니므로 권리발생 이전에 행한 부제소 합의는 무효인 반면, 권리가 발생한 임금 및 퇴직금 등은 근로자의 사적 재산영역으로 옮겨져 근로자의 처분에 맡겨진 것이기 때문에 근로자는 자유로이 이를 포기하거나 부제소 합의를 할 수 있는 것임을 알 수 있다.

 

, 부제소 합의의 유효성은 강행법규(실체법)상의 청구권 발생 후에는 그 강행법규(실체법)상의 권리를 당사자가 자유롭게 처분하는 것이 허용되므로 그 권리에 관한 부제소 합의 또한 유효한 것이다.

 

구 특허법 제40조 제1항의 직무발명보상금 청구권은 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점에 발생하는 것인 것, 특허발명에 대한 특허받을 권리가 원고로부터 피고에게 승계된 후에 이루어진 합의서에 포함된 부제소 합의는강행법규(실체법)인 구 특허법 제40조 제1항의 직무발명보상금 청구권 발생 후에 이를 자유롭게 처분할 수 있는 상태에서 이루어진 것으로서 유효하다

 

KASAN_[보상합의쟁점] 직무발명보상 관련 사용자와 종업원의 합의 계약의 효력 - 무효 vs 유효 구별 기준 특허법원 2018. 6. 14. 선고 2017나1186 판결 요지.pdf
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작성일시 : 2023. 12. 14. 13:58
:

세계적 블록버스터 신약 OPDIVO 연구과정에 석사과정부터 참여하여 박사학위까지 받았고 관련 논문의 저자로서 특히 중요 기여자(contributor)로 기재된 연구원이 연구실 지도교수와 기술이전 제약회사인 오노약품을 상대로 자신이 공동발명자로서 특허권의 공유지분권자라고 주장하는 소송입니다.

 

대학교수, 대학원생 공동저자 PNAS 논문

 

Yoshiko Iwai, Masayoshi Ishida, Yoshimasa Tanaka, Taku Okazaki, Tasuku Honjo, and Nagahiro Minato. PNAS September 17, 2002 99 (19) 12293-12297; Involvement of PD-L1 on tumor cells in the escape from host immune system and tumor immunotherapy by PD-L1 blockade

 

일본 동경지방법원 1심 판결 공동발명자 불인정

 

132페이지에 이르는 장문의 판결문에서 당시 교토대학 연구실의 구성, 연구진행 현황 등을 상세하게 설명하고, 석사과정 연구원의 기여여부 등을 구체적으로 판시하였습니다. 특허발명도 매우 중요하지만, 논문의 주요 저자로 기재된 대학원생이 공동발명자에 해당하는지 여부를 구체적으로 판단한 보기 드문 판결문입니다.

 

일본 동경고재 2심 판결 공동발명자 불인정

 

참고자료로 첨부한 판결문을 읽어 보시기 바랍니다. 대학원생의 공동발명자 성립여부를 판단한 판결 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

항소심 판결 요지 정리

 

구체적으로 실험을 담당하여 수행한 대학원 연구원을 공동발명자로 볼 수 있는지 여부, 착상의 구체화에 실제 참여한 연구원을 공동발명자로 인정하기 위한 판단기준

 

현실 관여만으로는 부족라도 창작적 관여가 필요하다고 판결. 단순 보조를 넘어서는 기여, 공헌이 있더라도 그것이 창작적인 관여에 이르러만 공동 발명자로 인정할 수 있다.

 

일본어 원문을 인용하면 다음과 같습니다.

着想の具体化に関与した者が明者であるためには「創作的に関与」することが必要であり「現関与」だけでは足りない、という表現

 

着想の具体化に「現的に加担」することが必要と表現してしまうと、「補助」を越える関与をしたら共同明者であるかのように解される余地があり得たところ、「補助」を越える関与をしたとしても、「創作的に関与」しなければ共同明者としては認められないことを示すことによって、共同明者たり得る境界線を一定程度明確にしたといえるかもしれない。同に、具体化に創作的関与が必要であると判示した判決はいくつかある。

 

첨부: 일본 동경고재 항소심 판결문

일본판결_동경고재_2021. 3. 17. 선고 항소심 판결.pdf
0.44MB
KASAN_옵디보 OPDIVO 특허발명의 공동발명자 판단 일본 판결 - 일본대학 교수와 대학원생 논문 공동저자 BUT 공동발명자 판단 별개 일본동경고재 2021. 3. 17. 선고 항소심 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 11. 23. 10:08
:

 

1.    직무발명을 완성한 직무발명자가 사용자에게 보고하지 않고 제3자 명의로 특허를 받으면 업무상 배임죄 책임

 

(1)   직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은 승계 약정 또는 근무규정의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이어서, 종업원 등이 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 의무는 자기 사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 가지게 되므로, 이러한 경우 그 종업원 등은 배임죄의 주체인 타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다고 할 것이다.

 

(2)   따라서 위와 같은 지위에 있는 종업원 등이 그 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다(대법원 2012. 11. 15. 선고 20126676 판결 등 참조).

 

(3)   특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있으므로, 직무발명을 포함한 모든 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 발명자에게 귀속되고, 그 후에 특허를 받을 수 있는 권리를 정당하게 승계한 자가 위와 같은 권리를 가지게 된다. 그리고 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정이 있는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 직무발명의 완성에 대한 통지가 있은 때로부터 4개월 내에 일방적인 승계의 의사를 통지함으로써 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등이 사용자 등에게 승계된다(발명진흥법 제13조 제1, 12, 같은 법 시행령 제7). 위와 같은 관련 법령의 내용을 종합하면, 직무발명이 완성된 경우에 발명자인 종업원 등에게 원시적으로 귀속되는 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계할 수 있는 법적 지위에 있는 사용자 등으로서는 발명자인 종업원 등에 의하여 직무발명이 완성된 사실을 알지 못하는 경우에 위와 같은 법적 지위에 따라 재산권인 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계할 수 없게 되고, 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은 승계 약정 또는 근무규정의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있으므로, 종업원 등의 직무발명 완성의 통지의무는 사용자 등의 재산보호를 본질적 내용으로 하는 법적 의무로서 배임죄에서 말하는 타인의 재산상 사무에 해당한다고 평가할 수 있다.

 

2.    대학에 재직하면서 벤처창업한 교수와 같이 직무발명자가 복수 기관에 소속된 경우 직무발명을 모든 사용자에게 보고하지 않는 경우 보고 누락한 사용자에 대한 업무상 배임죄 책임 인정

 

(1)   직무발명자의 복수 지위  대학교수 + 국가연구기관 연구원 (2중 지위), 직무발명 완성을 소속 대학의 산학협력단에 통지 BUT 국가연구기관에는 통지하지 않음, 대학 단독 출원 및 등록    

 

(2)   직무발명자 항변: 당시 발명의 아이디어를 제공한 사람만이 발명자에 해당한다는 견해를 가지고 있었고, 이에 따라 발명의 착상자는 대학소속으로 생각함. 연구기관 소속 연구원들의 기여는 발명행위로 생각하지 않음. 배임의 고의 없음

 

(3)   판결요지: 발명의 완성 직후에 사후적으로 누가 발명자로 판명될 것인지 여부가 언제나 분명하지는 아니하고, 관여 연구자의 발명자에 대한 판단도 반드시 정확하다고 볼 수 없는데, 만약 직무상 발명에 관한 연구에 관여하였고 그 발명의 완성을 알게 된 종업원 등이 자신이 발명자라고 생각하지 아니하였다고 하여 업무상배임의 고의가 없다고 보는 경우에는, 직무발명 완성의 통지의무 등을 소홀히 한 종업원 등이 사후적으로 스스로 자신이 발명자임을 인식하지 못하였다는 주장을 함으로써 위 의무의 해태로 인한 법적 책임을 탈법적으로 회피하는 것이 가능하게 되는바, 이러한 해석 은 직무발명의 신속하고 효율적인 권리화 및 사업화를 촉진하고자 하는 발명진흥법의 취지에 반하여 직무발명 완성의 통지제도를 사실상 형해화할 위험을 초래하는 점,

 

(4)   발명진흥법은 종업원 등이 직무발명인지 여부에 관하여 사용자 등과 이견이 있는 경우에 직무발명심의위원회를 구성하여 심의하도록 요구할 수 있도록 하고, 그 결과에 불복하는 종업원 등에게 산업재산권분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있는 권리를 부여하고 있는 점(발명진흥법 제18조 제1항 제1, 2, 3, 6항 참조) 등을 고려하면, 발명에 관한 연구에 직무상 관여한 종업원 등이 그 발명의 완성을 인지하였음에도, 소속 부서장이나 연구성과의 관리업무를 담당하는 사람에게 발명의 완성에 관하여 자신이 인지한 내용 자신이 그 발명에 관한 연구에 관여하였다는 사실 (필요한 경우에는 자신이 위 발명의 발명자에 해당하지 아니하는 것으로 판단된다는 의견과 함께) 알리고 직무발명 완성의 통지가 필요한지 여부를 협의하는 등의 조치를 취하지 아니한 상태에서 사용자 등에게 직무발명의 완성을 통지할 의무를 이행하지 아니하였다면, 사용자 등으로 하여금 그 발명의 내용과 완성 사실을 인식하지 못하게 함으로써 직무발명에 대한 권리 등을 행사하지 못하는 재산상 손해를 가한다는 업무상배임의 고의가 있었다고 봄이 상당하다.

 

3.    대학교수가 복수 연구과제를 수행한 결과 완성한 직무발명을 보고하면서 연구과제를 정확하게 특정하지 않는 경우 - 업무상 배임죄 책임 불인정  

 

(1)   발명자가 동시에 소속 연구기관에서 다수의 연구과제를 수행하는 과정에서 직무발명을 완성한 경우에, 그 직후에는 위 직무발명이 어떠한 연구과제의 성과로서 완성된 것인지 반드시 명확하다고 단정할 수 없으므로, 발명자는 헌법 제22조 제1항에 의하여 소속 연구기관과의 관계에서 독자적으로 학문의 자유를 향유하는 주체로서, 객관적인 근거에 의하여 뒷받침될 수 있는 자신의 학문적인 입장에 따라 자신의 발명이 어떠한 연구과제의 성과에 해당하는지에 대한 견해를 정립하여 소속 연구기관에 밝히면 충분하다고 보아야 한다.

 

(2)   만약 발명자의 위 사항에 관한 견해가 소속 연구기관과 다른 경우에는 발명진흥법이 정한 직무발명심의위원회, 산업재산권분쟁조정위원회 등의 심의·조정을 통해 이에 관한 분쟁을 해결하는 것이 가능하고(발명진흥법 제17, 18, 41조 내지 제49조의3 참조),9) 관련 전문지식을 갖춘 다수의 사람들이 관여하는 위와 같은 절차를 통해 발명자와 소속 연구기관 사이에 발생한 이견이 정리되고 직무발명에 관한 법률관계가 형성될 수 있다. 그런데 발명자에게 검사가 주장하는 바와 같은 의무가 있다고 보는 경우에는, 직무발명의 완성을 소속 연구기관에 통지할 당시 위 사항에 관하여 사후적으로 검토된 결과와 다른 학문적 견해를 가지고 있었던 발명자가 자신의 의도와 무관하게 그 견해가 사후적인 검토 결과에 배치된다는 이유로 업무상배임죄로 형사처벌되고, 발명진흥법이 정한 위와 같은 절차를 통해 신속하게 해결될 수 있는 분쟁이 형사사건화되어 장기간 지속됨으로써 해당 직무발명의 사업화가 지연되는 결과가 발생할 수 있다.

 

(3)   이는 국가형벌권의 행사가 헌법 제37조 제2항에 따라 중대한 법익에 대한 위험이 명백한 경우에 한하여 최후의 수단으로 필요·최소한의 범위에 그쳐야 한다는 원칙(헌법재판소 2015. 2. 26. 선고 2009헌바17등 결정 참조)에 어긋나는 해석일 뿐만 아니라, 발명을 장려하고 발명의 신속하고 효율적인 권리화와 사업화를 촉진하고자 직무발명 제도를 규정하고 있는 발명진흥법의 취지(위 법률 제1조 참조)에도 부합하지 아니한다.

 

KASAN_직무발명 완성 후 사용자에게 보고하지 않은 직무발명자의 업무상 배임죄 + 복수 기관 소속 직무발명자의 책임 범위 대전지방법원 2022. 2. 16. 선고 2021노496 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 4. 14. 13:05
:

 

대법원 2012. 11. 15. 선고 20126676 판결

 

발명진흥법 제12조 전문(전문)종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 문서로 알려야 한다.”고 규정하고 있고, 13조는 제1항에서 제12조에 따라 통지를 받은 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 문서로 알려야 한다.

 

다만 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.”는 규정을, 2항에서1항에 따른 기간에 사용자 등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자 등에게 승계된 것으로 본다.”는 규정을 각 두고 있으며, 발명진흥법 시행령 제7조는 법 제13조 제1항 본문에서대통령령으로 정하는 기간이란 법 제12조에 따른 통지를 받은 날부터 4개월 이내를 말한다고 규정하고 있다.

 

따라서 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정이 있는 경우에는 사용자 등의 위 법령으로 정하는 기간 내의 일방적인 승계 의사 통지에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등이 사용자 등에게 승계된다. 또한 특허법상 공동발명자 상호 간에는 특허를 받을 권리를 공유하는 관계가 성립하고(특허법 제33조 제2), 그 지분을 타에 양도하려면 다른 공유자의 동의가 필요하지만(특허법 제37조 제3), 발명진흥법 제14조가종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.”고 규정하고 있으므로, 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우에는 사용자 등은 앞서 본 바와 같이 그 발명에 대한 종업원 등의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다고 보아야 한다.

 

그렇다면 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은 승계 약정 또는 근무규정의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이어서, 종업원 등이 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 의무는 자기 사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 가지게 되므로, 이러한 경우 그 종업원 등은 배임죄의 주체인타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다고 할 것이다.

 

따라서 위와 같은 지위에 있는 종업원 등이 그 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다고 할 것이다.

 

대법원 2014. 11. 13. 선고 201177313 판결

 

직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 상당하다.

 

따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 된다고 할 것이다.

 

KASAN_직무발명을 사용자에게 보고하지 않고 외부자 명의로 특허출원 – 업무상 배임 민형사상 책임.pdf
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작성일시 : 2023. 1. 3. 15:00
:

통상 퇴직 후 회사를 상대로 직무발명 보상금 청구소송을 제기합니다. 그런데 공동 발명자 중 일부는 그 당시에도 재직 중인 경우가 많습니다. 회사는 퇴직한 종업원으로부터 발명자 보상금 청구소송이 제기되면 우선 진정한 발명자에 해당하는지, 발명에 대한 기여율은 어느 정도인지를 파악합니다. 특허담당자 뿐만 아니라 재직 중인 공동 발명자들에게 정보를 모아 검토하고 평가합니다.

 

직무발명 보상금청구권은 진정한 직무발명자에게만 인정됩니다. 따라서, 진정한 직무발명자에 해당하는지를 정확하게 판단하는 것으로부터 출발해야 합니다. 특허법리상 발명자는 특허청구범위에 기재된 기술내용(발명)의 창작에 실질적으로 기여한 사람입니다. 하나의 청구항에 하나의 발명이 성립되므로, 각 청구항 별로 각각 실질적 기여가 인정되는지 여부를 기준으로 판단합니다. 단 하나의 청구항 발명에 대한 기여가 인정되는 경우에도 그 특허 전체의 공동발명자로 인정됩니다.

 

발명자는 발명행위에 실질적으로 기여한 자입니다. 형식적 직책이나 담당업무 보다 실질적 기여가 중요합니다. 그 사람이 기여한 내용을 제외하면 발명을 할 수 없었을 것으로 판단되면 진정한 발명자에 해당합니다. 외부에서는 정확히 알기 어렵지만, 발명을 같이 했던 공동발명자들이라면 잘 알고 있습니다. 여기에 특허법 전문가와 함께 검토해 보면, 단독 발명자인지, 공동 발명자인지, 발명자가 아닌지 여부를 판단할 수 있습니다. 나아가 공동발명자들 사이 각자의 기여도까지 산정할 수 있습니다.

 

한편, 특허법리상 특허증 및 특허출원서에 발명자로 기재되어 있다는 점만으로 부족합니다. 발명자로 주장하는 자에게 입증책임이 있기 때문입니다. 회사 입장에서는 퇴직 연구원이 진정한 발명자에 해당하지 않는다고 주장할 것입니다. 따라서 구체적 자료를 가지고 발명자임을 입증할 준비를 해야 합니다.

 

여기서 발명에 관여한 다른 공동 발명자가 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 직무발명 보상금 청구소송을 제기한 연구원을 도와줄 수도 있고, 반대로 회사 입장에서 예전 동료를 적극 공격할 수도 있습니다.

 

잘 알려진 실제 사례도 있습니다. 화학공정 관련 직무발명으로 회사에 막대한 이익을 안겨준 직무발명자가 퇴사 후 회사에 대해 거액의 직무발명보상금 청구소송을 제기하자, 회사에서는 재직 중인 부하직원이자 공동발명자의 적극적인 도움을 받아 퇴직한 팀장은 발명자 이름을 올렸지만 발명에 실질적으로 기여한 바가 없다고 항변하였고, 그와 같은 방어전술이 성공하여 직무발명보상금을 한 푼도 주지 않았습니다.

 

만약 재직 중 부하직원 공동발명자가 퇴직자와 같이 직무발명보상금청구소송을 하거나 또는 같은 공동발명자 입장에서 소극적 도움이라도 주거나 최소한 회사를 도와 퇴직자를 적극적으로 공격하지만 않았다면 그 소송 결과가 크게 달라졌을 것입니다.

 

직무발명자라면 회사에 대해 직무발명 보상금 청구소송을 제기하기 전 특허법상 진정한 발명자인지 객관적으로 평가해 보고, 특허법 전문가의 검증을 거친 다음, 소송에서 어떻게 입증할지 구체적 입증계획과 구체적 입증자료를 잘 준비한 다음, 예상되는 회사의 공격을 방어할 방안도 마련해야 하는데, 이때 공동발명자로 판단되는 동료들의 협력이 매우 중요하다는 점을 명심해서 그들과 연대하는 방안을 적극적으로 모색해 보아야 할 것입니다.

 

발명자 자격에 대한 입증방안과 구체적 자료준비도 없을 뿐만 아니라 공동발명자의 협력약속도 받지 못한 상태에서 무턱대고 회사에 대한 직무발명 보상금 청구소송부터 제기한다면, 언제 허물어질지 모르는 부실한 토대에 모래성을 쌓는 것과 다름 없습니다.

 

KASAN_발명자 인정요건, 발명자 공헌도, 각 공동발명자의 기여도 입증방안 – 공동발명자의 연대 중요, 구체적 증거자료 사전 준비 등 직무발명보상청구 소송의 가장 중요한 포인트.pdf
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작성일시 : 2023. 1. 3. 14:00
:

 

세계적 블록버스터 신약 OPDIVO 연구과정에 석사과정부터 참여하여 박사학위까지 받았고 관련 논문의 저자로서 특히 중요 기여자(contributor)로 기재된 연구원이 연구실 지도교수와 기술이전 제약회사인 오노약품을 상대로 자신이 공동발명자로서 특허권의 공유지분권자라고 주장하는 소송입니다.

 

대학교수, 대학원생 공동저자 PNAS 논문

 

Yoshiko Iwai, Masayoshi Ishida, Yoshimasa Tanaka, Taku Okazaki, Tasuku Honjo, and Nagahiro Minato. PNAS September 17, 2002 99 (19) 12293-12297; Involvement of PD-L1 on tumor cells in the escape from host immune system and tumor immunotherapy by PD-L1 blockade

 

일본 동경지방법원 1심 판결 공동발명자 불인정

 

132페이지에 이르는 장문의 판결문에서 당시 교토대학 연구실의 구성, 연구진행 현황 등을 상세하게 설명하고, 석사과정 연구원의 기여여부 등을 구체적으로 판시하였습니다. 특허발명도 매우 중요하지만, 논문의 주요 저자로 기재된 대학원생이 공동발명자에 해당하는지 여부를 구체적으로 판단한 보기 드문 판결문입니다.

 

일본 동경고재 2심 판결 공동발명자 불인정

 

참고자료로 첨부한 판결문을 읽어 보시기 바랍니다. 대학원생의 공동발명자 성립여부를 판단한 판결 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

 

항소심 판결 요지 정리

 

구체적으로 실험을 담당하여 수행한 대학원 연구원을 공동발명자로 볼 수 있는지 여부, 착상의 구체화에 실제 참여한 연구원을 공동발명자로 인정하기 위한 판단기준

 

현실 관여만으로는 부족라도 창작적 관여가 필요하다고 판결. 단순 보조를 넘어서는 기여, 공헌이 있더라도 그것이 창작적인 관여에 이르러만 공동 발명자로 인정할 수 있다.

 

일본어 원문을 인용하면 다음과 같습니다.

着想具体化関与した明者であるためには創作的関与することが必要であり関与だけではりないという表現

 

着想具体化加担することが必要表現してしまうと、「補助える関与をしたら共同明者であるかのようにされる余地がありたところ、「補助える関与をしたとしても、「創作的関与しなければ共同明者としてはめられないことをすことによって共同明者たり境界線一定程度明確にしたといえるかもしれない具体化創作的関与必要であると判示した判決はいくつかある

 

첨부: 일본 동경고재 항소심 판결문

 

KASAN_옵디보 OPDIVO 특허발명의 공동발명자 판단 일본 판결 - 일본대학 교수와 대학원생 논문 공동저자 BUT 공동발명자 판단 별개 일본동경고재 2021. 3. 17. 선고 항소심 판결.pdf
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일본판결_동경고재_2021. 3. 17. 선고 항소심 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 1. 3. 13:00
:

1.    진정한 발명자 판단 기준 기본 법리

 

(1)   공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99468 판결 참조),

 

(2)   단순히 발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금 ∙ 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원 ∙ 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치는 것으로는 부족하고,

 

(3)   발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시 ∙ 부가 ∙ 보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언 ∙ 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 비로소 공동 발명자에 해당한다.

 

(4)   또한 직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적 ∙ 객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 201110525 판결 참조), 증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다."

 

2.    연속된 개량발명 관련 진정한 공동발명자 판단 사례

 

(1)   원고가 이 사건 A2 엔진의 개발에 처음부터 참여하였고, 그 후 원고가 피고에게 제출한 발명제안서를 기초로 이 사건 특허발명이 원고를 공동발명자 중 한 명으로 하여 출원하여 특허 등록된 사실 + 발명제안서에 기재된 발명의 내용 및 도면이 이 사건 특허발명의 명세서와 상당부분 일치하는 사실은 인정된다.

 

(2)   원고는 이 사건 A2엔진을 개발하면서 A2엔진 재생로직에서 DPF가 최적화된 조건에서 작동하도록 시험하고, 이를 통해 구체적인 수치를 찾는캘리브레이션(Calibration)’ 업무에 참여하였는데, 그 후 A2엔진 개발이 완료되자 A2엔진에 적용된 로직 등을 마치 자신이 발명한 것처럼 발명제안서로 작성하여 피고에게 제출한 것으로 보일 뿐이고,

 

(3)   그 인정사실만으로는 원고가 직무발명으로서 이 사건 특허발명의 창작에 실질적으로 기여하였다고 볼 수 없으며, 달리 원고가 피고의 직무와 관련하여 이 사건 특허발명의 창작에 실질적으로 기여하여 이 사건 특허발명에 이르렀음을 인정할 증거가 없다.

 

(4)  구체적 기술사상 판단

 

A.     DPF 재생 관련 기술적 사상의 개념

 

    ) A사상: 재생 중 아이들 진입 시 산소 농도 조절

    ) B사상: 매연량에 따라 산소농도 이원화

    ) C사상: 재생 중 아이들 진입 시 전제조건 없이 일정 시간 지난 후 재생 탈출

    ) C’사상: 아이들 상태와 무관하게 DPF 전단 온도가 일정 온도 이하인 상태에서 일정 시간 지난 후 재생탈출

    ) D사상: 잔존 매연량이 일정치 이하가 되면 재생 종료

 

B.     기술사상 결합의 구체적 실현 형태

 

    ) 선행 J엔진: A+C’+D

    ) 선행 R엔진: A+B+C+D

    ) 이 사건 A2엔진: A+B+C’+D

 

C.     특허법원 판단 요지

 

원고는 이 사건 A2엔진을 개발하면서 A2엔진 재생로직에서 DPF가 최적화된 조건에서 작동하도록 시험하고, 이를 통해 구체적인 수치를 찾는캘리브레이션(Calibration)’ 업무에 참여하였는데, 그 후 A2엔진 개발이 완료되자 A2엔진에 적용된 로직 등을 마치 자신이 발명한 것처럼 발명제안서로 작성하여 피고에게 제출한 것으로 보일 뿐이다. 이 사건 A2엔진: A+B+C’+D 로직의 특허발명의 창작에 실질적으로 기여하였다고 볼 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2021. 11. 26. 선고 20211008 판결

 

특허법원 2021. 11. 26. 선고 2021나1008 판결.pdf
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KASAN_직무발명보상청구 소송 – 연속된 개량발명 관련 진정한 발명자 판단 쟁점 특허법원 2021. 11. 26. 선고 2021나1008 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 6. 20. 08:49
:

 

 

1. 사안의 개요 및 쟁점

 

소송경위 - 대학교 산학협력단(원고)에서 발명자 교수(피고)를 상대로 이 사건 발명이 직무발명에 해당한다는 이유로 피고에게 이 사건 발명에 대한 특허권이전등록 요구 BUT 교수가 불응하여 특허권이전등록을 청구하는 민사소송을 제기함 

 

발명자 교수(피고) 주장의 요지 - 이 사건 발명의 특허와 관련된 내용으로 어느 곳에서도 연구비를 지원받지 않았으며, 대학교 연구시설을 이용하여 연구하지도 않았으므로, 이 사건 발명은 피고의 직무에 관하여 발명된 것이 아니라고 주장. 직무발명에 해당하지 않는다는 주장

 

쟁점 - 이 사건 쟁점은 국립대학교인 A대학교 교원인 피고의 이 사건 발명이 직무발명에 해당하는지 여부

 

2. 판결요지

 

⑤ 이 사건 지식재산권 규정은 교직원 등이 정부부처와 그 출연기관으로부터 연구비를 지원받고 연구과제를 수행한 결과 창작하게 된 발명도 직무발명에 포함됨을 명시하고 있고(3조 제2), 이는 교원의 발명이 교직원의 직무에 속하는 발명의 범주를 구체화해 놓은 것이라 할 것인데, 이 사건 발명은 위 연구과제 수행의 직접적인 결과는 아니라 할지라도, A대학교 교수라는 지위 및 A대학교로부터 연구의무가 부여된 학문과의 연관성에 의해 부여된 선행 연구에 상당부분 기반한 연구라고 보인다.

 

 ⑥ 발명진흥법 제2조가 규정하는 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속한다는 의미는 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻하는데(대법원 1991. 12. 27. 선고 911113 판결 참조),

 

앞서 인정한 사실관계에 의하면, 피고의 이 사건 발명은 A대학교가 원고에게 부여한 직무내용과 책임범위로 보아 발명이 기대되는 범위라고 볼 수 있다.

 

발명자 교수(피고)의 주장에 관한 판단

 

한편 피고는 ① 교육부에 직물발명 여부를 판단할 권한이 없으므로 교육부의 감사결과요구는 위법하고, A대학교 직무발명심의위원회의 구성 및 심의 절차가 위법하여 위 위원회가 이 사건 발명이 직무발명에 해당한다고 결정한 것은 부당하다는 취지로 주장하나, 피고가 주장하는 위와 같은 사유는 이 법원에서 이 사건 발명이 직무발명에 해당하는지 여부를 판단하는 데에는 아무런 영향을 미치지 아니하므로, 이에 관한 피고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

 

3. 결론

 

그렇다면 피고는 발명진흥법 제10조 제2항 단서에 따라 그 직무발명에 관한 권리를 승계한 A대학교의 전담조직인 원고에게 [별지 1] 목록 기재 특허권에 관하여 승계의 의사표시가 피고에게 통지된 2018. 3. 9.(발명진흥법 제13조 제2항의 취지에 따라 직무발명의 승계자인 원고가 승계의사표시를 알린 때를 기준으로 한다. 피고는 또한 이전 등록 기준일에 대하여는 다투지 아니한다) 권리승계를 원인으로 한 특허권 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

 

첨부: 서울중앙지방법원 2020. 1. 31. 선고 2019가합503394 판결

 

서울중앙지방법원 2020. 1. 31. 선고 2019가합503394 판결.pdf
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KASAN_대학교수의 직무발명 판단 및 특허권이전등록청구 서울중앙지방법원 2020. 1. 31. 선고 2019가합503394 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 6. 10. 10:00
:

PD-1/PD-L1 면역항암제 옵디보, OPDIVO는 교토대학 연구실에서 발명되어 제약회사 오노약품에 기술 이전되었고, 그 후 블록버스터 항암제 신약으로 성공적으로 개발되었습니다. 교토대학과 혼죠 교수는 라이선스 계약에 따라 기술이전대가 및 로열티를 받고 있습니다.

 

그런데 발명자와 대학은 기존 계약에 더해서 추가 보상을 요구하는 소송을 제기하였고, 지난 달 중순에 오노제약에서 옵디보 관련 소송을 화해 종결하는 조건으로 발명자 혼죠교수 개인에게 약 500억원을 추가 지급하고, 소속 교토대학에는 2300억원이라는 거액의 연구기금을 지원하기로 합의했다고 발표하였습니다. 언론보도에 따르면 발명자 혼죠 교수가 기존에 받았던 직무발명 보상금은 400억원 정도의 규모라고 합니다.

 

대학의 연구성과를 기업에서 라이선스 받아 상업적 성공을 거둔 후 대학의 연구자와 소속대학에 3천억원이 넘는 거액을 지급한 보기 드문 사례입니다. 참고로 오노제약의 보도자료를 첨부합니다.

오노제약 보도자료.pdf
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KASAN_면역항암제 신약, 옵디보 OPDIVO 보유 오노제약에서 관련 특허의 발명자에게 500억원, 소속 교토대학에 2300억원 지급 합의 뉴스.pdf
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작성일시 : 2021. 11. 16. 10:02
:

 

 

발명진흥법 제12(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

l  발명진흥법에는 위반 시 법적 효과에 관한 규정 없음.

l  대법원 판례 업무상배임죄에 대한 주관적 구성요건 - 직무발명자의 신고의무 근거로 판시함

 

13(승계 여부의 통지) ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

② 제1항에 따른 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.

③ 사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

l  1항의 의무 위반 시 제3항에서 법적 효과 규정 - 권리승계 포기 간주

l  위반 시 벌칙이나 과태료 대상 아님

 

15(직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.

④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.

⑤ 사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

 

사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

l  2, 3, 4항의 의무 이행 시 제6항에서 법적 효과 규정 정당한 보상 간주 다만 단서 조항 있음

l  6항 반대 해석 - 2, 3, 4항의 의무 위반 시 정당한 보상 아님

l  2, 3, 4항의 의무 위반 - 벌칙이나 과태료 대상 아님

l  의무 표현이지만 불이행 시 제재 수단이 없음, 강제력 없음

l  이행한 사용자에게 일정한 이익 부여

 

⑦ 공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

 

16(출원 유보시의 보상) 사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

l  사용자의 의무 표현 BUT 직무발명자의 권리조항

 

19(비밀유지의 의무) ① 종업원등은 사용자등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다. ② 제18조제3항에 따라 자문위원으로 심의위원회에 참여하거나 참여하였던 사람은 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.

l  의무 위반 시 아래와 같이 벌칙, 과태료 대상 19조만 유일한 대상

 

58(벌칙) 19조를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. ② 제1항의 죄는 사용자등의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다.

 

59(벌칙 적용에서 공무원 의제) ① 위원회 위원으로서 공무원이 아닌 사람, 정보화전문기관, 특허기술사업화알선센터 및 한국발명진흥회의 임직원은 「형법」과 그 밖의 법률에 따른 벌칙을 적용할 때에는 공무원으로 본다. ② 특허청장이 이 법에 따라 업무를 위탁한 기관(정보화전문기관 및 한국발명진흥회는 제외한다)의 임직원(위탁받은 업무에 종사하는 임직원으로 한정한다)은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

 

60(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 18조제3항을 위반하여 심의위원회를 구성하지 아니하거나 심의하도록 하지 아니한 자

2. 19조제2을 위반하여 자문위원으로 심의위원회에 참여하여 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설한 자

3. 삭제 <2015.5.18>

4. 23조제3항에 따른 등록을 하지 아니하고 같은 조 제5항을 위반하여 지역지식재산센터의 명칭을 사용한 자

5. 52조제5항을 위반하여 한국발명진흥회의 명칭을 사용한 자

 

KASAN_[직무발명쟁점] 발명진흥법상 직무발명 관련 규정에서 &ldquo;~ 하여야 한다&rdquo; 의무부과 표현 포함 조항 및 실무적 의미 검토.pdf
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작성일시 : 2021. 11. 9. 14:00
:

 

 

1. 직무발명 신고 및 자동승계 규정

 

직무발명 관리규정6 (1) 자기가 맡은 직무와 관련된 발명을 한 종업원은 그 발명의 해당 부서()장에게 지체 없이 신고하여야 한다. (2) 해당 부서()장은 제1항의 규정에 의한 신고를 받은 때에는 직무발명신고서에 그 발명의 기술내용 및 승계에 관한 의견을 첨부하여 특허관리 부서장에게 제출하여야 한다.

 

7 (1) 특허관리부서장은 제6조에 의하여 신고된 발명에 대하여 다음 사항에 대한 검토를 실시하여야 하며 필요한 경우 관련부서의 협조를 요청할 수 있다. (2) 특허관리부서장은 제1항의 검토사항을 사업본부장에게 보고하여야 한다. (3) 사업본부장은 출원여부 및 회사 승계여부를 결정하여야 한다. , 연구심의위원회의 심의, 의결이 필요하다고 판단될 경우 연구심의위원회를 거쳐 결정한다. 연구심의위원회의 구성은 사업본부장이 정한다.

 

8조 제7조의 심사에 의하여 특허를 받을 권리를 회사가 승계할 것을 결정한 때에는 특허관리부서장은 사업본부장의 승인 및 법무팀장의 협조를 얻어 즉시 회사 명의로 출원을 하여야 한다.

 

10발명자는 회사가 제7조의 규정에 따라 특허를 받을 권리를 승계할 것을 결정한 때에는 양도증명서를 특허관리부서에 제출하여 그 권리를 지체 없이 회사에 양도하여야 한다.

 

2. 분쟁사안의 개요 및 쟁점

 

A회사의 종업원C가 직무발명 완성 후 사용자 회사가 아닌 제3B 명의로 출원 및 등록함. A회사눈 이 사건 등록특허에 대하여 C A회사의 종업원으로서 것이고, A회사에게 그 권리가 자동승계된 것임에도 불구하고 C B에게 2중으로 양도하였으므로 무효라고 주장함.

 

A회사의 직무발명보상 규정 제3조 제1회사는 직무발명과 관련한 모든 권리를 승계한다고 명시되어 있음. 이와 같은 승계 규정의 효력 및 자동승계 인정 여부가 쟁점

 

3. 특허법원 판결요지  

 

특허법원은 A회사의 종업원이 직무발명을 완성한 경우, 해당 부서장, 특허관리부서장, 사업본부장 순서로 보고하고, 사업본부장은 회사가 발명에 관한 권리를 승계할지 여부를 결정하며, 승계하기로 결정된 경우에 종업원은 특허를 받을 수 있는 권리의 양도증명서를 특허관리부서에 제출하여 권리를 회사에 양도하도록 되어 있으므로, 이와 같은 직무발명 승계절차를 거쳐야 비로소 사용자에게 승계된다고 보았습니다.

 

따라서, 위와 같은 승계절차를 거치지 않고 C가 이 사건 발명을 완성한 즉시, 통보 유무를 불문하고 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자인 A회사에 자동으로 귀속된다고 할 수 없다고 판단하였습니다.

 

실제 사안에서는 종업원 C가 직무발명에 대하여 일본에서 입수한 사진과 간단한 설계도면을 스케치한 그림을 이용하여 설명하면서 A회사에게 특허출원을 제안하였고, A회사는 C와 다른 연구원에게 그 경제성 검토보고서를 작성하도록 하였으나, 최종적으로 특허출원하기에는 부적절한 것으로 판단하여 C에게 이를 채택하지 않겠다고 통보한 사실을 인정하였습니다. , 법원은 A회사가 해당 직무발명에 관한 권리를 승계할 것인지 여부를 심사한 후 승계하지 않겠다는 의사를 표명하였다고 보았습니다.

 

그 후 해당 직무발명을 B명의로 특허등록한 사실을 알고 난 후, A회사는 마음을 바꿔 자사의 규정에 따른 자동승계가 일어난 후 다시 양도한 것이므로 2중양도에 해당하고, 무효인 양도에 기초한 특허무효에 해당한다고 주장하였습니다. 특허법원은 자동승계 효력을 부인하고 승계여부 심사를 거처 승계를 거절한 것으로 평가하고, 따라서, 선행 양도가 없으므로 2중양도에도 해당할 수 없으므로 최종적으로 B는 위 직무발명에 관한 특허권을 유효하게 보유할 수 있다고 보았습니다.

 

KASAN_[직무발명승계] 직무발명 자동승계 규정의 효력 불인정 특허법원 2013. 11. 7. 선고 2013허2231 판결.pdf

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작성일시 : 2021. 11. 9. 10:00
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1. 법규정 및 구별개념

 

발명진흥법 제2(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "발명"이란 「특허법」ㆍ「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.

2. "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자ㆍ법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

 

직무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하종업원등이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자ㆍ법인 또는 국가나 지방자치단체(이하사용자등이라 한다)의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말합니다. 종업원이 한 발명에는 직무발명 외에도 사용자 등의 업무범위에만 속하는 업무발명과 종업원 등의 직무 및 사용자 등의 업무에 무관한 자유발명이 있습니다.

 

2. 성립요건 관련 기본적 사항 

 

(1) 종업원등이 그 직무에 관하여 발명하였을 것

 

   종업원의 범위

고용계약에 의하여 타인의 사업에 종사하는 자로서 종업원ㆍ법인의 임원 또는 공무원 등을 지칭하며, 상근ㆍ비상근, 보수지급유무, 근로기준법상의 최하 연령 등을 불문하나 고용관계는 반드시 있어야 합니다. 고용관계란 민법이나 근로기준법에서 말하는 고용관계와 일치할 필요는 없고, 그보다 더 넓게 해석하여 종업원등이 한 발명에 대하여 형평의 관점에서 일정한 이익을 정당하게 가질 수 있는 자와 그 종업원등과의 관계라고 보는 것이 합리적입니다.

 

   직무

직무란 종업원등이 사용자등의 요구에 따라 사용자등의 업무를 일부 수행해야 할 책임(책무)을 말합니다.

 

(2) 사용자등의 업무범위에 속하는 발명일 것

 

   사용자등

타인을 고용하는 개인, 법인 또는 국가나 지방자치단체 등을 의미합니다. 즉 특허법 상의 사용자등이라 함은 고용주 그 자체를 가리키는 용어이므로 개인회사의 대표자인 경우에는 일률적으로 단정할 수 없으며 법인에 해당하는지 여부에 따라 판단하여야 할 것입니다.

 

예를 들면, 법인격을 갖춘 개인회사인 경우에는 대표자(자연인)과 회사(법인)은 각각 법률상 별개의 인격체로서 대표자라 할지라도 사용자가 아니라고 보아야 하나, 법인격을 갖추지 못한 소규모의 개인회사의 경우에는 대표자가 당연히 사용자가 되어야 합니다.

 

   업무범위

업무범위란 사용자등이 수행하는 사업의 범위로서, 법인의 경우 정관에 구체적으로 기재한 사업범위로 한정한다는 견해(정관설)가 있으나 널리 해석하여 사업 수행상 직접 관계있는 발명은 모두 업무범위에 속한다고 보아야 할 것입니다.

 

(3) 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것

 

   발명을 하게 된 행위

발명을 하게 된 행위란 발명을 착상하여 완성을 하기까지의 행위로서 사색적 행위(이론적 추구, 문헌조사 등) 뿐만 아니라, 그에 부수하는 육체적 활동(연구소에서의 실험, 공장에서의 제조 작업 등)도 포함하는 개념입니다.

 

   현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명

직무발명은 종업원등이 현재에 담당하고 있는 직무에 속하는 발명은 물론이고 과거에 담당하고 있던 직무에 속하는 발명도 포함됩니다.

 

문제는 고용관계가 이미 종료된 후, 즉 퇴직 후에 한 발명이 퇴직 전의 직무와 관련되는 경우에 그것을 직무발명에 해당된다고 볼 수 있을 것인지 여부입니다. 이 경우는 구체적 사정을 고려하여 판단할 성질이나 고용관계가 이미 종료되고 있으므로 당연히 과거의 직무에 포함된다고 보기는 어려울 것입니다. 따라서 특별한 사정이 있는 경우에는 사용자등과의 형평상 적절한 조정이 필요할 것입니다. 사용자등은 이러한 관계를 예상하여 계약 등을 통해 퇴직 후의 발명에 대한 권리귀속관계를 미연에 명확히 해 둘 필요가 있습니다.

 

KASAN_[직무발명보상] 직무발명의 성립요건 관련 기본사항.pdf
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작성일시 : 2021. 11. 8. 14:00
:

 

 

 

1. 회사에서 직원으로부터 입사시 또는 퇴사시 직무발명 보상금 청구를 하지 않겠다, 이미 받은 보상이 전부이고 더 이상의 보상청구는 하지 않는다는 약정서, 확인서, 서약서 등을 받아도, 그와 같은 계약은 법적으로 원칙적으로 효력이 없습니다. 직무발명자의 보상금 청구권 규정은 강행규정으로 이에 반하는 계약, 사규, 직무발명 관리규정, 보상규정 등은 특별한 사정이 없는 한 모두 무효입니다.

 

2. 직원이 재직 중 직무발명 관련된 보상, 승진 기회, 교육기회 부여 등 다양한 인센티브를 이미 받았다고 해도, 직무발명 보상금을 청구하는데 장애가 되지 않습니다. 직무발명보상청구 자체를 방해하지 않고, 다만 직무발명 보상금액을 산정할 때 그와 같은 사정을 고려할 뿐입니다.

 

3. 직무발명 관리규정, 사규, 입사 계약서 등에 ‘재직시 완성한 발명은 즉시 회사에 귀속된다’ 등등 자동승계 규정을 명시적으로 두더라도, 사용자가 직무발명을 항상 자동 승계하는 것은 아닙니다. 통상 직무발명 보고, 승계여부 심사, 승계통지라는 과정을 거처 승계됩니다. 따라서, 직원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 무단 출원한 경우, 권리승계 절차를 거친 적이 없으므로 사용자는 승계인 지위에서 권리주장을 할 수 없는 경우도 있습니다.

 

4. 직무발명이 특허 출원되지 않거나, 또는 발명자로 기재되지 않는 경우에도, 진정한 발명자라면 직무발명보상금 청구권이 있습니다. 다만, 직무발명보상소송에서 직무발명자는 자신이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 하는 입증책임을 부담합니다. 발명일로부터 수년이 지났을 뿐만 아니라 퇴사한 이후에 연구개발 및 발명 사실을 구체적 증거자료로 입증하는 것은 것이 실무상 매우 어렵습니다. 직무발명자는 적어도 기본적 자료는 있어야 하고 동료 연구원들의 협조를 받아야만 가능할 것입니다.

 

5. 산학협력연구의 결과, 회사 단독 명의로 출원, 등록된 특허발명에 대해 대학교수 등이 진정한 공동 발명자로 판명되어 그 특허발명에 대한 보상금을 청구하는 사례가 종종 있습니다. 미국사례이지만 대학에서 회사에 대해 소송을 제기하여 거액을 받은 경우가 있습니다. 우리나라에서도 가능한 사안입니다. 특히, 최근 대법원 판결에서 공유특허권 분할청구를 인정한 것 등을 고려하면 대학교수 등 외부 공동발명자가 회사에 대해 일정한 보상을 청구할 수 있고, 회사로서는 그와 같은 이익분배 요구를 무시할 수 없다고 생각합니다.

 

6. 직무발명 특허권이 크로스 라이선스에 활용된 경우 및 외부에 드러난 로열티 수입이 전혀 없는 경우에도 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 특허풀과 표준특허에서 특허 로열티 수입을 기준으로 직무발명 보상금을 산정한 것과 유사하다 생각합니다.

 

7. 사용자는 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 갖기 때문에, 그 범위를 넘어선 독점적 지위에서 추가 발생하는 사용자의 이익을 전제로 직무발명 보상금을 인정됩니다. 따라서 직무발명 특허발명이 제3자가 자유 실시할 수 있는 공지기술과 같다면 독점적 지위가 인정될 수 없습니다. 즉 공지기술이라는 무효사유가 있다면 직무발명보상이 인정되지 않습니다.

 

8. 그러나, 설령 무효사유가 있는 경우에도 공지기술만 아니라면 그 특허무효 확정 전까지 여전히 특허권자의 독점적 이익이 인정되고, 따라서 무효사유가 있는 경우에도 직무발명 보상금 청구의 대상이 됩니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014220347 판결의 요지를 정리하면 다음과 같습니다.

 

A.     (1) 직무발명이 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고, (2) 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서, (3) 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적, 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우 (3가지 요건을 모두 충족한 경우) – 직무발명 보상의무 없음

 

B.     그 외는 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적, 배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없음

 

C.     다만, 직무발명 특허의 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있음

 

9. 사용자가 직무발명을 직접 적용하여 실시하지 않더라도 특별한 경우에는 보상의무가 인정될 수 있습니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014220347 판결에서도, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않고 있더라도 사용자 제품이 직무발명 실시제품의 수요대체품에 해당하여 직무발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로 인한 이익이 있다고 추인할 수 있으므로, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않은 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나 이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있으며, 경쟁 회사들도 직무발명과 다른 독자적인 방법을 사용하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 사용자의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 사정 등을 감안하여 독점권 기여율을 산정하였습니다.

 

10. 직무발명자는 소송비용을 패소한 회사에서 회수할 수 있습니다. 소송비용을 패소자가 부담하는 원칙에 따라, 승소자는 인지대 등 관납료 뿐만 변호사 비용까지 패소자로부터 모두 회수할 수 있습니다. 직무발명 보상금 청구의 명확한 근거와 자료가 있다면, 직무발명자는 직무발명 보상금뿐만 아니라 나중에 직무발명보상금 소송비용까지 회수할 수 있습니다.

 

KASAN_[보상청구소송] 직무발명보상청구소송 관련 실무적 포인트 몇 가지 정리.pdf
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작성일시 : 2021. 11. 8. 10:00
:

 

 

1. 머리말

 

대학기술을 license하여 산학공동협력연구 Research Collaboration Agreement를 체결하는 경우 후속 연구개발성과에 대한 권리귀속, 그 기술을 대기업 등 제3자에게 다시 license하거나 이전하는 등 사업화하여 수익을 창출할 수 있는 sublicense 단계에서의 수익배분 문제는 핵심쟁점 중 하나입니다.

 

최대한 파이를 키워야만 서로 나누어 가질 조각도 커진다는 기본전제는 분명합니다. 먼저 파이를 키우는 후속 연구개발과 sublicense는 서로 적극적으로 지원해야 합니다. 그 다음 파이조각 나누기는 쉽지 않습니다. 왜냐하면, 후속 연구개발성과에 대한 권리관계 판단이 쉽지 않기 때문입니다. 통상 sublicense는 원천기술보다 후속 연구개발성과를 본 후 원천기술에 그것을 포함하여 대상으로 하거나 원천기술보다 후속 연구개발성과를 주된 대상기술로 하기 때문입니다. 후속연구개발에 대한 기여도가 똑같지 않기 때문에 소유권 또는 지분권 등에 관한 분쟁 가능성이 높습니다.

특히 대학교수가 licensee 기업으로부터 위탁연구용역을 수주하는 경우도 많기 때문에 위탁연구 관련 발명의 발명자에 해당하는지 아니면 단순 외주 용역에 불과한지, 특히 소속대학은 직무발명 법리에 근거한 지분권이 있는지 등등 복잡한 문제가 생깁니다. 아래에서 미국대학 중 기술이전 실적이 많고 또 소송 등 권리행사에 적극적인 Wisconsin 대학의 분쟁사례 판결을 참고로 소개합니다.

 

2. 기술이전 및 산학협력연구

 

. 대학기술 라이선스 및 산학협동연구

 

1999 Wisconsin 대학교수는 SCD 저해화합물의 콜레스테롤 저하 효능을 발견하였고, Wisconsin 대학산학협력단에서 2000년 연구결과에 대한 provisional patent application을 출원하였습니다. 그 후 캐나다 제약회사 Xenon에서 특허출원기술을 포함한 exclusive license agreement Wisconsin 대학교수를 포함한 연구진과 콜레스테롤 저하 효능의 신약개발에 관한 공동연구개발계약을 체결하고, 공동연구개발을 진행하여 다수 신물질의 효과를 확인하였습니다. Xenon사는 그 다음 해 2001 provisional patent application에 대한 우선권을 주장하면서 추가 연구성과를 포함하여 대학과 공동 특허출원을 하였습니다.

 

. 후속 연구개발성과에 대한 회사의 단독 특허출원

 

한편, Xenon은 계속하여 license 대상 물질을 넘어서 그 범위를 확대하여 수천개의 화합물의 약효를 확인하는 추가 연구개발 프로젝트를 추진하였고, 이때 위스콘신 대학이 아닌 제3의 외부 전문 연구기관과 위탁연구용역을 진행하였습니다.

 

그 결과 효능이 뛰어난 PPA 군 화합물 20여개를 선택한 후, 다시 Wisconsin 대학의 교수에게 보내 효능을 재확인하는 위탁연구용역을 하였습니다. 그 최종 결과물을 갖고  Xenon사 단독으로 PPA군 화합물에 대한 후속 특허출원을 하였습니다.

 

. Norvatis sublicense 성사 및 분쟁발생  

 

Xenon사는 후속으로 단독 출원했던 신약후보물질 PPA 관련 기술에 대해, 대형 제약회사 Novartis와 특허출원 후 3,4년이 지나 기술이전 및 license하는 계약을 체결하였습니다.

 

Wisconsin 대학은 Xenon의 후속 연구성과물에 대한 단독 특허출원 기술내용, PPA 기술내용도 Wisconsin 대학과 공동 출원한 선행 특허출원의 청구범위에 속하고, 대학과 체결한 exclusive license 적용대상이므로 계약상 sublicense에 해당하고, 따라서 약정한 sublicense fee를 대학에 지불해야 한다고 주장합니다.

 

반면, licensee Xenon사에서는 후속 연구성과 PPA 관련 기술내용은 대학과 무관하게 독자적인 연구개발의 성과물로서 단독소유라고 주장하였습니다.

 

또한, 설령 그 기술내용이 선출원 특허의 청구범위에 속한다고 하더라도 미국법상 공동 출원인 Xenon사는 타 공유자의 동의 없이 자유롭게 license 하는 등 실시할 권리가 있다고 주장합니다. , 특허공유자는 타 공유자에게 수익 배분의 부담 없이 자유롭게 공유 특허발명을 양도 또는 라이선스를 할 수 있기 때문에 Norvatis로부터 받은 로열티 수입 중 일부를 위스콘신 대학에 배분해 주어야 할 의무는 없다고 주장합니다.

 

3. 미국법원 판결

 

Xenon사의 방어논리 중 핵심포인트는 미국특허법상 공동출원인, 특허공유자의 특허기술전체에 대한 자유로운 실시권에 기초한 것입니다. 미국법원은 특허법상 공유자의 권리의무관계는 당사자 사이의 계약으로 달리 정할 수 있고, 그 경우 당사자 사이 계약내용이 이 우선 적용된다는 기본원칙을 명확하게 밝혔습니다.

 

Xenon사는 Wisconsin 대학 산학협력단과 체결한 계약서에서 sublicense를 허용하고 그 경우 대학에 일정한 sublicense fee를 지불하기로 약정하였고, 그와 같은 계약은 공동출원인, 공유특허권자 사이에서도 유효한데, Xenon사에서 그와 같은 계약을 위반했다고 판결하였습니다.

 

결국 Xenon사는 exclusive license agreement에서 약정한 바에 따라 Norvatis로부터 받은upfront payment는 물론 향후 running royalty 중 일부를 sublicense fee로서 위스콘신 산단에 지불해야 한다는 판결입니다.

 

한편, 추가 PPA 화합물 20여개를 Wisconsin 대학교수에게 보내 효능을 재확인하기 위한 위탁연구용역에 관련 쟁점이 있습니다. Wisconsin 대학은 공동연구개발계약 범위 내에 속하고 대학교수는 공동발명자, 대학은 그 직무발명의 승계인으로서 권리 공유자라는 입장입니다. 미국법원은 회사 단독 소유권을 부정하고 산단에 공유자 권리를 인정하였습니다.

 

우리나라에서도 대학교수와 위탁연구용역을 자주 합니다. 그 결과물에 대해 대학 산학협력단의 지분권을 부인하고 의뢰자 회사의 단독 권리를 주장하는 경우가 많습니다. 해당 교수가 발명자로 인정된다면, 직무발명 등 관련 법에 따라 판단해 본다면, 설령 해당 대학교수가 용인하더라도 회사의 단독 소유 주장은 인정받기 어렵다 생각합니다.

 

KASAN_[공동발명쟁점] 미국대학의 기술이전, 공동발명, Sublicense 및 Royalty 등 Collaboration 분쟁 사례.pdf
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작성일시 : 2021. 11. 7. 14:00
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KASAN_[공동발명쟁점] 발명자 관련 특허법 규정.pdf
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작성일시 : 2021. 11. 7. 10:00
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직무발명보상금청구권은 채권이고, 따라서 일반 채권의 소멸시효 10년이 경과하면 더 이상 행사할 수 없습니다. 그런데 특허권존속기간이 출원일부터 20, 특히 의약, 농약과 같이 존속기간연장대상인 경우 25년인 것과 비교하면, 직무발명보상금청구권은 10년이 지나면 더 이상 행사할 수 없기 때문에 특허의 후반상황을 반영하기 어렵다는 문제가 있습니다. 의약발명특허는 직무발명 승계일로부터 10년을 지나서 특허등록이 되는 경우도 있고, 20년에 더해 연장된 특허존속기간이 5년인 경우도 자주 있을 뿐만 아니라 직무발명을 실시하는 제품의 발매시기도 출원일부터 10년을 지난 경우가 많습니다.

 

직무발명보상은 출원보상, 등록보상, 실적(실시)보상, 처분보상으로 나누는 것이 일반적입니다. 특허청 및 발명진흥회에서 배포한 표준모델규정도 그와 같습니다. 한편, 구 특허법과 발명진흥법에서는 종업원 직무발명자는 사용자에게 직무발명을 양도하는 대가로 "정당한 보상"을 청구할 수 있고, 보상액은 "직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익"을 반드시 고려해야 한다고 시종일관 규정하고 있습니다.

 

그런데, 예를 들어, 직무발명 승계일로부터 15년이 지난 후 실시하거나 기술이전 등 처분하여 사용자가 직무발명에 의한 이익을 얻은 경우, 그로부터 5년 전에 미리 장래의 사용자 이익을 고려하여 보상액을 정할 수 있을까요? 현실적으로 직무발명의 실시 또는 처분 전에 미리 실시보상이나 처분보상을 청구할 수 없다는 점은 분명합니다.

 

한편, 출원일로부터 10년이 지난 후 특허등록한 경우라면 등록보상청구권도 소멸시효 완성으로 더 이상 청구할 수 없을 것입니다. 미리 청구해야 하고, 그와 같이 보상청구를 하는데 어떠한 법률적 장애도 없다는 주장과 판결의 내용은 공허합니다. 등록여부가 확실하지도 않는 상황에서 등록보상을 미리 청구해야 한다는 논리는 너무 형식적입니다.

 

마찬가지로 15년이 지나 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 사용자가 "직무발명에 의한 이익"을 얻는 경우라면 직무발명자는 그 전까지 사용자의 이익을 고려한 직무발명보상을 청구할 수 없었습니다. 현재 판결은 청구할 수 있었다는 논리입니다. 그리고 특별한 사정이 없는 한 10년이 경과하면 더 이상 직무발명보상금을 청구할 수 없다고 봅니다.

 

판결은 예외적으로 보상규정에 실시 또는 처분 등 사유가 발생한 후 실적보상 또는 처분보상을 한다는 규정이 있는 경우에만 그동안 청구할 수 없었던 법률적 장애가 있기 때문에 그 사유 발생까지 소멸시효가 중단된다는 입장입니다. 그와 같은 규정이 없는 경우에는 소멸시효 중단사유가 없다고 봅니다.

 

실적 또는 처분 보상규정이 있는지 여부에 따라 직무발명보상청구권을 행사할 수 있거나 또는 반대로 할 수 없다는 식으로 달리 취급합니다. 형식논리상 맞지만 납득하기는 어렵습니다.

 

15년이 지난 후 실시하거나 처분한 내용을 그로부터 5년 전에 미리 알 수 없다는 점도동일하고, 현실적으로 일어나지도 않은 실시 또는 처분을 반영한 보상금을 5년 전에 미리 청구할 수 없다는 점도 같습니다. 그럼에도 사용자 회사에서 실적보상규정을 두고 있는지 여부에 따라, 사용자의 선택에 따라, 우연한 사정에 따라, 종업원의 직무발명보상청구권이 소멸하거나 하지 않게 되는 정반대의 결론에 도달한다는 것이 현재 판결의 취지입니다. 종업원 발명자를 보호하는 강행법규의 제도적 취지와 맞지 않습니다. 법령과 정부에서 직무발명자에게 실적보상을 하도록 권장하는 것과 반대로 판결은 사용자에게 실적보상규정을 폐지하라고 부추기는 것과 다름 없습니다.

 

판결과 배치되는 내용이지만, 실적보상규정이 없는 경우에도 소멸시효가 중단된 것으로 봄이 타당하다고 생각합니다. 법령상 직무발명보상금을 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 사용자가 "직무발명에 의한 이익"을 고려해야 하는데, 직무발명의 실시 또는 처분의 발생하기 전에는 현실적 가능하지 않으므로 직무발명보상청구권을 행사하는데 장애가 있고, 그 장애는 법률에 근거를 둔 법률상 장애로 소멸시효 중단사유에 해당한다고 볼 수도 있습니다.

 

직무발명보상은 직무발명을 사용자에게 양도한 대가로 받을 수 있는 정당한 보상이고, 그 보상액도 사용자가 직무발명으로 얻는 이익 중 일부를 나누는 것입니다. 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 얻은 사용자 이익에 대해서도 현실적으로 종업원 발명자가 정당한 보상을 청구할 수 있어야 합니다. 실제 가능하지 않다는 점이 분명한데도 미리 청구하지 않았다는 사정을 들어 소멸시효가 완성되었으므로 더 이상 직무발명보상청구권을 행사할 수 없다고 말한다면 누가 진심으로 승복할 수 있을까요? 

 

KASAN_[소멸시효쟁점] 직무발명 보상청구소송의 난제 소멸시효 완성 여부 &ndash; 소멸시효 기산일에 관한 판례의 논리적 문제점.pdf
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작성일시 : 2021. 11. 6. 14:00
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1. 법인분할 + 연대책임

 

분할회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다(상법 제530조의9 1). 따라서, 직무발명보상금도 특별한 사정이 없는 한 분할회사들은 모두 연대하여 지급할 의무가 있다고 판결하였습니다.

 

2. 시효이익 포기 + 부진정 연대채무 + 분할회사에 대한 효력  

 

"제조판매 담당 피고 분할회사에서 2012. 12. 중순경 원고 직무발명자에게 등록 및 출원한 특허에 관하여 5,528,260원을 보상금으로 지급하는 내용의 직무발명보상합의서를 작성하여 제시하였고, 이 사건 특허발명이 포함되어 있으므로, 원고들의 직무발명보상금 청구권의 소멸시효가 중단되었거나, 피고들이 소멸시효 완성의 이익을 포기한 것이라고 주장하였습니다."

 

법원은 "직무발명에 관하여 보상금 5,528,260원을 지급한다는 내용의 직무발명보상 합의서를 제시한 사실을 인정할 수 있다. 이로써 피고 D은 이 사건 특허발명에 관하여 시효이익의 포기에 해당하는 채무승인을 하였다고 봄이 타당하다"고 판결하였습니다.

 

그러나, 피고 D에서 분할된 지주회사 피고 C에 대한 관계에서는 다음과 같이 책임범위가 서로 다르다고 판결하였습니다.

 

"분할로 인하여 설립되는 회사 또는 존속하는 회사(이하 분할당사회사라고 한다)가 상법 제530조의9 1항에 의하여 각자 분할계획서나 분할합병계약서에 본래 부담하기로 정한 채무 이외의 채무에 대하여 연대책임을 지는 경우,

 

이는 회사분할로 인하여 채무자의 책임재산에 변동이 생기게 되어 채권 회수에 불이익한 영향을 받는 채권자를 보호하기 위하여 부과된 법정책임으로서

 

특별한 사정이 없는 한 그 법정 연대책임의 부담에 관하여 분할당사회사 사이에 주관적 공동관계가 있다고 보기 어려우므로,

 

분할당사회사는 각자 분할계획서나 분할합병계약서에 본래 부담하기로 정한 채무 이외의 채무에 대하여 부진정연대관계에 있고(대법원 2010. 8. 26. 선고 200995769판결 참조),

 

부진정연대채무에 있어서는 채무자 1인에 대한 이행청구 또는 채무자 1인이 행한 채무의 승인 등 소멸시효의 중단사유나 시효이익의 포기가 다른 채무자에게 효력을 미치지 않는다(대법원 2011. 4. 14. 선고 201091886 판결 참조).

 

따라서, 피고 D이 원고 A에 대한 시효이익을 포기하였다고 하더라도, 그 시효이익포기의 효력은 피고 C에 미치지 않는다."

 

KASAN_[소멸시효쟁점] 사용자 회사법인을 지주회사와 제조회사로 법인분할한 경우 직무발명보상금청구권 소멸시효 및 시효이익 포기 여부 대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 11. 6. 10:00
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1. 기본법리

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결: “직무발명보상금 청구권은 일반채권과 마찬가지로 10간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.

 

2. 소멸시효 기산일

 

직무발명자 종업원이 사용자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 양도한 시점(승계일)직무발명 양도서류에 기재된 직무발명 승계일 또는 그와 같은 서류가 없는 경우에는 늦어도 직무발명에 대한 특허, 실용신안, 디자인 출원일입니다. 그날로부터 10년의 소멸시효가 기산됩니다. 직무발명보상금청구권은 그 기산일로부터 10년 이내에 행사하지 않으면 소멸합니다.

 

3. 실적보상 규정상 기산일 특칙 - 직무발명 보상금을 청구할 수 없었던 법률상 장애사유가 있는 경우

 

대법원 200975178 판결에서 “회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”는 판단기준이 현재 통용되는 법리입니다. 별다른 이견이 없는 확고한 기준으로 적용되고 있습니다.

 

참고로, 아래 대법원 200815865 판결에서 소멸시효 진행을 저지하는 법률상 장애사유의 구체적 예로 들고 있는 "기간 미도래"에 해당합니다.

 

4. 문제점 - 직무발명 보상규정이 없었거나 규정에서 실시보상 자체 또는 그 지급시기를 정하지 않는 경우  

 

그런데 사용자가 직무발명 보상규정 자체를 마련하지 않았거나 규정이 있더라도 실시보상 등 보상금 지급시기를 정하지 않은 경우에는 위 대법원 판결에서 제시한 기준을 적용하기 어렵습니다. , 소멸시효 기산점으로 판시한 근무규칙 등에서 정한 지급시기 자체가 존재하지 않습니다. 그와 같은 경우 다시 직무발명 승계일(출원일)로부터 10년의 소멸시효가 기산된다는 것이 다수 판결 내용입니다.

 

대법원 2010. 9. 9. 선고 200815865 판결은 "소멸시효는 권리가 발생하고 그 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하고 그 권리를 행사할 수 없는 동안에는 진행하지 아니하는데 여기서 '권리를 행사할 수 없다'라고 함은 그 권리행사에 법률상 장애사유, 예컨대 기간의 미도래조건 불성취 등이 있는 경우를 말하는 것이고, 사실상 그 권리의 존부나 권리행사의 가능성을 알지 못하였거나 알지 못함에 과실이 없었다고 하여도 이러한 사유는 법률상 장애사유에 해당한다고 할 수 없다"라고 판시하였습니다.

 

KASAN_[권리행사기간] 직무발명보상청구권의 행사기간 10년 소멸시효의 기산점 관련 실무적 포인트.pdf
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작성일시 : 2021. 11. 5. 14:00
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1. 사용자는 종업원으로부터 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖고 있습니다.

2. 사용자가 종업원의 직무발명을 승계하여 특허출원, 등록을 거쳐 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있는 경우 직무발명을 승계하지 않았던 경우와 비교하여 더 불리한 취급을 할 수 없으므로, 개념상 특허권자의 실시권과 별도로 직무발명을 자유롭게 실시할 수 있는 무상의 통상실시권에 해당하는 법적이익을 보유하고 있습니다.

3. 사용자의 당연한 권리인 무상의 통상실시권 때문에, 사용자가 직무발명을 승계하여 특허권을 보유하고 있고, 또한 그 특허발명을 실시하고 있다는 사실만으로는 종업원 직무발명자가 사용자에게 그 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구할 수 있는 근거는 될 수 없습니다.

4. 사용자가 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 인정되는 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있습니다.

5. 한편, 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없습니다. 종업원 직무발명자에게 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 사실을 주장, 입증할 책임이 있습니다.

6. 이와 같은 직무발명의 정당한 보상에 관한 법리에 비추어 볼 때, 현재 실무상 직무발명자에 대한 출원보상, 등록보상은 사용자의 독점적, 배타적 이익과 무관하게 운영되고 있습니다.

7. 발명진흥법 제15조에서는 사용자가 직무발명보상규정을 정해 출원보상, 등록보상 등을 하는 경우 일정한 요건을 충족하면 종업원 직무발명자에게 직무발명에 대한 정당한 보상을 한 것으로 본다(15조 제6항 본문)라고 명시적으로 규정하고 있습니다. 발명진흥법에서는 직무발명으로 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없더라도 출원보상, 등록보상도 발명진흥법에 따라 일정한 요건을 충족하였다면 정당한 보상으로 보고 있습니다. 법적 의제에 해당합니다.

8. 그러나 사용자가 직무발명을 승계하였으나 그 직무발명의 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없고, 나아가 출원보상, 등록보상 규정도 발명진흥법에 따른 요건을 충족하지 못한 경우라면, 그와 같은 출원보상, 등록보상을 직무발명에 대한 정당한 보상으로 볼 수는 없습니다. 따라서 그와 같은 상황에서는 직무발명자 종업원은 직무발명을 승계한 사용자에게 정당한 보상을 청구할 근거는 없다 할 것입니다.

 

발명진흥법 제15(직무발명에 대한 보상) 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다. 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다. 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다. 사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 사용자등이제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

 

KASAN_[직무발명보상] 종업원의 직무발명에 대한 정당한 보상 청구권 관련 실무적 포인트 몇 가지.pdf
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작성일시 : 2021. 11. 5. 10:00
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1. 직무발명 규정에 관한 협의동의 대상인 종업원의 범위 등

개정법 제15조 제3항은, 사용자는 직무발명 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원과 협의하여야 하며, 보상규정을 종업원에게 불리하게 변경하는 경우 해당 규정의 적용을 받는 종업원 과반수의 동의를 받아야 한다고 규정하고 있습니다. 한편 동조 제5항은 협의동의의 대상인 종업원의 범위 및 그 절차 등 구체적 사항을 대통령령에 위임하였습니다. 시행령 제7조의2 1항에서, 협의의 대상은 장래 해당 규정의 적용을 받게 되는 종업원 과반수이고, 동의의 대상은 현재 해당 규정의 적용을 받고 있는 종업원 과반수라 규정하여 종업원의 범위를 명확히 하였습니다. 한편, 보상규정 제개정시에는 그 작성변경일의 15일 전까지 규정의 내용을 통보하고 협의동의를 진행하도록 함으로써 절차적 요건 또한 부가하였습니다.

 

시행령 제7조의2 (협의하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위 등) 사용자ㆍ법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)가 법 제15조제3항에 따라 협의하거나 동의를 받아야 하는 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)의 범위는 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 협의: 새로 작성하거나 변경하려는 보상규정의 적용을 받게 되는 종업원등(변경 전부터 적용 받고 있는 종업원등을 포함한다)의 과반수

2. 동의: 불리하게 변경하려는 보상규정의 적용을 받고 있는 종업원등의 과반수

사용자등은 새로 작성하거나 변경하는 보상규정(불리하게 변경하는 보상규정을 포함한다)을 적용하려는 날의 15일 전까지 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준 및 지급방법 등에 관하여 종업원등에게 알려야 한다.

사용자등은 법 제15조제3항에 따라 협의하거나 동의를 요청하는 경우 성실한 자세로 임하여야 한다.

 

이때 협의동의또는 합의와 구별되는 개념입니다. , 규정의 제개정시 사용자측과 종업원측이 모여 의사의 합치에 이르기 위해 성실히 노력하였다면, 비록 양측이 의사의 합치(“합의”)에 이르지 못한 경우에도 사용자측이 마련하여 시행한 보상규정이 법상 요건에 따라 협의를 거친 것으로 인정될 것입니다.

 

2. 직무발명심의위원회의 구성 및 운영

개정법은 사용자는 직무발명에 관한 규정의 작성, 변경 및 운용 등의 사항을 심의하는 직무발명심의위원회를 설치, 운영할 수 있으며, 위원회는 사용자측과 종업원측을 각각 대표하는 같은 수의 위원으로 구성한다고 규정하고 있습니다. 그 구성 및 운영에 필요한 사항을 시행령에 위임하는데, 시행령에는 사용자위원을 사용자 또는 법인 대표자가 위촉하여 정할 수 있고, 종업원위원은 종업원의 직접비밀무기명투표로 선출해야 하고, 사용자위원 및 종업원위원은 각 3명 이상이어야 하며, 위원회는 사용자위원과 종업원위원 각각 과반수의 출석으로 개최하고 출석 과반수의 찬성으로 의결한다고 규정합니다. 따라서 가부동수의 경우에는 의안이 부결될 것입니다.

 

원칙적으로는 의무적으로 자문위원을 둘 필요는 없지만, 자문위원을 둘 경우에는 사용자위원과 종업원위원의 합의로 위촉해야 합니다. 자문위원에게 의결권은 없습니다. 한편, 법 제18조에 따라 직무발명 보상액 등 관련 분쟁이 있는 경우 종업원은 직무발명심의위원회 구성을 요구할 수 있는데, 이때에는 위원회에 자문위원이 1명 이상 반드시 포함되어야 한다는 점도 유의해야 합니다.

 

시행령 제7조의3 (직무발명 심의위원회의 구성) 법 제17조제2항에 따라 직무발명심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)를 구성하는 경우 사용자등을 대표하는 위원(이하 "사용자위원"이라 한다)과 종업원등(법인의 임원은 제외한다. 이하 이 항에서 같다)을 대표하는 위원(이하 "종업원위원"이라 한다)은 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.

1. 사용자위원: 사용자 또는 법인의 대표자와 사용자 또는 법인의 대표자가 위촉하는 사람일 것

2. 종업원위원: 종업원등이 직접ㆍ비밀ㆍ무기명투표로 선출한 사람일 것

법 제17조제2항 및 제18조제3항 후단에 따른 자문위원은 사용자위원과 종업원위원이 합의하여 위촉한 사람으로 한다.

법 제18조제3항에 따른 심의위원회의 사용자위원과 종업원위원의 수는 각각 3명 이상으로 하여야 한다. 다만, 상시 근무하는 종업원의 수가 30명 미만인 경우에는 각각 1명 이상으로 할 수 있다.

심의위원회에 위원장을 두며, 위원장은 사용자위원과 종업원위원 중에서 호선한다. 이 경우 사용자위원과 종업원위원 각각 1명을 공동위원장으로 할 수 있다.

 

시행령 제7조의4 (직무발명 심의위원회의 운영) 위원장은 심의위원회의 회의를 소집하여 그 의장이 되며, 회의 개최 15일 전에 회의 일시, 장소 및 의제 등을 각 위원에게 통보하고 심의 관련 자료를 제공하여야 한다.

위원장은 필요하다고 인정하는 경우 위원이 아닌 사람을 심의위원회에 참석하게 하여 의견을 들을 수 있다. 다만, 종업원등이 법 제18조제1항에 따라 심의를 요구한 경우에는 그 종업원등의 의견을 들어야 한다.

심의위원회의 회의는 사용자위원과 종업원위원의 각 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원(법 제17조제2항 및 제18조제3항 후단에 따른 자문위원은 제외한다) 과반수의 찬성으로 의결한다.

심의위원회의 회의는 공개한다. 다만, 심의의원회의 의결로 공개하지 아니할 수 있다.

심의위원회는 회의록을 작성하여 회의를 개최한 날부터 3년간 보존하여야 한다. 다만, 심의위원회가 활동 종료 등으로 회의록을 보존할 수 없는 경우에는 사용자 또는 법인의 대표자가 회의록을 보존하여야 한다.

1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 심의위원회의 운영 등에 필요한 사항은 심의위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

 

3. 자문위원의 파견

시행령 제7조의5 (자문위원의 파견) 법 제18조제5항에 따라 특허청장에게 자문위원의 파견을 요청하는 사용자등은 그 취지와 원인을 적은 요청서를 제출하여야 한다.

특허청장은 제1항의 요청서를 제출한 사용자등이 중소기업기본법2조에 따른 중소기업이 아닌 경우에는 자문위원을 파견하지 아니할 수 있다.

특허청장은 제1항에 따른 요청서를 제출받은 날부터 15일 이내에 자문위원의 파견 여부를 결정하여 사용자등에게 알려야 한다.

1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 자문위원의 파견에 필요한 사항은 특허청장이 정하여 고시한다.

 

4. 실무적 포인트

개정법은 대기업이 직무발명 규정을 작성 및 운영하지 않는다면 무상의 통상실시권 박탈이라는 불이익을 주겠다는 취지입니다. 또한 직무발명 규정이 없는 경우 정당한 보상이 있었다고 간주하는 조항의 적용을 받을 수도 없습니다. 따라서 개정법 시행 전에 노동조합위원장 등 종업원대표와의 협의를 거쳐 직무발명 규정을 제정하는 것이 바람직합니다. 이때 직무발명 규정은 각 법인마다 갖추어야 합니다.

 

법률에 위반된 직무발명 규정은 효력이 없어 향후 보상금청구소송의 근거가 됩니다. 또한, 잘못된 규정을 개정하기도 어렵습니다. 따라서 객관적 점검과 평가를 거치는 것이 분쟁의 예방에 도움이 될 것입니다. 특히 정당한 보상으로 간주하는 개정법 규정을 적용받기 위해서는 사용자의 이익과 종업원의 공헌도를 고려한 보상 규정이 필요합니다. 판례의 법리를 바탕으로 한 실적보상 규정을 제정, 운영하는 것이 바람직할 것입니다. 만약 보상규정을 종업원에게 불리하게 개정하려면 종업원 과반수 또는 종업원대표의 동의가 필요합니다.

 

KASAN_직무발명 관련 발명진흥법 시행령의 주요조항 및 실무적 포인트.pdf
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작성일시 : 2021. 11. 4. 14:00
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1. 노사대표로 구성된 직무발명심의위원회의 설치 및 운영 의무화

직무발명심의위원회를 구성하여 직무발명에 관한 규정의 작성, 변경, 보상 등 전반적 사항을 심의 및 의결하여야 합니다. 직무발명심의위원회는 사용자측과 종업원측을 각 대표하는 동수의 위원으로 구성해야 합니다. 따라서, 신법 시행일 2014. 1. 31. 이후부터 구법과 같이 사용자 주도로 직무발명에 관한 규정을 정할 수 없습니다.

 

사용자위원 및 종업원위원은 각 3명 이상이어야 하며, 종업원측을 대표하는 종업원위원은 종업원의 직접비밀무기명투표로 선출해야만 합니다. 심의위원회는 사용자위원과 종업원위원 각각 과반수의 출석으로 개최하고, 출석 과반수의 찬성으로 의결합니다. 따라서 사용자와 종업원이 대립하는 안건의 경우 가부동수로 인해 의안이 부결될 것입니다.

 

한편, 사용자위원과 종업원위원의 합의로 직무발명 전문가인 자문위원을 위촉할 수 있습니다. 자문위원의 자격에 관한 제한 규정이 없으므로, 사내 법무팀 또는 특허팀 담당자도 자문위원을 할 수 있습니다. 중소기업의 경우 특허청에 자문위원 파견을 신청할 수도 있습니다.

 

직무발명심의위원회를 상설기구로 설치하여야 한다는 규정은 없습니다. 다만, 사용자는 종업원으로부터 심의요청을 받으면, 그 날로부터 60일 이내에 직무발명심의위원회를 구성하여, 안건을 심의하여야 합니다. 사용자의 의무규정입니다. 위반한 경우 사용자는 과태료 5백만원(1회 위반시), 750만원(2), 1천만원(3)의 제재를 받게 됩니다.

 

2. 과반수의 종업원 또는 그 대표와 협의 또는 동의를 받아야만 직무발명 규정을 제정 또는 변경할 수 있습니다.

사용자는 직무발명 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원과 협의하여야 하며, 보상규정을 종업원에게 불리하게 변경하는 경우 해당 규정의 적용을 받는 종업원 과반수의 동의를 받아야 한다고 규정하고 있습니다. 시행령에서는 협의 대상은 장래 해당 규정의 적용을 받게 되는 종업원 과반수이고, 동의 대상은 현재 해당 규정의 적용을 받고 있는 종업원 과반수라고, 그 종업원의 범위를 명확하게 규정하였습니다. 다만, 현실적 어려움을 고려하여 종업원의 과반수를 대표하는 종업원대표를 대상으로 협의동의를 진행할 수 있도록 하여 대안을 마련해 두었습니다. 또한, 보상규정 제개정시에는 그 작성변경일의 15일 전까지 규정의 내용을 통보하고 협의동의를 진행하도록 절차적 요건도 정하였습니다.

 

3. 정당한 보상 간주 규정

직무발명 보상규정을 종업원과 충분한 협의를 거쳐 합리적으로 만들었다면 그 규정에 따른 직무발명 보상은 법률상 정당한 보상으로 간주합니다. 따라서, 향후 퇴직한 종업원으로부터 직무발명 보상금 청구소송을 제기 받는 경우에도 사용자가 패소하여 거액의 보상금에 해당하는 우발채무를 부담하는 경우를 배제함으로써 경영상 리스크를 제거할 수 있도록 하였습니다. , 신법의 취지는 직무발명 보상규정을 만들거나 개정할 때 종업원과 성실히 협의하거나 동의를 얻도록 요구하는 대신, 그 결과인 규정에 따른 보상만으로도 향후 소송의 위험을 제거한다는 것입니다.

 

KASAN_직무발명 관련 발명진흥법의 실무적 포인트 몇 가지.pdf
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작성일시 : 2021. 11. 4. 10:03
:

 

 

치과용 3차원 스캐너 및 3차원 CNC 장비 개발을 하는 벤처기업 회사에서 외부 개발업체와 연구개발계약을 체결하고 연구개발 용역비 총 37,000만원을 지급하였습니다. 계약서 제14조 제1항에 본 계약에 의하여 개발된 산출물에 대한 저작권, 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 노하우 및 재산적 가치가 있는 정보(이하 지적재산권이라 한다)는 기본적으로 (피고 회사)’에게 귀속 된다고 기재되어 있습니다.

 

벤처기업의 CTO뿐만 아니라 다른 직원들도 연구개발에 적극적으로 참여하였습니다. 이와 같은 공동작업으로 3차원 스캐너 개발로 얻은 가시적 성과물을 특허출원하면서 회사가 아닌 CTO 단독 명의로 한 것이 문제입니다. 즉 프로젝트 책임자 CTO가 본인만을 출원인 및 발명자로 하요 특허출원을 하고, 등록받았습니다.

 

CTO의 주장요지는 자신이 특허발명의 진정한 발명자이고, 당시 회사에는 특허를 받을 수 있는 권리를 피고 회사에 승계시킨다는 약정 또는 근무규정이 존재하지 않고, 또한 묵시적 승계도 인정할 수 없다는 것입니다.

 

특허심판원 및 특허법원은 모두 직무발명의 무권리자 출원 및 등록으로 무효라고 판단하였습니다. 판결요지를 인용하면 다음과 같습니다.

 

"구강 3차원 스캐너 개발과정에서 원고는 피고 회사의 기술개발 업무를 담당한 최고책임자로서 구강 3차원 스캐너 개발을 위해 피고 회사의 직원들을 관리 감독하였을 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명인 구강 3차원 스캐너의 구성 중 패턴광을 프로그래밍된 패턴영상으로 구현하는 것과 이 사건 특허발명에 따른 스캐닝 방법 중 컴퓨터에 전송된 2차원 영상 정보를 3차원 영상으로 변환하는 단계를 직접 개발한 사실을 인정할 수 있다.

 

회사는, 구강 3차원 스캐너 및 3차원 CNC 장비 개발을 위하여 I2차례에 걸쳐 개발 계약을 체결하고 용역대금으로 총 37,000만 원을 지급하였는데, 그 대금은 모두 피고 회사의 자금으로 지출되었다. 이는 이 사건 시스템을 구성하는 각각의 개발 결과물에 관한 권리가 피고 회사에 귀속된다는 것이 전제되어야 가능한 것이다.

 

회사와 I 사이에 체결된 개발계약의 표준계약서 제14조 제1항에는 본 계약에 의하여 개발된 산출물에 대한 저작권, 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 노하우 및 재산적 가치가 있는 정보(지적재산권)는 기본적으로 피고 회사에 귀속된다는 기재가 있는데, 위와 같은 계약내용에 의하면, CTO도 이 사건 시스템에 관한 특허권 등이 피고 회사에 귀속된다는 점을 잘 알고 있었던 것으로 보인다.

 

특허 출원 전 선행특허에 대한 조사절차를 거쳤는데, 그 조사비용도 회사의 자금으로 지출되었다.

 

회사의 대표이사를 만난 자리에서 자신의 지분을 확보하기 위한 안전책으로 이 사건 특허발명을 자신의 명의로 출원하여 등록한 것이고, 언제든지 회사 명의로 변경해주겠다는 취지로 말하였는데, 이와 같은 원고의 언행에 비추어, 원고는 이 사건 특허발명에 대한 특허권이 피고 회사에 귀속되어야 함을 잘 알고 있었던 것으로 보인다.

 

이 사건 특허발명은 원고가 피고 회사의 다른 직원들 및 I와 함께 공동발명한 것으로서 직무발명에 해당하고, 회사 사이에 이 사건 특허발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 피고 회사에 승계시키기로 하는 묵시적 약정이 있었던 것으로 보이므로, 이 사건 특허발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 피고 회사에 승계되었다.

 

따라서 이 사건 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 정당한 권리자가 아니므로, 원고 명의로 출원된 이 사건 특허발명은 정당한 권리자에 의한 출원으로 볼 수 없다."

 

KASAN_[직무발명쟁점] 직무발명 승계규정 없는 벤처기업의 CTO 명의 등록특허의 무효 &ndash; 직무발명의 무권리자 출원 및 등록 특허법원 2016. 8. 11. 선고 2015허7032 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 11. 3. 14:00
:

 

1. 원칙: 사용자가 직무발명에 대해 갖는 가장 기본적 권리 무상의 통상실시권

사용자는 종업원이 발명한 직무발명을 승계하지 않더라도 적어도 그 직무발명을 무상으로 자유롭게 실시할 수 있는 권리를 갖습니다. 예를 들면, 발명자 종업원이 중요한 기술을 개발한 후 회사 몰래 자신의 이름으로 특허 등록하거나, 또는 타인이나 타사의 이름으로 특허 등록한 경우에도 그 기술이 직무발명에 해당한다면 사용자 회사는 특허권의 영향을 받지 않고 그 기술을 무상으로 사용할 수 있습니다. 사용자가 종업원 발명자에게 급여를 주고 연구시설 등을 이용할 수 있도록 제공한 대가로서 사용자에게 무상의 통상실시권을 인정하는 것입니다.

 

2. 예외: 사용자에게 무상의 통상실시권을 인정하지 않는 경우

종업원이 회사에 직무발명 완성 신고를 하였으나, 회사가 그 직무발명에 대한 승계여부를 일정 기간 내에 답변하지 않는 경우에는 이와 같은 통상실시권까지 박탈하는 상황에 직면하게 됩니다.

 

예를 들어 IT 회사에서 종업원이 제안한 직무발명이 당시 사업모델이나 기술로드맵에 따라 진행되는 R&D 프로젝트와는 전혀 다른 엉뚱한 아이디어를 요체로 하는 경우도 있습니다. 회사에서는 당시 그 기술가치를 제대로 평가하지 못하여 그 직무발명을 방치하였으나 나중에 뜻하지 않는 대박 기술이 된 경우를 상정해 볼 수 있습니다. 이와 같은 상황에서 종업원 발명자가 그 아이디어 및 발명을 회사에 직무발명으로 신고하였으나 회사에서 관심을 보이지 않았던 경우에 사용자가 적어도 그 발명기술에 대한 무상의 통상실시권을 인정받는지 문제입니다.

 

발명진흥법에서 사용자에게 무상의 통상실시권조차 인정하지 않는 2가지 경우를 명시하고 있습니다. 이에 대한 실무적 해결방안은 비교적 간단합니다. 이하에서 해당 규정과 관련 사항을 정리하여 말씀드립니다.

 

3. 발명진흥법상 예외 규정

. 대기업의 직무발명 관리규정 의무화 - 10조 제1

2014. 1. 31. 시행 개정 발명진흥법에서는, 중소기업기본법상 중소기업이 아닌 대기업은 미리 직무발명에 관한 승계계약 또는 근무규정을 두지 않으면, 그에 대한 무상의 통상실시권을 취득할 수 없습니다. 대부분의 대기업이 직무발명 규정을 운영하고 있으므로 실제로 그와 같은 상황이 발생하지는 않을 것으로 생각합니다.

 

. 직무발명 신고 후 4개월 내에 승계여부를 회신하지 않는 경우 - 13조 제3

발명진흥법 제13조 제3항은, “사용자가 발명 완성사실을 통지받은 후 4개월 이내에 승계여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조 제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.”고 규정하고 있습니다.

 

회사에서 직무발명에 대한 승계여부 통지를 하지 않으면 그 권리를 포기한 것으로 볼 뿐만, 나아가 종업원 동의 없이는 무상의 통상실시권도 인정하지 않는 제재를 가한다는 의미입니다. 이와 같은 제재조치에 대해 많은 논란이 있지만, 현행법 규정은 사용자에게 불이익을 줌으로써 직무발명에 대한 승계여부 결정을 하도록 강제한다는 취지를 갖고 있습니다.

 

그런데, 위 조항에서 이 경우란 핵심문언을 잘 해석해야 합니다. 위 규정 문언상으로는 이 경우가 앞문장 전체를 가리키는 것으로 보이고, 그렇다면 사용자가 4개월 내에 승계여부를 통지하지 않아 권리의 승계를 포기한 것으로 간주되는 경우에 한하여 이 경우이하가 적용되는 것으로 해석할 수 있습니다. 이에 따르면 위 규정의 반대해석상 회사가 4개월 이내에 미승계 의사를 통지한 경우에는 여전히 무상의 통상실시권을 갖는다는 결론에 이르게 됩니다.

 

4. 실무적 대응방안

첫째, 직무발명의 승계, 보상 등을 규정한 직무발명 관리 규정을 두어야 합니다. 둘째, 발명진흥법상 종업원은 직무발명을 완성한 경우 회사에 신고할 의무가 있다는 점은 정기적으로 교육하는 것이 바람직합니다. 셋째, 회사는 종업원의 직무발명을 신고 접수일로부터 4개월 내에 평가한 후 승계여부를 문서로 통지하여야 합니다.

 

직무발명이 중요하지 않다고 평가하여 승계하지 않을 경우에도 승계하지 않겠다는 의사를 명시적으로 통지하여야 합니다. 그렇게 한다면, 장래 비즈니스 환경이 변경되어 그 발명기술을 사용해야 할 사정이 발생한 경우에도 회사는 그 기술을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 확보하게 됩니다.

 

만약, 직무발명이 회사의 사업과 무관하다고 판단하여 회사에서 직무발명을 방치하는 방식으로 종업원에게 4개월 내에 승계여부를 통지하지 않은 경우에는 향후 종업원의 동의 없이는 회사가 무상의 통상실시권을 확보할 수 없습니다.

 

회사에서 무상의 통상실시권을 확보하려면, 직무발명에 대한 신고 접수일로부터 4월 이내에 승계여부 회신을 발명자가 반드시 받아 보았다는 사실을 확인할 수 있는 업무처리 프로세스를 수립하여야 합니다.

 

향후 직무발명에 해당하는 기술의 범위와 승계여부 통지 사실 등에 관한 입증 문제가 발명할 경우를 대비하여 직무발명 신고서, 승계여부 통지서, 수령확인서 등 관련 문서를 특허존속기간 20년 동안 보존하여야 할 것입니다.

 

신고된 모든 직무발명을 승계한 후, 중요도에 따라 출원여부를 결정하는 방안도 고려해 볼 수 있습니다. 그렇게 하면, 실시권뿐만 아니라 종업원이나 타사에서 그 직무발명을 특허받는 것도 방지할 수 있습니다. 출원유보 보상금에 대한 적절한 비용관리만 된다면 직무발명에 대한 회사의 이익을 최대로 보호하는 방안으로 볼 수 있습니다.

 

KASAN_[직무발명쟁점] 사용자 회사가 종업원의 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 인정받지 못하는 경우와 실무적 대응방안 포인트.pdf
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작성일시 : 2021. 11. 3. 10:00
:

 

 

1. 종업원의 직무발명을 실시할 권리(무상 통상실시권)에 관한 대원칙 수정

기업에 속한 종업원이 업무상 연구개발 성과로서 새로운 발명(직무발명)을 하면, 발명자인 직원이 특허 받을 권리를 원천적으로 취득합니다. 사용자는 그 권리를 양도 받을 수 있고, 그 발명에 대해 실질적으로 기여한 직원은 발명자로서 직무발명보상금 청구권을 갖습니다. 사용자가 원하지 않아서 위 특허 받을 권리를 양수하지 않거나 또는 종업원이 연구성과를 회사에 보고하지 않고 퇴사 후 특허 받는 등의 사정으로 타의로 양수하지 못한 경우에도 사용자는 항상 그 기술을 대가 지불 없이도 자유롭게 사용할 수 있는 무상의 통상실시권을 보장받습니다. (발명진흥법 제10조 제1) 이것은 종업원에게 급여와 시설을 지원한 사용자에게 그 대가로서 최소한 인정되는 권리입니다.

 

그런데, 개정법은 이와 같은 대원칙을 기업에 불리한 방향으로 수정하였습니다. , 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업 이외의 사용자(제조업의 경우 상시근로자 300명 이상이고 자본금 또는 매출액이 80억 이상인 기업)종업원과의 협의를 거쳐 미리직무발명 승계를 목적으로 하는 계약을 체결하거나 근무규정을 두지 않으면 직무발명에 대한 무상의 통상실시권을 취득할 수 없다고 규정하였습니다. (개정법 제10조 제1항 단서) 개정법 발의자료에 따르면, 기업에게 직무발명 승계 및 보상규정을 두지 않으면 무상의 통상실시권 박탈이라는 불이익을 줌으로써 직무발명 보상규정을 제정, 운영하도록 강제하는 것이 핵심 메시지라고 합니다. 특히, 직무발명에 관한 특허권, 실용신안권, 디자인권을 등록 받기 전(“미리”)에 그와 같은 규정이 완비되어 있어야 한다고 시행 시기도 명시하고 있습니다.

 

2. 직무발명 보상규정의 작성 및 변경에 관한 종업원의 협의권한 규정

직무발명 보상문제가 가장 중요합니다. 개정법에서는, 사용자는 직무발명 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다라고 규정함으로써, 사용자 단독으로 보상규정을 만들 수 없으며 종업원과 협의하도록 의무화하고 있습니다. (개정법 제15조 제3) 그 적용대상이 위 1.항과 달리 기업규모와 무관하게 모든 사용자라는 점도 유의해야 합니다. 물론 현행법에서도 법원이 직무발명보상금청구소송에서 종업원에게 정당한 보상이 이루어졌는지 판단하는데 있어서 직무발명 보상규정의 제정 및 개정에 종업원과의 협의가 충분히 반영되었는지 여부를 고려합니다. 개정법은 여기서 더 나아가 종업원과 협의하여야 한다고 의무사항으로 규정한 것입니다. 현행법과 개정법의 흐름을 감안하면, 종업원과 협의절차를 충분히 거치지 않고 작성된 직무발명 보상규정은 법원이 그 효력을 인정하지 않을 수도 있습니다. 현재 운영 중인 직무발명 규정에 개정법이 규정한 종업원과의 협의절차 등 문제가 있었다면 개정법 시행일 이전에 개정 작업을 통하여 그 흠결을 보완하는 것이 바람직합니다.

 

3. 직무발명 보상규정을 종업원에게 불리하게 변경하는 경우의 특별요건

개정법은 보상규정을 종업원 등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원 등의 과반수의 동의를 받아야 한다.”라고 규정합니다. (개정법 제15조 제3항 단서) 참고로, 직무발명보상금청구소송 판결에서 종업원에게 유리한 규정은 강행규정이라는 법원의 확고한 입장을 고려하면, 위 규정은 강행규정으로 해석되고 이를 위반하여 개정된 보상규정은 그 효력을 인정받지 못할 것입니다. 한편, 적용대상 종업원의 범위 등은 앞으로 하위규정으로 정해질 것이지만, 그 과반수 동의를 얻는 절차는 실무상 매우 번거로울 것입니다. 따라서, 개정법 시행일 이전에 현행 직무발명 규정을 점검하고 필요한 개정작업을 완료하는 방안이 바람직합니다. 예를 들면, 벤처창업 초기에 기술개발을 촉진하고자 직무발명 보상을 과도하게 약속하였으나 기업이 성장함에 따라 이를 점진적으로 축소해야만 하는 경우라면 종업원 과반수 동의를 요건으로 하지 않는 현행법하에서 보상규정을 개정하는 것이 훨씬 쉬울 것입니다.

 

4. 강화된 직무발명 보상규정에 관한 절차적 요건

사용자는 직무발명 보상형태, 보상액 결정 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하여 종업원에게 문서로 고지하여야 합니다. 보상규정에 보상액 지급방법까지 구체적으로 규정하도록 의무화하였습니다. 또한, 구체적으로 직무발명에 대한 보상을 하는 경우에도 사용자는 종업원에게 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 고지하여야 합니다. , 종업원의 보상신청에 앞서 회사에서 적극적으로 그 근거를 밝혀 보상절차를 진행하고, 그 모든 절차를 문서로서 하도록 요구합니다.

 

위와 같은 엄격한 절차적 요건을 준수하여 작성된 보상규정에 따라 직무발명 보상을 하면 정당한 보상으로 간주합니다. 따라서, 종업원이 회사에게 지급한 직무발명에 대한 보상이 정당한 보상에 미치지 못한다고 직무발명보상금청구소송을 제기한다고 해도 법원이 개입하여 추가로 보상금이 지급될 여지는 없어졌습니다.

 

5. 정당한 보상에 관한 현행법과 개정법 내용 비교

구법에서는 직무발명 보상기준 제정 · 운영 등에 대한 종업원과의 협의 등 참여도를 고려하여 합리적인 것으로 인정되면정당한 보상으로 간주하였습니다. 2006년까지의 특허법에 따른 직무발명보상금제도가 퇴사한 종업원이 회사를 상대로 한 무차별적 소송을 야기한다는 문제점을 해결하고자 도입된 규정입니다. 그러나, 구법에서도 법원은 여전히 기업의 직무발명 보상규정이 합리적인 것인지 여부를 심사하여 그렇다고 인정되지 않으면 기업이 이미 지급한 보상금 이외에 추가로 정당한 보상금에 해당하는 금액의 지급을 명할 수 있습니다. , 구특허법보다는 법원의 재량권을 대폭 축소하였지만 여전히 직무발명 보상금 지급액수에 관한 최종 결정권을 법원이 갖는 구조입니다.

 

이에 반해, 개정법에서는 보상규정의 제 · 개정 및 운영에 대한 엄격한 절차적 요건을 준수하여 직무발명에 대한 보상이 이루어진 경우 정당한 보상을 한 것으로 본다라고 명쾌하게 규정하였습니다. (개정법 제15조 제6) , 법원이 위 사정을 종합적으로 고려하여 합리적인 것으로 인정되면이라는 조건문구가 삭제함으로써, 법원이 심사할 여지를 제거하였습니다.

 

다만, 단서로서, “그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 않은 경우에는 그러하지 아니하다.”라는 적용예외 규정을 두고 있습니다. 이것은, 사용자는 출원보상 및 등록보상 이외에도 반드시 실적 보상제도를 두어야 한다는 의미입니다. 또한, 실적보상액 산정 규정은 반드시 직무발명으로 발생한 회사의 이익액과 종업원의 공헌도를 기초로 해야 한다는 강행규정입니다. 이를 위반한 보상규정은 그 자체로 근본적 하자가 있는 것으로 보고 예외적으로 법원이 개입할 수 있다는 여지를 남겨둔 것입니다.

 

6. 직무발명심의위원회 설치 및 운영에 관한 종업원의 참여권한 강화

사용자는 직무발명 심의위원회의 설치, 운영해야 합니다. 이에 대한 종업원의 참여가 의무화되었습니다. 개정법에 따르면 회사측과 종업원측(법인의 임원 제외)을 대표하는 같은 수의 위원으로 직무발명 심의위원회를 구성하여야 하고, 직무발명 규정의 제정, 변경 및 운영, 구체적 사건에 있어서 직무발명 해당여부 판단, 승계 및 보상금 등 거의 모든 중요사항을 심의해야 합니다. 특히, 직무발명 보상규정이나 보상액 등에 관한 이견이 있고, 종업원의 요구가 있으면 사용자는 60일 이내에 심의위원회를 구성하여 요구한 사항을 심의해야 할 의무가 있습니다. 만약 이를 위반하면 과태료 부과대상이 됩니다. 따라서, 기업에서는 개정법 시행일 이전에 심의위원회 운영에 관한 규정을 마련하고 회사측과 종업원측을 대표하는 같은 수의 위원을 미리 선임하여 심의위원회를 구성할 필요가 있습니다.

 

한편, 심의위원회에는 직무발명 전문가인 자문위원이 1인 이상 포함되어야 한다는 의무규정도 있습니다. (개정법 제18조 제3항 후문) 자문위원을 외부 전문가로 할 것인지 여부는 앞으로 하위규정에서 구체적으로 규정될 것입니다. 심의위원회 결정에 불복하는 경우 그 당사자는 특허청에 구성된 산업재산권분쟁조정위원회에 분쟁조정을 신청할 수 있습니다.

 

KASAN_[직무발명쟁점] 2014. 1. 31. 시행 현행 발명진흥법의 개정법 내용 개요.pdf
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작성일시 : 2021. 11. 2. 14:00
:

 

 

1. 구 특허법 제40

종업원 등은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

 

1항의 규정에 의한 보상의 액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다.

 

문제점 - 구특허법 제40조에서는 이익의 액”, “공헌한 정도등의 추상적인 기준만을 규정하여 분쟁 발생시에는 정당한 보상여부에 대한 법원 판결에 의존할 수 밖에 없었습니다.

 

2. 구 발명진흥법 (2006. 9. 4. 시행 법률) 15

종업원 등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있는 경우 그에 따른 보상이 다음 각 호의 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 본다.

1. 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자등과 종업원등 사이에 행하여진 협의의 상황

2. 책정된 보상기준의 공표·게시 등 종업원등에 대한 보상기준의 제시 상황

3. 보상형태와 보상액을 결정할 때 종업원등으로부터의 의견 청취 상황

1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나 제2항에 따른 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우 그 보상액을 결정할 때에는 그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다.

 

직무발명 보상기준 제정운영 등에 대한 종업원과의 협의 등 참여도를 고려하여 합리적인 것으로 인정되면정당한 보상으로 간주하였습니다. 2006년까지 특허법에 따른 직무발명보상금제도가 퇴사한 종업원이 회사를 상대로 한 무차별적 소송을 야기한다는 문제점을 해결하려 도입한 것입니다. 그러나, 법원은 여전히 기업의 직무발명 보상규정이 합리적인 것인지 여부를 심사하여 그렇다고 인정되지 않으면 기업이 이미 지급한 보상금 이외에 추가로 정당한 보상금에 해당하는 금액의 지급을 명할 수 있습니다. 구 특허법보다는 법원의 재량권을 대폭 축소하였지만 여전히 직무발명 보상금 지급액수에 관한 최종 결정권을 법원이 갖는 구조입니다.

 

계약 또는 근무규정에서 보상에 대하여 정한 경우에는, 그 정한 바에 따른 보상이 합리적인 절차에 의한 것으로 인정되면 그 보상은 법률이 인정하는 정당한 보상으로 간주되고, 법원은 보상규정 및 절차의 합리성 여부만을 판단할 수 있습니다. 반면에 계약 또는 근무규정에서 보상에 대하여 정한 바가 없거나, 정하더라도 위의 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우에는, 사용자가 얻을 이익의 액 및 발명에 대한 양 당사자의 공헌도 등을 고려하여 정당한 보상을 산정하여야 하고, 법원이 그 보상액의 적정 여부를 판단할 수 있게 됩니다. 따라서 발명자들은 여전히 법원에 정당한 보상의 판단을 청구할 가능성을 가지고 있습니다.

 

3. 현행 발명진흥법 (2014. 1. 31. 시행 법률) 15

사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.

사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.

사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 않은 경우에는 그러하지 아니하다.

 

개정사유로 종업원등의 협상력 및 절차적 권리를 강화하여 실질적으로 보상과정에 참여하도록 하고, 대기업의 직무발명보상제도 도입을 적극적으로 유도함으로써 기업 전반에 정당한 보상문화를 정착시켜 지식산업시대의 기업경쟁력과 국가경쟁력을 강화하는 것을 입법목적으로 합니다.

 

개정법에서는 보상규정의 제개정 및 운영에 대한 엄격한 절차적 요건을 준수하여 직무발명에 대한 보상이 이루어진 경우 정당한 보상을 한 것으로 본다라고 명쾌하게 규정하였습니다(개정법 제15조 제6). 법원이 위 사정을 종합적으로 고려하여 합리적인 것으로 인정되면이라는 조건문구가 삭제함으로써, 법원이 심사할 여지를 제거하였습니다.

 

다만, 단서로서, “그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 않은 경우에는 그러하지 아니하다.”라는 적용예외 규정을 두고 있습니다. 이것은 사용자는 출원보상 및 등록보상 이외에도 반드시 실적 보상제도를 두어야 한다는 의미입니다. 또한, 실적보상액 산정 규정은 반드시 직무발명으로 발생한 회사의 이익액과 종업원의 공헌도를 기초로 해야 한다는 강행규정입니다. 이를 위반한 보상규정은 그 자체로 근본적 하자가 있는 것으로 보고 예외적으로 법원이 개입할 수 있다는 여지를 남겨둔 것입니다.

 

KASAN_[직무발명보상] 직무발명 보상 관련 법규정의 변경 연혁 및 내용.pdf
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작성일시 : 2021. 11. 2. 10:00
:

 

 

일본 최고재판소 Hitach 사건 판결은, (1) 국내 특허뿐만 아니라 해외특허에 관한 직무발명 보상금을 청구할 수 있고, (2) 사용자에게 외형적으로 로열티 수입이 전혀 발생하지 않는 무상의 포괄적 크로스 라이선스의 경우에도 사용자 이익을 인정할 수 있으므로 그것을 근거로 직무발명 보상금을 청구할 수 있으며, 이 때 (3) 사용자의 이익은 크로스 라이선스가 없었다면 크로스 라이선스의 상대방에게 지불해야 할 로열티 상당액이고, (4) 구체적으로는 사용자 자기실시 유형에서 자주 활용하는 가상의 라이선스 계약을 상정하여 직무발명으로 인한 로열티 수익을 산출할 수 있다고 판결하였습니다.

 

같은 상황은 아니지만, 회계상 외형적 수입이 전혀 없는 소송상 화해(settlement)의 경우에도 가상의 라이선스를 상정한 수익을 인정할 수 있다는 미국법원 판결도 있습니다. 의료기구 stent 특허 라이선스에 관한 Jang v. BSC 사건 판결로 종전에 블로그 소개하였습니다.

 

회계상 수입으로 표시되지 않지만 지출을 줄여주는 등 실질적으로 직무발명 특허로 인한 수익으로 평가할 수 있는 경우를 상정할 수 있습니다. 무상의 cross license 뿐만 아니라 특허침해소송 중 대가지급 없는 화해(settlement)도 사용자에게 실질적 이익이 있다고 본 것입니다.

 

크로스 라이선스를 통해 회계상 어떤 수익도 표시되지 않지만 로열티 지출부담이나 손해배상금 등을 줄이는 등 실질적으로 이익을 얻었을 것이므로 사용자에게 특허로 인한 수익을 인정할 수 있습니다. 따라서 직무발명자는 사용자가 얻은 수익에 대해 직무발명보상금을 청구할 수 있습니다.

 

표준특허 관련 FRAND 선언에도 직무발명보상금 인정 서울중앙지방법원 2017년 판결

 

표준특허에 대한 FRAND 확약선언 있는 경우 3자도 실시할 있으므로 특허권자만이 배타적, 독점적으로 실시할 없습니다. 사용자는 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 있는 지위 있지 않고, 직무발명의 보상청구권을 인정할 있는지 문제됩니다.

 

판결에서 법원은 사용자가 표준특허에 대한 특허권 등을 보유함에 따라 경쟁자가 보유한 표준특허 등을 실시하여 제품을 제조 판매하면서도, 경쟁자와의 크로스 라이선스 계약 체결 또는 경쟁자의 묵인 등을 얻어냄에 따라, 그에 대한 실시료를 현실로 지출하지 않거나 적은 실시료만 지출할 있는 지위에 있게 되었고, 이는 사용자가 보유한 특허권이 가지는 배타적, 독점적 성격에서 기인하는 이익으로써 사용자가 특허권을 보유함에 따라 절감하게 되는 실시료 상당액은 독점적, 배타적 이익으로써 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 사용자가 얻을 이익에 해당한다고 보았습니다.

 

표준특허에 대한 FRAND 확약으로 특허권자 이외에 3자도 실시할 있어 사용자가 배타적, 독점적으로 실시하지 못하는 경우에도, 직무발명이 표준 특허로 등록되어 있어 크로스라이선스 대상 특허, 방어특허 등으로 사용할 있고 다른 특허권자인 3자의 공격으로부터 실시료 상당액의 비용을 줄일 있고 영업이익이 증가하였다면, 그에 따른 사용자의 이익이 있고 이는 표준특허의 배타적 독점적 지위에서 기인하였으므로, 사용자의 이익 중에서 종업원 기여에 해당하는 부분은 직무발명 보상금으로 지급해야 한다고 것입니다.

 

따라서 직무발명 표준특허에 대해 외견상 사용자에게 로열티 수입 이익이 없더라도 실질적으로 사용자에게 표준특허로 인한 실시료 절감 이익이 있다면 상당액에 대한 직무발명보상금을 인정할 있습니다.

 

KASAN_[실적보상쟁점] 사용자에게 회계상 외형적 수익이 없는 Cross License, Settlement, 표준특허 FRAND 선언 상황에서도 종업원의 직무발명 보상청구권 인정.pdf
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작성일시 : 2021. 11. 1. 14:00
:

 

 

직무발명을 제3자에게 양도하거나 라이선스를 체결하고 로열티 수입이 있는 경우가 직무발명 보상금 산정에서 가장 간명한 경우입니다. 3자로부터 라이선스 대가 또는 기술이전의 대가로 받는 로열티 총액이 사용자가 얻을 이익입니다. 여기에 발명자의 공헌도를 곱하면 발명자 보상금의 총액을 산출할 수 있습니다.

 

한편, 로열티를 주고 받지 않는 조건으로 직무발명에 대한 크로스 라이선스를 체결한 경우에는 실무적으로 매우 어려운 문제가 많습니다. 그런데, 현실에서는 이와 같은 크로스 라이선스는 자주 있을 뿐만 아니라 최근 들어 그 빈도수가 증가하는 추세입니다. 예를 들어, A사가 경쟁사인 B 사에 대해 특허침해금지 및 손해배상청구 소송을 제기하면, 이에 맞서 B사가 A사에 대해 반격으로 자사 보유 특허에 대한 특허침해금지 및 손해배상청구 소송을 제기하는 경우가 많습니다. Apple이 삼성전자에 대해 특허소송을 제기하자 삼성전자가 애플에 대한 반격으로 특허침해소송을 제기한 것이 대표적 예입니다.

 

특허침해소송 중에 양 당사자가 소송을 화해로 종결하기로 하면서 문제된 특허에 대한 크로스 라이선스를 체결하는 경우가 흔히 있습니다. 이때 그 대상특허가 직무발명이라면 회사는 직무발명자에게 어떤 보상을 하여야 법이 규정한 정당한 보상에 해당하는지 문제됩니다. 정당한 보상을 받지 못한 종업원이 직무발명보상금청구 소송을 제기하면 법원은 어떻게 보상금을 산정해야 하는지 등등 중요한 쟁점이 많습니다.

 

현재 우리나라에서는 크로스 라이선스에 대한 보상금 산정에 관한 구체적 사건에 관한 판결은 없습니다. 학자들의 이론적 연구도 부족합니다. 일본에서는 크로스 라이선스 사안에 대한 소송은 있었으나 주된 쟁점으로 다투지 않았기 때문에 그 판결 내용도 우리나라에서 참고할 수준은 아니라고 생각합니다. 결국 현재로서는 명확한 지침을 찾기 어렵습니다.

 

그러나, 관련 쟁점과 법리를 논리적으로 숙고해 보면, 종업원이 크로스 라이선스 대상 직무발명에 대한 직무발명 보상금을 청구할 수 있다는 것은 분명합니다. 법상 사용자가 직무발명에 대해 갖는 무상의 통상실시권에는 제3자에게 라이선스를 해 줄 권리까지 포함한다 보기 어렵습니다. 위와 같은 통상실시권을 넘어선 범위까지 직무발명으로 얻는 이익은 직무발명보상의 대상에 해당한다고 보아야 할 것입니다. 다만, 그 구체적으로 사용자의 이익을 산정하는 문제만 남을 뿐입니다.

 

예를 들어, 애플과 삼성전자가 특허소송상 화해하면서 서로 로열티를 주고 받지 않는 조건으로 크로스 라이선스를 체결한다면 일단 삼성전자는 1심 배심 평결에서 손해배상액으로 산정된 손해배상을 하지 않아도 되는 이익을 얻게 되었으므로 그 금액 상당을 크로스 라이선스로 얻게 될 이익으로 볼 수 있을 것입니다. 여기서부터 출발하여 직무발명에 대한 크로스 라이선스로 사용자가 얻게 될 이익액을 산정할 수 있습니다. 그 다음부터는 우리나라 법원이 여러 건의 판결에서 구체적으로 밝히고 있는 보상금 산정기준에 따라 해당 직무발명자에게 돌아갈 보상금 액수를 산정하면 될 것입니다.

 

그런데, 통상의 크로스 라이선스는 특허소송이 제기되기도 전에 전략적으로 체결되거나 특허소송이 제기되었더라도 손해배상 판결이 나오기 전 단계에서 체결되는 경우입니다. 이와 같이 크로스 라이선스를 통해 사용자가 얻게 될 이익액에 관한 객관적 자료가 생성되기도 전에 크로스 라이선스가 체결되는 경우가 빈번합니다. 민사소송법상 보상금을 청구하는 원고 종업원에게 보상금 액수에 대한 입증책임이 있습니다. 그런데 현실적으로 종업원이 크로스 라이선스로 인해 얻게 될 사용자 이익액을 증명하는 것은 실무상 매우 어려운 일입니다. 이와 같은 종업원의 소송상 입증의 어려움을 경감해줄 수 있는 제도적 지원이 절실하다 생각합니다.

 

실무적 대안으로는 입증을 어려움을 고려하여 민사조정제도 또는 산업재산권분쟁조정제도 ADR을 활용하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 본질적으로 조정은 상호 양보를 전제로 하는 것이므로 종업원 직무발명자가 보상금의 일정 부분을 양보하는 대신 사용자로부터 직무발명에 대한 크로스 라이선스로 얻게 되는 이익과 그 구체적 액수에 대한 입증의 수준을 어느 정도 낮출 수 있는 방식으로 적절한 타협을 이루어 낸다면 바람직할 것입니다. 원칙적 입장에서 본다면, 사용자로서도 직무발명으로 회사에 기여한 종업원에게 법상 당연히 지급해야 할 정당한 보상금을 해당 발명자에게 준다는 결과이므로 적극적으로 도입하는 것이 바람직하다고 생각합니다.

 

KASAN_[실적보상쟁점] 직무발명에 대한 크로스 라이선스를 체결한 경우 발명자의 직무보상 관련 실무적 포인트.pdf
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작성일시 : 2021. 11. 1. 10:00
:

 

 

1. 기본 법리

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결: “원칙적으로 사용자는 종업원의 직무발명에 대해 승계 여부와 관계없이 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 취득하므로, 여기서 사용자가 얻을 이익이라 함은 그와 같은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 말한다.

 

종업원 발명자의 직무발명 보상금도 사용자가 직무발명의 사용으로 인하여 독점적, 배타적으로 향유하고 있는 이익이 있는 경우에 한하여 청구할 수 있다.

 

그리고 직무발명 보상금을 주장하는 자에게 사용자가 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 것이라는 점 및 그 액수에 대한 증명책임이 있다.”

 

2. 구체적 사안의 판단

사용자 회사에서 직무발명을 실시한 사실을 인정하더라도 다음과 같은 구체적 사정을 고려할 때 사용자가 직무발명의 실시를 통하여 통상실시로 인한 이익을 넘어 배타적 독점적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하다. 사용자의 직무발명 보상의무 부정

 

- ‘사용자 이익을 인정하지 않았던 구체적 사정 -

(1) 대체 제품이 다수 존재 + 사용자는 해당 직무발명 특허 이전에도 관련 특허권, 실용신안권, 디자인권 다수 보유

(2) 해당 직무발명 특허권은 연차료 불납으로 소멸 + 특허권 소멸 전후로 사용자의 매출이나 이익에 어떤 부정적 영향을 주었다고 보이지 않음

(3) 중인 진술 - 특허발명으로 인한 경쟁상 유리한 점 없음 + 공사 경쟁입찰에서 공사단가만이 유일한 중요 요소임

(4) 사용자 회사 다른 대체 제품 사용 + 심지어 다른 회사 경쟁 제품 구매하여 사용하기도 함

(5) 직무발명 실지제품의 불리한 단점 있음 + 단점 때문에 거의 사용하지 않았다는 증언 있음

(6) 사용자 매출의 대부분은 직무발명과 무관한 영역에서 발생 + 직무발명 관련 매출은 극히 적음

 

KASAN_[실시보상쟁점] 사용자의 직무발명 실시 인정 But 통상실시권을 넘어선 독점 배타적 지위로 인한 사용자의 이익 불인정 직무발명보상의무 불인정 서울중앙지방법원 2017. 7. 21. 선고 2015.pdf
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작성일시 : 2021. 10. 31. 14:00
:

 

사용자가 직무발명을 제품에 적용하여 매출을 올린 경우 그 직무발명으로 사용자가 얻을 이익을 산정하는 방식은 간략하지만 실제 각 요소의 비율을 판단하는 것은 매우 어렵습니다. 독점권 기여도, 발명자 공헌도, 공동발명자 기여도 등 대부분 법관의 결단에 달려있기 때문입니다. 실무자는 판결에 나타난 법관의 자유심증에 의한 판단을 이끌어낸 구체적 사정을 자세하게 살펴보는 것이 중요합니다.

 

1. 특허발명 실시제품의 매출 중 직무발명의 독점권 기여도

사용자의 특허제품의 제조, 판매에 대한 무상의 통상실시권 범위를 넘어서 특허로 인한 독점적 지위에서 얻을 수 있는 직무발명의 독점권 기여도를 매출 중 50%로 보는 판결이 대부분이었습니다. 그런데 본 판결은 10%로 낮게 평가하였습니다. 그와 같은 수치는 엄밀한 증명과는 무관하고, 법관이 모든 증거자료와 변론의 전체적 취지를 종합적으로 고려하여 자유심증을 판단하는 것입니다. 실무자는 아래 판결에서 제시한 구체적 이유를 찬찬히 살펴보고, 독점적 기여도 10%로 판단한 근거를 탐구해 보면 좋을 것입니다.

 

"이 사건 특허를 실시하여 생산한 제품을 판매하는 업체에서는 이 사건 특허가 실시되었음을 특별히 부각시키고 있는 것으로 보이는 점 등을 고려할 때, 피고가 이 사건 특허를 독점적으로 실시한 이후 족구화의 판매수량이 매우 늘지는 않았다고 하더라도 적어도 종전보다 더 좋은 제품임을 홍보하여 더 높은 가격에 판매할 수 있었던 것으로 보이므로 이 사건 발명의 매출액 증가에 대한 기여도가 무시할 수 있을 정도에 머문다고 볼 것은 아니다.

 

그러나, 앞의 사정을 충분히 감안하더라도 아래에서 언급하는 바와 같은 이 부분에서 고려할 사정을 모두 감안할 때, 피고가 이 사건 특허를 독점적으로 실시함에 따른 매출액에 대한 기여도가 매우 높다고는 평가하기 어렵다. 이 사건 특허가 실시된 제품의 매출액을 아래 표와 같이 분류하여 원고의 독점권 기여도를 밝혀본다.

<매출액 구성>



이 사건 특허 외의 피고의 제화기술, 노하우의 반영으로 인한 부분()


무상의 통상실시권으로 실현가능하였던 부분()


독점적 실시권으로 실현한 부분()

우선 부분에 관하여 본다. 이 사건 특허가 제화작업 전체에 관한 것은 아니기 때문에 이 사건 특허가 실시된 제품이라고 하더라도 그 제품에 관한 매출이 실현된 것은 이 사건 특허가 실시되었다는 사정 외에도, 이와 무관한 신발 제조의 다른 요소들, 예를 들어 신발의 디자인, 재질, 견고성, 착용감 등의 요소가 반영되었기 때문일 것이고, 이는 이 사건 특허와 무관한 피고의 기술력, 노하우에 의하여 실현된 것이라서, 매출액 중 그 부분은 이 사건 발명에 의하여 형성된 것이 아니므로 제외되어야 한다. 그런데, 앞서 본 바와 같은 신발의 디자인, 재질, 견고성, 착용감 등의 요소는 일반적으로 신발을 선택할 때 매우 중요하게 고려되는 부분이라서 그 부분이 매출의 실현에 관여한 정도는 상당히 높다고 평가될 수 밖에 없다.

 

다음으로 , 부분에 관하여 본다. 앞에서 본 바와 같이 피고는 이 사건 특허를 취득하지 않더라도 이 사건 발명에 관하여 무상의 통상실시권을 취득하게 되므로 이를 초과하는 이익 부분 즉, 피고가 무상의 통상실시권만을 가지고 있고 피고 외의 다른 회사가 이 사건 특허를 취득하여 피고와 다른 회사가 경쟁하는 경우 다른 회사가 제조한 제품이 판매되었을 매출액에 해당하는 부분(부분, 피고가 이 사건 특허를 취득함으로써 이러한 다른 회사가 나타나지 못하게 됨에 따라 피고가 그 매출액도 실현하게 되었기 때문이다)이 독점권 기여도로 고려되어야 한다. 그런데, 아래의 각 사정을 고려해 볼 때, 이러한 매출액 부분이 매우 크다고 보기는 어렵다.

 

피고의 족구화 제품이 국내 시장에서 선도적인 지위를 구축하고 있고 그 경쟁업체는 소규모 개인사업자 뿐이라서 피고와 다른 업체가 똑같이 이 사건 특허를 실시하여 판매하는 경우 다른 업체의 제품에 더 장점이 있다고 할 수 없어 피고의 기존 시장점유율을 크게 잠식하기는 어려웠을 것으로 보인다. 피고의 매출액이 이 사건 특허를 실시한 제품의 출시 이전인 2011년에 26.7억 원이었고, 그 이후인 2012년과 2013년에 각각 28.6억 원, 26.1억 원으로 큰 차이가 없어 이 사건 특허의 실시로 족구화 자체에 대한 수요가 증가하게 된 것으로는 보이지 않는다. 피고의 출시 초기의 각 제품별 매출액을 보더라도 이 사건 특허를 실시한 제품 중 가장 큰 매출액을 기록한 F보다 이 사건 특허를 실시하지 아니한 J 3가지 제품이 더 큰 매출액을 기록하였던 바 있어 이 사건 특허가 매출에 바로 영향을 미치는 요소라고 평가하기는 곤란해 보인다(이미 다른 제품들에도 신발 내측면 몸체 중앙과 타격면에 족구공을 정확하게 받고 강하게 타격하는 성능을 넣기 위하여 이 사건 특허와 유사한 모양이나 성능 구현을 위한 조치들이 행해지고 있었는데, 이 사건 특허가 그 모든 조치들보다 탁월한 우수성을 가지고 있는 것으로 평가받았다고 보기는 어렵다). 그리하여 피고도 이 사건 특허에 관한 등록 포기서를 제출할 수 있었던 것으로 보이고, 그 특허 말소 후 매출액의 심각한 감소 등의 현상이 나타났다는 등의 사정도 엿보이지 않는다.

 

그러므로 이러한 사정들을 모두 고려하여 이 사건 발명의 독점권 기여도(즉 전체 매출에서 이 사건 특허의 독점적 실시로 추가된 부분의 비율로서 위 매출액 구성표의 부분)10%인 것으로 보기로 한다."

 

2. 특허발명 실시료율 5.4%

이 부분을 증거로 입증하는 것은 가능합니다. 위 사건에서는 "감정인이 인용하는 각종 거래사례분석과 피고가 인용하고 있는 특허청 발간 자료상 소매 레저 산업 분야 평균 실시료율을 고려할 때, 이 사건에서 피고가 판매한 족구화에 반영된 이 사건 특허에 관한 실시료율은 5.4%로 봄이 상당하다"라고 판결하였습니다.

 

3. 발명자 공헌도 30%

직무발명의 완성에 관한 발명자 공헌도입니다. 자주 특허제품으로 인한 매출과 수익창출에 대한 공헌도와 혼돈하는 경우가 있는데, 양자는 구별해야 하는 별개의 개념입니다.

 

본 사례에서는 "스스로 이 사건 발명의 내용에 관한 최초 착상을 하고, 이를 구체화하여 이 사건 발명을 완성한 것으로 보이므로 그 완성에 공헌한 정도는 상당히 높다고 보아야 할 것이다. 이 사건 발명의 완성에는 원고의 기여로만 평가하기 어려운 부분들이 존재하고, 그 부분들의 기여 역시 매우 컸을 것으로 보이므로 이 모든 사정들을 고려하여 원고의 공헌도를 30%로 본다.

 

4. 사용자가 특허권을 포기한 경우도 장래 수익 고려

"직무발명의 경우 사용자가 종업원으로부터 발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 않거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 그 발명이 산업재산권으로 보호 되었더라면 종업원이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여 정당한 보상을 하도록 되어 있는바(발명진흥법 제16), 그 취지상 이미 이 사건 특허권을 등록하였다가 말소한 경우도 마찬가지로 위 조항의 취지가 적용되어 이 사건 발명이 산업재산권으로 보호되었을 경우의 이익을 고려하여 정당한 보상을 하여야 한다."

 

"직무발명보상금은 직무발명을 하여 특허권을 사용자에게 승계하게 한 것을 요건으로 할 뿐, 그 특허권을 실제 실시하고 있는지 여부에 따라 그 권리의 유무가 결정되는 것은 아니므로 현재 주된 판매제품에 이 사건 특허가 실시되지 않았다는 이유만으로 직무발명자에게 보상을 받을 권리가 있음을 부정하게 되는 것은 아니다."

 

KASAN_[실시보상쟁점] 직무발명 실시 특허제품 매출과 종업원의 직무발명보상금 산정 구체적 사례 의정부지방법원 2016. 6. 8. 선고 2014가합54950 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 10. 31. 10:00
:

 

 

구특허법과 발명진흥법에서 직무발명 보상금의 산정기준을 직무발명으로 인해 사용자가 얻을 이익, 사용자와 종업원의 각 공헌도, 발명자 개인의 기여도를 종합적으로 고려하여 산정한다고 규정하고 있습니다. 그 중에서, 직무발명으로 인한 사용자의 이익액 산정이 출발점이지만 소송 실무상 매우 어려운 문제입니다. 특히, 사용자가 자기 실시한 경우에는 사용자 매출로부터 직무발명에 기인한 이익액을 산정해야 하므로, 소송실무상 가장 어려운 쟁점이 많습니다.

 

원칙적으로 사용자는 종업원의 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 취득하므로, 그 범위를 넘어 직무발명을 독점함으로써 얻는 이익만을 직무발명 보상금 산정의 대상인 사용자가 얻을 이익으로 봅니다. 사용자의 이익 중에서 직무발명에 관한 부분을 분리하여 산정하고, 다시 독점적 지위에 기인한 부분만을 분리하여 산정한다는 것은 실무상 매우 어렵습니다.

 

사용자의 매출 중에서 직무발명으로 인한 발생하는 매출액을 산정하고, 그것으로부터 회계수법을 사용하여 사용자의 수익을 산정하면, 일단 직무발명과 관련된 사용자의 총 이익액이 산정됩니다. 여기에는 사용자가 획득한 무상의 통상실시권에 기인한 부분과 독점적 지위에 기인한 부분이 모두 포함되어 있습니다. 그 중에서 통상실시권을 넘어선 독점권으로 인한 이익액을 산정해야 합니다. 실무적으로 구체적 산정이 매우 어려운 일로, 실제 보상금청구 사건 판결에서도 대부분 근거를 밝히지 않고 있습니다.

 

따라서, 재판부에서 관련 사실, 주장과 증거 등을 종합적으로 고려하여 자유심증으로 결정합니다. 거칠게 얘기하면 재판부 재량으로 결정한다고 할 수 있습니다. 예를 들면, 쌍방 과실에 의한 교통사고인 경우 각 당사자의 과실비율을 어떻게 정하는가 문제와 유사합니다.

 

법원이 모든 관련 사정을 종합적으로 고려하여 상식에 비추어 합리적으로 결정할 수 밖에 없습니다. 절대적 기준이 있을 수 없으므로 누구도 명확하게 구체적 산정 근거를 댈 수 없는 사항으로 판사의 자유심증에 의할 수 밖에 없습니다. 이와 같이 구체적 근거를 댈 수 없는 비율을 정하는 소송은 1심 재판이 매우 중요합니다. 상급심에서 1심 법원이 정한 비용에 대해 다소 불만이 있다고 하더라도 함부로 변경하기 어렵습니다. 비율을 변경한 구체적 근거를 제시할 수 있다면 문제 없으나, 그렇지 않다면 불리한 판단을 받은 당사자로부터 무슨 근거로 변경한 것이냐 등 격렬한 비판을 받을 것이 뻔한 일입니다.

 

한편, 독점적지위에기인한이익을 산정하는 것이므로, 직무발명에 대해 전용실시권을 설정한 사례가 있다면 일응의 기준이 될 수 있습니다. 전용실시권 설정 대가로부터 이익액을 먼저 산정한 후, 여기에서 무상의 통상실시권 부분을 제외하면 될 것입니다. 적어도, 전용실시권 설정 대가보다는 적어야 합니다. 여기에 덧붙여, 통상실시권 설정 사례가 있다면, 전용실시권 설정대가에서 통상실시권 설정대가를 공제하면 될 것입니다. 통상실시권만 설정된 사례가 있다면 적어도 통상실시권은 무상이므로, 이를 넘어서는 사용자의 이익부분을 직무발명 보상금 산정의 대상인 사용자 이익으로 산정해야 할 것입니다.

 

실제 사건에서 사용자의 총 이익 중에서 독점적 지위로 인한 이익율을 50%로 본 사례도 있고, 30%로 본 사례도 있습니다. 이와 같은 유사 사례의 이익율을 잘 검토하고 연구한 후 가장 유리한 자료를 재판부에 제공하고, 또 자기 주장을 뒷받침할 수 있는 논리를 개발하여 제출하는 것이 필요합니다. 동일한 기준을 적용해야 한다면 왜 그런지, 종전 사례와 다른 비율을 적용해야 한다는 그 이유는 무엇인지 등을 설득력 있게 주장해야 할 것입니다.

 

그 다음으로, 사용자의 이익액이 산정된 후, 여기에 발명자공헌도를 곱해야 발명자로부터 기인한 이익액수가 산정됩니다. 발명자 공헌도는 절대적인 기준이 아니라 직무발명에 대한 사용자와 발명자의 상대적 공헌도를 산정하는 것입니다. 마찬가지로 관련 사실을 종합적으로 고려하여 재판부가 합리적 기준으로 자유심증으로 결정합니다. 우리나라 판결에서는 발명자 공헌도를 10%로 본 사례가 가장 많습니다. 다만, 실제 발명자 공헌도를 15%로 본 경우도 있고, 그 이상으로 볼 수 있는 경우도 많습니다. 참고로, 중국법원이 최근 발표한 가이드라인에서는 발명자 공헌도를 적어도 20%로 보아야 한다고 규정되어 있습니다.

 

그 다음 산정요소는 공동 발명자의 각 기여도입니다. 발명자가 1명인 경우에는 발명자 공헌도가 마지막 고려요소입니다. 그러나, 복수의 발명자가 있는 경우 발명자 사이 상대적 기여율을 곱하면 각 발명자의 직무발명 보상금이 산정됩니다. 여기에서 종전에 받았던 출원보상, 등록보상 등 직무발명보상금을 공제하면 소송을 통해 받을 수 있는 직무발명 보상금이 최종적으로 산정됩니다.

 

통상 회사와 직무발명자인 퇴직자 사이에는 직무발명 보상금 소송과 함께 영업비밀 침해소송 등 복잡한 법적 분쟁이 많습니다. 분쟁 초기부터 폭넓은 안목으로 관련된 법적 리스크를 모두 포착하여 긴 안목의 종합적인 법적 분쟁 대응전략을 수립하는 것이 필요할 것입니다.

 

KASAN_[실시보상쟁점] 직무발명의 자기실시 사안에서 직무발명자의 보상금 산정 관련 쟁점과 소송 실무상 포인트 몇 가지.pdf
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작성일시 : 2021. 10. 30. 14:00
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