10(직무발명) 직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 "특허등"이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 "특허권등"이라 한다)에 대하여 통상실시권(통상실시권)을 가진다. 다만, 사용자등이 중소기업기본법2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원등과의 협의를 거쳐 미리 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정

2. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정

 

1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다. 다만, 고등교육법3조에 따른 국ㆍ공립학교(이하 "국ㆍ공립학교"라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 "전담조직"이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국ㆍ공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.

직무발명 외의 종업원등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다.

2항에 따라 국유로 된 특허권등의 처분과 관리(특허권등의 포기를 포함한다)국유재산법8조에도 불구하고 특허청장이 이를 관장하며, 그 처분과 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

 

12(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

 

13(승계 여부의 통지) 12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

1항에 따른 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.

사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

 

14(공동발명에 대한 권리의 승계) 종업원등의 직무발명이 제삼자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자등은 그 발명에 대하여 종업원등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.

 

15(직무발명에 대한 보상) 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.

사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.

사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

 

16(출원 유보시의 보상) 사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원(출원)하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

 

19(비밀유지의 의무) 종업원등은 사용자등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.

18조제3항에 따라 자문위원으로 심의위원회에 참여하거나 참여하였던 사람은 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.

KASAN_직무발명 관련 발명진흥법 주요조항.pdf
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작성일시 : 2025. 2. 11. 09:01
:

 

 

일본 오사카지방법원 2017. 10. 12. 선고 판결내용을 소개합니다. 실내에 설치하여 옷이나 빨래 등을 거는 행거 디자인등록 4건에서 제1 창작자로 기재된 직원이 회사를 상대로 직무디자인보상금을 청구한 사건입니다. 원고 창작자는 파나소닉 디자인 개발팀에서 퇴직한 후 중소기업인 피고회사에 입사하여 디자인개발을 담당하였습니다. 피고회사는 원고 디자이너 입사 전부터 해당분야 제품을 개발하여 왔었습니다.

 

사용자 회사에서 디자인전략회의를 수차례 하였는데, 여기에는 사내 개발분야 직원, 생산담당 직원 뿐만 아니라 외부에서 디자인전문업체 대표 디자이너 등이 참가하였습니다. 1년 동안 여러 디자인 후보를 두고 검토하고 수정하는 과정을 거쳐 최종적으로 4건의 제품 디자인을 선택하여 의장출원(디자인출원)을 하여 등록하였습니다. 출원서류 및 등록증에는 원고 팀장을 제1 창작자로, 개발담당 직원이 각 제2 창작자로 기재되어 있습니다.

 

사용자 회사에서 해당 디자인을 적용한 제품을 생산, 판매하였고, 해당 디자인에 대해 Good Design 상을 수상하기도 했습니다.  

 

원고 직원은 퇴직 후 회사를 상대로 실시보상금을 청구하였습니다. 이에 사용자 회사에서는 가장 먼저 해당 디자인을 원고 직원이 창작한 것이 아니라고 주장합니다. Good Design 수상과정에서도 해당 제품의 디자이너는 외부 디자인전문업체의 대표 디자이너로 표시되었습니다.

 

일본 오사카 법원은 원고 개발담당자가 디자인의 방향성을 구체화하는데 기여한 정도는 맞지만, 기존 디자인과 차이점으로서 수요자에게 새로운 심미감을 주는 창작부분을 직접 발상하거나 창작한 것으로 인정할 증거가 없다고 하면서, 결국 원고 직원을 진정한 창작자로 볼 수 없다고 판결하였습니다. 사용자 회사를 상대로 하는 직무발명보상금소송에서 청구기각 판결을 한 것입니다.

 

통상 제품 디자인은 다수의 직원이 참여하는 수차례 회의에서 검토하고 수정하는 과정을 거쳐 결정되는데, 특히 그 과정에 외부 디자인 전문업체의 디자이너가 참여하여 디자인 도면을 작성하는 작업을 맡기도 합니다. 그러한 상황에서 채택된 디자인을 출원 및 등록할 때 통상 개발팀장을 포함한 내부직원을 창작자로 표시합니다.

 

보상청구를 하는 경우 진정한 창작자라는 사실을 입증해야 하는데, 디자인 출원서류 및 등록증에 창작자로 표시되어 있다는 것만으로는 부족합니다. 구체적 증거로서 진정한 창자자임을 입증해야 하는데, 통상 디자인 창작에 관한 자료는 모두 사용자 회사에 있을 뿐만 아니라 회의 참석자들이 사용자 회사를 위해 원고의 창작성을 부인하는 상황이므로 원고의 창작자 자격을 입증하는 것은 매우 어렵습니다. 특히 외부 디자인업체가 개발과정에 참여하여 도면작성을 담당한 위 사례와 같은 경우 퇴직한 내부 개발팀장이 진정한 창작자로 인정받기는 더욱 어려울 것입니다.

 

정리하면, 사용자는 직무상 개발한 디자인에 대해서도 창작자에게 정당한 보상을 해야 하지만, 종업원이 진정한 디자인 창작자로 확정되는 것을 방해하려는 사용자측의 강력한 도전을 이겨낼 수 있는 창작근거 및 입증자료를 확보하지 못한다면, 종업원 창작자의 사용자에 대한 보상금청구는 실현될 가능성이 거의 없습니다. 특허 또는 실용신안에 관한 직무발명 보상청구와 비교하면 디자인에 관한 보상청구소송이 훨씬 더 어렵다고 생각합니다. 사안에 대한 철저한 검토와 입증 준비가 필요할 것입니다.

 

KASAN_디자인 창작자의 직무발명보상청구 소송의 쟁점 - 등록디자인의 창작자 확정, 여러 차례의 디자인개발회의에 다수 참여, 외부 디자인전문업체도 참여한 경우 최종 채택된 등록디자인의.pdf
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작성일시 : 2025. 2. 5. 09:35
:

1. 합의서 조항 예문

종업원 발명자는 사용자에 대해 대상 특허와 관련한 추가적인 보상청구, 기타 민형사소송을 포함함 일체의 이의를 제기하지 않기로 한다.’

 

2. 특허법원 판결요지

회사가 미리 일방적으로 정해 놓은 계약 또는 근무규정에 따라 종업원의 정당한 직무발명보상금 청구권을 제한하는 경우 그러한 계약 또는 근무규정이 무효라는 것일 뿐,

 

직무발명보상금에 대한 사용자와 종업원 사이의 합의에 의한 모든 개별 계약을 무효로 해석하여야 한다거나, ‘정당한 보상이 이루어지지 않으면 모든 합의가 무효로 되어야 한다는 의미는 아니다.

 

, 이미 직무발명이 완료되어 구체적으로 발생한 보상금 지급청구권의 액수를 당사자가 사후에 합의한 경우마저도 일률적으로 무효라고 볼 것은 아니다.

 

위와 같이 판단하는 근거는 다음과 같다.

당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계에 대하여 부제소특약이 이루어진 경우에는, 부제소특약으로 말미암아 그 대상으로 된 권리관계가 강행법규 위반으로 무효라는 주장을 하지 못하게 되는 결과가 초래된다 하더라도, 그러한 사정만으로 그 부제소특약이 당해 강행법규에 위반하여 무효로 된다고 볼 수는 없다(대법원 2008. 2. 14. 선고 200618969 판결 등 참조).

 

그런데 구 특허법 제40조 제1항은 직무발명에 대한 정당한 보상을 받을 권리를 규정하는 것일 뿐 그 권리관계에 대한 당사자의 처분을 직접적으로 금하는 취지의 강행법규는 아니다.

 

따라서 합의서에 포함된 부제소합의가 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계에 대하여 이루어진 것이라면, 설령 그 부제소합의로 말미암아 그 대상으로 된 구 특허법 제40조 제1항의 직무발명보상금에 관한 권리관계가 강행법규 위반으로 무효라는 주장(부제소 합의 당시 지급받은 직무발명보상금이 정당한 보상금의 액수에 미치지 못한다는 등의 주장)을 하지 못하게 된다고 하더라도 그러한 사정을 들어 그 부제소합의가 강행법규인 구 특허법 제40조 제1항에 위반하여 무효로 된다고 할 수는 없다.

 

부제소 합의 당시 이 사건 특허발명에 대한 구 특허법 제40조 제1항의 직무발명보상금 청구권이 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계였는지에 관하여 본다.

 

최종 퇴직시 발생하는 퇴직금청구권을 사전에 포기하거나 사전에 그에 관한 민사상 소송을 제기하지 않겠다는 부제소특약을 하는 것은 강행법규인 근로기준법에 위반되어 무효이다(대법원 1998. 3. 27. 선고 9749732 판결 등 참조).

 

그러나 근로자가 회사를 퇴직하고 퇴직금 등을 수령하면서 회사와의 근로관계를 종료함에 있어 노사합의에 의한 퇴직금, 가산금 및 특별위로금 등 근로 대가 일체를 지급받은바, 근로관계 종료와 관련하여 추후 여하한 이의 제기도 하지 않을 것을 서약합니다.”라는 내용의 서약서에 서명한 경우,

 

그 문언에 표시된 대로 회사와의 근로관계가 종료됨으로 인하여 발생하는 모든 법률관계 특히 퇴직금, 가산금 및 특별위로금 등 근로 대가와 관련된 일체의 청구권을 포기한 것이거나 향후 이에 관한 민사상 소송을 제기하지 않겠다는 부제소특약을 한 것으로 봄이 합리적인 의사 해석의 방법이고, 소권이 공권이라거나 퇴직금제도 자체가 강행법규의 성질을 띠고 있다고 하여 이러한 특약을 할 수 없는 것이 아닐 뿐 아니라, 근로자가 퇴직금 청구소송을 먼저 제기한 후 서약서에 서명날인 하고서도 퇴직금 청구소송을 계속할 의사를 가지고 있었다는 사정은 근로자의 내심의 의사에 지나지 않은 것으로 그와 같은 의사가 외부로 표시된 것이 아닌 이상 의사표시의 해석에 참작할 것도 아니다(대법원 1997. 11. 28. 선고 9711133 판결 등 참조).

 

나아가 회사와의 근로관계를 장차 일정한 시점에서 종료시키기로 하고 그 퇴직금과 관련하여 회사에 대하여 어떠한 청구나 이의도 하지 않겠다는 내용의 부제소 합의를 하는 것은 퇴직금의 사전포기에 해당하지 않고 따라서 근로기준법에 위반되지 않는다고 할 것이다(대법원 2006. 12. 9. 선고 200536762 등 참조).

 

위 법리를 종합하면, 근로기준법 등 강행법규상의 근로조건은 최저기준임과 동시에 강행성을 가지는 것으로서 사전에 당사자의 처분에 맡겨진 것이 아니므로 권리발생 이전에 행한 부제소 합의는 무효인 반면, 권리가 발생한 임금 및 퇴직금 등은 근로자의 사적 재산영역으로 옮겨져 근로자의 처분에 맡겨진 것이기 때문에 근로자는 자유로이 이를 포기하거나 부제소 합의를 할 수 있는 것임을 알 수 있다.

 

, 부제소 합의의 유효성은 강행법규(실체법)상의 청구권 발생 후에는 그 강행법규(실체법)상의 권리를 당사자가 자유롭게 처분하는 것이 허용되므로 그 권리에 관한 부제소 합의 또한 유효한 것이다.

 

구 특허법 제40조 제1항의 직무발명보상금 청구권은 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점에 발생하는 것인 것, 특허발명에 대한 특허받을 권리가 원고로부터 피고에게 승계된 후에 이루어진 합의서에 포함된 부제소 합의는강행법규(실체법)인 구 특허법 제40조 제1항의 직무발명보상금 청구권 발생 후에 이를 자유롭게 처분할 수 있는 상태에서 이루어진 것으로서 유효하다

KASAN_[보상합의쟁점] 직무발명보상 관련 사용자와 종업원의 합의 계약의 효력 - 무효 vs 유효 구별 기준 특허법원 2018. 6. 14. 선고 2017나1186 판결 요지.pdf
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작성일시 : 2025. 2. 3. 15:03
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1. 직무발명 미신고로 인한 배임죄 책임

공공연구기관이나 대학에 소속된 연구원 또는 대학교수가 재직 중 발명한 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 발명은 원칙적으로 직무발명에 해당하고, 발명자인 연구원 또는 교수는 그 직무발명을 사용자인 소속연구기관 또는 대학에 신고하여야 합니다. 신고하지 않고 제3자 명의로 특허출원 및 등록을 하는 경우 형사상 배임죄의 책임을 지게 됩니다. 대학원생은 원칙적으로 종업원은 아니지만 관련 학칙이나 내부규정, 참여 연구과제에서 체결한 협약서에서 직무발명 신고의무를 규정한 경우에는 교수와 마찬가지로 보아야 할 것입니다.

 

2. 직무발명 미신고에 대한 민사상 손해배상 책임

직무발명 미신고로 인해 형사 유죄판결을 받으면, 그 미신고 행위가 위법행위라는 점은 사실상 확정된 것이므로, 그 다음 단계로 특별한 사정이 없는 한 민사상 손해배상책임도 부담하게 됩니다. 따라서, 직무발명 미신고로 인한 손해배상 액수만 문제될 뿐이고, 직무발명을 신고하지 않은 연구원이 손해배상 책임 자체를 회피하는 것은 어렵습니다.

 

3. 직무발명 미신고에 대한 인사상 징계 처분

직무발명을 신고하지 않고 외부로 유출하여 본인 또는 제3자 명의로 특허출원, 등록한 경우 인사상 징계처분을 받을 수 있습니다. 서울고등법원 2019. 1. 25. 선고 201858518 판결에서 공무원이 직무발명을 해당 기관에 신고하지 않고 타인 명의로 등록한 사안에서 해당 공무원을 중징계에 해당하는 정직 3개월에 처한 것은 적법하다고 판결하였습니다. 서울고등법원 판결은 공무원이 직무발명을 신고하지 않고 사유화한 것으로 해당 특허권행사로 국가사업 차질 초래할 우려가 있는 등 그 비위정도가 심하다고 평가하고, 중징계 처분은 적법하다고 밝혔습니다.

 

4. 미신고 직무발명을 제3자 명의로 출원 및 등록한 경우 원상회복 여부

연구기관이나 대학이 제3자 명의로 출원 및 등록된 모인출원에 대한 정당 권리자로서 그 권리를 원상회복할 수 있는지 여부는 어려운 문제입니다. 개정 특허법 시행일 2017. 3. 1. 이전 설정등록된 특허권에 대해서는 종래의 특허법상 특칙규정과 판례법리가 적용됩니다. 신법 시행일 2017. 3. 1.부터 설정등록된 특허권에 대해서는 진정한 권리자의 특허등록명의자에 대한 특허권 이전등록청구권을 행사할 수 있습니다.

 

우리나라 특허법 제34조 및 제35조 규정은 원칙적으로 정당한 권리자가 일정 기간 내에 후속출원을 하면 원상회복할 수 있는 구제방법을 제공합니다. 그런데, 타국가에는 이와 같은 특별규정이 없습니다. , 국가마다 입장을 달리하는 문제로서 해외 출원에 관한 분쟁해결은 단순하지 않습니다. 예를 들어, 일본, 미국, 중국, 유럽특허청 등 타국가 특허법에는 정당한 권리자의 후속출원을 권리구제의 전제요건으로 하는 것은 아닙니다. 그러나, 출원조차 하지 않았던 정당 권리자에게 모인출원에 관한 권리가 모두 귀속된다고 단정하기는 어렵습니다. 모든 국가에서 동일한 특허법리가 적용될 가능성은 극히 낮기 때문에 개별 국가마다 특허법리를 면밀하게 살펴보아야 할 것입니다.

 

5. 누락된 공동발명자의 손해배상청구권 직무발명보상금에 상응하는 손해액

대학발명 기술이전에 따른 수익발생과 발명자 보상이 있는 경우 졸업하여 학교를 떠난 대학원생 연구원이 공동발명자라면 그 연구원도 보상 대상자입니다. 만약 대학원생 연구원이 공동발명자에 해당하지만 특허발명자에서 누락된 경우라면, 해당 대학원생 공동발명자는 대학교수 등 다른 공동발명자를 상대로 직무발명보상금에 해당하는 손해배상청구를 할 수 있습니다. 따라서 진정한 공동발명자는 발명자로 기재되어 있지 않다고 해도 대학규정에 따른 직무발명보상액 중에서 자신의 공동발명자 기여도에 따른 금액을 받을 수 있습니다.

 

6. 직무발명 보상금 비과세 대상

연구기관이나 대학 산학협력단에서 연구원 또는 대학교수에게 지급하는 직무발명 보상금도 일반 회사의 경우와 마찬가지로 비과세 소득에 해당합니다. 실제 분쟁사건에서, 대학교수는 대학의 구성원이고 종업원이지만 산학협력단의 종업원은 아니므로 비과세 적용대상이 아니라는 다툼이 있었습니다. 그러나, 법원은 대학의 교직원은 법률상으로는 산학협력단의 종업원은 아니지만 실질상 대학과 산학협력단을 동일시 할 수 있으므로 산학협력단의 종업원이라 볼 수 있다는 논리로, 대학교수가 산학협력단을 통해 받은 직무발명 보상금도 일반 회사 종업원의 경우와 마찬가지로 소득세법 제12조의 비과세 소득에 해당한다고 판결하였습니다. 그 후 관련 규정을 아래와 같이 명시하여 그 비과세 범위에 해당한다 점은 명확하게 하였습니다. 다만, 정부는 2017. 1. 1. 이후부터 비과세 직무발명보상금의 범위를 300만원으로 제한하였습니다.

 

관련 세법 및 시행령 규정

소득세법 제12(비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다.

5. 기타 소득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득

. 발명진흥법2조 제2호에 따른 직무발명으로 받는 다음의 보상금

1) 종업원이발명진흥법15조에 따라 사용자로부터 받는 보상금

2) 대학의 교직원이 소속 대학에 설치된 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률에 따른 산학협력단으로부터 같은 법 제32조에 따라 받는 보상금

 

소득세법 시행령 제17조의3 (비과세되는 직무발명보상금의 범위)

법 제12조제3호어목에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 연 300만원 이하의 금액을 말한다.

18조제2(신설) 법 제12조제5호라목에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 연 300만원(해당 과세기간에 법 제12조제3호어목에 따라 비과세되는 금액이 있는 경우에는 300만원에서 해당 금액을 차감한 금액으로 한다) 이하의 금액을 말한다.”

 

KASAN_대학교수, 공공연구기관의 연구원, 공무원, 대학원생의 직무발명 관련 기본법리, 분쟁소지 및 실무적 대응방안 포인트 몇 가지.pdf
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작성일시 : 2025. 2. 3. 13:59
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