실적보상__글122건

  1. 2019.12.02 사용자의 직무발명 자기실시의 경우에 직무발명에 대한 정당한 보상 관련 실무적 포인트
  2. 2019.12.02 직무발명에 대한 정당한 보상 관련 법리 및 실무적 포인트: 특허법원 2018. 6. 22. 선고 2018나1176 판결
  3. 2019.11.28 직무발명의 자기실시를 이유로 전직 연구소장의 직무발명보상청구소송 – 사용자의 공지기술, 미실시 주장 및 독점적, 배타적 이익 부존재 주장 인정: 특허법원 2019. 8. 29. 선고 2018나2308 판결
  4. 2019.11.07 장기적 연구개발과정에서 나온 직무발명의 대부분은 개량발명 – 특허청구범위 근거로 발명구성, 발명자, 실시여부를 엄밀하고 정확하게 판단해야 함 - 개량발명에 대한 직무발명보상금 불..
  5. 2019.10.18 정부출연기관, 공공연구기관의 연구원 개인명의 특허권 - 국가 R&D, 국가연구개발사업, 국책과제의 결과물을 개인명의로 특허등록한 사실 적발 – 인사징계 해임처분 적법: 서울고등법원 2019. ..
  6. 2019.10.18 종업원 발명자가 경쟁사로 이직한 경우 사용자에 대한 직무발명보상금 청구권을 상실한다는 사내 규정 – 효력 없음: 서울중앙지방법원 2019. 6. 5. 선고 2017가합570123 판결
  7. 2019.10.18 사용자의 자기실시와 동시에 제3자에게 통상실시권 허여 상황 – 로열티 수익 이외에 사용자의 자기실시로 인한 사용자 이익 근거 직무발명 보상금 산정: 서울중앙지방법원 2019. 6. 5. 선고 2017..
  8. 2019.09.09 사용자의 직무발명보상금 지급액에 대한 법인세 세액공제 적용대상 및 범위의 적법여부 판단: 대법원 2013. 6. 27. 선고 2013두2655 판결
  9. 2019.08.05 대학원생(석사 또는 박사과정), 대학생, Postdoc 연구원 등 대학의 교원, 종업원이 아닌 참여연구원 공동발명자 – 대학 산단의 직무발명자 포함 + 산단의 직무발명보상의무 인정 - 기본법리 및 ..
  10. 2019.08.05 대학교수, 공공연구기관의 연구원, 공무원, 대학원생의 직무발명 관련 기본법리, 분쟁소지 및 실무적 대응방안 포인트 몇 가지
  11. 2019.08.02 PD-1/PD-L1 항체 면역 항암제 신약, 옵디보 Opdivo 특허의 발명자, 노벨생리학상 수상자 Tasuku Honjo 교토대학 명예교수 – 특허권 보유회사 오노제약 ONO Pharmaceutical 상대로 직무발명보상금 청구소송 ..
  12. 2019.05.14 사용자의 직무발명 적용제품 생산판매 상황에서 종업원 발명자에 대한 실시보상 요건 – 사용자의 무상 통상실시권을 넘어선 독점 배타적 이익의 존재 – 사용자의 직무발명 실시 but 보상의..
  13. 2019.05.13 특허권자가 실시하지 않지만 방어용으로 등록한 특허도 직무발명보상 대상 + 사용자의 실시대상이 아닌 직무발명에 대한 보상금 지급의무 인정: 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결
  14. 2019.05.10 직무발명으로 사용자의 회계상 이익이 없는 경우, Cross License, Settlement, 표준특허 FRAND 선언 상황에서도 사용자 이익이 있다면 종업원 발명자에게 직무발명 보상의무 인정
  15. 2019.05.10 사용자에게 직무발명으로 인한 이익 발생한 경우 발명자의 직무발명 보상 시 보상액 산정기준 – 사용자 이익, 독점권 기여율, 발명자 공헌도 중에서 발명자 공헌도, 발명자 보상율 결정에 관..
  16. 2019.04.16 [직무발명분쟁] 국책과제 수행 연구원 - 연구결과 특허출원의 발명자로 기재 BUT 특허출원인에 타 회사법인만 단독 기재하고 소속 기관을 출원인에서 제외한 경우 법적효과 및 책임 여부
  17. 2019.04.16 [직무발명분쟁] 종업원이 한 직무발명을 회사 명의가 아닌 대표이사 명의로 출원 및 등록한 경우 – 특허무효: 대법원 2005. 3. 25. 선고 2003후373 판결
  18. 2019.04.16 [직무발명보상] 회사의 대표이사, 감사, 등기이사 등 임원의 직무발명 관련 기본사항
  19. 2019.04.15 [공동발명쟁점] 연구개발 프로젝트 진행 중 연구원 이직 + 그 후 출원한 특허발명의 공동발명자 인정: 미국 Falana v. Kent State Univ. 사건 판결
  20. 2019.04.15 [공동발명쟁점] 진정한 발명자 판단 미국판결 사례
  21. 2019.04.15 [공동발명쟁점] 공동발명자 판단과 침해소송에서 권리행사 무산 미국판결 사례
  22. 2019.04.15 [공동발명쟁점] 특허출원서, 특허등록증 등에 발명자로 기재되지 않은 진정한 발명자의 직무발명 보상청구권
  23. 2019.04.15 [공동발명쟁점] 직무발명 보상금 청구소송 준비사항 중 가장 중요한 포인트 – 발명자 자격과 공헌도 및 기여도 입증자료 준비
  24. 2019.04.15 [공동발명쟁점] 진정한 발명자 판단 관련 실무적 포인트
  25. 2019.04.15 [공동발명쟁점] 신규물질 의약발명에서 약리효과실험 전담 연구원 - 공동발명자 불인정 판결: 특허법원 2017. 6. 23. 선고 2017나1049 판결
  26. 2019.04.15 [발명자판단] 국내판결에서 공동발명자 불인정 사례 및 발명자 판단 기준
  27. 2019.04.15 [공동발명쟁점] 진정한 공동발명자 판단 기준: 서울고등법원 2016. 9. 29. 선고 2015나2053313 판결
  28. 2019.04.15 [공동발명쟁점] 공동발명 관련 실무적 포인트 몇 가지
  29. 2019.04.12 [발명자쟁점] 회사법인과 CEO, CTO 등 이사의 공동 특허출원 + 상법상 이사의 자기거래 규제 조항 + 위반 여부 판단 사례: 서울고등법원 2015. 11. 26. 선고 2015나22771 판결
  30. 2019.04.12 직무발명 관련 발명진흥법 주요조항

 

 

1.    사용자는 종업원으로부터 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖고 있습니다.

 

2.    사용자가 종업원의 직무발명을 승계하여 특허출원, 등록을 거쳐 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있는 경우 직무발명을 승계하지 않았던 경우와 비교하여 더 불리한 취급을 할 수 없으므로, 개념상 특허권자의 실시권과 별도로 직무발명을 자유롭게 실시할 수 있는 무상의 통상실시권에 해당하는 법적이익을 보유하고 있습니다.

 

3.    사용자의 권리인 무상의 통상실시권 때문에, 사용자가 직무발명을 승계하여 특허권을 보유하고 있고, 또한 그 특허발명을 실시하고 있다는 사실만으로는 종업원 직무발명자가 사용자에게 그 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구할 수 있는 근거는 될 수 없습니다.

 

4.    사용자가 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 인정되는 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있습니다.

 

5.    또한, 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없습니다. 종업원 직무발명자에게 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 사실을 주장, 입증할 책임이 있습니다.

 

6.    이와 같은 직무발명의 정당한 보상에 관한 법리에 비추어 볼 때, 현재 실무상 직무발명자에 대한 출원보상, 등록보상은 사용자의 독점적, 배타적 이익과 무관하게 운영되고 있습니다. 일괄적으로 지급하는 출원보상과 등록보상은 직무발명보상에 관한 법리와 관계없으므로 특허법 및 발명진흥법에 따른 직무발명보상에 해당하지 않는다고 평가할 수도 있습니다.

 

7.    발명진흥법 제15조에서는 사용자가 직무발명보상규정을 정해 출원보상, 등록보상 등을 하는 경우 일정한 요건을 충족하면 종업원 직무발명자에게 직무발명에 대한 정당한 보상을 한 것으로 본다(15조 제6항 본문)라고 명시적으로 규정하고 있습니다. , 발명진흥법에서는 직무발명의 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없더라도 출원보상, 등록보상도 발명진흥법에 따라 일정한 요건을 충족하였다면 정당한 보상으로 본다는 것입니다.

 

8.    그러나 사용자가 직무발명을 승계하였으나 그 직무발명의 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없고, 출원보상, 등록보상 규정도 발명진흥법에 따른 요건을 충족하지 못한 경우에는, 출원보상, 등록보상을 직무발명에 대한 정당한 보상으로 볼 수 없습니다. 따라서 그와 같은 상황에서 직무발명자 종업원은 직무발명을 승계한 사용자에게 정당한 보상을 청구할 근거가 없다 할 것입니다.

 

발명진흥법 제15(직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.

④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.

⑤ 사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

 

KASAN_사용자의 직무발명 자기실시의 경우에 직무발명에 대한 정당한 보상 관련 실무적 포인트.pdf

 

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작성일시 : 2019. 12. 2. 09:00
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위 판결에서 직무발명에 대한 정당한 보상 관련 법리를 실무적 관점에서 간략하게 정리한 내용을 인용하면 다음과 같습니다.

 

1.    사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는다.

2.    사용자가 직무발명을 승계한 경우 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 있은 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있다.

3.    이때 사용자의 이익은 회계상 이익을 의미하는 것은 아니고, 직무발명 자체에 의한 이익을 의미한다.

4.    사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자의 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없다.

5.    직무발명에 대한 정당한 보상을 청구하는 직무발명자가 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 점을 입증해야 한다.

6.    사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 직무발명 특허의 존재로 인해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시하지 못하게 하여 사용자의 매출이 증가하였다면 직무발명으로 인한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.

7.    사용자는 물론 경쟁회사도 직무발명을 실시하지 않았고, 직무발명 출원 당시 다양한 대체기술이 존재하여 경쟁회사가 그 대체기술을 실시할 수 있었다면 경쟁회사에서 직무발명을 실시하지 못함으로써 사용자의 매출증가 또는 이익증가를 상정할 수 없으므로, 직무발명으로 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.

8.    직무발명의 특허에 대한 무효사유가 있다는 사정만으로 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없다고 단정할 수 없다.

9.    그러나 직무발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁회사도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었다면 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.

 

KASAN_직무발명에 대한 정당한 보상 관련 법리 및 실무적 포인트 특허법원 2018. 6. 22. 선고 2018나

 

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작성일시 : 2019. 12. 2. 08:38
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사용자 회사의 주장요지

(1) 해당 직무발명을 실시하지 않음

(2) 신규성 결여하는 등록무효 사유 존재 + 3자가 해당 무효사유를 쉽게 알 수 있음 à 공지기술

(3) 공지기술로 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점적 배타적 이익을 얻을 수 없음

(4) 직무발명 관련 보상 의무 없음

 

특허법원 판결요지

보상청구권 요건 및 입증책임

 

 

최초 등록 특허발명(정정 전) 관련 검토 및 판단

(1) 정정 전 직무발명 특허청구항 - 신규성 결여, 등록무효 사유 존재

(2) 특허등록 전에 경쟁업체에서 직무발명과 동일한 구성의 제품을 개발하여 발매함

(3) 직무발명은 공지기술에 해당함

(4) 사용자에게 독점적, 배타적 이익 없음

 

특이사항 직무발명의 특허에 대한 정정 + 정정의 무효사유 해소 여부 검토

(1) 정정 후 직무발명 관련 검토

(2) 정정 후 직무발명은 신규성 충족 BUT 진보성 흠결 무효사유 존재

 

종합적 결론 직무발명보상청구권 불인정

 

 

첨부: 특허법원 2019. 8. 29. 선고 20182308 판결

 

KASAN_직무발명의 자기실시를 이유로 전직 연구소장의 직무발명보상청구소송 – 사용자의 공지기술, 미실시 주장 및

특허법원 2019. 8. 29. 선고 2018나2308 판결 .pdf

 

 

 

작성일시 : 2019. 11. 28. 17:48
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1. 사안의 개요

 

원고 발명자는 대기업 피고회사(사용자)의 종업원으로 재직하면서 기존의 LCD용 세정장비인 P4 HDC를 신형인 P5 HDC로 개조하면서 여러 기능을 개발 또는 개선하였고, 이와 관련하여 피고회사가 등록 받은 특허 기술 가운데 일정 부분을 단독 또는 공동으로 발명하였음을 주장하면서 피고회사를 상대로 직무발명보상금으로 40억 원과 그 지연손해금의 지급을 청구(발명진흥법 15 1항에 근거)하였습니다.

 

2. 판결요지 - 발명자 요건

 

발명자임을 인정하기 위해서는 발명의 기술 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하거나 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 이바지하여야 합니다. 따라서, 단순히 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 일반적인 조언이나 지도를 하는 등 연구자를 일반적으로 관리한 사람이나 협력자 또는 보조자로서 연구자의 지시에 따라 단순히 자료를 정리한 사람이나 실험을 한 사람 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 사람 등과 같이 발명의 완성을 원조한 것에 불과한 사람은 발명자에 해당하지 아니합니다. 또한, 발명자로 되기 위해서는 한 사람이 모든 과정에 관여하는 것이 필요한 것은 아니며 공동으로 관여하는 것으로 충분하지만, 여러 사람이 공동발명자가 되기 위해서는 과제를 해결하기 위한 착상과 그 구체화의 과정에서 일체적, 연속적인 협력관계 아래서 각각이 중요한 공헌을 하여야 할 필요가 있습니다.  

 

3. 쟁점 - 발명자 판단  

 

원고 종업원은 피고회사가 등록 받은 특허발명 중 일부를 단독으로, 일부는 다른 연구원과 공동으로 개발하였다고 주장하였습니다. 구체적으로 특정 세정장치의 구동방식을 변경했다는 등 기존 장치를 개량하거나 변경한 기술내용을 직무발명이라고 주장하였습니다.

 

그러나, 서울고등법원은 원고가 발명하였다고 주장하는 기술은 해당 특허의 특허청구범위에 기재되어 있지 않다고 판단하였습니다.

 

직무발명보상금의 청구대상은 특허명세서에 기재된 기술내용 전체를 대상으로 판단하는 것이 아니라 그 중 특허청구범위에 기재되어 있는 기술적 사상을 대상으로 합니다.

 

통상 특허청구범위를 면밀하게 분석하지 않은 채 그 범위에 포함되지 않는 기술을 직무상 발명했다고 주장하는 경우가 많은데, 엄밀한 의미에서 보면 스스로 패소를 자초하는 것과 다름없습니다. 법원은 위 사건에서 원고가 주장한 기술내용은 특허청구범위에 기재되어 있지 않다는 이유로 원고 청구를 기각하였습니다. 특허법과 직무발명에 관한 법리와 실무를 고려하지 않는 막연한 주장은 이와 같이 허망한 결과를 낳습니다.

 

위 사건에서 또 다른 쟁점은 원고 종업원이 대상 특허에 관한 세정장치를 처음 개발한 것이 아니고, 장치의 세부적 부분을 변경하는 등 개량했다는 주장입니다. 직무발명이 개량발명에 해당한다면, 처음부터 개량발명과 기초발명의 차이점을 엄격하게 구별한 후, 그 개량발명이 특허청구범위에 기재되어 있는지 여부를 출발점으로 삼아야 합니다.

 

그럼에도 불구하고, 이 사건에서 원고는 막연히 그 세정장치를 자신이 개발했다는 주장하고, 회사에서는 그 세정장치에 관한 기존 개발자료를 제출함으로써 종업원이 발명자에 해당하지 않는다는 판결을 이끌어 내었습니다. 처음부터 종업원이 실제 발명한 개량발명을 특정한 후, 그것이 회사가 등록한 특허의 청구범위에 반영되어 있는지 여부를 세심하게 검토하고 판단한 후, 직무발명보상금의 청구소송을 제기하는 것이 바람직합니다.

 

4. 직무발명이 개량발명인 경우 실무적 대응방안

 

직무발명에서 가장 중요한 출발점은 특허청구범위에 기재된 사항입니다. 이를 무시하고 제품이나 공정에 사용된 기술을 중심으로 두리뭉실하게 주장하면 소송에서 좋은 결과를 얻기 어려울 것입니다.

 

현실적으로 개량발명이 대부분이고 원천기술을 발명한 경우는 거의 없습니다. 개량발명은 원천기술에 관한 특허와 구분하는 것이 중요하고, 그 개량발명 기술내용을 특허청구범위에 구체적으로 어떻게 기재하였는지가 가장 중요합니다. 따라서, 직무발명보상금 청구소송을 검토할 할 때 기술의 흐름을 파악하고 해당 직무발명의 위치를 객관적으로 파악해 평가해 보아야 합니다. 개량발명에 맞는 직무발명보상금 청구소송의 전략을 수립해야 합니다. 이때 종업원이 실제 개발한 기술내용도 중요하지만 특허청구범위에 기초하지 않은 막연한 주장만으로는 승소할 수 없습니다. 대상 기술내용이 특허청구범위에 구체적으로 반영되어 있는지 여부를 반드시 확인해야 할 것입니다.

 

KASAN_장기적 연구개발과정에서 나온 직무발명의 대부분은 개량발명 – 특허청구범위 근거로 발명구성, 발명자, 실시

 

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작성일시 : 2019. 11. 7. 11:00
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1. 과학기술기본법 제11조의 3 (국가연구개발사업성과의 소유ㆍ관리 및 활용촉진)

국가연구개발사업의 성과는 국가연구개발사업에 참여하는 연구형태와 비중, 연구개발성과의 유형 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구기관 등의 소유로 한다. (단서 생략) 그 밖에 연구개발성과의 소유·관리 및 활용촉진에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

 

2. 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(대통령령) 20(연구개발성과의 소유)

국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 성과는 협약에서 정하는 바에 따라 개별 무형적 성과를 개발한 연구기관의 단독 소유로 하고, 복수의 연구기관이 공동으로 개발한 경우 그 무형적성과는 공동으로 개발한 연구기관의 공동 소유로 한다. 다만, 무형적 성과를 소유할 의사가 없는 연구기관이 있는 경우에는 협약에서 정하는 바에 따라 함께 연구를 수행한 연구기관이 단독 또는 공동으로 소유할 수 있다.

 

3. 처리규정(훈령) 36(연구개발에 따른 결과물의 소유)

연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 결과물은 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)의 소유로 한다. 다만, 1호 및 제2호에 해당하는 경우에는 협약으로 정하는 바에 따라 참여기관이 단독으로 소유할 수 있고, 3호에 해당하는 경우에는 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)과 참여기관이 공동으로 소유할 수 있다.

1. 참여기관이 자체 개발하거나 주도적으로 개발한 무형적 결과물

2. 주관연구기관 또는 협동연구기관이 연구개발결과물을 소유할 의사가 없는 경우

3. 장관이 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)과 참여기관이 공동으로 소유하는 것이 연구개발결과물의 활용을 위하여 더 효과적이라고 판단하는 경우

 

4. 과학기술기본법 제11조의4 (기술료의 징수 및 사용)

연구개발성과 소유기관의 장(11조의32항에 따라 전문기관 등에 위탁한 경우에는 위탁받은 기관의 장)은 연구개발성과를 실시(연구개발성과를 사용·양도·대여 또는 수출하려는 것을 말한다)하려는 자와 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등에 관하여 계약을 체결하는 때에는 기술료를 징수하여야 한다. 다만, 연구개발성과 소유기관이 소유하고 있는 성과를 직접 실시하려는 경우에는 전문기관의 장이 기술료를 징수할 수 있다. 그 밖에 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 기술료의 징수 및 사용 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한.

 

5. 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 (대통령령) 22(기술료의 징수)

법제11조의4 1항에 따른 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등은 연구개발결과물 소유기관의 장이 연구개발결과물을 실시하려는 자와 합의하여 정한다. 다만, 법 제11조의4 1항 단서에 따라 전문기관의 장이 기술료를 징수하는 경우 중앙행정기관의 장은 다음 각 호에 따라 징수하도록 하거나, 별도로 정하는 기준에 따라 정부출연금액의 범위에서 매출액을 기준으로 징수하도록 할 수 있다.

1. 중소기업: 정부출연금의 10 퍼센트

2. 중견기업(중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법2조제1호에 따른 중견기업을 말한다): 정부출연금의 30 퍼센트

3. 대기업(독점규제 및 공정거래에 관한 법률14조제1항에 따른 상호출자제한 기업집단에 속하는 기업을 말한다): 정부출연금의 40 퍼센트

 

6. 처리규정(훈령) 38(기술료의 징수)

과학기술기본법11조의41항에 따른 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등은 연구개발결과물 소유기관의 장이 연구개발결과물을 실시하려는 자와 합의하여 정한다. 다만, 과학기술기본법11조의41항 단서에 따라 전문기관의 장이 기술료를 징수하는 경우 다음 각 호의 금액을 기술실시계약 체결시점으로부터 5년 이내에 징수하여야 한다.

1. 중소기업: 정부출연금의 10%

2. 중견기업(산업발전법10조의21항에 따른 기업을 말한다): 정부출연금의 30%

3. 대기업(독점규제 및 공정거래에 관한 법률14조제1항에 따른 상호출자제한 기업집단에 속하는 기업을 말한다): 정부출연금의 40%

 

7. 처리규정(훈령) 39(기술료의 사용)

연구개발결과물 소유기관의 장이 영리법인(공공기관의 운영에 관한 법률5조제3항 제1호의 공기업을 포함한다)인 경우에는 징수한 기술료를 다음 각 호에 따라 사용하여야 한다.

1. 전문기관에의 납부(중소기업: 정부출연금 지분의 10퍼센트, 중견기업: 정부출연금 지분의 30퍼센트, 대기업: 정부출연금 지분의 40퍼센트)

2. 1호 외의 금액: 연구개발과제 참여연구원에 대한 보상금, 연구개발 재투자, 기관운영경비, 지식재산권 출원·등록·유지 등에 관한 비용 및 기술확산에 기여한 직원 등에 대한 보상금

 

KASAN_정부출연기관, 공공연구기관의 연구원 개인명의 특허권 - 국가 R&D, 국가연구개발사업, 국책과제의 결과물

 

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작성일시 : 2019. 10. 18. 15:45
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1. 사용자 화사의 직무발명 규정

발명자가 경쟁사로 이동 또는 해고로 퇴직 시 보상금 청구권을 산실한다.

 

2. 쟁점

종업원 직무발명자가 사용자 회사의 경쟁사로 이직한 다음 전직 회사에 대해 직무발명보상금을 청구한 경우 재직 기간 중 시행한 위와 같은 사규 직무발명에 관한 규정을 근거로 전직한 종업원 발명자에 대한 직무발명보상을 거절할 수 있는지 여부

 

3. 서울중앙지방법원 판단 사용자의 규정은 강행법규 위반으로서 무효

직무발명 보상에 관한 법 규정은 직무발명의 귀속자인 발명자에 대하여 정당한 보상이 되도록 보장함은 물론 상대적으로 경제적 약자인 발명자의 권리를 보장하기 위한 강행규정으로 봄이 상당하고, 발명의 승계에 의해 발생하는 보상금 청구권은 종업원이 그 회사를 퇴직한 경우에도 소멸하지 아니한다.

 

그런데 피고회사의 직무발명에 관한 규정은 발명자의 직업선택의 자유에 따라 전직하는 경우 이미 발생한 정당한 보상금 청구권 자체를 박탈하는 것을 내용으로 하는 것으로서 헌법상 기본권을 심히 제약할 뿐 아니라 그러한 청구권 박탈의 요건으로 들고 있는 경쟁사의 범위를 명확하게 규정하고 있지도 아니하므로, 구 특허법 제40조 제1항 등에 반하는 것으로서 효력이 없다.

 

KASAN_종업원 발명자가 경쟁사로 이직한 경우 사용자에 대한 직무발명보상금 청구권을 상실한다는 사내 규정 – 효력

 

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작성일시 : 2019. 10. 18. 12:18
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1. 사안의 개요

특허권자 사용자가 제3자에게 직무발명의 특허권에 대한 통상실시권 허여 라이선스 체결 사용자에게 로열티 수입 발생 + 사용자의 직무발명에 대한 자기 실시로 인한 이익 발생

 

2. 쟁점: 사용자의 자기 실시로 인한 독점적 이익 발생 인정 여부

 

3. 서울중앙지방법원 판단 사용자의 자기실시로 인한 독점적 이익 인정

통상실시권 허여 범위가 시기, 대상 등으로 제한된 점 근거로 제3자에 대한 통상실시권 허여에도 불구하고 사용자에게 특허권자의 독점배타적 지위가 남아 있다고 인정됨

 

특허권자에게 남아 있는 독점적 지위에 상당하는 자기실시로 인한 사용자의 이익을 산정해야 함

 

4. 판결이유

 

KASAN_사용자의 자기실시와 동시에 제3자에게 통상실시권 허여 상황 – 로열티 수익 이외에 사용자의 자기실시로 인

 

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작성일시 : 2019. 10. 18. 09:37
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1. 관련 세법 규정 직무발명보상금에 대한 세액공제 근거 규정

구 조세특례제한법(2006. 12. 30. 법률 제8146호로 개정되기 전의 것, 이하 개정 전 조세특례제한법이라 한다) 10조 제1항은 일정한 내국법인이 2006. 12. 31. 이전에 종료하는 과세연도까지 각 과세연도에 연구 및 인력개발을 위한 비용 중 대통령령이 정하는 비용(이하 연구·인력개발비라 한다)이 있는 경우 그 각 호의 방법 중 하나를 선택하여 법인세에 관한 세액공제를 적용받을 수 있다고 규정하고 있고,

 

구 조세특례제한법(2007. 12. 31. 법률 제8827호로 개정되기 전의 것, 이하 구 조세특례제한법이라 한다) 10조 제1항은 일정한 내국법인이 2009. 12. 31. 이전에 종료하는 과세연도까지 각 과세연도에 연구·인력개발비가 있는 경우 그 각 호에 따른 금액을 해당 과세연도의 법인세에서 공제한다고 규정하고 있으며(개정 전 조세특례제한법 제10조 제1항과 구 조세특례제한법 제10조 제1항을 통칭하여 이하 구 조특법 제10조 제1이라 한다),

 

그 각 위임을 받은 구 조세특례제한법 시행령(2008. 10. 7. 대통령령 제21064호로 개정되기 전의 것) 9조 제2[별표 6] 1()(이하 이 사건 규정이라 한다)연구·인력개발비 세액공제를 적용받는 비용의 하나당해 기업이 그 종업원에게 직무발명보상금으로 지출한 금액을들고있다.

 

2. 쟁점 (1) 대표이사 등 임원, 특수관계인에게 지급한 직무발명보상금이 법인세 세액공제 대상으로서 적법한지 여부 + (2) 사용자가 산정하여 지급한 보상금 전액이 법인세 세액공제의 대상 범위로서 적법한지 여부

 

3. 대법원 판결요지

[1] 대표이사 등 임원, 특수관계인도 직무발명 보상금 지급대상에 해당함

구 조세특례제한법 시행령(2008. 10. 7. 대통령령 제21064호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 9조 제2[별표 6] 1()목이 직무발명보상금으로 지출한 금액을 연구·인력개발비로 보아 내국법인의 법인세에 관한 세액공제 대상으로 정한 취지는 조세지원을 통해 기업의 연구개발을 장려하고 촉진하고자 함에 있는 점, 2008. 10. 7. 대통령령 제21064호로 개정된 조세특례제한법 시행령 제9조 제2[별표 6] 1()목은 종업원 또는 종업원 외의 자에게 직무발명보상금으로 지출한 금액을 세액공제 대상이 되는 직무발명보상금으로 규정함으로써 임원에게 지출한 직무발명보상금도 세액공제 대상이 됨을 분명히 하였던 점, 조세특례제한법 제12조는 기술이전소득 등에 대한 과세특례를 규정하면서 내국법인과 특수관계에 있는 자에게 지급한 금액을 세액공제 대상에서 제외하도록 명시적으로 규정하고 있는 반면, 구 조세특례제한법(2006. 12. 30. 법률 제8146호로 개정되기 전의 것 및 2007. 12. 31. 법률 제8827호로 개정되기 전의 것) 10조 제1항은 특수관계자에게 지급한 직무발명보상금을 세액공제 대상에서 제외하는 것으로 규정하고 있지 않은 점 등에 비추어 보면,

 

구 조세특례제한법 시행령 제9조 제2[별표 6] 1()목의 직무발명보상금이란 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 39조 제1, 40조 또는 발명진흥법 제2조 제2호 등이 규정한 직무발명보상금을 뜻하는 것으로 보아야 하고, 임원이나 특수관계자에게 지급하는 직무발명보상금이라고 하더라도 이를 세액공제 대상에서 제외할 것은 아니다.

 

[2] 특허법, 발명진흥법에 따른 정당한 직무발명보상금으로 지급한 금액은 세액공제 대상

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 39조 제1, 40조 또는 발명진흥법 제2조 제2, 15조 등이 직무발명을 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 종업원 등이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 사용자 등이라 한다)의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명으로 규정하고, 그 보상액을 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 등 및 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여 산정하도록 규정하고 있으므로(더욱이 발명진흥법 제15조 제2항은 보상에 관하여 근무규정 등에서 정하는 경우에는 그에 따른 보상이 일정한 상황을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 본다고 규정하고 있다),

 

그러한 요건을 갖춘 직무발명에 관하여 위와 같은 점을 감안하여 산정된 직무발명보상금이라면, 구 조세특례제한법(2006. 12. 30. 법률 제8146호로 개정되기 전의 것 및 2007. 12. 31. 법률 제8827호로 개정되기 전의 것) 10조 제1항이 허용하는 한도 내의 금액은 특별한 사정이 없는 한 연구·인력개발비 세액공제 대상이 된다.

 

KASAN_사용자의 직무발명보상금 지급액에 대한 법인세 세액공제 적용대상 및 범위의 적법여부 판단 대법원 2013.

 

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작성일시 : 2019. 9. 9. 09:44
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대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 대학이나 산학협력단과 고용계약 관계가 존재하지 않습니다. 따라서 대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 학교법인 또는 산학협력단 법인의 종업원에 해당하지 않습니다.

 

그런데, 대학생, 대학원생이 대학연구시설과 기자재를 사용하여 발명한 경우 직무발명이 아닌 자유발명으로 보고 대학은 직무발명에 관한 사용자의 권리를 전혀 인정하지 않는 것은 법감정에 맞지 않습니다. 대학이 소위 shop right의 연구설비와 기자재를 제공한 사용자와 실질적으로 동일하기 때문입니다. 다만 학생에서 급여를 주거나 발명관련 업무를 부과한 것은 아니라는 근본적 차이점은 있습니다.

 

다양한 견해와 입장을 택할 수 있지만, , 다수 학설과 판례는 대학생 또는 대학원생을 대학이나 산학협력단과의 관계에서 직무발명 및 종업원 발명자과 동일하게 보려는 입장입니다. 엄밀하게 보면 법리적 난점이 많지만, 대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 취급하여 직무발명보상금을 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 입장입니다. 대학연구현장의 현실을 감안하면 대학생 또는 대학원생 발명을 자유발명으로 취급하는 것보다 유리하다는 판단일 것입니다.

 

현실적으로 대학생 또는 대학원생 관련 발명은 국가연구개발사업이나 산학협력연구과제에서 대학교수와 함께 연구원으로 참여하여 일정한 인건비를 지급받고 대학의 연구시설, 장비, 기자재 등을 사용하여 발명을 완성한 경우가 대부분입니다. 이와 같은 경우 직무발명으로 취급하는 것이 합리적입니다. 그렇지만 미리 연구협약서에서 연구원으로 참여할 대학생 또는 대학원생의 권리의무사항을 명확히 정하는 것이 바람직합니다.

 

대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 보면 대학의 산학협력단에 대해 원칙적으로 대학교수와 동일한 권리의무를 갖습니다. 특허발명으로 인한 수익이 발생하면 규정에 따라 발명자 보상금을 받을 수 있습니다. 조만간 대학을 떠나더라도 특허존속기간(출원일로부터 20년 또는 최장 25) 중 수익이 발생하는 동안에는 계속하여 발명자 보상금을 받을 수 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당함에도 불구하고 등록특허에 발명자로 기재되지 않은 경우라면 대학 산학협력단에서는 해당 대학생 또는 대학원생에게 발명자 보상금을 지급하지 않을 것입니다.

 

그와 같은 경우 대학생 또는 대학원생 발명자는 등록특허의 권리이전을 청구하거나 그 권리에 상응하는 발명자 보상금을 청구할 수 있습니다. 공동발명자 지위에서 특허의 지분이전청구권을 행사하거나 또는 발명자 보상금 중 특허권 지분비율에 따라 산정된 금액을 청구할 수 있습니다.

 

실제 사례로 대학원 석사과정 학생이 청구한 특허권지분이전을 인정한 서울고등법원 판결과 제외된 공동발명자에게 그 지분비율에 따른 직무발명보상금을 손해배상으로 인정한 대법원 판결이 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당하는지 여부가 핵심 포인트입니다. 발명의 완성에 실질적 기여를 했다는 입증자료를 제시할 수 있어야만 진정한 발명자로 인정받을 수 있습니다. 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자로 일단 인정된다면, 그 기여도에 상응하는 발명자 보상금 또는 손해배상을 받는 것은 그리 어렵지 않을 것입니다.

 

대학원생 공동발명자의 대학특허에 대한 특허 지분이전청구소송: 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 201087230 판결

 

대학의 지도교수 A, 석사과정 대학원생 BC 회사의 연구원 D는 산학협력공동연구를 수행한 결과, 완성된 발명을 C 회사 명의로 특허 출원하면서 발명자로 A 교수와 D 연구원만 올리고, 대학원생 B는 기재하지 않았습니다. 특허등록 후 대학원생 B가 진정한 공동발명자로서 자신의 권리를 주장하는 소를 제기하였습니다.

 

위 사례에서 해당 연구개발을 진행하던 와중에 A 지도교수가 안식년 휴가로 미국에 8개월 가량 체류하면서 이메일로 대학원생과 실험결과를 주기적으로 보고받고 그 해결방안을 지시하는 등의 방식으로 연구를 진행하였습니다. 대학원생 B는 시제품의 성능평가 등 실험을 수행하고, 특허명세서 초안작성도 담당하였습니다. 그 후 작성된 대학원생 B의 석사학위 논문도 특허출원 내용과 거의 동일한 내용이었고, 그와 동일한 내용의 논문을 학술대회에 발표하면서 논문의 공동저자로 지도교수 A와 대학원생 B로 기재하였습니다.

 

법원은 이와 같은 사실관계를 바탕으로 대학원생 B를 특허발명의 공동발명자로 인정하고, 그 기여율에 따른 지분을 30%로 인정하였습니다.

 

대학원생 B는 진정한 공동발명자임에도 불구하고, 특허출원서, 특허증 등 특허서류 어디에도 발명자로 언급되지 않았습니다. 이와 같이 제외된 진정한 발명자는 등록된 특허에 대한 관계에서 어떤 권리를 보유하며, 자신의 권리를 어떻게 구제받을 수 있을까요? 복잡한 쟁점이 많지만, 판결요지와 관련된 사항 몇 가지만 간략하게 설명드립니다.

 

1. 대학원생 발명과 지도교수, 대학의 산학협력단의 관계

원칙적으로 대학생이나 대학원생은 대학의 종업원에 해당하는 교원이 아닙니다. 따라서 직무발명이 성립되지 않고, 특별한 사정이 없는 한 자유발명에 해당합니다. 직무발명이 아니므로 지도교수, 대학, 산단에서 대학원생의 발명에 관한 권리를 일방적으로 승계할 수 없습니다.

 

다만, 국책과제, 산학협동연구 등에서 참여 연구원으로 등록되어 인건비를 지급받는 경우에는, 각 특별법 및 관계법령에 따라 대부분 종업원의 지위에서 발명한 것으로 볼 수 있거나 연구협약서 규정에 따라 직무발명 관련 규정이 적용될 수 있습니다. 한편, 회사 재직 중 회사지원으로 대학원을 다니는 경우, 교수나 연구원이 안식년 휴가 중에 다른 대학, 연구소, 회사에서 연구하는 동안에 발명한 경우에는 2중적 지위로 인해 상당히 복잡한 문제가 많습니다.

 

2. 대학원생의 특허지분권 및 지분이전청구권

진정한 공동발명자는 해당 특허발명에 대해 지분권을 갖습니다. 진정한 공동발명자를 제외하고 등록받은 특허는 일종의 모인특허에 해당하지만, 대법원판결에서 예외적으로 진정한 권리자의 지분이전청구권 행사를 인정하는 경우에 해당합니다. 따라서, 대학원생 B는 현재의 특허권자를 상대로 특허권의 30% 지분을 자신에게 이전하라는 청구의 소를 제기할 수 있습니다.

 

3. 진정한 공동발명자의 특허지분권 침해로 인한 손해배상청구

진정한 공동발명자는 특허의 지분권을 회수하는 대신, 그 지분권을 침해한 상대방을 상대로 손해배상을 청구할 수도 있습니다. 이 경우 제외된 진정한 공동발명자가 받을 수 있는 손해배상의 범위는 직무발명자가 사용자로부터 받을 수 있는 직무발명 보상금에 상당하는 금액이라는 대법원 판결이 있습니다.

 

KASAN_대학원생(석사 또는 박사과정), 대학생, Postdoc 연구원 등 대학의 교원, 종업원이 아닌 참여연구원

 

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작성일시 : 2019. 8. 5. 10:00
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1. 직무발명 미신고로 인한 배임죄 책임

공공연구기관이나 대학에 소속된 연구원 또는 대학교수가 재직 중 발명한 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 발명은 원칙적으로 직무발명에 해당하고, 발명자인 연구원 또는 교수는 그 직무발명을 사용자인 소속연구기관 또는 대학에 신고하여야 합니다. 신고하지 않고 제3자 명의로 특허출원 및 등록을 하는 경우 형사상 배임죄의 책임을 지게 됩니다. 대학원생은 원칙적으로 종업원은 아니지만 관련 학칙이나 내부규정, 참여 연구과제에서 체결한 협약서에서 직무발명 신고의무를 규정한 경우에는 교수와 마찬가지로 보아야 할 것입니다.

 

2. 직무발명 미신고에 대한 민사상 손해배상 책임

직무발명 미신고로 인해 형사 유죄판결을 받으면, 그 미신고 행위가 위법행위라는 점은 사실상 확정된 것이므로, 그 다음 단계로 특별한 사정이 없는 한 민사상 손해배상책임도 부담하게 됩니다. 따라서, 직무발명 미신고로 인한 손해배상 액수만 문제될 뿐이고, 직무발명을 신고하지 않은 연구원이 손해배상 책임 자체를 회피하는 것은 어렵습니다.

 

3. 직무발명 미신고에 대한 인사상 징계 처분

직무발명을 신고하지 않고 외부로 유출하여 본인 또는 제3자 명의로 특허출원, 등록한 경우 인사상 징계처분을 받을 수 있습니다. 서울고등법원 2019. 1. 25. 선고 201858518 판결에서 공무원이 직무발명을 해당 기관에 신고하지 않고 타인 명의로 등록한 사안에서 해당 공무원을 중징계에 해당하는 정직 3개월에 처한 것은 적법하다고 판결하였습니다. 서울고등법원 판결은 공무원이 직무발명을 신고하지 않고 사유화한 것으로 해당 특허권행사로 국가사업 차질 초래할 우려가 있는 등 그 비위정도가 심하다고 평가하고, 중징계 처분은 적법하다고 밝혔습니다.

 

4. 미신고 직무발명을 제3자 명의로 출원 및 등록한 경우 원상회복 여부

연구기관이나 대학이 제3자 명의로 출원 및 등록된 모인출원에 대한 정당 권리자로서 그 권리를 원상회복할 수 있는지 여부는 어려운 문제입니다. 개정 특허법 시행일 2017. 3. 1. 이전 설정등록된 특허권에 대해서는 종래의 특허법상 특칙규정과 판례법리가 적용됩니다. 신법 시행일 2017. 3. 1.부터 설정등록된 특허권에 대해서는 진정한 권리자의 특허등록명의자에 대한 특허권 이전등록청구권을 행사할 수 있습니다.

 

우리나라 특허법 제34조 및 제35조 규정은 원칙적으로 정당한 권리자가 일정 기간 내에 후속출원을 하면 원상회복할 수 있는 구제방법을 제공합니다. 그런데, 타국가에는 이와 같은 특별규정이 없습니다. , 국가마다 입장을 달리하는 문제로서 해외 출원에 관한 분쟁해결은 단순하지 않습니다. 예를 들어, 일본, 미국, 중국, 유럽특허청 등 타국가 특허법에는 정당한 권리자의 후속출원을 권리구제의 전제요건으로 하는 것은 아닙니다. 그러나, 출원조차 하지 않았던 정당 권리자에게 모인출원에 관한 권리가 모두 귀속된다고 단정하기는 어렵습니다. 모든 국가에서 동일한 특허법리가 적용될 가능성은 극히 낮기 때문에 개별 국가마다 특허법리를 면밀하게 살펴보아야 할 것입니다.

 

5. 누락된 공동발명자의 손해배상청구권 직무발명보상금에 상응하는 손해액

대학발명 기술이전에 따른 수익발생과 발명자 보상이 있는 경우 졸업하여 학교를 떠난 대학원생 연구원이 공동발명자라면 그 연구원도 보상 대상자입니다. 만약 대학원생 연구원이 공동발명자에 해당하지만 특허발명자에서 누락된 경우라면, 해당 대학원생 공동발명자는 대학교수 등 다른 공동발명자를 상대로 직무발명보상금에 해당하는 손해배상청구를 할 수 있습니다. 따라서 진정한 공동발명자는 발명자로 기재되어 있지 않다고 해도 대학규정에 따른 직무발명보상액 중에서 자신의 공동발명자 기여도에 따른 금액을 받을 수 있습니다.

 

6. 직무발명 보상금 비과세 대상

연구기관이나 대학 산학협력단에서 연구원 또는 대학교수에게 지급하는 직무발명 보상금도 일반 회사의 경우와 마찬가지로 비과세 소득에 해당합니다. 실제 분쟁사건에서, 대학교수는 대학의 구성원이고 종업원이지만 산학협력단의 종업원은 아니므로 비과세 적용대상이 아니라는 다툼이 있었습니다. 그러나, 법원은 대학의 교직원은 법률상으로는 산학협력단의 종업원은 아니지만 실질상 대학과 산학협력단을 동일시 할 수 있으므로 산학협력단의 종업원이라 볼 수 있다는 논리로, 대학교수가 산학협력단을 통해 받은 직무발명 보상금도 일반 회사 종업원의 경우와 마찬가지로 소득세법 제12조의 비과세 소득에 해당한다고 판결하였습니다. 그 후 관련 규정을 아래와 같이 명시하여 그 비과세 범위에 해당한다 점은 명확하게 하였습니다. 다만, 정부는 2017. 1. 1. 이후부터 비과세 직무발명보상금의 범위를 300만원으로 제한하였습니다.

 

관련 세법 및 시행령 규정

소득세법 제12(비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다.

5. 기타 소득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득

. 발명진흥법2조 제2호에 따른 직무발명으로 받는 다음의 보상금

1) 종업원이발명진흥법15조에 따라 사용자로부터 받는 보상금

2) 대학의 교직원이 소속 대학에 설치된 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률에 따른 산학협력단으로부터 같은 법 제32조에 따라 받는 보상금

 

소득세법 시행령 제17조의3 (비과세되는 직무발명보상금의 범위)

법 제12조제3호어목에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 연 300만원 이하의 금액을 말한다.

18조제2(신설) 법 제12조제5호라목에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 연 300만원(해당 과세기간에 법 제12조제3호어목에 따라 비과세되는 금액이 있는 경우에는 300만원에서 해당 금액을 차감한 금액으로 한다) 이하의 금액을 말한다.”

 

KASAN_대학교수, 공공연구기관의 연구원, 공무원, 대학원생의 직무발명 관련 기본법리, 분쟁소지 및 실무적 대응방

 

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작성일시 : 2019. 8. 5. 09:25
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최근 PD-1/PD-L1 분야 암치료 신약은 뜨거운 관심의 대상입니다. 키트루다의 경우 이미 매출이 급성장하고 있을 뿐만 아니라 현재도 수많은 적응증에 대한 임상시험이 진행중이라는 소식입니다. 오노제약의 PD-1/PD-L1 항체 면역 항암제 신약, 옵디보 Opdivo 또한 높은 매출성장을 기대하고 있습니다.

 

옵디보 Opdivo 특허의 주된 발명자인 Tasuku Honjo 교수는 노벨상까지 받았습니다. 그런데 미국 Dana-Farber Cancer Institute 소속 연구진이 수건의 미국특허에 대해 공동발명을 주장하는 소송을 미국법원에 제기하였고, 그 결과는 혼조교수와 공동발명자에 해당한다는 판결이 나왔습니다. 판결문 중 중요부분을 소개하는 블로그 포스팅은 아래와 같습니다. 공동발명자 성립요건의 입증책임 및 기준 - corroboration 인정 판결문 인용 : PD-1/PD-L1 항체 면역 항암제 신약, 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명자 분쟁 - 미국법원 판결 Dana-Farber Cancer Institute vs Ono Pharmaceutical & BMS 사건 판결

 

이번에 일본매체에 Tasuku Honjo 교수가 Ono Pharmaceutical Co.를 상대로 오는 9월경 약 ¥15 billion을 청구하는 소송을 오사카지방지재법원에 제기할 예정이라는 기사가 나왔습니다. 실제 청구할지 여부는 모르겠지만 거론되는 직무발명 보상금의 액수가 천문학적 숫자입니다.

 

실제 청구여부나 판결여부를 떠나서 흥미로운 내용의 뉴스라서 참고로 소개합니다. 원문기사 링크: Japanese Nobel laureate Tasuku Honjo to sue Ono Pharmaceutical over cancer drug patent royalties

 

기사 중 주요 내용 인용

In the planned lawsuit with the Osaka District Court, Honjo will claim that he is entitled to 10 percent, or about ¥15.4 billion, of the amount Ono Pharmaceutical and U.S. drug maker Bristol-Myers Squibb Co. received from U.S. drug giant Merck & Co. when they settled a patent infringement lawsuit. Ono Pharmaceutical set aside some ¥400million at a regional legal affairs bureau from January 2017 to March 2018 to make payments to Honjo.

 

Honjo, a professor at Kyoto University, won the 2018 Nobel Prize in Physiology or Medicine with a U.S. scientist for their immunology research that led to the development of the cancer drug Opdivo, which is at the center of the royalty dispute.

 

In October 2006, Honjo and Ono Pharmaceutical entered into a contract that limited his compensation to 1 percent or less of the drug’s sales. He is now claiming the compensation rate should be raised and considering filing a separate lawsuit.

 

KASAN_PD-1PD-L1 항체 면역 항암제 신약, 옵디보 Opdivo 특허의 발명자, 노벨생리학상 수상자 Tas

 

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작성일시 : 2019. 8. 2. 16:04
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1.    서울중앙지방법원 2017. 7. 21. 선고 2015가합3186 판결

 

(1)  기본 법리

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결: “원칙적으로 사용자는 종업원의 직무발명에 대해 승계 여부와 관계없이 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 취득하므로, 여기서 사용자가 얻을 이익이라 함은 그와 같은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 말한다.

 

종업원 발명자의 직무발명 보상금도 사용자가 직무발명의 사용으로 인하여 독점적, 배타적으로 향유하고 있는 이익이 있는 경우에 한하여 청구할 수 있다.

 

그리고 직무발명 보상금을 주장하는 자에게 사용자가 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 것이라는 점 및 그 액수에 대한 증명책임이 있다.”

 

(2)  구체적 사안의 판단

 

사용자 회사에서 직무발명을 실시한 사실을 인정하더라도 다음과 같은 구체적 사정을 고려할 때 사용자가 직무발명의 실시를 통하여 통상실시로 인한 이익을 넘어 배타적 독점적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하다. 사용자의 직무발명 보상의무 부정 

 

-      사용자 이익을 인정하지 않았던 구체적 사정 -

(가) 대체 제품이 다수 존재 + 사용자는 해당 직무발명 특허 이전에도 관련 특허권, 실용신안권, 디자인권 다수 보유

(나) 해당 직무발명 특허권은 연차료 불납으로 소멸 + 특허권 소멸 전후로 사용자의 매출이나 이익에 어떤 부정적 영향을 주었다고 보이지 않음

(다) 증인 진술 - 특허발명으로 인한 경쟁상 유리한 점 없음 + 공사 경쟁입찰에서 공사단가만이 유일한 중요 요소임

(라) 사용자 회사 다른 대체 제품 사용 + 심지어 다른 회사 경쟁 제품 구매하여 사용하기도 함

(마) 직무발명 실지제품의 불리한 단점 있음 + 단점 때문에 거의 사용하지 않았다는 증언 있음

(바) 사용자 매출의 대부분은 직무발명과 무관한 영역에서 발생 + 직무발명 관련 매출은 극히 적음

 

2.    특허법원 2018. 6. 22. 선고 20181176 판결: 직무발명의 무효 개연성, 사용자의 직무발명 미실시, 대체기술 존재 상황 - 직무발명 실시보상 의무  불인정

 

(1)   특허법원의 쟁점에 관한 판단

(가)          직무발명의 실시 여부: 사용자 회사 제품과 직무발명의 기술적 내용 대비 판단 직무발명을 실시하지 않음

(나)          직무발명 특허의 무효 개연성 여부: 직무발명은 신규성 부정 또는 적어도 진보성 부정될 수 있는 특허무효사유 존재함

(다)          대체기술 존재 여부: 직무발명의 출원일 당시 다양한 대체기술의 존재 인정됨

 

(2)   특허법원 판결요지

 

 

3.    일본 오사카지방법원 2019. 1. 17. 선고 평성29()3527호 판결: 사용자의 직무발명 실시 상황에서 통상실시권을 넘어선 독점 배타적 지위로 인한 사용자의 이익 불인정 - 직무발명보상의무 불인정

 

-      직무발명: 폴리머 제조공정 중 방법발명, 발명의 명칭 염소화염화비닐계 수지의 세정 방법 및 그 장치

-      직무발명자: 회사의 폴리머 기술부분 연구원 경력자, 퇴직 후 직무발명보상소송 제기 

-      사용자: 의약원료 등 화학제품 제조판매 회사

-      사용자 회사는 직무발명을 특정제품의 생산공정에 적용하여 제품 생산 및 판매함, 직무발명 실시하여 이익을 얻음

-      일본 법원 1심 판결요지: 직무발명보상청구 불인정

-      판결이유: 공지기술, 대체기술 존재하는 상황, 사용자가 직무발명을 적용하여 실시하고 있지만, 무상으로 채택, 사용할 수 있는 대체기술, 공지기술과 비교할 때 직무발명 실시로 인한 추가 이익 인정할 수 없음. 또한 타사에서 직무발명을 실시하는 것을 배제함으로써 얻을 이익 가능성도 불인정

-      따라서, 사용자의 직무발명에 대한 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점배타적 지위에서 발생하는 이익 불인정, 직무발명자의 보상청구권 불인정

 

KASAN_사용자의 직무발명 적용제품 생산판매 상황에서 종업원 발명자에 대한 실시보상 요건 – 사용자의 무상 통상실

 

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작성일시 : 2019. 5. 14. 09:00
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1. 실적보상 대상에 사용자가 실시하지 않는 직무발명도 포함되는가?

 

법리적으로는 사용자가 직무발명을 실시해야만 직무발명보상금 지급의무가 발생하는 것은 아니라는 점은 명확합니다. 그러나 우리나라 실무에서 사용자가 실시하지 않는 직무발명에 대해 실적보상금을 지급한 사례는 거의 없습니다.

 

사용자의 실시여부와 무관하다는 것은 기술이전이나 라이선스 경우를 봐도 쉽게 이해할 수 있습니다. 실시여부와 무관하게 사용자가 직무발명으로 인한 독점적 지위에서 얻은 이익이 있는지 여부가 요건입니다.

 

따라서, 사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 그 직무발명으로 제3자의 실시를 금지함으로써 얻은 이익을 인정할 수 있다면 실적보상 지급의무가 인정될 수 있습니다.

 

2. 대법원 판결: 사용자가 직무발명을 실시하지 않는 경우에도 직무발명 보상의무 인정

 

대법원 2014220347 판결에서는 다음과 같이 분명하게 판시하였습니다.

 

(1) 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않고 있더라도 사용자 제품이 직무발명 실시제품의 수요대체품에 해당하여 직무발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로 인한 이익이 있다고 추인할 수 있으므로, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않은 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나,

 

(2) 이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있으며, 경쟁 회사들도 직무발명과 다른 독자적인 방법으로 전화번호를 검색하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 사용자의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 사정 등을 감안하여 독점권 기여율을 산정하였습니다.

 

사용자가 제조, 판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있습니다.

 

3. 실무적 함의: 방어용 특허 + 사용자의 실시대상 기술은 아니지만 경쟁회사에 대한 억제력 있는 직무발명 + 라이선스 대상도 아닌 직무발명에 대한 실적보상 청구 가능

 

KASAN_특허권자가 실시하지 않지만 방어용으로 등록한 특허도 직무발명보상 대상 사용자의 실시대상이 아닌 직무발

 

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작성일시 : 2019. 5. 13. 09:40
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1. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014220347 판결 - 회계상 직무발명으로 인한 수익이 없는 경우에도 사용자 이익 및 직무발명 보상의무 인정

대법원은 (1) 사용자가 종업원 발명자로부터 직무발명을 승계하면 곧바로 직무발명 보상의무가 성립되고, 다만, (2) 그 보상액을 결정함에 있어서 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 이익을 고려할 뿐이라고 판결하였습니다. 사용자가 직무발명으로 얻을 이익이 있는 한 사용자는 종업원 발명자에게 직무발명 보상의무가 있다는 의미입니다.

 

여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익 · 비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 승계받은 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있다고 판시 하였습니다.

 

2. 일본 최고재판소 Hitach 사건 판결 인정

(1) 국내 특허뿐만 아니라 해외특허에 관한 직무발명 보상금을 청구할 수 있고, (2) 사용자에게 외형적으로 로열티 수입이 전혀 발생하지 않는 무상의 포괄적 크로스 라이선스의 경우에도 사용자 이익을 인정할 수 있으므로 그것을 근거로 직무발명 보상금을 청구할 수 있으며, 이 때 (3) 사용자의 이익은 크로스 라이선스가 없었다면 크로스 라이선스의 상대방에게 지불해야 할 로열티 상당액이고, (4) 구체적으로는 사용자 자기실시 유형에서 자주 활용하는 가상의 라이선스 계약을 상정하여 직무발명으로 인한 로열티 수익을 산출할 수 있다고 판결하였습니다.

 

3. 참고 - 미국 CAFC 판결 - Jang v. BSC 사건 판결

같은 상황은 아니지만, 회계상 외형적 수입이 전혀 없는 소송상 화해(settlement)의 경우에도 가상의 라이선스를 상정한 수익을 인정할 수 있다는 미국법원 판결도 있습니다. 의료기구 stent 특허 라이선스에 관한 Jang v. BSC 사건 판결로 종전에 블로그 소개하였습니다.

 

회계상 수입으로 표시되지 않지만 지출을 줄여주는 등 실질적으로 직무발명 특허로 인한 수익으로 평가할 수 있는 경우를 상정할 수 있습니다. 무상의 cross license 뿐만 아니라 특허침해소송 중 대가지급 없는 화해(settlement)도 사용자에게 실질적 이익이 있다고 본 것입니다.

 

크로스 라이선스를 통해 회계상 어떤 수익도 표시되지 않지만 로열티 지출부담이나 손해배상금 등을 줄이는 등 실질적으로 이익을 얻었을 것이므로 사용자에게 특허로 인한 수익을 인정할 수 있습니다. 따라서 직무발명자는 사용자가 얻은 수익에 대해 직무발명보상금을 청구할 수 있습니다.

 

4. 회계상 이익이 전혀 없는 표준특허 FRAND 선언 시 사용자의 직무발명보상의무 인정 - 서울중앙지방법원 2017년 판결

표준특허에 대한 FRAND 확약선언 있는 경우 3자도 실시할 있으므로 특허권자만이 배타적, 독점적으로 실시할 없습니다. 사용자는 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 있는 지위 있지 않고, 직무발명의 보상청구권을 인정할 있는지 문제됩니다.

 

판결에서 법원은 사용자가 표준특허에 대한 특허권 등을 보유함에 따라 경쟁자가 보유한 표준특허 등을 실시하여 제품을 제조 판매하면서도, 경쟁자와의 크로스 라이선스 계약 체결 또는 경쟁자의 묵인 등을 얻어냄에 따라, 그에 대한 실시료를 현실로 지출하지 않거나 적은 실시료만 지출할 있는 지위에 있게 되었고, 이는 사용자가 보유한 특허권이 가지는 배타적, 독점적 성격에서 기인하는 이익으로써 사용자가 특허권을 보유함에 따라 절감하게 되는 실시료 상당액은 독점적, 배타적 이익으로써 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 사용자가 얻을 이익에 해당한다고 보았습니다.

 

표준특허에 대한 FRAND 확약으로 특허권자 이외에 3자도 실시할 있어 사용자가 배타적, 독점적으로 실시하지 못하는 경우에도, 직무발명이 표준 특허로 등록되어 있어 크로스라이선스 대상 특허, 방어특허 등으로 사용할 있고 다른 특허권자인 3자의 공격으로부터 실시료 상당액의 비용을 줄일 있고 영업이익이 증가하였다면, 그에 따른 사용자의 이익이 있고 이는 표준특허의 배타적 독점적 지위에서 기인하였으므로, 사용자의 이익 중에서 종업원 기여에 해당하는 부분은 직무발명 보상금으로 지급해야 한다고 것입니다.

 

따라서 직무발명 표준특허에 대해 외견상 사용자에게 로열티 수입 이익이 없더라도 실질적으로 사용자에게 표준특허로 인한 실시료 절감 이익이 있다면 상당액에 대한 직무발명보상금을 인정할 있습니다.

 

5. 사용자의 실시 기술이 직무발명의 범위에 속하지 않는 경우에도 사용자 이익이 있다면 직무발명보상 인정 - 대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결은 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다고 명확하게 판시하였습니다.

 

위 대법원 2014220347 판결은 사용자가 직무발명을 승계하면 곧바로 직무발명 보상의무가 인정된다는 입장입니다. 사용자가 얻을 이익이 없다면 몰라도, 어떤 형태로든 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익이 있다면 그 이익을 고려하여 보상액을 결정해서 발명자에게 지급해야 한다는 것입니다.

 

6. 크로스 라이선스 시 직무발명보상 관련 실무적 포인트

사용자의 이익은 로열티 수입이나 매출증가로 인한 회계상 수익발생과 같은 눈에 보이는 것에 한정하지 않고, 그와 같은 회계상 이익이 전혀 없는 경우에도 인정할 수 있습니다. 로열티를 주고 받지 않는 조건으로 직무발명에 대한 크로스 라이선스를 체결한 경우도 마찬가지입니다. 예를 들어, A사가 경쟁사인 B 사에 대해 특허침해금지 및 손해배상청구 소송을 제기하면, 이에 맞서 B사가 A사에 대해 반격으로 자사 보유 특허에 대한 특허침해금지 및 손해배상청구 소송을 제기하는 경우가 많습니다. Apple이 삼성전자에 대해 특허소송을 제기하자 삼성전자가 애플에 대한 반격으로 특허침해소송을 제기한 것이 대표적 예입니다.

 

애플과 삼성전자가 특허소송상 화해하면서 서로 로열티를 주고 받지 않는 조건으로 크로스 라이선스를 체결한다면 일단 삼성전자는 1심 배심 평결에서 손해배상액으로 산정된 손해배상을 하지 않아도 되는 이익을 얻게 되었으므로 그 금액 상당을 크로스 라이선스로 얻게 될 이익으로 볼 수 있을 것입니다. 여기서부터 출발하여 직무발명에 대한 크로스 라이선스로 사용자가 얻게 될 이익액을 산정할 수 있습니다. 그 다음부터는 우리나라 법원이 여러 건의 판결에서 구체적으로 밝히고 있는 보상금 산정기준에 따라 해당 직무발명자에게 돌아갈 보상금 액수를 산정하면 될 것입니다.

 

그런데, 통상의 크로스 라이선스는 특허소송이 제기되기도 전에 전략적으로 체결되거나 특허소송이 제기되었더라도 손해배상 판결이 나오기 전 단계에서 체결되는 경우입니다. 이와 같이 크로스 라이선스를 통해 사용자가 얻게 될 이익액에 관한 객관적 자료가 생성되기도 전에 크로스 라이선스가 체결되는 경우가 빈번합니다. 민사소송법상 보상금을 청구하는 원고 종업원에게 보상금 액수에 대한 입증책임이 있습니다. 그런데 현실적으로 종업원이 크로스 라이선스로 인해 얻게 될 사용자 이익액을 증명하는 것은 실무상 매우 어려운 일입니다. 이와 같은 종업원의 소송상 입증의 어려움을 경감해줄 수 있는 제도적 지원이 절실하다 생각합니다.

 

실무적 대안으로는 입증을 어려움을 고려하여 민사조정제도 또는 산업재산권분쟁조정제도 ADR을 활용하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 본질적으로 조정은 상호 양보를 전제로 하는 것이므로 종업원 직무발명자가 보상금의 일정 부분을 양보하는 대신 사용자로부터 직무발명에 대한 크로스 라이선스로 얻게 되는 이익과 그 구체적 액수에 대한 입증의 수준을 어느 정도 낮출 수 있는 방식으로 적절한 타협을 이루어 낸다면 바람직할 것입니다. 원칙적 입장에서 본다면, 사용자로서도 직무발명으로 회사에 기여한 종업원에게 법상 당연히 지급해야 할 정당한 보상금을 해당 발명자에게 준다는 결과이므로 적극적으로 도입하는 것이 바람직하다고 생각합니다.

 

KASAN_직무발명으로 사용자의 회계상 이익이 없는 경우, Cross License, Settlement, 표준특허

 

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작성일시 : 2019. 5. 10. 13:32
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직무발명 보상액수 산정의 기본원칙은 확립되었다고 볼 수 있지만, 그 산정에 관련된 각 요소들을 구체적으로 어떻게 결정하고 산정할 것인지는 아직 명확하게 확립되지 않았습니다. 객관적이고 명확한 결정근거를 찾기 어려워 실무상 난제라고 볼 수 있습니다.

 

직무발명 보상액수 산정식은 다음과 같습니다. 그 내용은 명확하지만 각 요소를 어떻게 정할지는 매우 어렵습니다. 난제이지만 직무발명자에게 정당한 보상을 지급하라는 법제도의 취지를 살릴 수 있도록 각 요소를 판단하는 것이 바람직하다 생각합니다. 사용자가 직무발명으로 얻을 이익 중 극히 일부만을 직무발명자에게 보상하면 그것을 정당한 보상이라 할 수 있을지 의문입니다.

 

보상금 액수 = 사용자 이익액 x 발명자 공헌도(1-사용자 공헌도) x 발명자 기여율(공동발명자 중 특정 발명자의 기여도)

 

사용자 이익액 = 초과매출액 x 가상 실시료율

 

초과 매출액 = 총 매출액 x 독점권 기여율 x (발명의 기여도를 고려해야 하는 경우 그 직무발명의 기여도)

 

직무발명 보상금은 해당 직무발명으로 인해 사용자가 얻을 이익으로부터, 발명에 대한 사용자 및 종업원의 공헌도를 고려하여 산정합니다. 여기서 종업원 발명자의 공헌도를 통칭 발명자 보상률이라고 합니다. 직무발명에 대한 로열티 수입이 확정되어 있는 경우 발명자 보상률이 종업원이 받게 될 직무발명 보상금 액수를 결정적으로 좌우하는 요소입니다. 이처럼 중요한 발명자 보상률을 어떤 기준으로, 어떻게 정하는지 구체적 판결 내용을 살펴보겠습니다.

 

먼저, 발명진흥법 등 관련 법률에 종업원 공헌도 또는 발명자 보상률을 정하는 기준에 관한 규정은 전혀 없습니다. 어떤 사정을 고려해야 한다는 정도의 원칙적인 기준조차 없습니다. 따라서, 온전히 구체적 사건을 심리하는 재판부의 판단에 달려 있습니다. 그렇다고 판사가 마음대로 자의적인 기준으로 정해도 된다는 의미는 아닙니다. 직무발명을 하게 된 구체적 사정을 종합적으로 고려하여 객관적 입장에서 사용자와 종업원의 각 공헌도를 객관적으로 형량하여 합리적으로 정해야 할 것입니다. 결국 법관의 양심에 따른 자유심증으로 결정된다 할 것입니다.

 

그렇다면 재판부의 자유심증에 영향을 미칠 구체적 사정을 최대한 발굴하여 잘 정리한 다음 제출하는 것이 필요합니다. 해당 기술분야의 전문가로부터 객관성 있는 의견을 제출하는 것도 법관의 판단에 영향을 줄 수 있을 것입니다.

 

예를 들면, 발명자의 학력, 연구경력 및 성과, 그 연구 성과에 대한 학술지 게재 실적, 관련 학계에서 발명자의 지위 또는 평가, 해당 직무발명 내용을 다른 논문이나 특허 등에서 인용한 정도, 표준특허라면 표준기구에서의 평가점수 등 구체적 사정을 고려하여 발명자 공헌도를 판단할 수 있습니다.

 

사용자의 공헌도 측면에서는 발명자의 입사 전부터 회사에서 진행해 온 R&D 계획 및 성과, 해당 분야의 연구개발팀 규모, 기간, 직무발명자의 참여 후 달성한 성과, 전체 개발과정 중 해당 직무발명이 차지하는 위치, 해당 직무발명에 완성되기 위해 반드시 필요한 실험의 유무, 실험장비 및 운영인력 등의 구비여부, 보조인력의 참여도 등을 고려할 수 있습니다.

 

예를 들어, s/w 관련 발명으로서 특별한 실험장비를 사용보다 발명자의 아이디어가 중요한 직무발명은 반드시 실험을 통해 발명이 완성되는 기술분야와 비교했을 때 사용자의 공헌도를 높게 평가하기는 어려운 경우가 많을 것입니다. 또한, 해당 직무발명자의 가세로 새로운 기술개발에 성공한 사례라면 통상의 경우보다는 종업원의 공헌도를 높게 평가하는 것이 합리적일 것입니다. 이와 같은 구체적 사정을 잘 정리하여 재판부를 설득하는 것이 중요합니다.

 

직무발명 보상금 판결을 살펴보면, 우리나라에서는 종업원의공헌도를 3%부터 15%까지 범위에서 평가하고 있습니다. 그 중에서 발명자 보상률을 10%로 본 판결이 제일 많은 것으로 보입니다. 문제는, 3%로 평가한 판결, 10%로 평가한 판결, 또는 15%로 평가한 판결 어느 것도 그와 같은 수치로 결정한 구체적 기준을 제시한 판결은 없습니다. 통상 사용자와 종업원의 각자의 역할, 사용자의 규모, 실시료 수입액 등 모든 사정을 종합적으로 고려하여 몇%로 봄이 상당하다고 판시하고 있을 뿐입니다. 그 중, 흥미로운 점이기도 하고 실무적으로 중요한 점은 실시료 수입액을 발명자 공헌도를 결정하는 요소로 고려한다는 판결내용입니다. 실시료 수입액은 사용자 이익으로 독립된 요소인데, 실제 재판에서는 그 별개의 결정요소인 발명자 공헌도에도 영향을 미친다는 것입니다. , 발명자가 받게 될 총 보상금의 액수를 감안하여, 그 결론에 이르는 과정에 영향을 미치는 중요 변수를 결정한다는 의미입니다. 논리적 근거가 없는 잘못된 판결로 보이지만, 현실적으로 총 보상금 액수가 재판부의 자유심증에 큰 영향을 미친다는 것을 의미합니다. 따라서, 이와 같은 점은 고려한 소송전략이 필요하다 할 것입니다.

 

1심 재판부에서 구체적 사정을 모두 고려하여 발명자 공헌도를 한번 정하고 나면, 특별한 사정이 없는 한 상급심에서 그 비율을 함부로 변경할 수 없습니다. 본질적으로 모든 사정을 종합적으로 고려하여 자유심증으로 상당한 비율을 정했는데, 상급심 재판부에서 어떤 근거를 제시하면서 하급심 결정은 옳지 않고 자신의 결정이 옳다고 주장할 수 있을까요? 현실적으로 가능하지 않을 것입니다. 결국 1심 재판에서 발명자 공헌도가 결정된다고 보아야 할 것이고, 1심에서 최선의 노력을 기울이는 것이 매우 중요합니다.

 

KASAN_사용자에게 직무발명으로 인한 이익 발생한 경우 발명자의 직무발명 보상 시 보상액 산정기준 – 사용자 이익

 

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작성일시 : 2019. 5. 10. 11:51
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대학 교수나 국책연구기관 연구원이 기업과 국책과제 공동연구를 수행한 후, 회사명의로 출원된 특허출원서에 발명자로 기재된 경우가 종종 있습니다. 기사로 보도된 사례를 보면, KIST 소속 연구원 4명이 공동연구를 했던 대학교수들이 특허를 출원하면서 연구자 이름을 넣었고, 항우연과 철도연 소속 연구원의 경우 공동연구를 진행한 기업체에서 특허를 출원하면서 연구원을 발명자로 넣어 특허 출원한 경우입니다.

 

연구원이 국가 R&D 성과를 특허 출원할 발명으로 생각했다면, 발명진흥법 제12조에서 규정한 것처럼 지체 없이 소속 연구기관에 발명완성 사실을 보고해야 합니다. 공동발명이라면 연구기관에서 공동발명에 참여한 타 기관과 공동 명의로 출원해야 합니다. 그와 같은 보고의무를 위반하였다는 잘못이 있습니다.

 

그러나, 적극적으로 국가 R&D 성과물을 빼돌려 본인 명의로 출원한 경우와 단순히 공동발명자 또는 공동 출원인에 해당하는 제3자가 특허출원을 하면서 타 기관의 연구원을 발명자로 기재하는 경우를 동일하게 평가하기 어렵습니다. 관련 법령이나 규정에 무관심하여 소극적으로 단순 동의한 것에 불과한 경우도 많을 것입니다.

 

국가연구개발사업 관리규정 등 관련 법령에서는, 국가 R&D 성과물을 "연구책임자나 연구원의 명의로 출원하거나 등록한 경우"에는 해당 연구원에게 국책과제 참여제한 1년의 재제처분 대상으로 규정하고 있습니다. 법령문언을 엄격하게 해석하면, 단순히 발명자로만 기재된 경우라면 위 규정의 적용대상에 해당하지 않는다고 보아야 할 것입니다. 다만, 그 가담 정도가 정범에 해당할 정도인지 등 그 구체적 사정을 파악해 보고 그 정도에 따라 참여제한 등 적절한 재제처분을 할 수 있습니다.

 

국가 R&D 관련 법령은 복잡하고 다양합니다. 가장 상위법령으로 과학기술기본법, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정이 있지만, 미래창조과학부, 산자부, 교육부, 중기청 등 각 부처에서 시행하는 다양한 국책연구사업에 관한 다양한 법령이 있습니다. 그러나, 그 법령명칭과 약간의 구체적 차이는 있지만 그 요지와 대부분 내용은 동일하거나 유사합니다. 연구원이 구체적 재제처분에 대해 그 부당함을 다투는 방법도 대동소이합니다.

 

국책연구기관 소속 연구원이나 대학소속 교수 또는 연구원 등이 해당 기관에 보고하지 않고 독자적으로 판단하여 제3자인 외부기업 또는 타 기관 명의로 출원되는 특허출원에서 발명자로 기재되면 복잡한 문제가 있습니다. 우선 (1) 종업원인 연구원은 직무발명을 완성하면 사용자인 소속 연구기관에 보고해야 할 법적 의무가 있습니다. (2) 통상 연구기관에서 직무발명 보고 및 승계 규정을 두고 있기 때문에 이와 같은 법적 의무를 위반하여 외부인과 같이 출원하는 행위는 업무상 배임행위에 해당합니다. (3) 공동발명자의 배임행위에 적극 가담하여 특허 받을 권리를 양수하여 단독 출원한 경우에는 그 권리승계의 효력을 인정할 수 없기 때문에 공동출원 규정 위반의 특허무효 사유가 있습니다. (4) 타 기관도 연구원의 업무상 배임행위에 가담한 공동불법행위자로서 민사상 손해배상책임뿐만 아니라 형사상 공범으로서의 책임 소지도 있습니다.

 

모두 직무발명을 전제로 한 것이므로, 해당 연구원이 진정한 직무발명자에 해당하는지 구체적으로 평가해 보는 것이 반드시 필요합니다. 진정한 직무발명자에 해당하지 않음에도 명목상 발명자로 올라 있다면 법적 책임과는 무관합니다. 공동연구 결과물에 대한 직무발명자 판단은 특허출원서 전체에 기재된 모든 내용을 기준으로 할 것이 아니고, 특허청구범위에 기재된 각 청구항 발명을 기준으로 판단해야 합니다. 특허청구항 발명의 완성에 실질적 기여가 없었다면 공동연구 과제에 참여했다는 사실만으로 발명자가 되는 것은 아닙니다. 만약 직무발명자가 아니라면 법적 책임을 추궁할 근거는 없을 것입니다.

 

KASAN_[직무발명분쟁] 국책과제 수행 연구원 - 연구결과 특허출원의 발명자로 기재 BUT 특허출원인에 타 회사법

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작성일시 : 2019. 4. 16. 11:00
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대법원 2003373 판결은 종업원의 직무발명에 대해 아무런 약정 없이 대표이사를 발명자 및 출원인으로 표시하여 특허출원 및 등록받은 경우, 그 특허는 무권리자에 의한 출원으로 무효라고 판시하였습니다. 특별한 판결은 아니지만 실무상 참고자료로 그 판결내용을 간략하게 소개하면 다음과 같습니다.

 

1. 사안의 개요 

Y Z A회사의 직원으로서, 이 사건 특허발명인이중 마루의 다공 판넬용 댐퍼 장치를 발명하였습니다. 그런데 A 회사는 위 발명에 대해 대표이사인 X를 발명자 및 출원인으로 하여 특허를 출원, 등록받았습니다. 이에 대하여 특허발명의 물품과 동종 물품을 제조, 판매하는 B 회사의 대표이사인 W가 무효심판을 제기한 사건입니다.

 

2. 특허법원 2003. 1. 16. 선고 20022723 판결 요지  

대표이사 X가 무권리자인지 여부 판단: 특허법원은, 발명자란 진실로 발명을 이룬 자연인, 즉 해당 발명의 창작행위에 현실로 가담한 자만을 가리키고, 단순한 보조자, 조언자, 자금의 제공자 혹은 사용자로서 피용자에게 단순히 창작을 할 것을 지시한 사람은 발명자라고 할 수 없다고 하면서, 기술개발에 관한 일반적인 지시를 하고 보고를 받았다거나 도면제작 등에 따른 비용을 지불한 것에 불과한 X는 발명자라고 볼 수 없다고 하였습니다.

 

또한 위 특허발명은 Y Z의 직무발명인데도 대표이사 명의로 출원, 등록되었는 바, Y Z가 이에 대하여 아무런 이의를 제기한 바 없었고 또한 X가 개발비용을 지불한 것이라 하더라도, 대표이사 X 개인에게 특허를 받을 수 있는 권리가 당연히 이전된다고 할 수 없으므로, X는 정당한 승계인이라 볼 수도 없다고 하였습니다. X는 발명자가 아니고 정당한 승계인도 아니므로 무권리자에 해당한다.

 

특허법원은 대상특허는 무권리자에 대하여 등록된 특허임이 분명하므로, 결국 이 사건 특허는 특허법 제133조 제1항 제2호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판결하였습니다.

 

3. 대법원 판결요지  

대표이사 X가 무권리자인지 여부에 대해 대법원은 원심의 특허법원 판시사항을 그대로 인용하면서 원심의 판단은 정당하다고 하였습니다.

 

4. 실무적 시사점  

개인사업자, 벤처기업, 중소기업의 경우 실제 발명자가 아닌 대표이사를 발명자 및 출원인으로 하여 직무발명을 출원하는 사례가 많습니다. 법원은 이것을 무권리자에 의한 출원이 되어 특허가 무효가 된다는 점을 분명하게 밝히고 있습니다.

 

종업원의 직무발명은 사용자인 회사 명의로 출원해야 합니다. 그럼에도 불구하고 사용자법인 명의가 아니라 개인 대표이사 명의로 출원하면 등록거절 사유가 되고, 등록 후에는 특허무효 사유에 해당합니다.

 

만약 대표이사가 단순한 지시나 개발비용 제공에서 더 나아가 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였다면 대표이사도 공동발명자에 해당합니다. 이 경우에도 대표이사 단독으로 출원한 경우라면 특허법상 공동출원 규정 위반으로 특허에 무효사유가 있습니다.

 

한편 사안의 경우 발명자 연구원들과 대표이사 사이에 승계약정 없이 대표이사 명의로 출원을 하였는데, 발명자와 대표이사 사이에 특허를 받을 수 있는 권리를 이전한다는 약정이 있었다면 대표이사는 비록 발명자는 아니나 정당한 승계인이 되어 특허무효 사유는 없게 됩니다. 직무발명을 사용자가 아닌 제3자에게 이전한 것이므로 특허무효는 아니더라도 업무상배임 등 또 다른 법적책임의 소지가 있습니다. 따라서 직무발명은 사용자에게 이전하여 사용자 명의로 출원, 등록하는 것이 정상적 업무처리라 할 것입니다.

 

KASAN_[직무발명분쟁] 종업원이 한 직무발명을 회사 명의가 아닌 대표이사 명의로 출원 및 등록한 경우 – 특허무

 

 

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작성일시 : 2019. 4. 16. 10:00
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법인의 임원도 직무발명을 할 수 있습니다. 발명진흥법은 직무발명의 정의규정에서 법인의 임원을 직무발명자인 종업원의 한 유형으로 명시적으로 규정하고 있습니다.

 

이때 법인의 임원은, 대표이사, 등기이사, 비등기 이사, 임시이사 등은 물론이고 감사 또는 합자회사의 무한책임사원 등까지 포함하는 넓은 개념입니다. , 법인을 사용자로 볼 때 이와 개념적으로 구별되는 구성원으로 볼 수 있으면 직무발명의 주체인 종업원으로 보는 것입니다.

 

실질적으로 대표이사 1인 소유 사업체인 법인의 경우에도, 그 대표이사는 법인과 구별되는 종업원으로서 직무발명을 할 수 있으며, 그에 따른 직무발명보상금도 청구할 수 있습니다.

 

일본 판례에서 대표이사를 종업원으로 볼 수 있는지 여부가 판시한 사례가 있습니다. 이에 대하여 일본 법원은회사의 대표이사로서 그 기술부문을 담당하는 최고 책임자가 회사의 직무범위에 속하는 발명을 한 행위는 그 자의 직무에 속하는 것으로 본다고 하여, 대표이사도 종업원으로서 직무발명보상금청구권을 갖는다고 판결하였습니다(오사카지방법원 1972. 3. 31. 판결 - 연질 합성수지 합착 내압호스의 제조법 사건, 동경지방법원 1985. 2. 22. 판결 - 경주마용 발마기 사건, 동경고등법원 1985. 9. 25. 판결 - 경주마용 발마기 항소심 판결, 고베지방법원 1989. 12. 12. 결정 - 유압식 게이트 사건 등). 우리나라에서도 마찬가지로 대표이사도 직무발명자로서 직무발명보상을 청구할 수 있습니다.

 

KASAN_[직무발명보상] 회사의 대표이사, 감사, 등기이사 등 임원의 직무발명 관련 기본사항.pdf

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작성일시 : 2019. 4. 16. 09:00
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1. 연구개발 프로젝트 참여 및 이직    

Kent State University의 학내 벤처 Kent Display Inc. (KDI)에서는 1998 1Dr. Olusegun Falana Post Doc 연구원으로 채용하여 LCD 성능 향상용 첨가제 화합물 연구개발을 진행하였습니다. 다른 Post Doc 연구원들처럼 Dr. Falana도 오래 근무하지 않고 1999 9KDI, Kent State University를 떠나 다른 곳으로 이직하였습니다. 다른 연구개발 프로젝트와 비슷하게 연구원 중 한명인 Dr. Falana이 연구팀에서 이탈한 이후에도 연구개발은 계속 진행되었습니다.

 

2. 특허발명 완성 및 회사의 발명자 결정 

KDI에서는 Dr. Falana이 연구팀에서 사직하고 나서도 한참 동안 연구개발을 계속하여 발명을 완성한 후 2000 6월 특허출원을 하였고, 2004년 특허등록을 받았습니다. Dr. Falana은 연구개발 초기 단계부터 참여하여 매우 중요한 성과를 달성한 것도 사실이지만, 연구팀에서 이탈할 때까지 합성한 화합물은 최종 목표로 하는 특성에는 미치지 못하였고, 완성까지는 한참 더 남은 정도였습니다.

 

KDI 연구팀은 Dr. Falana이 이탈한 후에도 연구개발을 한참 더 진행하여 목표한 화합물 발명을 완성하고, 특허출원을 한 것입니다. 이와 같은 사정을 고려하여, 한참 전에 사직한 연구원 Dr. Falana를 특허출원에서 발명자로 올리지 않았습니다.

 

그런데 특허등록 후 해당 특허발명이 매우 중요하다는 사실을 알게 된 Dr. Falana이 본인을 공동 발명자로 인정하고, 일정한 권리를 달라고 주장한 것입니다.

 

3. 쟁점 및 판결 발명자 확정  

연구개발에 참여하였다가 프로젝트 진행 중 연구팀에서 이탈한 연구원을 최종 완성된 특허발명의 공동 발명자로 평가할 수 있는지가 쟁점입니다. 매우 어려운 쟁점이고 판단이 쉽지 않습니다. 가장 중요한 출발점은 그 대상발명의 범위를 먼저 정확하게 확정해야 하는 것입니다. 각 청구항 마다 독립된 발명이라는 전제로 청구항별로 발명자를 판단해야 합니다.

 

최종적으로 특허청구된 구체적 화합물들 및 이를 청구하는 종속항들은 Dr. Falana이 발명자가 아닌 것은 명확하여 분쟁의 대상이 되지 않았습니다. 문제는 구체적 화합물의 상위개념으로 넓게 기재하여 청구한 독립항이 대상이었습니다.

 

미국법원은 1,2심 모두 상위개념에 광범위하게 청구하고 있는 제1항 발명의 경우 Dr. Falana이 공동발명자라고 판결하였습니다. 이와 같이 공동발명자로 인정되면 특허등록원부 등 특허서류에 발명자로 기재되어 있지 않더라도 미국특허법에 따라 공동발명자의 권리가 모두 인정됩니다. 이 사건 쟁점과 2012 CAFC 판결의 요지, 실무적 포인트 등을 상세하게 분석한 글을 참고자료로 첨부합니다.

 

4. 시사점  

미국에서는 특허서류에 발명자로 기재되지 않은 연구원이 진정한 발명자로 주장하여, 소송을 통해 진정한 발명자로 인정받는 경우가 종종 있습니다. 물론 단순한 실험 수행자 등으로 진정한 발명자 요건에 해당하지 않는다는 판결도 많습니다.

 

블럭버스터 의약발명의 특허에서 공동 발명자로 인정되면 거액의 로열티 수입이 생깁니다. 그 규모가 수백억을 넘고, 때로는 몇천억 정도인 경우도 있어서 쉽게 포기할 수 없는 큰 금액입니다.

 

우리나라에서 발명된 특허발명 중에서도 그와 같은 대형 블록버스터 특허발명이 나오지 말라는 법은 없습니다. 그런데, 진정한 발명자를 정확하게 특정하는 문제에 대해 우리나라 특허실무는 이제까지 조금 무심한 편입니다. 장래 분쟁의 소지가 있다 생각합니다.

 

그렇지만, 미국과 달리 Discovery 제도가 없는 우리나라에서는 진정한 발명자 입증이 훨씬 어렵습니다. 결국 진정한 발명자라고 주장하는 본인이 근거자료의 대부분을 확보하고 있는 경우에만 가능할 것입니다.

 

국내출원을 기초로 한 미국특허가 있고, 특허발명이 미국시장에서 대규모 수익을 낸 블록버스터 신약으로서 미국특허에 기초한 공동발명자의 몫(stake)만 산정해도 수백억원 정도에 이르는 케이스가 있다면, 그 공동발명자의 입장에서 생각해 볼 수 있는 해결수단으로 미국특허의 발명자를 특정하는 소송을 미국법원에 제기하는 방안도 있을 것 같습니다. 미국소송의 Discovery 절차의 도움을 받는다면 우리나라 소송에서는 가능하지 않았던 증거조사를 통해 진정한 발명자를 확정할 가능성이 더 높아질 것입니다.

 

KASAN_[공동발명쟁점] 연구개발 프로젝트 진행 중 연구원 이직 그 후 출원한 특허발명의 공동발명자 인정 미국

 

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작성일시 : 2019. 4. 15. 18:00
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                 KASAN_[공동발명쟁점] 진정한 발명자 판단 미국판결 사례.pdf

 

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작성일시 : 2019. 4. 15. 17:00
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                 KASAN_[공동발명쟁점] 공동발명자 판단과 침해소송에서 권리행사 무산 미국판결 사례.pdf

 

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작성일시 : 2019. 4. 15. 16:00
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획기적 발명의 발명자로 인정받는 것 자체가 엄청난 명예입니다. 진정한 발명자가 이와 같은 명예권을 누릴 수 있도록 특허법은 다양한 규정을 두고 있습니다. 진정한 발명자라면 특허출원 중에는 물론 특허등록 후에도 발명자로서 자신의 이름을 발명자로 올릴 수 있습니다.

 

발명자에게는 명예뿐만 아니라 그 특허발명으로부터 얻는 경제적 이익을 나누어 가질 수 재산권도 인정됩니다. 특허를 받을 권리를 원시적으로 소유하고, 그것을 승계한 사용자로부터 정당한 직무발명 보상금을 받을 권리도 갖습니다.

 

어떤 사정으로 발명자로 이름을 올리지 못한 진정한 발명자도 똑 같은 권리자입니다. 마찬가지로 발명자로서 기재될 명예권뿐만 아니라 직무발명 보상금 청구권 같은 재산권도 갖습니다.

 

그런데, 특허등록증 등에 발명자로 기재되어 있지 않은 진정한 발명자의 직무발명보상은 매우 민감하고 어려운 문제입니다. 이에 관한 연구논문이나 소송사례도 찾아보기 어렵습니다. 쓸데없는 평지풍파를 불러올까 우려하는지도 모릅니다. 애써 모른 척 외면해도 손바닥으로 하늘 가리기와 같아서 우리나라에서도 조만간 대두될 사안으로 생각합니다.

 

미국에서는 진정한 발명자의 권리주장 소송이 자주 있습니다. 예를 들면, Pfizer의 블록버스터 신약 Celebrex (의약물질 진통제 celecoxib) 물질특허의 진정한 발명자라고 주장하는 Bingham Young University의 교수 Dr. Daniel Simmons 사이에 특허소송이 있습니다. Dr. Simmons은 해당 Pfizer의 특허에 발명자로 올라있지 않습니다. 자료에 따르면 최초 신약개발 연구는 MonsantoDr. Simmons 사이에 진행되었으나, Monsanto의 해당 부서를 Pfizer에서 인수하면서 Dr. Simmons과의 관계가 단절되었으나, 그 연구결과를 토대로 신약개발 및 특허등록에 성공했다는 것입니다.

 

Dr. Simmons은 신약 Celebrex 물질특허의 공동발명자라 주장하였고, 진정한 발명자에 해당하는지를 두고 6년이 넘는 장기간에 걸친 복잡한 특허소송이 진행되었습니다. 마침내 Pfizer 2012 5Bingham Young University과 소속 교수 Dr. Daniel Simmons에게 총 US$450 million (대략 48백억원)이라는 거액을 지불하는 화해조건으로 소송을 종결하였습니다. 물론 위 소송은 발명자 확정 이슈뿐만 아니라 산학협동연구계약 해석문제도 있었습니다. 그러나, Dr. Daniel Simmons이 진정한 발명자가 아니라면 기업에서 대학과 교수에게 그와 같은 거액을 지불할 까닭이 없었을 것입니다.

 

우리나라 특허법, 발명진흥법에서 직무발명자의 직무발명보상청구권은 진정한 발명자를 전제로 한 것입니다. 특허등록증에 발명자로 기재되어 있다 하여도 진정한 발명자가 아니라면 직무발명 보상금을 받을 권리가 없다는 판결은 많습니다. 그와 반대로 특허증에 발명자로 기재되어 있지 않지만 진정한 발명자에 해당하므로 직무발명 보상금을 지급해야 한다는 판결 사례는 아직 없습니다.

 

발명자에 관한 사실관계만 반대인 상황이므로 발명자로 기재되지 않은 진정한 발명자에게 직무발명 보상금을 지급하라는 판결도 당연히 있을 수 있지만, 아직 실제 사례는 없습니다. 그 이유를 생각해 보면, 무엇보다 진정한 발명자라는 사실을 입증하는 것이 쉽지 않기 때문입니다. 연구개발관련 기록이 모두 사용자에게 있고 발명자는 아무것도 가지고 있지 않다면 세월이 흐른 다음에 본인이 진정한 발명자임을 입증할 방법은 사실상 찾기 어려울 것입니다.

 

그 다음으로는 우리나라 직무발명 보상금 판결의 금액이 많지 않기 때문일 것입니다. 위 미국사례처럼 총액이 약 4 8백억원, 그 중 발명자 교수의 몫이 대략 1 5백억 내지 2천억원 정도의 거액이라면 소송의 어려움을 감내할 수 있는 동인이 될 것입니다.

 

우리나라 특허실무 중 폐습의 하나로 중소기업이나 벤처의 오너, 대표이사, 연구소장 등을 발명자로 기재하고, 진정한 발명자에 해당하는 연구원을 발명자로 기재하지 않았던 관행은 잘 알려져 있습니다. 만약, 그 특허발명으로 사용자에게 큰 이익이 발생한 경우라면 진정한 발명자는 그 이익 중 일부를 정당한 보상금으로 청구할 수 있습니다.

 

관련 법률에서 진정한 발명자는 발명으로 인한 사용자의 이익으로부터 정당한 보상을 받을 권리를 갖는다고 명시적으로 규정하고 있습니다. 물론 특허서류 어디에도 언급되어 있지 않음에도 불구하고 본인이 진정한 발명자라는 사실을 객관적으로 입증해야 하는 어려운 관문을 넘어설 수 있는 최소한의 자료를 확보하고 있어야만 가능한 일입니다.

 

KASAN_[공동발명쟁점] 특허출원서, 특허등록증 등에 발명자로 기재되지 않은 진정한 발명자의 직무발명 보상청구권.

 

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작성일시 : 2019. 4. 15. 15:00
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통상 퇴직 후 회사를 상대로 직무발명 보상금 청구소송을 제기합니다. 공동 발명자 중 일부는 재직 중인 경우도 많습니다. 회사는 퇴직한 종업원으로부터 발명자 보상금 청구소송이 제기되면 우선 진정한 발명자에 해당하는지, 발명에 대한 기여율은 어느 정도인지를 파악합니다. 특허담당자뿐만 아니라 공동 발명자들에게 정보를 모아 검토하고 평가합니다.

 

직무발명 보상금청구권은 진정한 직무발명자에게만 인정됩니다. 따라서, 진정한 직무발명자에 해당하는지를 정확하게 판단하는 것으로부터 출발해야 합니다. 발명자는 특허청구범위에 기재된 기술내용(발명)의 창작에 실질적으로 기여한 사람입니다. 하나의 청구항에 하나의 발명이 성립되므로, 각 청구항 별로 각각 실질적 기여가 인정되는지 여부를 기준으로 판단합니다. 단 하나의 청구항 발명에 대한 기여가 인정되는 경우에도 그 특허 전체의 공동발명자로 인정됩니다.

 

발명자는 발명행위에 실질적으로 기여한 자입니다. 형식적 직책이나 담당업무 보다 실질적 기여가 중요합니다. 그 사람이 기여한 내용을 제외하면 발명을 할 수 없었을 것으로 판단되면 진정한 발명자에 해당합니다. 외부에서는 정확히 알기 어렵지만, 발명을 같이 했던 공동발명자들이라면 잘 알고 있습니다. 여기에 특허법 전문가와 함께 검토해 보면, 단독 발명자인지, 공동 발명자인지, 발명자가 아닌지 판단할 수 있습니다. 나아가 공동발명자들 사이 각자의 기여도까지 산정할 수 있습니다.

 

한편, 특허법리상 특허증 및 특허출원서에 발명자로 기재되어 있다는 점만으로 부족합니다. 발명자로 주장하는 자에게 입증책임이 있습니다. 회사 입장에서는 퇴직 연구원이 진정한 발명자에 해당하지 않는다고 주장할 것입니다. 따라서 구체적 자료를 가지고 발명자임을 입증할 준비를 해야 합니다.

 

여기서 발명에 관여한 공동 발명자의 역할이 중요합니다. 직무발명 보상금 청구소송을 제기한 연구원을 도와줄 수도 있고, 반대로 회사 입장에서 예전 동료를 적극 공격할 수도 있습니다.

 

잘 알려진 실제 사례도 있습니다. 화학공정 관련 직무발명으로 회사에 막대한 이익을 안겨준 직무발명자가 퇴사 후 회사에 대해 거액의 직무발명보상금 청구소송을 제기하자, 회사에서는 재직 중인 부하직원이자 공동발명자의 적극적인 도움을 받아 퇴직한 팀장은 발명자 이름을 올렸지만 발명에 실질적으로 기여한 바가 없다고 항변하였고, 그와 같은 방어전술이 성공하여 직무발명보상금을 한 푼도 주지 않았습니다.

 

만약 재직 중 부하직원 공동발명자가 퇴직자와 같이 직무발명보상금청구소송을 하거나 또는 같은 공동발명자 입장에서 소극적 도움이라도 주거나 최소한 회사를 도와 퇴직자를 적극적으로 공격하지만 않았다면 그 소송 결과가 크게 달라졌을 것입니다.

 

직무발명자라면 회사에 대해 직무발명 보상금 청구소송을 제기하기 전 특허법상 진정한 발명자인지 객관적으로 평가해 보고, 특허법 전문가의 검증을 거친 다음, 소송에서 어떻게 입증할지 구체적 입증계획과 구체적 입증자료를 잘 준비한 다음, 예상되는 회사의 공격을 방어할 방안도 마련해야 하는데, 이때 공동발명자로 판단되는 동료들의 협력이 매우 중요하다는 점을 명심해서 그들과 연대하는 방안을 적극적으로 모색해 보아야 할 것입니다.

 

발명자 자격에 대한 입증방안과 구체적 자료준비도 없을 뿐만 아니라 공동발명자의 협력약속도 받지 못한 상태에서 무턱대고 회사에 대한 직무발명 보상금 청구소송부터 제기한다면, 언제 허물어질지 모르는 부실한 토대에 모래성을 쌓는 것과 다름 없습니다.

 

KASAN_[공동발명쟁점] 직무발명 보상금 청구소송 준비사항 중 가장 중요한 포인트 – 발명자 자격과 공헌도 및 기

 

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작성일시 : 2019. 4. 15. 14:00
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작성일시 : 2019. 4. 15. 13:00
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1. 배경사실

A제약회사는 1992년부터 ARB 계열의 고혈압 치료제 신약개발을 시작하였습니다. 오랜 연구개발을 거쳐 1998 2월경 새로운 화합물의 신약발명을 완성한 후 특허 등록하였습니다. 신약발명을 완성할 당시 신약개발 프로젝트팀에는 합성전공 팀장, 합성전공 팀원, 약리효과 확인실험 전담 약리팀 연구원으로 이렇게 단 3명만이 있었습니다. 다만, 특허출원서 등에는 위 3명의 프로젝트 팀원과 당시 연구소장 등 추가로 3명을 더해 총 6명을 공동발명자로 기재하고 있습니다.

 

등록된 특허청구범위는 아래와 같습니다. 1항부터 제6항까지는 신규 화합물로서 물질발명을 청구하고 있고, 9항과 제10항에는 그 신규화합물의 의약용도까지 포함하는 의약발명을 청구하고 있습니다. 여기서 약리팀 연구원의 공동발명자 여부가 문제되는 청구항은 제9항과 제10항의 신규물질 의약발명입니다

 

 

2. 특허법원 판결요지 

. 약리실험 방식 공지 및 회사내 다른 약리연구원의 존재 

“약리실험 담당연구원이 시험한 방식은 i) 실험용 쥐(Sprague-Dawley Rat)의 대퇴동맥 및 정맥에 캐뉼러를 삽입하고 그 선단을 등부위의 피하를 통해 머리 뒷부분으로 빼내고, ii) 안지오텐신 II를 주입하여 고혈압 상태인 승압반응을 유도한 후, iii) 합성된 약물을 주입하여 약물 투여 전후의 승압반응의 결과를 비교하여 승압억제반응의 지속시간을 확인하여 통계처리에 의해 약효지속시간을 결과값으로 산정하는 것이다.

 

그런데 위와 같이 실험용 쥐(Sprague-Dawley Rat)에 캐뉼러를 삽입하여 단부를 뒷부분으로 빼내어 약물실험을 진행하는 방식은 특허출원일 당시 공개된 논문에 기재된 것과 동일한 실험방식이다. 그리고 당시 회사 내에는 위와 같은 약리활성 시험을 담당할 수 있는 다른 연구 인력이 있었다.

 

. 구체적 판단

“약리효과실험 전담 연구원이 진행한 위 실험에서 i) 단계는 이미 공지된 실험방법과 같은 방식으로 이루어지는 사항이었고, 나머지 단계들 역시 실험을 통해 확인하여야 할 사항이 ‘승압억제반응의 지속시간’임을 감안하면 약물로 생체 시험을 진행하여 약리결과를 확인하는 분야에 종사하는 통상의 지식을 가진 사람으로서는 당연히 안출할 수 있는 정도라고 봄이 타당하며, 회사 내에는 특허발명 당시 해당 약리연구원을 대신하여 위 약리활성 실험을 시행할 수 있는 다른 연구 인력이 있었던 점,

 

특허물질을 합성하는 구상은 약물 합성팀에서 수행한 것이고, 약리실험 담당 연구원은 지시받은 대로 합성된 약물로 약리활성 실험을 진행하여 그 지속시간만을 산출하여 보고하였을 뿐, 선행 물질의 문제점을 극복할 수 있는 약물을 합성함에 있어서 아이디어 내지 새로운 해결책을 제시하였다거나 실험결과를 해석하는 등 적극적인 역할을 수행하지 않은 점,

 

청구항 9, 10에 기재된 발명을 두고 특허물질이 가지고 있었으나 ‘기존에 알려지지 않았던 새로운 용도를 발견한 용도발명’이라고 볼 수 없은 점 등을 종합하여 보면,

 

약리효과실험 담당 연구원은 이 사건 특허의 청구항 9, 10의 발명의 기술적 사상의 창작행위 또는 그 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였다고 인정하기에 부족하다.

 

3. 법리 - 공동발명자 판단기준

"공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99468 판결 참조),

 

단순히 발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금 ∙ 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원 ∙ 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치는 것으로는 부족하고,

 

발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시 ∙ 부가 ∙ 보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언 ∙ 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 비로소 공동 발명자에 해당한다.

 

한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 해당 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측 가능성 내지 실현 가능성이 현저히 부족하여 실험 데이터가 제시된 실험 예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데. 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정하여야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결 참조).

 

또한 직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적 ∙ 객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 201110525 판결 참조), 증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다."

 

4. Comment - 지혜로운 판단이 필요한 난제

신규화합물의 의약발명 완성에서 그 신규화물을 착상하고 합성한 화학분야 연구원 뿐만 아니라 그 신규화합물의 약리효과를 구체적 실험을 통해 확인한 생물분야 연구원까지 공동발명자로 인정할지 여부가 쟁점입니다.

 

참고로 일본 동경지재고등법원에서는 수년 전 신규물질 신약 Tamsulosin 사건에서 그 신약발명과정에서 약리효과시험을 담당한 약리 연구원을 신약발명의 공동발명자로 인정할 수 없다고 판결하였습니다. 위 특허법원 판결과 거의 같은 내용입니다.

 

또한, 미국에서 출판된 특허실무서에도 신규물질의 의약발명을 완성한 과정에서 신규물질의 약리효과실험 essay를 담당한 biologist를 공동발명자로 볼 수 없다는 취지의 내용이 있습니다. 다만, 위와 같은 학설을 뒷받침하는 미국법원의 판결은 아직까지 나오지 않았습니다.

 

그렇다면 신규화합물의 약리효과실험을 담당한 약리 연구원은 특별한 사정이 없는 한 신규물질의 신약발명에서 공동발명자로 인정될 수 없다는 위와 같은 판결과 학설이 옳다고 보아야 할까요? 아니면 위 판결과 학설은 기술적 사상의 착상을 너무 중시한 나머지 실험을 통한 착상의 구체화라는 신약발명의 2단계 요소를 경시하여 신규물질 의약발명의 공동발명자 판단을 그르친 것일까요? 신규물질 의약발명에서 공동발명자로 약리실험의 구체적 실험자를 제외하고 신규물질의 착상자만을 인정하더라도 의약발명의 2단계 완성이라는 개념구성에 문제가 없을까요? 특히 신규화합물을 구상하고 합성한 연구원이 약리실험에 대한 전문지식과 경험이 전혀 없는 문외한인 경우에도 그 합성 연구원만을 발명자로 인정하는 것이 가능할까요?

 

개인적 소견은 위 특허법원 판결을 논리적인 것으로 이해할 수는 있으나 특허제도의 취지와 특허분야의 일반적 인식을 고려할 때 진심으로 공감하기는 어렵다고 생각합니다. 이 부분에 대해서는 시간을 두고 숙고해본 후 다시 한번 의견을 포스팅하겠습니다.

 

우리나라에서 신약발명에서 약리실험 연구원을 공동발명자로 인정하지 않은 판결은 위 사건의 1심 판결과 특허법원 항소심 판결이 첫번째 사례입니다. 아직까지 대법원 판결은 없습니다. 미국이나 유럽국가는 물론 일본에서도 아직까지 대법원 판결은 없습니다. 상고한다면 우리나라 대법원에서 어려운 난제에 대해 지혜로운 판단력으로 공동발명자에 대한 합리적 판단기준과 설득력 있는 법리적 근거를 제시해 주기를 기대합니다.

 

KASAN_[공동발명쟁점] 신규물질 의약발명에서 약리효과실험 전담 연구원 - 공동발명자 불인정 판결 특허법원 201

 

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작성일시 : 2019. 4. 15. 12:00
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먼저, 국내 신약개발 사례에서 나온 서울중앙지방법원 2016. 1. 25. 선고 2015가합561156 판결은 앞서 블로그에 올린 미국 발표자료에서 소개한 가상의 신약발명 사례와 유사한 내용입니다. 구체적으로, 신약개발 프로젝트팀에 팀장, 합성담당 팀원, 약리팀의 약효실험 팀원, 이렇게 단 3명만이 있었던 상황에서 신약발명이 완성되었습니다. 여기서 서울중앙지방법원은 새로 합성된 신물질의 약효를 구체적으로 확인하였던 약리실험 연구원을 발명자로 볼 수 없다고 판결하였습니다.

 

, 약효실험자는 합성한 물질들이 약리 활성 효과가 있는지 실험하였을 뿐 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였다는 뚜렷한 정황을 발견할 수 없는 점등에 비추어 보면, 공동발명자에 해당한다고 인정하기에 부족하다고 판시하였습니다.

 

또한, 서울고등법원 2016. 9. 29. 선고 20152053313 판결에서 공동발명자에 해당하지 않는다고 본 판시내용도 중요합니다. 여기서 발명자 여부가 문제된 당사자는 기술영업 팀장인데, 서울고등법원은 개발지시를 하거나 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하거나, 일반적 관리 감독하는 등으로 관여한 것을 넘어 특허발명에 관한 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였음을 인정하기에 부족하다고 판결하였습니다.

 

현재까지 판결에서 제시한 발명자 판단 기준을 총망라하여 정리한 것이 위 서울고등법원 판결로 보입니다. 법리 설시 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

"공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99468 판결 참조),

 

단순히 발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금 ∙ 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원 ∙ 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치는 것으로는 부족하고,

 

발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시 ∙ 부가 ∙ 보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언 ∙ 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 비로소 공동 발명자에 해당한다.

 

한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 해당 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측 가능성 내지 실현 가능성이 현저히 부족하여 실험 데이터가 제시된 실험 예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데. 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정하여야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결 참조).

 

또한 직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적 ∙ 객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 201110525 판결 참조), 증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다."

 

KASAN_[발명자판단] 국내판결에서 공동발명자 불인정 사례 및 발명자 판단 기준.pdf

 

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작성일시 : 2019. 4. 15. 11:00
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"공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99468 판결 참조),

 

단순히 발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금 ∙ 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원 ∙ 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치는 것으로는 부족하고,

 

발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시 ∙ 부가 ∙ 보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언 ∙ 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 비로소 공동 발명자에 해당한다.

 

한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 해당 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측 가능성 내지 실현 가능성이 현저히 부족하여 실험 데이터가 제시된 실험 예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데. 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정하여야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결 참조).

 

또한 직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적 ∙ 객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 201110525 판결 참조), 그 증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다."

 

KASAN_[공동발명쟁점] 진정한 공동발명자 판단 기준 서울고등법원 2016. 9. 29. 선고 2015나20533

 

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작성일시 : 2019. 4. 15. 10:00
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1.  공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다.

 

2.  문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다.

 

3.  원칙적으로 제외한 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로 잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다.

 

4.  특허권을 행사하는 소송제기 후 사후적으로 공동발명자 일부를 제외한 것이 밝혀지는 경우 그와 같은 오류를 바로잡을 수 있는 기회가 없습니다. 그와 같은 하자를 사전에 치유하는 것이 가능한 국가조차도 사후적 해결은 허용되지 않습니다. , 특허소송 중 발명자의 정정이 허용되지 않는 것은 물론 해당 청구항을 포기하더라도 그 하자 치유를 인정하지 않습니다.

 

5.  진정한 공동발명자라는 사실은 주장만이 아닌 증거자료를 갖고 구체적으로 입증해야만 합니다. , 영어 단어 corroboration에 해당하는 입증책임이 있습니다. 따라서 Lab Note 등 관련 기록을 잘 작성하여 보존하는 것이 매우 중요합니다. 특허법리에 따라 공동발명 여부를 판단하는 것은 그 다음 문제입니다.

 

6.  직무발명을 회사 외부에서 제3자 명의로 출원하는 것은 배임 행위입니다. 그런데, 배임행위로 빼돌린 특허를 찾아오는 것이 쉽지 않습니다. 특허법은 출원하지 않는 자에게는 특허권 자체를 부여하지 않을 뿐만 아니라, 또한 모인출원, 모인특허라는 특별규정을 따로 두고 있기 때문에 그 요건과 절차에 적합한 경우만 보호받습니다.

 

7.  공동발명자 사안을 잘못 처리하면, 기술 라이선스, 특허소송 등에서 치명상을 입을 수 있습니다. 기술개발 기록을 검토하여 진정한 발명자를 확인하는 작업은 Due Diligence 필수항목 중 하나입니다.

 

8.  대학, 연구소와 공동연구개발, 공동발명의 결과 특허권을 공유한 경우, 공유자 일방의 공유물 분할청구권 행사로 공유특허권을 제3자에게 매각할 수 있다는 것이 대법원 판결입니다. 경쟁회사로 특허권이 매각될 수도 있고, 그와 같은 사태를 방지하려면 공유자에게 거액을 지불하고 그 지분을 인수해야만 하는 상황을 맞을 수 있습니다. 공유특허의 분할청구 문제는 관련 시장이 성숙하여 지분가치가 상승되기 전에 미리 정리하는 것이 바람직합니다.

 

9.  공동연구개발 관련 Risk Management 목적으로 Option Contract 활용이 증가하는 추세입니다. 공유지분을 일시에 인수하는 것보다 단계적으로 처리하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 보유중인 공유특허뿐만 아니라 진행 중인 공동연구개발 계약까지 이와 같은 시각에서 다시 검토해 보는 것이 필요할 것입니다.

 

10.  공동연구개발과 공동발명에 관한 Issue는 매우 다양하고 복잡합니다. 특히 미국의 법제도와 실무가 우리와는 상이하는 등 각국의 법제도와 실무적 포인트까지 신중하게 고려해야만 합니다. 모든 쟁점을 단번에 해결하기는 어렵다 하더라도 사전에 미리 검토하여 기회가 닿을 때마다 순차적으로 해결해 나가는 것이 바람직할 것입니다.

 

KASAN_[공동발명쟁점] 공동발명 관련 실무적 포인트 몇 가지.pdf

 

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작성일시 : 2019. 4. 15. 09:11
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1. 상법상 기본법리

대표이사나 이사가 회사와 거래를 통해 회사의 이익을 희생하고 사익을 추구할 위험이 있습니다. 따라서 이사와회사 간의 거래에 관해서는 이사회의 승인 또는 사원총회의 승인을 요한다(398). 이사회의 승인을 받지 않고 행한 자기거래는 원칙적으로 무효로 볼 수 있습니다. 회사의 거래가 이사회 결의 없는 자기거래에 해당하는 경우, 회사는 상대방의 악의 또는 중과실을 입증해서 그 거래행위의 무효를 주장할 수 있습니다.

 

2. 대법원 2004. 3. 25. 선고 200364688 판결

이사회 의결을 거치지 아니한 이사 등의 자기거래 행위의 외부적 효력에 대해 대법원은 "회사의 대표이사가 이사회의 승인 없이 한 이른바 자기거래행위는 회사와 이사 간에서는 무효이지만, 회사가 위 거래가 이사회의 승인을 얻지 못하여 무효라는 것을 제3자에 대하여 주장하기 위해서는 거래의 안전과 선의의 제3자를 보호할 필요상 이사회의 승인을 얻지 못하였다는 것 외에 제3자가 이사회의 승인 없음을 알았다는 사실을 입증하여야 할 것이고, 비록 제3자가 선의였다 하더라도 이를 알지 못한 데 중대한 과실이 있음을 입증한 경우에는 악의인 경우와 마찬가지라고 할 것이며, 이 경우 중대한 과실이라 함은 제3자가 조금만 주의를 기울였더라면 그 거래가 이사와 회사간의 거래로서 이사회의 승인이 필요하다는 점과 이사회의 승인을 얻지 못하였다는 사정을 알 수 있었음에도 불구하고, 만연히 이사회의 승인을 얻은 것으로 믿는 등 거래통념상 요구되는 주의의무에 현저히 위반하는 것으로서 공평의 관점에서 제3자를 구태여 보호할 필요가 없다고 봄이 상당하다고 인정되는 상태를 말한다."라는 입장입니다.

 

3. 서울고등법원 판결요지

. 회사법인의 무효주장

"이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 권리는 피고 회사의 중요한 자산에 해당하므로 이를 양도하기 위해서는 상법 제393조 제1항에 따라 피고 회사의 이사회 결의를 거쳐야 한다. 그런데 이에 관한 피고 회사의 이사회 결의가 없었고, 그 당시 원고는 피고 회사의 감사 또는 이사의 지위에 있었던 이상 이사회 결의가 없음을 알았거나 알 수 있었으므로, 이 사건 묵시적 합의는 무효이다."

 

. 서울고등법원 판결: 이사의 자기거래로 인한 공동출원 유효 인정

"상법 제393조 제1항은 주식회사의 중요한 자산의 처분 및 양도는 이사회의 결의로 한다고 규정하고 있는바, 여기서 말하는 중요한 자산의 처분에 해당하는가 아닌가는 당해 재산의 가액, 총자산에서 차지하는 비율, 회사의 규모, 회사의 영업 또는 재산의 상황, 경영상태, 자산의 보유목적, 회사의 일상적 업무와의 관련성, 당해 회사에서의 종래의 취급 등에 비추어 대표이사의 결정에 맡기는 것이 상당한지 여부에 따라 판단하여야 할 것이다(대법원 2005. 7. 28. 선고 20053649 판결 등 참조).

 

위 법리에 비추어 살펴보건대, 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정들, 그리고 아래와 같은 관련 특허법리를 종합하여 보면, 이 사건 묵시적 합의를 상법 제393조 제1항이 정하고 있는 중요한 자산의 처분으로 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이를 전제로 한 피고들의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

 

특허출원에 대한 특허결정 또는 심결을 경유한 설정등록에 의하여 비로소 특허권을 부여하는 특허법상의 특허권 부여 절차와 구조에 비추어 보면, 발명을 한 자 또는 그 승계인이 어떤 발명에 관하여 가지는 특허를 받을 수 있는 권리’(특허법 제33조 제1항 본문 참조)는 위와 같은 행정처분에 의해 발생하는 독점적 배타적 권리인 특허권과는 그 경제적 가치나 법적인 효력에서 상당한 차이가 있다. 그런데 이 사건 묵시적 합의 당시는 이 사건 특허발명에 관한 특허등록이 이루어진 상태는 아니었다.

 

이 사건 특허발명은 의약용도발명인데, 이러한 발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전에 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험 예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다(대법원 2004. 12. 23. 선고 20031550 판결 등 참조). 이와 같은 엄격한 요건에 비추어 불 때, 당시 이 사건 특허발명에 관하여 특허등록이 될지 여부는 불확실한 상태였다고 할 것이다.

 

이 사건 묵시적 합의에서는 특허를 받을 수 있는 권리전부를 양도한 것이 아니라 그 일부 지분만 양도된 것이다. 그런데 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 자신이 특허발명을 실시할 수 있고, 그 지분의 양도나 전용실시권 설정 또는 통상실시권 허락에 관하여 공유자 모두의 동의를 받지 않으면 그 효력이 없다[특허법 제99조 참조, ‘특허를 받을 수 있는 권리의 경우도 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다(특허법 제37조 제3)]. 이와 같이 특허권의 경우는 그 공유 지분을 넘겨주더라도 일반적인 물권과는 달리 다른 공유자의 권리 행사를 적절하게 통제할 수 있으므로, 이를 일반적인 처분행위와 같이 평가해서는 안 된다.

 

4. 실무적 의미

복잡한 얘기지만 서울고등법원 판결의 요지는, 특허를 받을 수 있는 권리 중 일부 지분의 양도는 일반적 양도 행위와 동일하게 평가 할 수 없고 특별한 취급을 해야한다는 전제로, 결국 회사법인의 중요한 자산의 처분으로 볼 수 없다는 것입니다.

 

KASAN_[발명자쟁점] 회사법인과 CEO, CTO 등 이사의 공동 특허출원 상법상 이사의 자기거래 규제 조항

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작성일시 : 2019. 4. 12. 11:00
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10(직무발명) 직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 "특허등"이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 "특허권등"이라 한다)에 대하여 통상실시권(통상실시권)을 가진다. 다만, 사용자등이 중소기업기본법2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원등과의 협의를 거쳐 미리 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정

2. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정

 

1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다. 다만, 고등교육법3조에 따른 국ㆍ공립학교(이하 "국ㆍ공립학교"라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 "전담조직"이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국ㆍ공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.

직무발명 외의 종업원등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다.

2항에 따라 국유로 된 특허권등의 처분과 관리(특허권등의 포기를 포함한다)국유재산법8조에도 불구하고 특허청장이 이를 관장하며, 그 처분과 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

 

12(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

 

13(승계 여부의 통지) 12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

1항에 따른 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.

사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

 

14(공동발명에 대한 권리의 승계) 종업원등의 직무발명이 제삼자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자등은 그 발명에 대하여 종업원등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.

 

15(직무발명에 대한 보상) 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.

사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.

사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

 

16(출원 유보시의 보상) 사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원(출원)하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

 

19(비밀유지의 의무) 종업원등은 사용자등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.

18조제3항에 따라 자문위원으로 심의위원회에 참여하거나 참여하였던 사람은 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.

 

KASAN_직무발명 관련 발명진흥법 주요조항.pdf

 

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