직무발명 실무쟁점과 솔루션

- 발명자보상청구소송의 성패요소 및 실효적 해결방안

대학 교수나 국책연구기관 연구원이 기업과 국책과제 공동연구를 수행한 후, 참여기관 회사법인 단독명의의 특허출원서에 공동 발명자로 기재된 경우가 종종 있습니다. 기사보도 사례를 보면, KIST 소속 연구원 4명을 공동연구를 했던 대학교수의 특허출원서에 발명자로 이름을 올리고, 항우연과 철도연 소속 연구원이 공동연구를 진행한 기업체명의 특허출원서에 발명자로 기재한 경우입니다.

연구원이 국가 R&D 성과를 특허 출원할 발명으로 생각했다면, 발명진흥법 제12조에서 규정한 것처럼 지체 없이 소속 연구기관에 발명완성 사실을 보고해야 합니다. 공동발명이라면 연구기관에서 공동발명에 참여한 타 기관과 공동 명의로 출원해야 합니다. 우선 그와 같은 보고의무를 위반하였다는 잘못이 있습니다.

그러나, 적극적으로 국가 R&D 성과물을 빼돌려 본인 명의로 출원한 경우와 단순히 공동발명자 또는 공동 출원인에 해당하는 제3자가 특허출원을 하면서 타 기관의 연구원을 발명자로 기재하는 경우를 동일하게 평가하기는 어렵습니다. 관련 법령이나 규정에 무관심하여 소극적으로 단순 동의한 것에 불과한 경우도 많을 것입니다.

국가연구개발사업 관리규정 등 관련 법령에서는, 국가 R&D 성과물을 "연구책임자나 연구원의 명의로 출원하거나 등록한 경우"에는 해당 연구원에게 국책과제 참여제한 1년의 재제처분 대상으로 규정하고 있습니다. 법령 문언을 엄격하게 해석하면, 단순히 발명자로만 기재된 경우라면 위 규정의 적용대상에 해당하지 않는다고 보아야 할 것입니다. 다만, 그 가담 정도가 정범에 해당할 정도인지 등 그 구체적 사정을 파악해 보고 그 정도에 따라 참여제한 등 적절한 재제처분을 할 수 있습니다.

국책연구기관 소속 연구원이나 대학소속 교수 또는 연구원 등이 해당 기관에 보고하지 않고 독자적으로 판단하여 제3자인 외부기업 또는 타 기관 명의로 출원되는 특허출원에서 발명자로 기재되면 복잡한 문제가 있습니다.

(1) 종업원인 연구원은 직무발명을 완성하면 사용자인 소속 연구기관에 보고해야 할 법적 의무가 있습니다. (2) 통상 연구기관에서 직무발명 보고 및 승계 규정을 두고 있기 때문에 이와 같은 법적 의무를 위반하여 외부인과 같이 출원하는 행위는 업무상 배임행위에 해당합니다. (3) 공동발명자의 배임행위에 적극 가담하여 특허 받을 권리를 양수하여 단독 출원한 경우에는 그 권리승계의 효력을 인정할 수 없기 때문에 공동출원 규정 위반의 특허무효 사유가 있습니다. (4) 타 기관도 연구원의 업무상 배임행위에 가담한 공동불법행위자로서 민사상 손해배상 책임뿐만 아니라 형사상 공범으로 책임 소지도 있습니다.

모두 직무발명을 전제로 한 것이므로, 해당 연구원이 진정한 직무발명자에 해당하는지 구체적으로 평가해 보는 것이 반드시 필요합니다. 진정한 직무발명자에 해당하지 않음에도 명목상 발명자로 올라 있다면 법적 책임과는 무관합니다. 공동연구 결과물에 대한 직무발명자 판단은 특허출원서 전체에 기재된 모든 내용을 기준으로 할 것이 아니고, 특허청구범위에 기재된 각 청구항 발명을 기준으로 판단해야 합니다. 특허청구항 발명의 완성에 실질적 기여가 없었다면 공동연구 과제에 참여했다는 사실만으로 발명자가 되는 것은 아닙니다. 만약 직무발명자가 아니라면 법적 책임을 추궁할 근거는 없을 것입니다.

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1. 대학교수 등 교직원의 직무발명에 관한 발명진흥법 규정

발명진흥법 제10조(직무발명) ① 직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 "특허등"이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 "특허권등"이라 한다)에 대하여 통상실시권(통상실시권)을 가진다. ② 제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다. 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국ㆍ공립학교(이하 "국ㆍ공립학교"라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 "전담조직"이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국ㆍ공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.

제12조(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

제15조(직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다. ⑦ 공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다.

2. 대학교수 등 교직원이 직무발명을 대학 산학력단에 알리지 않고 외부로 유출하여 본인 또는 제3자 명의로 특허출원 등록한 경우 법적책임

(1) 형사상 업무상 배임죄

종업원 발명자는 직무발명을 완성하면 그 사실을 사용자에게 지체없이 문서로 알려야 합니다. 그 의무를 위반하여 알리지 않고 외부로 유출하면 법적 책임을 지게 됩니다. 대표적 사례로 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결을 살펴보면, 연구개발 이사가 외부 연구원과 협력연구로 개발, 완성한 기술을 회사에 알리지 않고 외부 연구원 명의로 특허등록을 받은 경우 업무상 배임죄가 성립한다는 판결입니다.

판결요지를 소개하면 다음과 같습니다. "직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 사용자에게 승계한다는 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원은 그 특허권의 취득에 협력해야 할 의무를 부담하고, 이것은 자기사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 갖는다. 따라서, 종업원 이사는 배임죄의 주체인 “타인의 사무를 처리하는 자”의 지위에 있다.

위와 같은 지위에 있는 종업원이 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다."

(2) 민사상 손해배상 책임

형사유죄 판결을 받으면 위법행위라는 점은 확정된 것입니다. 해당 위법행위로 인한 민사상 손해배상책임을 묻는다면, 특별한 사정이 없는 한 손해배상의 액수만 문제될 뿐이고, 직무발명을 신고하지 않은 연구원이 손해배상책임을 피하기 어려울 것입니다.

대전지방법원은 위 판결 사안에서 대학교수인 발명자에 대해 2억원, 출원명의 회사에 대해서는 3억원의 손해배상 판결을 하였습니다. 직무발명을 신고하지 않고 외부자 명의로 출원한 사례에서 상당한 액수의 손해배상 판결이 난 것이 흥미롭습니다. 본 사안에서 손해배상 책임의 주원인으로는 해외출원 후 심사 및 등록을 포기한 부분을 들고 있습니다.

(3) 영업비밀침해죄 불인정 대법원 판결

종업원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 타인 명의로 특허 출원하였다면 배임죄 책임을 물을 수 있습니다. 형사적으로 배임죄 유죄 판결을 받으면 특별한 사정이 없는 한 민사적으로도 불법행위가 성립합니다. 따라서, 손해배상책임도 있습니다.

그러나, 우리나라 특허법제는 발명자가 직무발명을 완성하면 즉시 발명자에게 그 권리가 귀속되는 것으로 보는 발명자주의 원칙을 취하고 있습니다. 즉, 종업원 발명자는 직무발명의 완성 사실을 지체 없이 보고할 의무는 있지만, 알리지 않고 타인 명의로 출원한 경우에도 그 단계에서는 아직 회사에게 그 발명에 관한 소유권이 이전된 것은 아니라고 보는 것입니다. 따라서, 대법원은 직무발명을 외부로 유출하여 출원한 경우 회사에서 영업비밀을 외부로 누설하여 침해한 것이라는 주장을 받아들이지 않았습니다. 그 단계에서는 사용자가 아직 직무발명을 보유한 것으로 보지 않은 것입니다.

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1. 공무원의 직무발명에 관한 발명진흥법 규정

발명진흥법 제10조(직무발명) ① 직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 "특허등"이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 "특허권등"이라 한다)에 대하여 통상실시권(통상실시권)을 가진다. ② 제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다.

제12조(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

제15조(직무발명에 대한 보상) ⑦ 공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다.

2. 사안의 개요

(1)   방위사업청 소속 공무원이 완성한 직무발명을 해당 기관에 신고하지 않고 본인의 처 등 제3자 명의로 출원 등록함 (발명진흥법 제12조 위반)

(2)   제3의 실시 사업자에 대해 특허권침해금지 경고장 발송

(3)   국가공무원이 직무발명을 국가에 신고 및 승계 절차를 거치지 않고 무단 유출하여 특허출원 및 등록한 사실 적발

(4)  공무원징계위원회에서 관련 법령에 따라 중징계에 해당하는 정직 3개월 처분함

(5)   직무발명자가 징계처분에 불복하는 행정소송 제기함

3. 서울고등법원 판결요지 – 직무발명 해당, 직무발명 완성사실 신고의무 위반 등 공무원의 직무발명 관련 법령 및 규정 위반행위, 인사징계처분은 적법함

4. 징계시효의 기산점 및 시효완성 쟁점 – 직무발명의 완성일 아닌 특허 출원일로부터 3년

징계시효의 기산점에 관하여 살피건대, 국가공무원법 제83조의2 제1항은 ‘징계의결 등의 요구는 징계 등의 사유가 발생한 날부터 3년이 지나면 하지 못한다.’라고 규정하고 있으므로, 징계시효의 기산점은 원칙적으로 ‘징계 사유가 발생한 때’라고 할 것인데,

공무원 직무발명 규정 제5조는 공무원이 자기가 맡은 직무와 관계되는 발명을 한 경우에는 지체없이 그 내용을 발명기관의 장에게 신고하여야 한다고 규정하고 있고, 제8조 제2항은 공무원이 자기가 맡은 직무와 관계없는 발명을 하고 특허를 출원한 경우에는 지체 없이 그 내용을 발명기관의 장에게 신고하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 원칙적으로 공무원 직무발명 규정 제5조를 위반한 제3, 6, 9번 기재 특허의 기초가 된 발명의 미신고 부분에 관한 징계시효의 기산점은 ‘직무발명을 한 날’이고,

공무원 직무발명 규정 제8조 제2항을 위반한 제4, 5, 8 10, 11, 12번 기재 특허출원의 미신고 부분에 관한 징계시효의 기산점은 ‘특허출원을 한 날’로 보는 것이 타당하다.

그런데 제3, 6, 9번 기재 특허의 기초가 된 발명이 이루어진 시점을 확인할 수 있는 자료가 없으므로, 제3, 6, 9번 기재 특허의 기초가 된 발명의 미신고 부분에 관한 징계 시효의 기산점은 늦어도 ‘특허출원을 한 날’로 볼 수 있다.

5. 징계 수위의 적정성 쟁점 – 공무원이 직무발명을 신고하지 않고 사유화한 것 + 특허권행사로 국가사업 차질 초해 우려 등 비위정도 심함 – 중징계에 해당하는 3개월 정직 처분은 지나치게 가혹한 것 아님

공무원 피징계자에게 징계 사유가 있어 징계처분을 하는 경우에 어떠한 처분을 할 것인지는 징계권자의 재량에 맡겨져 있으며, 다만 징계권자가 재량권의 행사로서 한 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용한 것이라고 인정되는 경우에 한하여 그 처분을 위법하다고 할 수 있다.

그리고 공무원에 대한 징계처분이 사회통념상 타당성을 잃었다고 하려면, 구체적인 사례에 따라 징계의 원인이 된 비위사실의 내용과 성질, 징계에 의하여 달성하려고 하는 행정목적, 징계양정의 기준 등 여러 요소를 종합하여 판단할 때 그 징계내용이 객관적으로 명백하게 부당하다고 인정할 수 있는 경우라야 하고, 수 개의 징계 사유 중 일부가 인정되지 않더라도 인정되는 다른 일부 징계 사유만으로도 당해 징계처분의 타당성을 인정하기 충분한 경우에는 그 징계처분을 유지하여도 위법하지 않다(대법원 2002. 9. 24. 선고 2002두6620판결, 대법원 2004. 6. 25. 선고 2002다51555 판결 등 참조).

또한 징계시효가 지난 비위행위도 징계양정에서 참작자료로 할 수 있다(대법원 1995. 9. 5. 선고 94다52294 판결, 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012두11966 판결 등 참조).

즉, ① 제9번 기재 특허의 기초가 된 발명은 원고의 직무와 관계가 있는 직무발명에 해당함에도 원고가 피고에게 이를 신고하지 않고 자신의 처 명의로 특허출원을 한 것은, 공무원의 직무발명에 대한 권리자인 국가의 승계 기회를 차단시켜 국가의 지식재산을 사유화한 것으로 볼 수 있는 점, 무기체계개발과 관련한 회의 자료 등을 활용하여 특허를 출원하는 경우 특허권 침해 소송으로 군수물자 조달 및 방위력개선사업 등에 차질을 초래할 수 있는 점 등을 고려하면 그 비위의 정도가 심하다고 할 수 있다.

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1. 사안의 개요

- 공무원 (피고) - 시청 환경관리과 상하수도 관련 담당 공무원

- 사업자 (원고) - 상하수도 관련 제품 생산판매회사 운영자, 해당 시에 제품 납품

- 2011년 상하수도 관련 제품 – 공동발명

- 사업자 원고와 공무원 피고는 공동발명자로 출원, 2012. 1. 16. 특허등록, 각 1/2 지분권 보유

- 공무원 (피고) – 소속기관에 직무발명 신고하지 않음

- 공유특허권자 공무원은 다른 사람에게 지분권 양도

- 2013. 5. 2. 지분 양수인은 지분이전 등록을 마치고, 기존 공유자(1/2 지분권자) 원고와 “이익분배에 관한 약정” 체결

2. 양수인과 기존 지분권자(원고) 사이 이익분배 약정 요지

그 실시 및 영업, 판매는 피고 공무원이 재직하는 F시에서만 행하여야 하고 그 판매 리스트를 피고 공무원에게 제시하여야 하며, 그 이익금의 40%를 피고게 지급하여야 하고, ② 피고는 원고의 영업에 대한 감시권을 행사할 수 있고, ③ 원고는 피고의 요구에 따라 언제든지 서면으로 영업 및 거래에 관한 리스트를 제시하여야 하며, ④ 원고가 위와 같은 의무를 1회라도 이행하지 아니한 때에는 피고는 최고기간 없이 계약을 해지할 수 있으며, ⑤ 원고는 공동특허와 관련된 모든 권리를 포기한 것으로 간주하고, ⑥ 피고는 F시 이외의 전국 모든 지역을 대상으로 이 사건 특허의 실시, 판매를 할 수 있고 그 수익금을 모두 향유한다.

3. 새로운 공유권자(양수인)의 특허발명 자기 실시, 특허제품 생산납품으로 경쟁관계, 공유자 사이 분쟁 발생

4. 기존 지분권자(원고) 주장 – 공무원의 직무발명, 자자체 시에 지분권 있음, 경쟁사업자 지분 양수인은 무권리자, 특허실시권 없음

5. 판결요지 – 직무발명 해당하지 않음, 공무원의 자유발명, 원고 패소 판결

공무원의 직무발명 판단기준

가) 직무발명 여부를 판단함에 있어 사용자가 국가일 경우 그 업무 범위를 기업 등 법인의 경우와 같이 해석하게 되면 국가의 모든 업무가 포함되기 때문에, 공무원이 소속한 기관의 직제와 사무분장 규칙 등에 따라 정해진 업무범위로 한정하는 것이 합리적이다. 따라서 이 사건 발명이 직무발명에 해당하려면, 피고가 발명 전후에 속해 있는 부서의 업무범위에 속하고, 발명자의 직책과 임무 등에 맞는 직무범위에 속하는 발명이어야 한다.

구체적 사안의 판단

가) 피고가 이 사건 발명 전후 상수도 분야 추진업무 등에 관하여 필요한 설비 등에 대한 발주업무, 상수도협회 관련 업무, 상수도 급수공사 정액제 시행, 유수율 제고사업 추진(원격검침 및 블록화), 기타 상수도 분야 추진 업무 등을 담당한 사실이 있기는 하나, 이는 이 사건 특허와 같은 맨홀, 상수관 점검구 등을 연구하고 개발하는 업무와는 전혀 관련이 없다. 또한 피고 B은 기능 9급(2011. 12. 7. 기능 8급으로 승진) 지방기계원 직급의 공부원으로서 주로 ‘지하수개발 인•허가, 먹는물 약수터 수질검사 및 관리, 상수도시설보강 적립기금 운영관리’와 관련된 업무에 종사하였는바, 위와 같은 보직에 있는 피고 B이 국가로부터 이 사건 특허와 같은 장치를 개발하는 과제를 받았다거나 연구비 등을 지원받았다고도 볼 만한 사정도 없다.

나) 피고 공무원은 2004. 3. 20. 지방 10급 지방기계원으로 임용되어 공무원 생활을 시작하기 이전인 약 8년간 (1987년 ~ 1994년) 상수도 배관공으로 일했으며, 1992. 12. 16. 상수도 시공기술자. 1997. 12. 22. 배관기능사, 2002. 7. 1. 에너지관리기능사(보일러취급기능사) 자격을 취득하는 등 상수도 배관공으로서의 경력과 기능을 갖추고 있었으므로 그의 이와 같은 경력이 이 사건 발명의 시초가 된 것으로 보인다. 또한, 피고와 같이 연구하고 개발하는 것을 업무로 하고 있는 자가 아닌 자가 단순히 공무원 생활을 통하여 어떠한 발명에 필요한 경험과 지식을 취득하였다고 하여 당연히 그가 발명을 꾀하는 것이 예정되거나 기대된다고 할 수는 없다.

다) F시는 2017. 12. 26. 직무발명 심의위원회(시정조정위원회 대행)을 개최하여, ‘공직에 임용전 배관공으로 근무하면서 취득한 기술과 경험이 기초가 된 특허기술, 상수도 관로공사 및 유지관리에 필요한 제수변, 보호맨홀, 관로점검 등 시공기술 특허로 직무 관련성이 없는 것으로 판단됨’이라는 이유로 이 사건 특허발명은 공무원인 피고의 직무발명에 해당하지 않는다고 의결하였고, 대전지방검찰청 또한 같은 취지로 2018. 12. 27. 피고들의 특허법위반 혐의에 관하여 모두 불기소 결정을 하였다.

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