직무발명보상__글17건

  1. 2019.05.08 제약회사 신약개발팀의 합성담당 연구원이 개발 결과인 다수의 신규 화합물 중에서 선택된 신약후보물질 발명의 공동발명자 해당 여부 - 특허명세서의 실시례 화합물 합성 담당, 특허서류에 ..
  2. 2018.09.18 [직무발명쟁점] 대학원생 공동발명자의 대학특허에 대한 특허 지분이전청구소송: 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 2010나87230 판결
  3. 2018.09.18 [직무발명분쟁] 대학생 또는 대학원생(석사 또는 박사과정) 발명자와 발명자보상금 청구권
  4. 2018.09.07 [권리행사기간] 직무발명보상청구권 소멸시효의 중단사유: 채무승인 + 시효이익 포기 + 등록보상금 지급 + 소멸시효 기산일 변경
  5. 2018.09.07 [권리행사기간] 직무발명보상청구권의 행사기간 10년 + 소멸시효의 기산점 관련 실무적 포인트
  6. 2018.05.15 [직무발명보상분쟁] 사용자 회사에서 직무발명 실적보상규정을 새로 만든 경우 – 기존의 직무발명보상청구권에 대한 소멸시효 중단사유 채무승인 OR 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기로 볼..
  7. 2018.05.14 [직무발명보상분쟁] 직무발명보상청구권 소멸시효 완성 전 채무승인 – 소멸시효 중단사유 vs 소멸시효 완성 후 채무승인 - 시효이익의 포기 구별기준
  8. 2018.05.14 [직무발명보상분쟁] 직무발명보상청구권 소멸시효 중단사유 – 채무승인 및 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기
  9. 2017.07.03 기본법리 – 직무발명의 승계
  10. 2017.07.02 기본법리 – 직무발명보상청구권 성립요건
  11. 2017.07.01 기본법리 - 직무발명보상 관련 법령의 변천 및 구조
  12. 2017.06.30 특허침해소송 또는 특허분쟁에서의 counterclaim 특허 + 무상 Cross License + 소송상 화해 settlement : 특허분쟁종결 + 사용자의 회계상 수익 없음 BUT 직무발명보상 인정
  13. 2017.06.27 사용자가 직무발명을 적용한 제품을 생산, 판매하는 경우 실시보상금 산정 관련 실무적 쟁점
  14. 2017.06.27 신규물질 의약발명에서 약리효과실험 전담 연구원 - 공동발명자 불인정 판결: 특허법원 2017. 6. 23. 선고 2017나1049 판결
  15. 2017.06.22 직무발명자와 사용자의 직무발명보상 관련 합의 + 추가보상청구포기 + 부제소합의 효력 여부
  16. 2017.06.19 직무발명보상청구소송 관련 몇 가지 실무적 포인트
  17. 2017.06.15 직무발명보상청구소송 준비사항 및 체크포인트 – 1

 

 

사안의 개요

(1)   종업원 발명자는 제약회사의 연구소 화학물질 합성팀에 연구원으로 재직

(2)   폐암치료제 합성신약 2팀 소속 연구원으로서 신약후보 물질 연구개발에 참여함

(3)   다수의 신규 화합물 합성하여 약리실험을 통해 약효 확인한 후 포괄적 독립항 및 신약후보물질 종속할 등으로 특허출원 및 특허등록

(4)   신약후보물질 특허 명세서의 실시예 2로 기재

(5)   종업원 연구원 특허 서류에 12명의 공동발명자 중 6번째로 기재

(6)   사용자 회사와 다국적 제약회사 사이 기술이전 라이선스 계약체결, 사용자 회사에 계약금 수익 등 이익 발생함

(7)   종업원 발명자가 사용자 회사에 대한 직무발명보상청구 소송 제기함

 

신약후보물질 발명의 구체적 경위

(1)   사용자 제약회사는 원고 종업원 연구원의 입사 전부터 폐암치료제 신약 연구개발 진행하고 있었음

(2)   원고 연구원은 해당 개발팀에 신규 화합물 합성 담당자 중 1명으로 참여함. 연구소에서 설계한 바에 따라 합성담당 연구원 6명이 약 600여 종의 유사물질을 나누어 합성함.

(3)   원고 연구원은 67종의 신규 화합물을 합성하였고, 그 중 16종의 신규 화합물이 특허 명세서의 실시례로 기재됨

(4)   신약후보물질(신약물질 1)로 선택된 신규 화합물은 다른 합성담당 연구원이 합성한 화합물

(5)   신약후보물질의 유사체를 60여 종 추가 합성하여 테스트하였으나 더 좋은 효능 물질을 찾지 못하여 최종적으로 신약물질 1을 신약후보물질로 선택함

 

쟁점

종업원 연구원은 신약연구개발을 담당한 EMSI 개발팀 소속으로 신규 화합물 합성 담당한 상황, 그 연구개발 결과 다수의 신규화합물 중에서 선택한 특정한 신규 화합물, 신약후보물질 발명의 진정한 공동발명자에 해당하는지 여부

 

서울중앙지방법원 판결의 요지 신약후보물질 발명의 진정한 공동발명자 불인정, 종업원 연구원의 직무발명보상청구 기각

 

판결이유

 

KASAN_제약회사 신약개발팀의 합성담당 연구원이 개발 결과인 다수의 신규 화합물 중에서 선택된 신약후보물질 발명의

 

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작성일시 : 2019. 5. 8. 08:25
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대학의 지도교수 A, 석사과정 대학원생 BC 회사의 연구원 D는 산학협력공동연구를 수행한 결과, 완성된 발명을 C 회사 명의로 특허 출원하면서 발명자로 A 교수와 D 연구원만 올리고, 대학원생 B는 기재하지 않았습니다. 특허등록 후 대학원생 B가 진정한 공동발명자로서 자신의 권리를 주장하는 소를 제기하였습니다.

 

위 사례에서 해당 연구개발을 진행하던 와중에 A 지도교수가 안식년 휴가로 미국에 8개월 가량 체류하면서 이메일로 대학원생과 실험결과를 주기적으로 보고받고 그 해결방안을 지시하는 등의 방식으로 연구를 진행하였습니다. 대학원생 B는 시제품의 성능평가 등 실험을 수행하고, 특허명세서 초안작성도 담당하였습니다. 그 후 작성된 대학원생 B의 석사학위 논문도 특허출원 내용과 거의 동일한 내용이었고, 그와 동일한 내용의 논문을 학술대회에 발표하면서 논문의 공동저자로 지도교수 A와 대학원생 B로 기재하였습니다.

 

법원은 이와 같은 사실관계를 바탕으로 대학원생 B를 특허발명의 공동발명자로 인정하고, 그 기여율에 따른 지분을 30%로 인정하였습니다.

 

대학원생 B는 진정한 공동발명자임에도 불구하고, 특허출원서, 특허증 등 특허서류 어디에도 발명자로 언급되지 않았습니다. 이와 같이 제외된 진정한 발명자는 등록된 특허에 대한 관계에서 어떤 권리를 보유하며, 자신의 권리를 어떻게 구제받을 수 있을까요? 복잡한 쟁점이 많지만, 판결요지와 관련된 사항 몇 가지만 간략하게 설명드립니다.

 

1. 대학원생 발명과 지도교수, 대학의 산학협력단의 관계

원칙적으로 대학생이나 대학원생은 대학의 종업원에 해당하는 교원이 아닙니다. 따라서 직무발명이 성립되지 않고, 특별한 사정이 없는 한 자유발명에 해당합니다. 직무발명이 아니므로 지도교수, 대학, 산단에서 대학원생의 발명에 관한 권리를 일방적으로 승계할 수 없습니다.

 

다만, 국책과제, 산학협동연구 등에서 참여 연구원으로 등록되어 인건비를 지급받는 경우에는, 각 특별법 및 관계법령에 따라 대부분 종업원의 지위에서 발명한 것으로 볼 수 있거나 연구협약서 규정에 따라 직무발명 관련 규정이 적용될 수 있습니다. 한편, 회사 재직 중 회사지원으로 대학원을 다니는 경우, 교수나 연구원이 안식년 휴가 중에 다른 대학, 연구소, 회사에서 연구하는 동안에 발명한 경우에는 2중적 지위로 인해 상당히 복잡한 문제가 많습니다.

 

2. 대학원생의 특허지분권 및 지분이전청구권

진정한 공동발명자는 해당 특허발명에 대해 지분권을 갖습니다. 진정한 공동발명자를 제외하고 등록받은 특허는 일종의 모인특허에 해당하지만, 대법원판결에서 예외적으로 진정한 권리자의 지분이전청구권 행사를 인정하는 경우에 해당합니다. 따라서, 대학원생 B는 현재의 특허권자를 상대로 특허권의 30% 지분을 자신에게 이전하라는 청구의 소를 제기할 수 있습니다.

 

3. 진정한 공동발명자의 특허지분권 침해로 인한 손해배상청구

진정한 공동발명자는 특허의 지분권을 회수하는 대신, 그 지분권을 침해한 상대방을 상대로 손해배상을 청구할 수도 있습니다. 이 경우 제외된 진정한 공동발명자가 받을 수 있는 손해배상의 범위는 직무발명자가 사용자로부터 받을 수 있는 직무발명 보상금에 상당하는 금액이라는 대법원 판결이 있습니다.

 

KASAN_[직무발명쟁점] 대학원생 공동발명자의 대학특허에 대한 특허 지분이전청구소송 서울고등법원 2010. 12.

 

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작성일시 : 2018. 9. 18. 13:30
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대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 원칙적으로 대학과 고용계약 관계가 아닙니다. 따라서 대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 학교법인 또는 산학협력단 법인의 종업원에 해당하지 않습니다.

 

그런데, 대학생, 대학원생이 대학연구시설과 기자재를 사용하여 발명한 경우 직무발명이 아닌 자유발명으로 보고 대학은 직무발명에 관한 사용자의 권리를 전혀 인정하지 않는 것은 법감정에 맞지 않습니다. 대학이 소위 shop right의 연구설비와 기자재를 제공한 사용자와 실질적으로 동일하기 때문입니다. 다만 학생에서 급여를 주거나 발명관련 업무를 부과한 것은 아니라는 근본적 차이점은 있습니다.

 

다양한 견해와 입장을 택할 수 있지만, 다수 학설과 판례는 대학생 또는 대학원생을 대학이나 산학협력단과의 관계에서 직무발명 및 종업원 발명자과 동일하게 보려는 입장입니다. 엄밀하게 보면 법리적 난점이 많지만, 대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 취급하여 직무발명보상금을 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 입장입니다. 대학연구현장의 현실을 감안하면 대학생 또는 대학원생 발명을 자유발명으로 취급하는 것보다 유리하다는 판단일 것입니다.

 

현실적으로 대학생 또는 대학원생 관련 발명은 국가연구개발사업이나 산학협력연구과제에서 대학교수와 함께 연구원으로 참여하여 일정한 인건비를 지급받고 대학의 연구시설, 장비, 기자재 등을 사용하여 발명을 완성한 경우가 대부분입니다. 이와 같은 경우 직무발명으로 취급하는 것이 합리적입니다. 그렇지만 미리 연구협약서에서 연구원으로 참여할 대학생 또는 대학원생의 권리의무사항을 명확히 정하는 것이 바람직합니다.

 

대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 보면 대학의 산학협력단에 대해 원칙적으로 대학교수와 동일한 권리의무를 갖습니다. 특허발명으로 인한 수익이 발생하면 규정에 따라 발명자 보상금을 받을 수 있습니다. 조만간 대학을 떠나더라도 특허존속기간(출원일로부터 20년 또는 최장 25) 중 수익이 발생하는 동안에는 계속하여 발명자 보상금을 받을 수 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당함에도 불구하고 등록특허에 발명자로 기재되지 않은 경우라면 대학 산학협력단에서는 해당 대학생 또는 대학원생에게 발명자 보상금을 지급하지 않을 것입니다.

 

그와 같은 경우 대학생 또는 대학원생 발명자는 등록특허의 권리이전을 청구하거나 그 권리에 상응하는 발명자 보상금을 청구할 수 있습니다. 공동발명자 지위에서 특허의 지분이전청구권을 행사하거나 또는 발명자 보상금 중 특허권 지분비율에 따라 산정된 금액을 청구할 수 있습니다.

 

실제 사례로 대학원 석사과정 학생이 청구한 특허권지분이전을 인정한 서울고등법원 판결과 제외된 공동발명자에게 그 지분비율에 따른 직무발명보상금을 손해배상으로 인정한 대법원 판결이 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당하는지 여부가 핵심포인트입니다. 발명의 완성에 실질적 기여를 했다는 입증자료를 제시할 수 있어야만 진정한 발명자로 인정받을 수 있습니다. 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자로 일단 인정된다면, 그 기여도에 상응하는 발명자 보상금 또는 손해배상을 받는 것은 그리 어렵지 않을 것입니다.

 

KASAN_[직무발명분쟁] 대학생 또는 대학원생(석사 또는 박사과정) 발명자와 발명자보상금 청구권.pdf

 

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작성일시 : 2018. 9. 18. 12:30
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1. 소멸시효 기산일 이후 지급한 출원보상, 등록보상 등 채무승인 행위와 소멸시효의 중단사유

직무발명보상청구권은 그 채권을 행사할 수 있는 때부터 소멸시효 기간이 진행됩니다(민법 제166조 제1). 그 권리행사에 법률상의 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건불성취 등이 있는 특별한 경우를 제외하고, 원칙적으로 직무발명을 사용자에게 승계한 날부터 직무발명보상청구권을 행사할 수 있습니다. 판례는 늦어도 출원일로부터 행사할 수 있다고 봅니다.

 

직무발명보상 중 일부로 등록보상을 하는 경우가 많습니다. 직무발명에 대한 특허등록, 실용신안등록을 완료한 후 등록보상을 하기 때문에 출원일과 상당한 기간 차이가 있습니다. 해외출원 후 개별국가 등록보상의 경우는 더욱 그렇습니다.

 

민법 제168조에서 채무승인을 소멸시효의 중단사유로 규정하고 있습니다. 채무의 일부를 변제하는 경우 채무 전부에 관하여 시효중단의 효력이 발생합니다(대법원 1980. 5. 13. 선고 781790 판결).

 

직무발명에 대한 출원보상금, 등록보상금, 해외출원보상금, 해외등록보상금 지급은 모두 직무발명보상금의 일부 지급이 분명합니다. 직무발명보상금채무 중 일부 변제로 각 소멸시효의 중단사유 중 하나인 채무승인에 해당할 것입니다.

 

실무적으로 가능한 경우를 나누어 설명하면 다음과 같습니다.

(1) 사용자가 보상을 전혀 한 적이 없는 경우 특별한 사정이 없다면 직무발명보상청구권은 직무발명승계일, 늦어도 출원일로부터 10년이 경과하면 소멸시효 완성으로 더 이상 행사할 수 없습니다.

 

(2) 출원보상을 한 경우라면 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산일은 출원일이 아니라 출원보상금 지급일로 보아야 할 것입니다. 그 차이가 길지 않을 것으로 실무상 중요하지 않습니다.

 

(3) 등록보상을 한 경우라면 등록보상금 지급일, 해외등록보상을 한 경우라면 해외등록보상일 중 가장 늦은 날부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 할 것입니다. 그 기간 차이가 수년인 경우도 많을 것이므로 실무적으로 매우 중요한 문제입니다.

 

실적보상 또는 처분보상 규정이 없는 경우, 실무상 직무발명보상청구권 소멸시효의 완성여부가 중요한 쟁점입니다. 이 경우 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산일을 뒤로 미룰 수 있는 사유, 즉 소멸시효 중단사유가 있는지 여부가 문제입니다.

 

다만, 실무상 유의해야 할 특별한 상황도 있습니다. 예를 들어, 법원은 사용자가 등록보상의 등급심사를 거쳐 등록보상금을 차별 지급하는 경우는 실적보상규정과 동일하게 그 보상금의 지급조건 및 시기를 규정한 것으로서 법률상 장애사유로 인해 소멸시효가 진행하지 않는다고 봅니다(서울고등법원 201253644 판결).

 

직무발명을 다수 국가에 출원 및 등록한 경우라면, 최초 출원일로부터 10년이 지났지만 해외출원등록보상을 받은 최후 일자로부터 10년 이내라면 소멸시효가 완성되었다고 단정할 수 없습니다. 소멸시효 중단사유 중 채무승인에 해당하는 것으로 볼 수 있기 때문입니다.

 

그러나 현재 명시적 판결은 없고, 오히려 소멸시효 중단사유에 해당하지 않는다는 학설이 있습니다. 판례에서 채무승인으로 인한 소멸시효 중단을 다음과 같이 다소 엄격하게 판단하기 때문입니다.

 

대법원 2015. 4. 9. 선고 201485216 판결 "소멸시효 중단사유로서의 채무의 승인은 시효이익을 받을 당사자인 채무자가 소멸시효의 완성으로 권리를 상실하게 될 자에 대하여 그 권리가 존재함을 인식하고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립한다고 할 것이며, 그 표시의 방법은 아무런 형식을 요구하지 아니하고, 또 그 표시가 반드시 명시적일 것을 요하지 않고 묵시적인 방법으로도 가능한 것이기는 하지만, 그 묵시적인 승인의 표시는 적어도 채무자가 그 채무의 존재 및 액수에 대하여 인식하고 있음을 전제로 하여 그 표시를 대하는 상대방으로 하여금 채무자가 그 채무를 인식하고 있음을 그 표시를 통해 추단하게 할 수 있는 방법으로 행해져야 할 것이고, 소멸시효의 중단사유로서 채무자에 의한 채무승인이 있었다는 사실은 이를 주장하는 채권자 측에서 입증하여야 한다."

 

정리하면, 등록보상규정이 없거나 단순하게 등록보상 규정만 있고, 단지 등록보상금을 지급한 경우를 소멸시효의 중단사유 중 채무승인에 해당하는지가 핵심 쟁점입니다. 위 대법원 판결에 비추어보더라도, 직무발명보상금액수는 처음부터 확정되기 어려운 요소라는 점, 사용자가 직무발명보상 중 일부로 등록보상을 한 점, 종업원 직무발명자에게 그와 같은 의사표시를 한 점 등을 고려하면, 등록보상 지급을 직무발명보상금의 일부 변제로서 채무승인으로 보는 것이 옳다 생각합니다.

 

2. 직무발명 출원보상, 등록보상과 소멸시효 기산일 변경

정리하면, 실적보상규정 등 특별한 사정이 없는 경우에도 직무발명보상금 소멸시효의 기산일직무발명 승계일/출원일이 아니라 등록보상금 지급일 또는 해외등록보상금 지급일 중 가장 늦은 날로 볼 수 있습니다.

 

3. 직무발명 실시보상에 관한 합의제안 소멸시효 중단사유 채무승인 + 소멸시효 기산일 변경 사례

대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결: 회사에서 직무발명자에게 등록 및 출원한 특허에 관하여 5,528,260원을 보상금으로 지급하는 내용의 직무발명보상합의서를 작성하여 제시하였고, 이 사건 특허발명이 포함되어 있으므로, 원고들의 직무발명보상금 청구권의 소멸시효가 중단되었거나, 사용자가 소멸시효 완성의 이익을 포기한 것이라고 주장하였습니다.

 

법원은 "직무발명에 관하여 보상금 5,528,260원을 지급한다는 내용의 직무발명보상 합의서를 제시한 사실을 인정할 수 있다. 이로써 사용자 회사는 이 사건 특허발명에 관하여 시효이익의 포기에 해당하는 채무승인을 하였다고 봄이 타당하다"고 판결하였습니다.

 

KASAN_[권리행사기간] 직무발명보상청구권 소멸시효의 중단사유 채무승인 시효이익 포기 등록보상금 지급

 

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작성일시 : 2018. 9. 7. 12:00
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1. 기본법리

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결: “직무발명보상금 청구권은 일반채권과 마찬가지로 10간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.”

 

2. 소멸시효 기산일

직무발명자 종업원이 사용자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 양도한 시점(승계일)직무발명 양도서류에 기재된 직무발명 승계일 또는 그와 같은 서류가 없는 경우에는 늦어도 직무발명에 대한 특허, 실용신안, 디자인 출원일 입니다. 그날로부터 10년의 소멸시효가 기산됩니다. 직무발명보상금청구권은 그 기산일로부터 10년 이내에 행사하지 않으면 소멸합니다.

 

3. 실적보상 규정상 기산일 특칙 - 직무발명 보상금을 청구할 수 없었던 법률상 장애사유가 있는 경우

대법원 200975178 판결에서 회사의 근무 규칙 등에 직무발명 보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다는 판단기준이 현재 통용되는 법리입니다. 별다른 이견이 없는 확고한 기준으로 적용되고 있습니다.

 

참고로, 아래 대법원 200815865 판결에서 소멸시효 진행을 저지하는 법률상 장애사유의 구체적 예로 들고 있는 "기간 미도래"에 해당합니다.

 

4. 문제점 - 직무발명 보상규정이 없었거나 규정에서 실시보상 자체 또는 그 지급시기를 정하지 않는 경우

그런데 사용자가 직무발명 보상규정 자체를 마련하지 않았거나 규정이 있더라도 실시보상 등 보상금 지급시기를 정하지 않은 경우에는 위 대법원 판결에서 제시한 기준을 적용하기 어렵습니다. , 소멸시효 기산점으로 판시한 근무규칙 등에서 정한 지급시기 자체가 존재하지 않습니다. 그와 같은 경우 다시 직무발명 승계일(출원일)로부터 10년의 소멸시효가 기산된다는 것이 다수 판결 내용입니다.

 

대법원 2010. 9. 9. 선고 200815865 판결은 "소멸시효는 권리가 발생하고 그 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하고 그 권리를 행사할 수 없는 동안에는 진행하지 아니하는데 여기서 '권리를 행사할 수 없다'라고 함은 그 권리행사에 법률상 장애사유, 예컨대 기간의 미 도래조건 불성취 등이 있는 경우를 말하는 것이고, 사실상 그 권리의 존부나 권리행사의 가능성을 알지 못하였거나 알지 못함에 과실이 없었다고 하여도 이러한 사유는 법률상 장애사유에 해당한다고 할 수 없다"라고 판시하였습니다.

 

KASAN_[권리행사기간] 직무발명보상청구권의 행사기간 10년 소멸시효의 기산점 관련 실무적 포인트.pdf

 

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작성일시 : 2018. 9. 7. 11:00
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1. 기존의 직무발명청구권의 소멸시효 기간 중 소멸시효 중단사유인 채무승인 여부

직무발명보상규정, 특히 실적보상규정을 새로 만든 경우에도 일반적 규정이고 특정한 채무를 대상으로 하지 않습니다. 따라서 구체적 사안에 대한 직무발명보상청구권, 특정 채권에 대한 채무승인으로 소멸시효 중단사유로는 보기 어렵습니다. 

 

대법원 2015. 4. 9. 선고 201485216 판결에서 "소멸시효 중단사유로서의 채무의 승인은 시효이익을 받을 당사자인 채무자가 소멸시효의 완성으로 권리를 상실하게 될 자에 대하여 그 권리가 존재함을 인식하고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립한다고 판시하고 있는데, 여기서 그 권리는 추상적, 일반적 권리가 아니라 구체적, 특정 채권을 의미한다고 보아야 할 것입니다.

 

또한, 대법원 2008. 7. 24. 선고, 200825299 판결에서도 채무자가 채권자로부터 소멸시효가 완성된 연대보증채무의 이행청구를 받고 그 채무액의 일부를 지급하고 사건을 종결하자는 내용의 합의안을 제의하였다가 거절당한 사안에서, 합의안 제의의 배경 등 제반 사정에 비추어 채무자가 위 합의안을 제의한 사실만으로 채권자에게 연대보증채무를 부담하고 있다는 채무승인으로 인정하지 않았습니다. 이와 같이 판례는 소멸시효 중단사유 채무승인을 상당히 엄격하게 판단합니다.

 

2. 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기로 해석되는 채무승인에 해당하는지 여부  

소멸시효 중단사유 채무승인은 채무의 존재를 인정하는 관념의 통지에 해당하지만, 시효이익의 포기는 여기서 더 나아가 그 이익을 포기한다는 효과의사를 요건으로 합니다. , 직무발명보상금 채무의 존재를 인정하는 것 뿐만 아니라 그것이 소멸시효가 완성되어 더 이상 지급하지 않아도 되지만 굳이 지급하겠다는 의사표시, 즉 시효완성이라는 법적 이익을 포기한다는 효과의사까지 더해져야만 소멸시효 완성으로 인한 시효이익의 포기가 성립됩니다.

 

그런데, 실적보상규정을 제정한 것을 소멸시효 중단사유인 채무승인으로도 볼 수 없다 할 것이므로, 채무의 존재를 인정한다는 것을 전제로 하여 이익포기라는 효과의사까지 요구하는 시효이익의 포기에는 당연히 이를 수 없습니다.

 

3. 소멸시효 중단사유인 법률적 장애가 발생한 것인지 여부  

통상 실적보상규정은 소멸시효 진행의 법률적 장애로 보는 경우가 많습니다. 새로 만든 실적보상규정이 기존의 직무발명보상청구권에 대한 소멸시효 관련 법률적 장애로서 소멸시효 중단사유로 볼 수 있는지 여부는, 새로운 실적보상규정의 적용범위에 따라 달라질 것입니다.

 

(1) 사용자와 종업원 사이에 직무발명보상청구권이 발생한 후 소멸시효 기간이 경과하기 전 사안에 대해서도 새로운 실적보상규정을 적용하기로 하고, 그 실적보상규정에 따르면 실적보상에 관한 심의 및 결정 등 절차를 거쳐야 한다고 규정하고 있다면, 판례에서 말하는 소멸시효 중단사유인 법률적 장애가 있다고 보아야 할 것입니다.

 

(2) 그러나, 새로운 실적보상규정은 기존의 직무발명에 대해서는 적용하지 않고 그 규정의 시행일 이후 승계된 직무발명에 대해서만 적용한다고 정한다면 기존의 직무발명보상청구권의 소멸시효에 어떤 영향도 미치지 않을 것입니다.

 

4. 유의할 점!! - 앞서 설명한 관련 쟁점을 명확하게 판시한 우리나라 판결이나 외국 판결 없음. 학술논문도 없음. 사적 견해에 불과함. 

 

KASAN_[직무발명보상분쟁] 사용자 회사에서 직무발명 실적보상규정을 새로 만든 경우 – 기존의 직무발명보상청구권에

 

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작성일시 : 2018. 5. 15. 17:29
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1. 소멸시효 완성 전 채무승인 소멸시효 중단사유 판단기준 

대법원 2015. 4. 9. 선고 201485216 판결 - "소멸시효 중단사유로서의 채무의 승인은 시효이익을 받을 당사자인 채무자가 소멸시효의 완성으로 권리를 상실하게 될 자에 대하여 그 권리가 존재함을 인식하고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립한다고 할 것이며,

 

그 표시의 방법은 아무런 형식을 요구하지 아니하고, 또 그 표시가 반드시 명시적일 것을 요하지 않고 묵시적인 방법으로도 가능한 것이기는 하지만, 그 묵시적인 승인의 표시는 적어도 채무자가 그 채무의 존재 및 액수에 대하여 인식하고 있음을 전제로 하여 그 표시를 대하는 상대방으로 하여금 채무자가 그 채무를 인식하고 있음을 그 표시를 통해 추단하게 할 수 있는 방법으로 행해져야 할 것이고, 소멸시효의 중단사유로서 채무자에 의한 채무승인이 있었다는 사실은 이를 주장하는 채권자 측에서 입증하여야 한다(대법원 2005. 2. 17. 선고 2004다59959 판결, 대법원 2007. 11. 29. 선고 2005다64552 판결 등 참조)."

 

2. 묵시적 방법으로 한 채무승인 존재여부 판단

대법원 2008. 7. 24. 선고, 200825299 판결 - 소멸시효 이익의 포기사유로서의 채무의 승인은 그 표시의 방법에 아무런 제한이 없어 묵시적인 방법으로도 가능하기는 하지만, 적어도 채무자가 채권자에 대하여 부담하는 채무의 존재에 대한 인식의 의사를 표시함으로써 성립하게 되고, 그러한 취지의 의사표시가 존재하는지 여부의 해석은 그 표시된 행위 내지 의사표시의 내용과 동기 및 경위, 당사자가 그 의사표시 등에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의도 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식에 따라 객관적이고 합리적으로 이루어져야 한다.

 

구체적 사안의 판단: 채무자가 채권자로부터 소멸시효가 완성된 연대보증채무의 이행청구를 받고 그 채무액의 일부를 지급하고 사건을 종결하자는 내용의 합의안을 제의하였다가 거절당한 사안에서, 합의안 제의의 배경 등 제반 사정에 비추어 채무자가 위 합의안을 제의한 사실만으로 채권자에게 연대보증채무를 부담하고 있다는 채무승인의 뜻을 확정적으로 표시한 것이라고 해석하기 어렵다고 판결.

 

3. 소멸시효 완성 후 채무승인 - 시효이익의 포기 판단기준

대법원 2013. 7. 25. 선고 201156187 판결 – “시효이익을 받을 채무자는 소멸시효가 완성된 후 시효이익을 포기할 수 있고, 이것은 시효의 완성으로 인한 법적인 이익을 받지 않겠다고 하는 효과의사를 필요로 하는 의사표시이다.

 

그리고 그와 같은 시효이익 포기의 의사표시가 존재하는지의 판단은 표시된 행위 내지 의사표시의 내용과 동기 및 경위, 당사자가 의사표시 등에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의도 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식에 따라 객관적이고 합리적으로 이루어져야 한다.”

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200992784 판결 - 소멸시효 이익의 포기사유로서의 채무의 승인은 그 표시의 방법에 아무런 제한이 없어 묵시적인 방법으로도 가능하기는 하지만, 적어도 채무자가 채권자에 대하여 부담하는 채무의 존재에 대한 인식의 의사를 표시함으로써 성립하게 되고, 그러한 취지의 의사표시가 존재하는지 여부의 해석은 그 표시된 행위 내지 의사표시의 내용과 동기 및 경위, 당사자가 그 의사표시 등에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의도 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식에 따라 객관적이고 합리적으로 이루어져야 한다(대법원 2008. 7. 24. 선고 200825299 판결).

 

4. 이론적 구별 : 소멸시효 완성 전 채무승인 소멸시효 중단사유 vs 소멸시효 완성 후 채무승인 - 시효이익의 포기

소멸시효 중단사유로서의 채무승인은 시효이익을 받는 당사자 채무자가 소멸시효의 완성으로 채권을 상실하게 될 자에 대하여 상대방의 권리 또는 자신의 채무가 있음을 알고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립하는 이른바 관념의 통지입니다. 효과의사가 필요하지 않습니다.

 

그러나 시효완성 후 소멸시효 중단사유에 해당하는 채무의 승인이 있더라도 그것만으로는 곧바로 소멸시효 이익의 포기라는 의사표시가 있었다고 단정할 수 없습니다. 시효완성 후 시효이익의 포기가 인정되려면 시효이익을 받는 채무자가 시효의 완성으로 인한 법적인 이익을 받지 않겠다는 효과의사가 필요합니다(대법원 2013. 2. 28. 선고 201121556 판결).

 

판례는 시효완성 후 소멸시효 중단사유에 해당하는 채무의 승인이 있었다 하더라도 그것만으로는 곧바로 소멸시효 이익의 포기라는 의사표시가 있었다고 단정할 수 없다.”고 판시하고 있습니다. 시효완성 후 소멸시효 중단사유에 해당하는 채무의 승인(관념의 통지)이 있다는 사정만으로 소멸시효 이익의 포기라는 '의사표시'가 있었다고 단정할 수 없고, 나아가 시효이익의 포기라는 의사표시가 과연 존재하는지 여부에 대해 엄격한 기준에 따라 구체적으로 더 살펴보아야 합니다.

 

KASAN_[직무발명보상분쟁] 직무발명보상청구권 소멸시효 완성 전 채무승인 – 소멸시효 중단사유 vs 소멸시효 완성

 

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작성일시 : 2018. 5. 14. 18:00
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1. 직무발명보상청구권 소멸시효 10년의 기산점

직무발명보상청구권은 그 채권을 행사할 수 있는 때부터 소멸시효 기간이 진행됩니다(민법 제166조 제1). 그 권리행사에 법률상의 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건불성취 등이 있는 특별한 경우를 제외하고, 원칙적으로 직무발명을 사용자에게 승계한 날부터 직무발명보상청구권을 행사할 수 있습니다. 판례는 늦어도 출원일로부터 행사할 수 있다고 봅니다.

 

2. 소멸시효 중단사유 : 채무승인 - 출원보상금 및 등록보상금 지급  

민법 제168조에서 채무승인을 소멸시효의 중단사유로 규정하고 있습니다. 채무의 일부를 변제하는 경우 채무 전부에 관하여 시효중단의 효력이 발생합니다(대법원 1980. 5. 13. 선고 781790 판결). 중단된 날로부터 소멸시효는 다시 진행됩니다.

 

직무발명보상으로 출원보상 뿐만 아니라 등록보상을 하는 경우가 많습니다. 직무발명에 대한 특허등록, 실용신안등록을 완료한 후 등록보상을 하기 때문에 출원일과 상당한 기간 차이가 있습니다. 해외출원 후 개별국가 등록보상의 경우는 더욱 그렇습니다.

 

직무발명에 대한 출원보상금, 등록보상금, 해외출원보상금, 해외등록보상금 지급은 모두 직무발명보상금의 일부 지급이 분명합니다. 직무발명보상금채무 중 일부 변제로 각 소멸시효의 중단사유 중 하나인 채무승인에 해당할 것입니다.

 

발생 가능한 경우를 나누어 설명하면 다음과 같습니다.

 

(1) 사용자가 보상을 전혀 한 적이 없는 경우 특별한 사정이 없다면 직무발명보상청구권은 직무발명승계일, 늦어도 출원일로부터 10년이 경과하면 소멸시효 완성으로 더 이상 행사할 수 없습니다.

 

(2) 출원보상을 한 경우라면 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산일은 출원일이 아니라 출원보상금 지급일로 보아야 할 것입니다. 그 차이가 길지 않을 것으로 실무상 중요하지 않습니다.

 

(3) 등록보상을 한 경우라면 등록보상금 지급일, 해외등록보상을 한 경우라면 해외등록보상일 중 가장 늦은 날부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 할 것입니다. 그 기간 차이가 수년인 경우도 많을 것이므로 실무적으로 매우 중요합니다.

 

3. 소멸시효 중단사유 : 법률적 장애 - 실적보상규정 + 실적보상금 미지급

실적보상 또는 처분보상 규정이 있는 경우, 실무상 직무발명보상청구권 소멸시효의 완성여부가 중요한 쟁점입니다. 법원은 사용자가 등록보상의 등급심사를 거쳐 등록보상금을 차별 지급하는 경우는 실적보상규정과 동일하게 그 보상금의 지급조건 및 시기를 규정한 것으로서 법률상 장애사유로 인해 소멸시효가 진행하지 않는다고 봅니다(서울고등법원 201253644 판결). 즉 실적보상을 하기 전까지 소멸시효는 중단된 것으로 봅니다.

 

4. 소멸시효기간 경과 후 시효이익의 포기 

대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결에서, 소멸시효기간 10년이 경과한 후 사용자가 직무발명자에게 등록 및 출원한 특허에 관하여 5,528,260원을 보상금으로 지급하는 내용의 직무발명보상합의서를 작성하여 제시한 경우를 시효이익의 포기로 보았습니다. 즉 법원은 "직무발명에 관하여 보상금 5,528,260원을 지급한다는 내용의 직무발명보상 합의서를 제시한 사실을 인정할 수 있다. 이로써 피고 D은 이 사건 특허발명에 관하여 시효이익의 포기에 해당하는 채무승인을 하였다고 봄이 타당하다"고 판결하였습니다.

 

5. 해외출원에 대한 출원보상 또는 등록보상 소멸시효 중단사유 채무승인

특허권은 각국마다 발생하는 독립된 권리이지만 직무발명보상청구권은 발명으로부터 발생하는 하나의 권리로서 특허권과 구별됩니다. 따라서 다수 국가에 출원 및 등록한 경우 승계일로부터 10년의 소멸시효기간이 경과된 경우에도 해외출원 등록보상을 받은 최후 일자로부터 10년 이내라면 소멸시효는 완성되지 않았다고 보아야 할 것입니다. 해외출원에 대한 출원보상, 등록보상을 소멸시효 중단사유인 채무승인으로 볼 수 있기 때문입니다.

 

다만, 현재 명시적 판결은 없고, 오히려 소멸시효 중단사유에 해당하지 않는다는 학설도 있습니다. 따라서 향후 법원의 판결을 기다려 보아야 할 쟁점입니다.

 

KASAN_[직무발명보상분쟁] 직무발명보상청구권 소멸시효 중단사유 – 채무승인 및 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기

 

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작성일시 : 2018. 5. 14. 17:18
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작성일시 : 2017. 7. 3. 07:00
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작성일시 : 2017. 7. 2. 07:00
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작성일시 : 2017. 7. 1. 07:00
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1.     무상의 크로스라이선스 사안 - 일본 최고재판소 Hitach 판결

 

일본 최고재판소 Hitach 판결요지는 다음과 같습니다.

(1)   국내 특허뿐만 아니라 해외특허에 관한 직무발명 보상금을 청구할 수 있음

(2)   사용자에게 외형적으로 로열티 수입이 전혀 발생하지 않는 무상의 포괄적 크로스 라이선스의 경우에도 사용자 이익을 인정할 수 있으므로 그것을 근거로 직무발명 보상금을 청구할 수 있음

(3)   사용자의 이익은 크로스 라이선스가 없었다면 크로스 라이선스의 상대방에게 지불해야 할 로열티 상당액

(4)   가상의 라이선스 계약을 상정하여 직무발명으로 인한 로열티 수익을 산출할 수 있음. 통상의 사용자 자기실시 유형에서 활용하는 방식과 유사

 

2.    특허침해소송에서 Counterclaim 특허와 화해 settlement – 미국법원 Jang v. BSC 사건 판결

 

스텐트에 약물을 코팅한 DES(drug eluting stent) 발명자 Dr. G. David Jang은 의료기기 회사 Boston Scientific Scimed (BSC)에 기술이전을 하였습니다. BSC와 경쟁회사 Cordis 사이에 벌어진 특허소송에서 BSC사는 Jang 특허를 counterclaim 근거로 사용하여 양사는 최종적으로 소송상 화해(settlement)로 특허분쟁을 종결하였습니다.

 

발명자 Dr. JangBSC에 대해 특허 관련 수익에 근거한 보상을 청구하자 BSC에서는 어떤 수익도 발생하지 않았다고 주장하였습니다. 미국법원은 해당 특허에 대한 회계상 외형적 수입이 전혀 없었던 소송상 화해(settlement)의 경우에도 가상의 라이선스를 상정한 수익을 인정할 수 있다고 판결하였습니다. BSC로서는 Jang 특허를 counterclaim으로 사용함으로써 비록 회계상 직접 수입으로 표시되는 것은 없더라도 실질적 이익은 인정할 수 있다고 본 것입니다.

 

미국판결의 취지도 일본 판결과 마찬가지로 형식적으로는 회계상 수입이 전혀 없지만 소송상 화해로 상계함으로써 그렇지 않았다면 손해배상으로 지출해야 할 금액을 면한 것이므로 그 금액이 사용자의 수익에 해당한다는 것입니다.

 

이처럼 회계상 수입으로 표시되지 않지만 지출을 줄여주는 등 실질적으로 직무발명 특허로 인한 수익으로 평가할 수 있습니다. 무상의 cross license 뿐만 아니라 특허침해소송 중 대가지급 없는 화해(settlement)도 사용자에게 실질적 이익이 있다고 볼 것입니다.

 

3.    시사점

 

이와 같이 회계상으로는 어떤 수익도 표시되지 않는 경우가 있습니다. 그렇다 보니까 실무상 직무발명보상을 하는 경우도 거의 없습니다. 사용자 회사에서 먼저 나서 회계자료에 나타나지 않는 무형의 이익을 구체적으로 산정하고 그것을 근거로 종업원 직무발명자에게 보상하는 사례는 아직 없습니다.

 

그러나 다시 강조하면, 사용자 화사에서는 크로스라이선스 또는 counterclaim 및 화해로 통해 손해배상금액 또는 로열티 지출부담을 줄이는 등 실질적으로 이익을 얻었다는 점은 분명합니다. 사용자에게 직무발명으로 인한 수익을 분명하게 인정할 수 있습니다.

 

그럼에도 사용자가 직무발명자에게 정당한 보상을 하지 않는 경우에는 직무발명자가 사용자에 대해 직무발명으로 인해 얻은 수익에 관한 직무발명보상금을 청구할 수 있을 것입니다.

 

KASAN_특허침해소송 또는 특허분쟁에서의 counterclaim 특허 무상 Cross License 소송상

 

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작성일시 : 2017. 6. 30. 07:00
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실무상 직무발명자가 자주하는 질문과 이에 대한 답변을 간략하게 정리해 드립니다.

 

1. 질의사항

 

(1) 사용자가 얻을 이익(특히 독점권 기여도)에 대하여 실제 판례에서 인정한 범위

(2) 장래의 예상매출액에 근거한 보상금 산정이 가능한지 여부

 

2. 답변 - 사용자가 얻을 이익(특히 독점권 기여도)에 대하여 실제 판례에서 인정한 범위

 

(1) 자기실시의 경우 타사에 실시허락한 경우에 비하여 사용자의 이익액이 상당히 적게 인정되는 것이 통례입니다. 사용자 자기실시의 경우 보상금 산정방식은 다음과 같습니다.

 

직무발명보상금 = [사용자가 얻을 이익] x [발명자 공헌도] x [발명자 기여율]

 

사용자가 얻을 이익 = [사용자의 매출액] x [직무발명 기여도] x [가상 실시료율] 

   x [독점권 기여도]

 

자기실시의 경우 사용자 이익액수를 크게 좌우하는 결정요소는 독점권 기여도와 가상 실시료율입니다. 실시료율은 해당 직무발명을 라이선싱한 경우 받을 수 있는 금액을 말합니다.

 

독점권기여도는 사용자가 갖는 무상의 통상실시권 부분을 넘어 다른 기업의 제조판매를 금지할 수 있는 독점권에 의한 부분의 비율을 의미합니다. 구체적 사정에 따라 그 범위가 매우 달라집니다. 몇 가지 판결 사례를 들면 다음과 같습니다.

 

(2) 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008119134 판결은 피고 엘지생명과학으로부터 피리벤족심 등의 제품화를 맡아달라는 제안을 받고 제초제 project leader로 입사한 연구원이 제제연구에 직접 관여하여 피리벤족심의 제품화에 있어서 가지고 있던 문제점을 해결하여 특허발명을 완성하였으므로 직무발명보상금을 청구한 사안입니다.

 

1특허발명에 대하여 법원은 독점권기여도를 1/4, 실시료율은 3%로 인정하였고 제2특허발명에 대하여 법원은 독점권기여도를 1/3, 실시료율은 3%로 인정하였습니다.

 

1특허발명의 독점권기여도를 더 낮게 판단한 것은 해외부분에서의 독점성이 약한 점을 고려하였기 때문이라고 설시하였고, 2특허발명 관련 특허 실시료율이 3%로 정하여 진 점을 토대로 제1특허발명가지 3%로 인정하였습니다. 그러나 제2특허발명의 독점권기여도를 1/3로 판단한 근거는 자세히 설시하고 있지 않습니다.

 

(3) 서울중앙지방법원 2005. 10. 28. 선고 2004가합91538 판결은 이수화학에서 근무하면서 몬모릴로나이트 점토 촉매를 이용한 알킬머캅탄의 개선된 제조방법이란 명칭의 발명의 공동발명하였고, 이 사건 발명을 토대로 회사에서 국내 최초로 TDM을 생산하여 판매하고 있었습니다.

 

법원은 TDM은 이 사건 발명에 의한 방식 이외의 다른 방법에 의하여도 제조할 수 있는 점, 피고회사도 이 사건 발명에 의한 방식의 문제점을 파악하고 이 사건 발명과는 다른 방식으로 제조공정을 변환한 점 등을 고려하면 독점적 지위에 의한 이익률은 20%, 적정 실시료율은 3%로 각 인정하였습니다. 이와 관련한 법원 판결문을 인용하면 다음과 같습니다.

 

위 연구들이 계속하여 실험을 진행한 결과 2003. 5. 19. 이 사건 발명에 기재된 촉매인 필트롤-24이 경쟁사의 제올라이트 촉매(미국 특허)나 이온교환수지 촉매(위 프랑스 특허)보다 불순물이 많고 전환율이 낮으며, 반응온도도 높다는 사실을 밝혀 낸 사실,

 

이에 따라 Y는 위 나머지 연구원들의 연구결과를 토대로 2004. 11. 24.부터 이 사건 발명에 기한 제조방식(이하 ‘구 공정’이라 한다)을 포기하고 이온교환수지 촉매에 따른 제조방식(이하 ‘신 공정’이라한다)으로 변경하는 것으로 공장 건설을 완료한 다음 신․구 공정방식을 병용하다가, 2005. 1. 29.부터는 완전히 신 공정방식에 의하여만 생산하고 있는 사실…”

 

(4) 판례를 보면, 실시료율은 라이선스계약이 있는 경우 정해진 실시료율을 그대로 인정하지만, 참고할 라이선스계약이 없다면 해당업계의 평균적 실시료율을 인정하는 경향을 보입니다.

 

한편 판결에서 독점권기여도에 대해 정확한 이유설시를 하지 않는 경우가 많습니다. 판례들을 보면, 독점권기여도는 대략 1/3정도를 기본으로 하여 그보다 독점성이 약한 경우에는 더 낮게, 독점성이 강한 경우에는 그보다 더 높게 인정하는 것처럼 보입니다.

 

3. 답변 장래의 예상매출액에 따른 보상금 산정이 가능한지 여부

 

(1) 미도래한 기간에 대한 예상매출액에 대해서 변론종결당시의 현가액을 산정하여 보상금 산정이 가능합니다. 실시보상은 특허발명의 존속기간동안 회사가 특허를 실시하여 얻은 이익액에 기초한 보상금을 말하는 것으로, 존속기간이 도래하지 않더라도 청구 가능합니다.

 

(2) 실시보상금을 산정함에 있어서는 그 직무발명에 의해 사용자가 장래 ‘얻을’ 이익이 산정의 기초가 되는바, 위 규정에 의할 때 이익액의 산정 시점은 원칙적으로는 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계한 시점이라고 해석되므로, 승계 시점을 기준으로 하여 장래 사용자가 직무발명에 의해 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아야 하지만, 권리 승계시 장래의 이익을 예상하여 실시보상금을 미리 산정함에는 많은 어려움이 있으므로, 실제 실시계약의 체결 실적, 자사 제품에의 실시 여부 및 매출액 등 권리 승계 후 보상금 청구시까지 발생한 구체적인 사정을 ‘승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익’의 산정에 참작할 수 있고, 나아가 사용자가 직무발명의 실시로 인하여 실제로 이익을 얻은 경우, 특별한 사정이 없는 한 최소한 그 실현된 이익만큼은 ‘승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익’으로 봄이 상당합니다.

 

(3) 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008119134 판결에서 장래의 사용자 매출액을 근거로 산정한 방식은 다음과 같습니다.

 

피리벤족심의 2008년도까지의 누적매출액 : 31,648,000,000

(= 2007년까지의 누적매출액 25,088,000,000 + 2008년 매출액 6,560,000,000)

특허권존속기간 만료일까지의 9년간 추정 매출액 : 44,066,826,588

[각 년도의 말일 추정매출액(, 2017년은 특허만료일인 2017. 4. 16. 기준)을 제1특허발명을 피고 회사가 승계한 후 보상금 청구시까지 발생한 매출액 등 구체적인 사정을 참작하여 이 사건 항소심 변론종결일이 속한 2009. 5. 당시의 현가로 호프만식 계산법에 의하여 환산]

 

1특허발명으로 인한 (예상)총매출액 : 75,714,826,588

                                     (= 31,648,000,000 + 44,066,826,588)

 

4. 정리

 

직무발명의 자기실시 보상금은 독점권 기여도를 낮게 적용하면 결과적으로 사용자 이익액이 과소평가되는 결과를 낳습니다. 법원에서 독점권기여도를 결정하는데 객관적 근거자료를 제시하기 어렵다는 점에서 법원에서 최종 보상금을 적정한 규모로 조정하기 위한 수단으로 이용될 수도 있습니다.

 

한편, 사용자가 얻을 이익에 대한 계산은 라이선스계약에 따른 보상금산정이 훨씬 유리합니다. 라이선스계약에 따른 로열티수입이 얼마인지 안다면 자기실시 보상금도 높게 인정받는데 도움이 될 것입니다.

 

KASAN_사용자가 직무발명을 적용한 제품을 생산, 판매하는 경우 실시보상금 산정 관련 실무적 쟁점.pdf

 

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작성일시 : 2017. 6. 27. 13:00
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1. 배경사실

 

A제약회사는 1992년부터 ARB 계열의 고혈압 치료제 신약개발을 시작하였습니다. 오랜 연구개발을 거쳐 1998 2월경 새로운 화합물의 신약발명을 완성한 후 특허 등록하였습니다. 신약발명을 완성할 당시 신약개발 프로젝트팀에는 합성전공 팀장, 합성전공 팀원, 약리효과 확인실험 전담 약리팀 연구원으로 이렇게 단 3명만이 있었습니다. 다만, 특허출원서 등에는 위 3명의 프로젝트 팀원과 당시 연구소장 등 추가로 3명을 더해 총 6명을 공동발명자로 기재하고 있습니다.

 

등록된 특허청구범위는 아래와 같습니다. 1항부터 제6항까지는 신규 화합물로서 물질발명을 청구하고 있고, 9항과 제10항에는 그 신규화합물의 의약용도까지 포함하는 의약발명을 청구하고 있습니다. 여기서 약리팀 연구원의 공동발명자 여부가 문제되는 청구항은 제9항과 제10항의 신규물질 의약발명입니다.

 

 

2. 특허법원 판결요지 

 

. 약리실험 방식 공지 및 회사내 다른 약리연구원의 존재 

 

약리실험 담당연구원이 시험한 방식은 i) 실험용 쥐(Sprague-Dawley Rat)의 대퇴동맥 및 정맥에 캐뉼러를 삽입하고 그 선단을 등부위의 피하를 통해 머리 뒷부분으로 빼내고, ii) 안지오텐신 II를 주입하여 고혈압 상태인 승압반응을 유도한 후, iii) 합성된 약물을 주입하여 약물 투여 전후의 승압반응의 결과를 비교하여 승압억제반응의 지속시간을 확인하여 통계처리에 의해 약효지속시간을 결과값으로 산정하는 것이다.

 

그런데 위와 같이 실험용 쥐(Sprague-Dawley Rat)에 캐뉼러를 삽입하여 단부를 뒷부분으로 빼내어 약물실험을 진행하는 방식은 특허출원일 당시 공개된 논문에 기재된 것과 동일한 실험방식이다. 그리고 당시 회사 내에는 위와 같은 약리활성 시험을 담당할 수 있는 다른 연구 인력이 있었다.”

 

. 구체적 판단

 

약리효과실험 전담 연구원이 진행한 위 실험에서 i) 단계는 이미 공지된 실험방법과 같은 방식으로 이루어지는 사항이었고, 나머지 단계들 역시 실험을 통해 확인하여야 할 사항이 승압억제반응의 지속시간임을 감안하면 약물로 생체 시험을 진행하여 약리결과를 확인하는 분야에 종사하는 통상의 지식을 가진 사람으로서는 당연히 안출할 수 있는 정도라고 봄이 타당하며, 회사 내에는 특허발명 당시 해당 약리연구원을 대신하여 위 약리활성 실험을 시행할 수 있는 다른 연구 인력이 있었던 점,

 

특허물질을 합성하는 구상은 약물 합성팀에서 수행한 것이고, 약리실험 담당 연구원은 지시받은 대로 합성된 약물로 약리활성 실험을 진행하여 그 지속시간만을 산출하여 보고하였을 뿐, 선행 물질의 문제점을 극복할 수 있는 약물을 합성함에 있어서 아이디어 내지 새로운 해결책을 제시하였다거나 실험결과를 해석하는 등 적극적인 역할을 수행하지 않은 점,

 

청구항 9, 10에 기재된 발명을 두고 특허물질이 가지고 있었으나 기존에 알려지지 않았던 새로운 용도를 발견한 용도발명이라고 볼 수 없은 점 등을 종합하여 보면,

 

약리효과실험 담당 연구원은 이 사건 특허의 청구항 9, 10의 발명의 기술적 사상의 창작행위 또는 그 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였다고 인정하기에 부족하다.”

 

3. 법리 - 공동발명자 판단기준

 

"공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99468 판결 참조),

 

단순히 발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금 ∙ 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원 ∙ 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치는 것으로는 부족하고,

 

발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시 ∙ 부가 ∙ 보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언 ∙ 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 비로소 공동 발명자에 해당한다.

 

한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 해당 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측 가능성 내지 실현 가능성이 현저히 부족하여 실험 데이터가 제시된 실험 예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데. 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정하여야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결 참조).

 

또한 직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적 ∙ 객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 201110525 판결 참조), 증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다."

 

4. Comment - 지혜로운 판단이 필요한 난제

 

신규화합물의 의약발명 완성에서 그 신규화물을 착상하고 합성한 화학분야 연구원 뿐만 아니라 그 신규화합물의 약리효과를 구체적 실험을 통해 확인한 생물분야 연구원까지 공동발명자로 인정할지 여부가 쟁점입니다.

 

참고로 일본 동경지재고등법원에서는 수년 전 신규물질 신약 Tamsulosin 사건에서 그 신약발명과정에서 약리효과시험을 담당한 약리 연구원을 신약발명의 공동발명자로 인정할 수 없다고 판결하였습니다. 위 특허법원 판결과 거의 같은 내용입니다.

 

또한, 미국에서 출판된 특허실무서에도 신규물질의 의약발명을 완성한 과정에서 신규물질의 약리효과실험 essay를 담당한 biologist를 공동발명자로 볼 수 없다는 취지의 내용이 있습니다. 다만, 위와 같은 학설을 뒷받침하는 미국법원의 판결은 아직까지 나오지 않았습니다.

 

그렇다면 신규화합물의 약리효과실험을 담당한 약리 연구원은 특별한 사정이 없는 한 신규물질의 신약발명에서 공동발명자로 인정될 수 없다는 위와 같은 판결과 학설이 옳다고 보아야 할까요? 아니면 위 판결과 학설은 기술적 사상의 착상을 너무 중시한 나머지 실험을 통한 착상의 구체화라는 신약발명의 2단계 요소를 경시하여 신규물질 의약발명의 공동발명자 판단을 그르친 것일까요? 신규물질 의약발명에서 공동발명자로 약리실험의 구체적 실험자를 제외하고 신규물질의 착상자만을 인정하더라도 의약발명의 2단계 완성이라는 개념구성에 문제가 없을까요? 특히 신규화합물을 구상하고 합성한 연구원이 약리실험에 대한 전문지식과 경험이 전혀 없는 문외한인 경우에도 그 합성 연구원만을 발명자로 인정하는 것이 가능할까요?

 

개인적 소견은 위 특허법원 판결을 논리적인 것으로 이해할 수는 있으나 특허제도의 취지와 특허분야의 일반적 인식을 고려할 때 진심으로 공감하기는 어렵다고 생각합니다. 이 부분에 대해서는 시간을 두고 숙고해본 후 다시 한번 의견을 포스팅하겠습니다.

 

우리나라에서 신약발명에서 약리실험 연구원을 공동발명자로 인정하지 않은 판결은 위 사건의 1심 판결과 특허법원 항소심 판결이 첫번째 사례입니다. 아직까지 대법원 판결은 없습니다. 미국이나 유럽국가는 물론 일본에서도 아직까지 대법원 판결은 없습니다. 상고한다면 우리나라 대법원에서 어려운 난제에 대해 지혜로운 판단력으로 공동발명자에 대한 합리적 판단기준과 설득력 있는 법리적 근거를 제시해 주기를 기대합니다.

 

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작성일시 : 2017. 6. 27. 08:39
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1.     기본법리

 

사용자 회사와 직무발명자 종업원이 직무발명보상금에 관하여 “직무발명관련 어떤 보상도 청구하지 않는다. 향후 일체의 민형사상 주장을 하지 않는다.”는 식으로 합의서를 작성한 경우 이는 강행규정을 위반한 계약으로서 원칙적으로 그 효력을 인정하지 않습니다. 다수 학설과 하급심 판결로서 확인된 법리입니다.  아쉽게도 아직 대법원 판결은 없습니다.

 

2.    서울중앙지방법원 2014. 9. 18. 선고 2013가합535238 판결 소개

 

A회사 특허관리 규정은 "회사 임직원이 제안한 특허내용이 출원된 경우, 회사가 운영하는 크레딧 제도에 따라 일정한 크레딧을 해당 임직원에게 부여함으로써 직무발명에 대한 보상을 대신하는 것으로 한다"라고 되어 있고,

 

직원의 퇴사시 서명받은 서약서에도 "회사의 직무발명보상규정에 따라 보상을 받은 경우 위 보상은 적절하고 합리적인 보상 금원이며, 차후 회사로부터 받은 보상 금원과 관련하여 민,형사상 법적 분쟁을 제기하지 않는다는 점에 동의한다"라고 명시적으로 되어 있습니다.

 

그럼에도 불구하고, 퇴사한 종업원이 A회사를 상대로 직무발명보상금청구소송을 제기하자 사용자 회사는 위와 같은 특허관리규정과 서약서를 근거로 소송요건을 충족하지 못했다고 주장하였습니다.

 

서울중앙지방법원은 위와 같이 종업원에 불리한 규정은 강행법규 위반으로 무효라고 다음과 같이 명확하게 판결하였습니다. "구 특허법(2006. 3. 3, 법률 제7869호로 개정되기 전 법률) 40조 및 발명진흥법 제15조는 종업원 등을 보호하기 위한 강행규정으로서 위 규정에 따른 보상금지급을 거절하거나 종업원 등의 보상청구권을 부인하거나 혹은 정당한 보상액 이하로 감액할 권리를 사용자 등에게 유보하는 등의 계약은 무효라 할 것이다."

 

3.    예외 - 퇴사 후 직무발명보상청구 분쟁에서 합의로 화해한 경우 부제소 합의 사안 : 서울중앙지방법원 2016. 12. 23. 선고 2015가합544755 판결 

 

직무발명자 종업원이 퇴사 후 사용자 회사를 상대로 직무발명보상을 청구하는 과정에 사용자와 직무발명자 사이에 작성한 부제소합의는 유효하다고 본 판결입니다. 분쟁사안에 대한 화해(settlement)계약으로서 재직 중 또는 퇴사시에 작성하는 계약과 달리 취급한 것입니다.

 

우 판결문을 인용하면 다음과 같습니다. “직무발명보상금에 관한 구 특허법 제40조 제1항 규정이 강행규정으로서, 직무발명 보상금 청구권의 발생, 행사 및 보상금의 정당한 액수에 어떠한 제한을 가하는 계약 또는 근무규정은 무효라는 점은 원고의 주장과 같으나,

 

이를 근거로 이미 직무발명이 완료되어 구체적으로 발생한 보상금 지급청구권의 액수를 당사자가 사후에 합의한 경우마저도 일률적으로 무효라고 볼 것은 아니고, 그러한 합의 자체의 무효 여부판단은 별도로 이루어져야 할 것인 바,

 

이를 판단함에 있어서는 그러한 합의에 이르기까지의 과정, 합의가 자유로운 의사에 기하여 이루어졌는지, 합의의 내용 등 합의와 관련된 제반 사정을 모두 살펴보아야 할 것이며, 구 특허법 제40조 제1강행규정이라는 점은 그 중 하나의 판단 요소로 고려할 수 있을 뿐이다.

 

4.     실무적 시사점

 

관련 쟁점에 관한 상급심 판결을 기다려야 할 것입니다. 다만, 현 시점에서 실무적 포인트를 정리한다면, (1) 원칙적으로, 직무발명자의 보상금청구권을 침해하거나 제한하는 근무규정, 재직 중 또는 퇴직시 약정이나 합의는 강행법규를 위반한 내용이라면 계약무효일 것이지만, (2) 예외적으로, 구체적으로 발생한 직무발명보상 청구사안에서 그 보상액수를 사후적으로 당사자가 자유로운 의사로 합의하였고 그 액수 등을 포함한 합의내용이 합리적인 경우라면 그와 같은 사후 합의는 유효한 화해계약으로 볼 수 있을 것입니다.

 

다시 말하면, 사용자와 직무발명자 사이에 체결한 직무발명보상에 관한 합의를 일률적으로 모두 무효로 볼 수는 없지만, 사전적 합의 중에서 종업원의 직무발명보상청구권을 보장하는 강행규정을 위반하지 않고 유효한 합의로 인정될 수 있는 사례는 극히 적을 것이고, 사후적 합의라고 해도 강행법규를 위반하지 않는 유효한 합의로 인정되려면 특별한 사정이 있어야 할 것입니다. 그와 같은 사례도 실제 많지 않을 것입니다.

 

KASAN_직무발명자와 사용자의 직무발명보상 관련 합의 추가보상청구포기 부제소합의 효력 여부.pdf

 

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작성일시 : 2017. 6. 22. 07:00
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1.     회사에서 직원으로부터 입사시 또는 퇴사시 직무발명 보상금 청구를 하지 않겠다, 이미 받은 보상이 전부이고 더 이상의 보상청구는 하지 않는다는 약정서, 확인서, 서약서 등을 받아도, 그와 같은 계약은 법적으로 원칙적으로 효력이 없습니다. 직무발명자의 보상금 청구권 규정은 강행규정으로 이에 반하는 계약, 사규, 직무발명 관리규정, 보상규정 등은 모두 무효입니다.

 

2.     직원이 재직 중 직무발명 관련된 보상, 승진 기회, 교육기회 부여 등 다양한 인센티브를 이미 받았다고 해도, 직무발명 보상금을 청구하는데 장애가 되지 않습니다. 직무발명보상청구 자체를 방해하지 않고, 다만 직무발명 보상금액을 산정할 때 그와 같은 사정을 고려할 뿐입니다.

 

3.     직무발명 관리규정, 사규, 입사 계약서 등에 ‘재직시 완성한 발명은 즉시 회사에 귀속된다’ 등등 자동승계 규정을 명시적으로 두더라도, 사용자가 직무발명을 항상 자동 승계하는 것은 아닙니다. 통상 직무발명 보고, 승계여부 심사, 승계통지라는 과정을 거처 승계됩니다. 따라서, 직원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 무단 출원한 경우, 권리승계 절차를 거친 적이 없으므로 사용자는 승계인 지위에서 권리주장을 할 수 없는 경우도 있습니다.

 

4.     직무발명이 특허 출원되지 않거나, 또는 발명자로 기재되지 않는 경우에도, 진정한 발명자라면 직무발명보상금 청구권이 있습니다. 다만, 직무발명보상소송에서 직무발명자는 자신이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 하는 입증책임을 부담합니다. 발명일로부터 수년이 지났을 뿐만 아니라 퇴사한 이후에 연구개발 및 발명 사실을 구체적 증거자료로 입증하는 것은 것이 실무상 매우 어렵습니다. 직무발명자는 적어도 기본적 자료는 있어야 하고 동료 연구원들의 협조를 받아야만 가능할 것입니다.

 

5.     산학협력연구의 결과, 회사 단독 명의로 출원, 등록된 특허발명에 대해 대학교수 등이 진정한 공동 발명자로 판명되어 그 특허발명에 대한 보상금을 청구하는 사례가 종종 있습니다. 미국사례이지만 대학에서 회사에 대해 소송을 제기하여 거액을 받은 경우가 있습니다. 우리나라에서도 가능한 사안입니다. 특히, 최근 대법원 판결에서 공유특허권 분할청구를 인정한 것 등을 고려하면 대학교수 등 외부 공동발명자가 회사에 대해 일정한 보상을 청구할 수 있고, 회사로서는 그와 같은 이익분배 요구를 무시할 수 없다고 생각합니다.

 

6.     직무발명 특허권이 크로스 라이선스에 활용된 경우 및 외부에 드러난 로열티 수입이 전혀 없는 경우에도 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 특허풀과 표준특허에서 특허 로열티 수입을 기준으로 직무발명 보상금을 산정한 것과 유사하다 생각합니다.

 

7.     사용자는 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 갖기 때문에, 그 범위를 넘어선 독점적 지위에서 추가 발생하는 사용자의 이익을 전제로 직무발명 보상금을 인정됩니다. 따라서 직무발명 특허발명이 제3자가 자유 실시할 수 있는 공지기술과 같다면 독점적 지위가 인정될 수 없습니다. 즉 공지기술이라는 무효사유가 있다면 직무발명보상이 인정되지 않습니다.

 

8.     그러나, 설령 무효사유가 있는 경우에도 공지기술만 아니라면 그 특허무효 확정 전까지 여전히 특허권자의 독점적 이익이 인정되고, 따라서 무효사유가 있는 경우에도 직무발명 보상금 청구의 대상이 됩니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014220347 판결의 요지를 정리하면 다음과 같습니다.

 

A.     (1) 직무발명이 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고, (2) 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서, (3) 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적, 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우 (3가지 요건을 모두 충족한 경우) – 직무발명 보상의무 없음

 

B.     그 외는 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적, 배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없음

 

C.     다만, 직무발명 특허의 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있음

 

9.     사용자가 직무발명을 직접 적용하여 실시하지 않더라도 특별한 경우에는 보상의무가 인정될 수 있습니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014220347 판결에서도, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않고 있더라도 사용자 제품이 직무발명 실시제품의 수요대체품에 해당하여 직무발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로 인한 이익이 있다고 추인할 수 있으므로, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않은 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나 이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있으며, 경쟁 회사들도 직무발명과 다른 독자적인 방법을 사용하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 사용자의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 사정 등을 감안하여 독점권 기여율을 산정하였습니다.

 

10.  직무발명자는 소송비용을 패소한 회사에서 회수할 수 있습니다. 소송비용을 패소자가 부담하는 원칙에 따라, 승소자는 인지대 등 관납료 뿐만 변호사 비용까지 패소자로부터 모두 회수할 수 있습니다. 직무발명 보상금 청구의 명확한 근거와 자료가 있다면, 직무발명자는 직무발명 보상금뿐만 아니라 나중에 직무발명보상금 소송비용까지 회수할 수 있습니다.

 

KASAN_직무발명보상청구소송 관련 몇 가지 실무적 포인트.pdf

 

 

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작성일시 : 2017. 6. 19. 08:56
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1. 사용자의 직무발명 활용상황 파악

 

법원은 설령 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않더라고 어떤 형태로든 이익을 얻는 것으로 인정된다면, 원칙적으로 직무발명자에게 정당한 보상금을 청구할 권리가 있다는 입장입니다. 그러나, 현실적으로는 이와 같은 경우 직무발명자에게 인정되는 보상금은 매우 적은 금액이므로 소송비용을 제외하면 직무발명자가 얻을 수 있는 실질적 보상금은 매우 적습니다.

 

직무발명보상금 청구소송은 사용자가 직접 그 발명기술을 실시하는 경우이거나, 3자에게 기술이전 또는 라이선스를 체결한 경우에만 청구하는 것이 바람직합니다. 따라서, 직무발명자는 자신이 발명한 기술이 실제 활용되고 있는지 여부를 먼저 확인하는 것이 필요합니다. 이때 직무발명 기술의 활용과 특허발명의 실시는 많은 경우 중복될 것이지만, 반드시 동일하지 않다는 점도 유의해야 합니다. 원칙적으로 직무발명 보상금은 특허발명을 전제한 것이므로, 특허청구범위에 기재된 발명기술을 사용자가 실시하는지 여부를 특허법 시각에서 평가해야 정확합니다.

 

2. 진정한 발명자인지 재확인 및 입증자료 준비   

 

한때는 특허출원서 및 특허증에 발명자로 기재된 자는 진정한 발명자로 추정된다고 보았습니다. 현재 대법원 판례는 직무발명자가 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 한다는 것입니다. 사용자는 직무발명보상청구소송에서 종업원 직무발명자를 진정한 발명자가 아니라고 주장하는 경우가 다반사입니다.

 

직무발명을 단독으로 한 경우라면 거의 문제되지 않을 것입니다. 문제는 공동 발명한 경우인데, 만약 다른 공동발명자들로부터 진정한 발명자로 인정받았던 자료가 있다면 문제 없습니다. 또는 소송과정에서 연구노트 등을 통해 진정한 발명자로 인정될 수 있는 경우도 문제 없습니다.

 

그러나, 실제 소송에서는 공동발명자 중 다른 동료가 소송을 제기한 직무발명자의 기여를 전면 부인하기도 하고, 연구노트 등 관련 자료를 모두 회사가 보유하고 있기 때문에 그 중에서 본인에게 불리한 자료만 제출하면서 발명자 자격을 다투는 경우가 많습니다. 사용자로부터 있을 이와 같은 공격에 대비하여, 공동 발명자를 미리 만나 상호 이익이 되는 방향으로 협력하는 방안을 협의하는 등 발명자 요건에 관한 충분한 입증준비를 미리 해두어야 합니다.

 

참고로, 공동발명자들은 직무발명 보상금을 자신의 기여율에 따라 안분하는 위치에 있습니다. 공동 발명자들은 사용자에 대해서는 이익을 공유하지만, 상호간에는 기여율로 경쟁하는 미묘한 관계에 있습니다. 신중한 접근이 필요한 이유입니다. 또한, 진정한 발명자에 해당하지 않는 대표이사, 연구소장 등을 명목상 공동발명자로 기재하는 경향이 많습니다. 그와 같은 발명자가 아닌 사람이 발명자에 포함되어 있다면 그만큼 진정한 발명자의 지분이 낮아질 수 있습니다. 따라서, 진정한 발명자가 아닌 명목상 발명자를 대상에서 제외할 수 있는지 여부를 함께 검토해 볼 필요가 있습니다.

 

3. 특허무효 가능성 체크

 

최근 대법원 판결에서 특허무효인 경우에도 직무발명보상청구가 인정된다고 하였습니다. 무효법리에 따르면 처음부터 특허권이 없었던 것이나 특허등록 후 오랜 기간이 지나 특허무효라고 판단되었다고 해서 사용자가 그 특허발명으로 인해 얻은 이익이 소급하여 없어지는 것은 아니기 때문입니다.

 

여기서 특허발명이 공지기술인 경우에는 사용자가 직무발명으로 얻는 독점적 이익이 인정될 수 없으므로 직무발명보상도 인정되지 않는다는 점을 유의해야 합니다. 특허무효 사유에 따라 다르다고 보아야 합니다.

 

한편, 특허무효인 경우 직무발명보상을 인정하더라도 그 보상금 산정에 그 무효사정을 반영하므로 실제 매우 적은 금액만 보상받게 됩니다.

 

따라서, 직무발명보상청구소송 전에 특허무효 가능성을 객관적으로 체크하는 것이 필요합니다. 사용자가 특허무효를 주장하는 경우 이에 대한 적절한 반박논리를 미리 준비하는 등 대응방안을 마련해 두는 것이 바람직하기 때문입니다. 잘 대응하여 특허무효 공격을 방어하고, 또 무효가 되더라도 여전히 직무발명보상금을 인정받을 수 있는 근거를 마련할 있을 것입니다.

 

4. 직무발명보상금액 산정자료 확보

 

직무발명보상금 액수의 산정은 사용자가 직무발명으로 인해 얻을 이익을 출발점으로 합니다. 사용자의 이익에 관한 모든 자료가 사용자의 수중에 있고, 직무발명자가 이를 확보하기가 매우 어렵습니다. 따라서, 일단 소송이 시작되면 확보하기 어려운 매출관련 자료, 관련자의 진술 등을 미리 확보할 수 있다면 소송에서 유리하게 활용할 수 있을 것입니다. 물론 민사소송법에 따라 회사에 대한 문서제출명령 등을 통해 관련 자료를 법원에 제출하도록 할 수 있지만, 여러 가지 핑계를 들어 협조하지 않을 경우를 대비하여 회사를 신청할 수 있는 대상자료의 존재, 대강의 내용 등을 미리 확인해 둔다면 소송에서 많은 도움이 될 것입니다. 만약 직무발명이 부품이나 s/w인 경우 완성품의 매출에서 차지하는 비율을 산정할 수 있는 자료를 확보할 수 있는지 여부도 중요합니다.

 

참고로, 지재권 관련 소송에서 그 대상 지재권의 가치 또는 침해시 손해액 등을 산정하는 것은 현실적으로 매우 어렵기 때문에, 하나의 방안으로 국세청에서 매년 고시하는 각 직종별 표준 수익율 자료를 활용하는 경향이 있습니다. 예를 들면, 직무발명을 실시하는 제품의 매출을 입증한다면 여기에 평균 업계 수익율을 곱하거나 재무제표의 그 해 영업이익율을 곱하는 방식으로 사용자의 이익을 산정할 수 있습니다. 물론, 이것이 정확하다는 것은 아니지만, 다투는 측에 입증책임이 있으므로 그 과정에서 보다 정확한 이익이 산정될 수도 있고, 그렇지 않다면 비록 부정확하더라도 법원 재량으로 그 액수를 인정하는 것입니다. 이와 같은 자료를 활용하면 경우에 따라서는 직무발명 보상금 액수를 미리 가늠해 볼 수 있을 것입니다.

 

5. 보상청구소송의 진행 및 기간

 

민사소송법에는 지재권 소송에 관한 특별재판적 규정을 두고 있습니다. 직무발명보상금 청구의 소는 재판부의 지재권 사건 재판에 관한 전문성이 요구되므로 특별재판적 규정을 활용하여 전문재판부에서 소송을 진행하는 방안이 바람직합니다. 한편, 직무발명보상금 청구권은 10년의 소멸시효를 적용되므로, 소를 제기하기 전에 충분한 준비와 검토를 하는 것이 바람직합니다.

 

본안소송이고, 소장을 제출하면 이를 상대방에 송달하여 30일 이내에 답변서를 제출할 기회를 주고, 그 후 상호 2,3회의 서면공방을 거친 후, 소 제기일로부터 약 6개월 이후에 변론기일이 지정됩니다. 통상 판결까지는 1년 이상의 시간 필요합니다. 직무발명 소송의 결과는 다른 연구원에 대한 보상 및 사기, 인사관리 체계에 미치는 영향이 지대하므로 회사가 패소할 경우 1심으로 종결될 가능성은 낮고, 대법원까지 가는 경우가 많습니다. 그렇게 된다면 종결까지는 약 3, 경우에 따라서는 그 이상의 장기간이 필요합니다. 다만, 직무발명자가 1심에서 승소하는 경우에는 그 승소한 보상금을 임시로 받아서 소송비용 등으로 활용할 수 있는 금전에 대한 가집행을 허용하는 경우가 많습니다.

 

KASAN_보상금청구 소송 준비에 관한 체크포인트.pdf

 

 

 

 

작성일시 : 2017. 6. 15. 08:27
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