통상실시권__글9건

  1. 2021.09.26 건설공법특허 대상 직무발명보상청구소송 중 직무발명자 승소사례: 사용자서울중앙지방법원 2016. 7. 15. 선고 2013가합548944 판결
  2. 2021.09.19 직무발명 보상금 산정에서 사용자의 자기실시와 함께 제3자에 통상실시권 설정한 경우 – 자기실시 부분의 독점권 기여율 20% 결정: 서울중앙지방법원 2019. 6. 5. 선고 2017가합570123 판결
  3. 2021.09.18 사용자의 직무발명 미승계 시 통상실시권 인정 BUT 불인정 특례 - 종업원이 직무발명을 무단유출한 경우 사용자가 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 인정받지 못하는 경우
  4. 2021.08.31 직무발명 보상금 청구소송의 준비사항 중 가장 중요한 포인트 – 진정한 발명자 입증, 자직무발명자의 공헌도, 각 공동발명자의 기여도 입증 및 구체적 증거자료 체크와 사전 준비
  5. 2021.08.31 종업원 직무발명자의 사용자 화사에 대한 직무발명보상청구소송 준비사항 및 체크 포인트 몇 가지
  6. 2021.08.30 현행 발명진흥법의 직무발명 관련 규정에서 “하여야 한다” 등으로 의무부과 표현 법조항의 해석 및 실무적 포인트 몇 가지
  7. 2021.08.30 2014. 1. 31. 시행 현행 발명진흥법의 개정된 내용의 요지
  8. 2021.08.19 사용자의 직무발명 적용제품 생산판매 상황에서 종업원 발명자에 대한 실시보상 요건 – 사용자의 무상 통상실시권을 넘어선 독점 배타적 이익의 존재 – 사용자의 직무발명 실시 but 보상의..
  9. 2021.08.04 [실시보상쟁점] 사용자의 직무발명 실시 인정 But 통상실시권을 넘어선 독점 배타적 지위로 인한 사용자의 이익 불인정 - 직무발명보상의무 불인정: 일본 오사카지방법원 2019. 1. 17. 선고 판결 +..

-- 건설공법특허 대상 직무발명보상청구소송 중 직무발명자 승소사례: 사용자서울중앙지방법원 2016. 7. 15. 선고 2013가합548944 판결 --

 

특허사용료 수익이 확정된 경우 직무발명보상청구소송에서 많은 보상금 판결이 나옵니다. 건설공법 특허발명에 대한 특허사용료가 있는 경우로 법원은 직무발명자에게 약 29천만원의 직무발명보상금을 지급하라고 판결하였습니다. 새로운 법리를 판시한 것은 아닙니다만, 어떤 상황에 많은 보상금 판결이 나는지 등등 실무적 관점에서 한번 살펴보시기 바랍니다.

 

토목, 건설 기술분야의 대형공사나 관급공사에서 특허분쟁은 사업에 치명적 영향을 미치기 때문에 그와 같은 리스트를 회피하기 위해 공법특허의 라이선스 계약이 자주 있습니다. 판결사안에서도 토목, 건설사업을 하는 사용자 회사는 직무발명 공법특허발명을 타사에 사용허락하는 통상실시권 설정계약을 체결하고 상당한 액수의 기술료를 받았습니다.

 

이와 같이 직무발명 특허사용에 대한 기술료 수익이 있고, 장래 수익까지 추정할 근거가 있다면 그 현재가치를 환산하여 한꺼번에 청구하는 것도 가능합니다. 또한, 위 판결은 직무발명에 대한 사용자와 발명자의 공헌도를 80:20 비율로 산정하였습니다. 상당히 높은 비율인데, 건설공법 기술분야의 특성을 감안한 것으로 보입니다.

 

첨부: 서울중앙지방법원 2016. 7. 15. 선고 2013가합548944 판결

서울중앙지방법원 2013가합548944 판결.pdf

 

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작성일시 : 2021. 9. 26. 14:00
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1. 사안의 개요

특허권자 사용자가 제3자에게 직무발명의 특허권에 대한 통상실시권 허여 라이선스 체결 사용자에게 로열티 수입 발생 + 사용자의 직무발명에 대한 자기 실시로 인한 이익 발생

 

2. 쟁점: 사용자의 자기 실시로 인한 독점적 이익의 산정 시 독점권 기여율 판단

 

 

3. 서울중앙지방법원 판결요지 독점권 기여율 20%

 

 

자기실시 부분에 대한 실시보상금 산정에 있어 적용할 독점권 기여율 판단

 

이 사건에서 사용자 피고는 직무발명을 제3자에게 실시허락을 하였을 뿐 아니라 스스로 실시하기도 하였으므로

 

직무발명으로 인한 사용자의 이익액을 산정함에 있어서는 실시료 수입 뿐만 아니라 자기실시로 인하여 사용자인 피고가 얻은 초과이윤을 산정하여야 하고, 이 초과이윤은 피고가 제3자에게 실시허락을 한 상황을 고려하고도 통상실시권을 초과하는 독점적 이익을 얼마나 누렸다고 인정할 수 있을지를 고려하여 산정하여야 한다.

 

이에 관하여 종업원 직무발명자 원고는 이 사건 보상 규정에서 실시보상의 경우 독점권 기여율의 하한을 1/3로 정하고 있고 일반적으로 독점권 기여율이 20%에서 60% 인정되고 있는 사정을 감안하여 이 사건에서도 실시보상금 산정에 적용할 독점권 기여율을 50%가 인정되어야 한다고 주장한다.

 

이에 대해 사용자 피고는 이 사건 직무발명을 사용하기를 원하는 자가 있는 경우 경쟁업체라 하더라도 아무런 제한을 두지 않고 이 사건 직무발명에 대해 라이선스를 주어 실질적으로 경쟁상의 우위는 없었으므로 자기실시부분에 대해서 독점적 이익이 없어 원고들은 피고에게 실시보상금을 청구할 수 없거나 일부 금원을 인정한다고 하더라도 이와 같은 사정을 감안하여 실시보상금 산정에 적용할 독점권 기여율은 3% 이내라고 주장한다.

 

살피건대, 피고는 제3업체에 이 사건 직무발명에 대한 실시권을 부여함에 있어서 특허 사용범위를 '특정 공사' 지역'기간으로 한정하였고, 나머지 공사에 대해서는 피고가 직접 특허를 실시한 사실은 앞서 본 바와 같고, 이와 달리 피고가 라이선스를 희망하는 모든 자에게 모든 범위에 대하여 실시권을 허여한 사실을 인정할 증거는 없다.

 

따라서 피고에게는 자기실시와 관련하여 독점적 지위가 남아 있다고 인정되고 그 남아 있는 독점적 지위 만큼에 해당하는 자기실시로 인한 수입을 사용자 이익액으로 산정함이 상당하다고 할 것이다.

 

이와 같은 사정 및 이 사건에 제출된 각 증거에 의해 인정할 수 있는 다음과 같은 사항을 종합하여 피고가 이 사건 직무발명을 제3자에게 실시허락을 한 이후에 자기실시를 하는 경우에 남아 있다고 인정할 수 있는 독점권 기여율을 20%로 인정한다.

 

피고는 이 사건 직무발명과 관련하여 다수의 통상실시권을 허여하면서 특정 공사 및 지역과 기간에 한정을 둔 사실은 앞서 본 바와 같고, 통상실시권자는 정기적으로 피고와 영업전략 회의를 해야 하고 영업대상에도 제한을 받은 점을 고려하면 피고가 해당 기술시장에서 완전경쟁상태에 있었다고 보기 어렵다.

 

피고는 이 사건 직무발명이 그 보호범위가 협소하며, 실제로 직무발명을 실시한 후에도 매출액 증가가 거의 없거나 오히려 감소하여, 이 사건 직무발명의 가치를 낮게 평가하여야 한다고 주장하나 해당업계 및 상품의 전반적인 발주, 매출현황에 대한 고려 없이 단순히 피고 회사의 연도별 매출 변화만을 근거로 이 사건 직무발명의 가치를 합리적으로 평가하기는 어렵고, 오히려 피고가 공개입찰을 통해 이 사건 직무발명 중 4개의 공법에 관한 특허를 매각할 수 있었던 사정을 고려하면 이 사건 직무발명은 해당 시장에서 일정한 가치를 보유하고 있다고 보인다.

 

 

또한 이 사건에 서증으로 제출된 계약서에 나타난 계약방법과 계약근거 및 낙찰률에 따르면, 피고와 이 사건 직무발명의 통상실시권자들은 이 사건 직무발명으로 인해 대부분 경쟁입찰이 아닌 수의계약을 체결할 수 있었다.

 

다만, 아래 '4. 피고가 받을 이익액 산정' 부분에서 보는 바와 같이 피고가 통상실시권을 부여하여 제3자가 이 사건 직무발명을 실시한 공사가 총33(공사금액 합계 13,438,265,339) 인데 비해, 피고가 직접 이 사건 직무발명을 실시한 공사는 총 7(공사금액 합계 2,619,249,091)으로 상대적으로 자기실시가 활발하게 이뤄지지는 않았다.

 

피고가 영위하는 영업 관련 시장에는 이 사건 직무발명을 대체한 유사한 특허가 존재한다.

 

한편, 이 사건 직무보상규정에는 독점권 기여율에 해당하는 '독점권리로 인한 매출액 증가분'을 최대 1/2로 하되, 1/3까지 낮아질 수 있다는 기재가 있으나 이는 실시보상 가이드라인으로 직무발명보상심의위원회가 실시보상금을 산정하는데 참고로 활용하도록 정하고 있을 뿐(18조 제4)이고, 이와 같은 규정 자체도 직무발명을 사용자가 직접 실시하는 경우 뿐만 아니라 이 사건에서와 같이 자기실시와 타에 실시가 병행되는 경우에 곧바로 적용할 수 있다고 보기도 어려우므로 반드시 독점권 기여율을 위 별표의 하한 값 이상으로 적용하여야만 한다고 할 수는 없다.

 

 

KASAN_직무발명 보상금 산정에서 사용자의 자기실시와 함께 제3자에 통상실시권 설정한 경우 – 자기실시 부분의 독점권 기여율 20% 결정 서울중앙지방법원 2019. 6. 5. 선고 2017가합570123 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 9. 19. 14:00
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1. 원칙: 사용자가 직무발명에 대해 갖는 가장 기본적 권리 무상의 통상실시권

사용자는 종업원이 발명한 직무발명을 양도하지 않더라도 적어도 그 직무발명을 무상으로 자유롭게 실시할 수 있는 권리를 갖습니다. 예를 들면, 발명자 종업원이 중요한 기술을 개발한 후 회사 몰래 자신의 이름으로 특허 등록하거나, 또는 타인이나 타사의 이름으로 특허 등록한 경우에도 그 기술이 직무발명에 해당한다면 사용자 회사는 특허권의 영향을 받지 않고 그 기술을 무상으로 사용할 수 있습니다. 사용자가 종업원 발명자에게 급여를 주고 연구시설 등을 이용할 수 있도록 제공한 대가로서 사용자에게 무상의 통상실시권을 인정하는 것입니다.

 

2. 예외: 사용자에게 무상의 통상실시권을 인정하지 않는 경우

종업원이 회사에 직무발명 완성 신고를 하였으나, 사용자 회사가 그 직무발명에 대한 승계여부를 일정 기간 내에 답변하지 않는 경우에는 이와 같은 통상실시권까지 박탈하는 상황에 직면하게 됩니다.

 

예를 들어 IT 회사에서 종업원이 제안한 직무발명이 당시 사업모델이나 기술 로드맵에 따라 진행되는 R&D 프로젝트와는 전혀 다른 엉뚱한 아이디어를 요체로 하는 경우도 있습니다. 회사에서는 당시 그 기술가치를 제대로 평가하지 못하여 그 직무발명을 방치하였으나 나중에 뜻하지 않는 대박 기술이 된 경우를 상정해 볼 수 있습니다. 이와 같은 상황에서 종업원 발명자가 그 아이디어 및 발명을 회사에 직무발명으로 신고하였으나 회사에서 관심을 보이지 않았던 경우에 사용자가 적어도 그 발명기술에 대한 무상의 통상실시권을 인정받는지 문제입니다.

 

발명진흥법에서 사용자에게 무상의 통상실시권조차 인정하지 않는 2가지 경우를 명시하고 있습니다. 이에 대한 실무적 해결방안은 비교적 간단합니다. 이하에서 해당 규정과 관련 사항을 정리하여 말씀드립니다.

 

3. 발명진흥법상 예외 규정

. 대기업의 직무발명 관리규정 의무화 - 10조 제1

발명진흥법에서는, 중소기업기본법상 중소기업이 아닌 대기업은 미리 직무발명에 관한 승계계약 또는 근무규정을 두지 않으면, 그에 대한 무상의 통상실시권을 취득할 수 없습니다. 대부분의 대기업이 직무발명 규정을 운영하고 있으므로 실제로 그와 같은 상황이 발생하지는 않을 것으로 생각합니다.

 

. 직무발명 신고 후 4개월 내 승계여부를 회신하지 않는 경우 - 13조 제3

발명진흥법 제13조 제3항은, “사용자가 발명 완성사실을 통지받은 후 4개월 이내에 승계여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자 등은 제10조 제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다고 규정하고 있습니다.

 

회사에서 직무발명에 대한 승계여부 통지를 하지 않으면 그 권리를 포기한 것으로 볼 뿐만, 나아가 종업원 동의 없이는 무상의 통상실시권도 인정하지 않는 제재를 가한다는 의미입니다. 이와 같은 제재조치에 대해 많은 논란이 있지만, 현행법 규정은 사용자에게 불이익을 줌으로써 직무발명에 대한 승계여부 결정을 하도록 강제한다는 취지를 갖고 있습니다.

 

그런데, 위 조항에서 이 경우란 핵심문언을 잘 해석해야 합니다. 위 규정 문언상으로는 이 경우가 앞 문장 전체를 가리키는 것으로 보이고, 그렇다면 사용자가 4개월 내에 승계여부를 통지하지 않아 권리의 승계를 포기한 것으로 간주되는 경우에 한하여 이 경우이하가 적용되는 것으로 해석할 수 있습니다. 이에 따르면 위 규정의 반대해석상 회사가 4개월 이내에 미승계 의사를 통지한 경우에는 여전히 무상의 통상실시권을 갖는다는 결론에 이르게 됩니다.

 

4. 실무적 대응방안

첫째, 직무발명의 승계, 보상 등을 규정한 직무발명 관리 규정을 두어야 합니다. 둘째, 발명진흥법상 종업원은 직무발명을 완성한 경우 회사에 신고할 의무가 있다는 점은 정기적으로 교육하는 것이 바람직합니다. 셋째, 회사는 종업원의 직무발명을 신고 접수일로부터 4개월 내에 평가한 후 승계여부를 문서로 통지하여야 합니다.

 

직무발명이 중요하지 않다고 평가하여 승계하지 않을 경우에도 승계하지 않겠다는 의사를 명시적으로 통지하여야 합니다. 그렇게 한다면, 장래 비즈니스 환경이 변경되어 그 발명기술을 사용해야 할 사정이 발생한 경우에도 회사는 그 기술을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 확보하게 됩니다.

 

만약, 직무발명이 회사의 사업과 무관하다고 판단하여 회사에서 직무발명을 방치하는 방식으로 종업원에게 4개월 내에 승계여부를 통지하지 않은 경우에는 향후 종업원의 동의 없이는 회사가 무상의 통상실시권을 확보할 수 없습니다.

 

회사에서 무상의 통상실시권을 확보하려면, 직무발명에 대한 신고 접수일로부터 4월 이내에 승계여부 회신을 발명자가 반드시 받아 보았다는 사실을 확인할 수 있는 업무처리 프로세스를 수립하여야 합니다.

 

향후 직무발명에 해당하는 기술의 범위와 승계여부 통지 사실 등에 관한 입증 문제가 발명할 경우를 대비하여 직무발명 신고서, 승계여부 통지서, 수령확인서 등 관련 문서를 특허존속기간 20년 동안 보존하여야 할 것입니다.

 

신고된 모든 직무발명을 승계한 후, 중요도에 따라 출원여부를 결정하는 방안도 고려해 볼 수 있습니다. 그렇게 하면, 실시권뿐만 아니라 종업원이나 타사에서 그 직무발명을 특허받는 것도 방지할 수 있습니다. 출원유보 보상금에 대한 적절한 비용관리만 된다면 직무발명에 대한 회사의 이익을 최대로 보호하는 방안으로 볼 수 있습니다.

 

KASAN_사용자의 직무발명 미승계 시 통상실시권 인정 BUT 불인정 특례 - 종업원이 직무발명을 무단유출한 경우 사용자가 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 인정받지 못하는 경우.pdf
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작성일시 : 2021. 9. 18. 10:00
:

 

 

통상 퇴직 후 회사를 상대로 직무발명 보상금 청구소송을 제기합니다. 그런데 공동 발명자 중 일부는 그 당시에도 재직 중인 경우가 많습니다. 회사는 퇴직한 종업원으로부터 발명자 보상금 청구소송이 제기되면 우선 진정한 발명자에 해당하는지, 발명에 대한 기여율은 어느 정도인지를 파악합니다. 특허담당자뿐만 아니라 재직 중인 공동 발명자들에게 정보를 모아 검토하고 평가합니다.

 

직무발명 보상금청구권은 진정한 직무발명자에게만 인정됩니다. 따라서, 진정한 직무발명자에 해당하는지를 정확하게 판단하는 것으로부터 출발해야 합니다. 특허법리상 발명자는 특허청구범위에 기재된 기술내용(발명)의 창작에 실질적으로 기여한 사람입니다. 하나의 청구항에 하나의 발명이 성립되므로, 각 청구항 별로 각각 실질적 기여가 인정되는지 여부를 기준으로 판단합니다. 단 하나의 청구항 발명에 대한 기여가 인정되는 경우에도 그 특허 전체의 공동발명자로 인정됩니다.

 

발명자는 발명행위에 실질적으로 기여한 자입니다. 형식적 직책이나 담당업무 보다 실질적 기여가 중요합니다. 그 사람이 기여한 내용을 제외하면 발명을 할 수 없었을 것으로 판단되면 진정한 발명자에 해당합니다. 외부에서는 정확히 알기 어렵지만, 발명을 같이 했던 공동발명자들이라면 잘 알고 있습니다. 여기에 특허법 전문가와 함께 검토해 보면, 단독 발명자인지, 공동 발명자인지, 발명자가 아닌지 여부를 판단할 수 있습니다. 나아가 공동발명자들 사이 각자의 기여도까지 산정할 수 있습니다.

 

한편, 특허법리상 특허증 및 특허출원서에 발명자로 기재되어 있다는 점만으로 부족합니다. 발명자로 주장하는 자에게 입증책임이 있기 때문입니다. 회사 입장에서는 퇴직 연구원이 진정한 발명자에 해당하지 않는다고 주장할 것입니다. 따라서 구체적 자료를 가지고 발명자임을 입증할 준비를 해야 합니다.

 

여기서 발명에 관여한 다른 공동 발명자가 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 직무발명 보상금 청구소송을 제기한 연구원을 도와줄 수도 있고, 반대로 회사 입장에서 예전 동료를 적극 공격할 수도 있습니다.

 

잘 알려진 실제 사례도 있습니다. 화학공정 관련 직무발명으로 회사에 막대한 이익을 안겨준 직무발명자가 퇴사 후 회사에 대해 거액의 직무발명보상금 청구소송을 제기하자, 회사에서는 재직 중인 부하직원이자 공동발명자의 적극적인 도움을 받아 퇴직한 팀장은 발명자 이름을 올렸지만 발명에 실질적으로 기여한 바가 없다고 항변하였고, 그와 같은 방어전술이 성공하여 직무발명보상금을 한 푼도 주지 않았습니다.

 

만약 재직 중 부하직원 공동발명자가 퇴직자와 같이 직무발명보상금청구소송을 하거나 또는 같은 공동발명자 입장에서 소극적 도움이라도 주거나 최소한 회사를 도와 퇴직자를 적극적으로 공격하지만 않았다면 그 소송 결과가 크게 달라졌을 것입니다.

 

직무발명자라면 회사에 대해 직무발명 보상금 청구소송을 제기하기 전 특허법상 진정한 발명자인지 객관적으로 평가해 보고, 특허법 전문가의 검증을 거친 다음, 소송에서 어떻게 입증할지 구체적 입증계획과 구체적 입증자료를 잘 준비한 다음, 예상되는 회사의 공격을 방어할 방안도 마련해야 하는데, 이때 공동발명자로 판단되는 동료들의 협력이 매우 중요하다는 점을 명심해서 그들과 연대하는 방안을 적극적으로 모색해 보아야 할 것입니다.

 

발명자 자격에 대한 입증방안과 구체적 자료준비도 없을 뿐만 아니라 공동발명자의 협력약속도 받지 못한 상태에서 무턱대고 회사에 대한 직무발명 보상금 청구소송부터 제기한다면, 언제 허물어질지 모르는 부실한 토대에 모래성을 쌓는 것과 다름 없습니다.

 

KASAN_직무발명 보상금 청구소송의 준비사항 중 가장 중요한 포인트 – 진정한 발명자 입증, 자직무발명자의 공헌도, 각 공동발명자의 기여도 입증 및 구체적 증거자료 체크와 사전 준비.pdf
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작성일시 : 2021. 8. 31. 14:00
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1. 관련 특허법리

 

사용자가 직무발명을 직접 실시하거나 기술이전 또는 license out 하여 사용자에게 이익이 발생하였거나 장래 발생할 수 있는 경우 그 사용자의 이익 중에서 일부를 발명자에게 보상하는 실적보상 또는 실시보상이 실무적 포인트입니다.

 

기술이전 또는 라이선스 계약의 경우라면 직무발명 특허의 무효여부는 문제될 수 없습니다. 그러나, 사용자 자기실시의 경우에는 특허권자인 사용자가 특허무효를 주장하는 경우도 있습니다. 따라서 특허무효 가능성을 미리 체크해 보아야 합니다.

 

우선 진정한 발명자를 확정해야만 합니다. 공동발명의 경우 진정한 발명자 사이 각 발명자의 기여율을 확정해야 합니다.

 

이때 특허청구항을 기준으로 판단하는 것이 매우 중요합니다. 특허발명은 특허청구범위에 기재된 사항으로 정한다는 것이 특허법리입니다. 특허명세서 전체를 기준으로 하는 것이 아니고 특허청구범위의 각 청구항 기재사항을 기준으로 파악되는 기술내용입니다. 예외적으로 특허출원 전 회사에 제출한 직무발명신고서에 기재된 사항도 고려요소가 될 수 있습니다.

 

사용자의 자기실시 여부도 특허청구범위에 기재된 기술내용을 실제 활용하는 경우에만 인정될 것입니다. 특허청구항을 기준으로 구체적으로 검토해야 합니다. 3자의 무단실시를 가정하여 특허침해로 판단되는 경우와 다름없습니다.

 

2. 특허청구범위 기재사항에 근거한 발명자 요건 및 특허무효 가능성 체크

 

먼저, 특허출원서 및 특허증에 발명자로 기재된 자도 본인이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야만 합니다. 통상 사용자는 해당 직무발명자가 진정한 발명자가 아니라고 주장하는 경우가 많습니다. 발명자가 아니라는 점을 입증하면 직무발명 보상금 지급의무를 면할 수 있기 때문입니다. 따라서, 사용자는 거의 모든 직무발명보상금청구소송에서 해당 직무발명자가 진정한 발명자인지 여부를 철저하게 검토하고 공격 가능한 포인트를 모두 제기할 것입니다. 직무발명자는 그와 같은 공격에 대한 사전 대비가 있어야만 합니다.

 

사용자는 연구노트 등 발명관련 자료를 모두 보유하고 있을 뿐만 아니라 재직 중인 공동발명자로부터 적극적인 협조까지 얻을 수 있으므로 퇴직한 직무발명자에 비해 훨씬 유리한 위치에 있습니다. 따라서, 직무발명보상금청구소송을 고려하는 종업원 직무발명자는 직무발명의 경위, 구체적 기여내용 등을 미리 체크하고 준비하지 않으면 실제 소송에서 패소할 가능성이 높습니다.

 

예를 들면, 동료 연구원이었던 공동발명자라도 재직 중 회사를 상대로 하는 소송에서는 회사 이익을 위해 퇴직한 직무발명자의 기여를 전면 부인하기도 합니다. 연구노트 등 자료 중에서 퇴직 연구원에게 유리한 자료는 제출하지 않고 불리한 자료만 골라 제출하면서 발명자 요건뿐만 아니라 그 기여도를 다툴 것입니다.

 

이와 같은 공격에 대비하여, 소송 전에 미리 동료 연구원, 공동발명자를 만나 상호이익이 되는 협력방안을 협의할 필요가 있습니다. 공동발명자들은 직무발명보상금을 자신의 기여율에 따라 배분 받을 수 있습니다. 따라서, 사용자로부터 직무발명보상금을 받을 수 있는 같은 입장이지만, 상호간에는 그 기여율에 따라 배분하는 경쟁관계에 있습니다. 신중한 논의와 협의가 필요합니다.

 

또한, 직무발명보상금소송을 제기하기 전 사용자가 특허무효 주장을 할 수 있는지 등을 미리 체크해 보아야 할 것입니다. 특허발명은 특허청구범위에 기재된 사항을 기준으로 정한다는 점을 다시 강조합니다. 막연하게 본인이 개발한 기술내용을 기준으로 하거나 또는 특허명세서 전체 내용을 기준으로 한다면 부정확하거나 엉뚱한 판단을 할 위험성이 높습니다. 특허청구범위의 각 청구항의 구체적 기재내용을 꼼꼼하게 살펴보아야 할 것입니다.

 

3. 직무발명의 적용사실 입증

 

사용자는 직무발명을 실시하여 수익을 내는 경우에도 실적 보상금을 지급하지 않거나 또는 지급한 보상금이 정당한 보상금으로 보기 어려운 소액인 경우가 대부분입니다. 직무발명자로서는 직무발명보상금청구소송을 통해 정당한 보상을 받으려고 시도하는 것은 당연할 것입니다.

 

직무발명자는 사용자가 직무발명을 실제 적용하여 수익을 낸다는 사실을 입증해야만 합니다. 이때 특허청구범위에 기재된 발명기술을 사용자가 실시하는지 여부를 특허법리에 따라 판단해야 합니다. 물론 법률에서 직무발명 중 특허 출원하지 않는 기술의 활용에 대한 보상청구도 가능하다고 규정하지만 아직까지 실제 재판사례는 없습니다. 현실적으로 직무발명보상청구소송은 특허청구범위를 기준으로 한 특허발명을 전제로 합니다.

 

3자의 무단실시를 대상으로 하는 특허소송에서 특허침해 입증과 판단이 매우 어려운 것과 마찬가지로 사용자의 자기실시 입증과 판단도 쉽지 않습니다. 특히 제조방법발명의 실시여부 입증은 매우 어렵습니다.

 

특히 사용자가 기술적용 및 실시 관련 자료를 모두 보유하고 있고, 영업비밀 보호 등 다양한 이유로 해당 자료를 법원에 제출하는 것을 거부할 것입니다. 사용자 본인에게 불리한 자료를 자진하여 제출할 것으로 기대할 수 없습니다. 사용자의 비협조에도 불구하고 직무발명 실시를 입증할 수 있어야만 합니다.

 

직무발명보상금청구소송을 제기하기 전에 사용자의 직무발명 기술적용 사실을 입증할 수 있는 객관적 증거자료를 확보해 두어야 할 것입니다. 제품설명서, 팜플렛, 매뉴얼 등 자료뿐만 아니라 내부 직원의 진술, 거래처의 확인 진술 또는 샘플 등을 확보할 수 있다면 좋을 것입니다.

 

4. 매출 및 수익 자료 확보

 

직무발명보상금액 산정은 사용자가 직무발명으로 인해 얻을 이익을 근거로 합니다. 사용자의 이익에 관한 모든 자료가 사용자의 수중에 있고, 직무발명자가 이를 확보하기가 매우 어렵습니다. 따라서, 일단 소송이 시작되면 확보하기 어려운 매출관련 자료, 관련자의 진술 등을 미리 확보할 수 있다면 소송에서 유리하게 활용할 수 있을 것입니다.

 

민사소송법에 따라 회사에 대한 문서제출명령 등을 통해 관련 자료를 법원에 제출하도록 할 수 있지만, 여러 가지 핑계를 들어 협조하지 않을 경우를 대비하여 회사를 신청할 수 있는 대상자료의 존재, 대강의 내용 등을 미리 확인해 둔다면 소송에서 많은 도움이 될 것입니다. 만약 직무발명이 부품이나 s/w인 경우 완성품의 매출에서 차지하는 비율을 산정할 수 있는 자료를 확보할 수 있는지 여부도 중요합니다.

 

참고로, 지재권 관련 소송에서 그 대상 지재권의 가치 또는 침해시 손해액 등을 산정하는 것은 현실적으로 매우 어렵기 때문에, 하나의 방안으로 국세청에서 매년 고시하는 각 직종별 표준 수익율 자료를 활용하는 경향이 있습니다. 예를 들면, 직무발명을 실시하는 제품의 매출을 입증한다면 여기에 평균 업계 수익율을 곱하거나 재무제표의 그 해 영업이익율을 곱하는 방식으로 사용자의 이익을 산정할 수 있습니다. 물론, 이것이 정확하다는 것은 아니지만, 다투는 측에 입증책임이 있으므로 그 과정에서 보다 정확한 이익이 산정될 수도 있고, 그렇지 않다면 비록 부정확하더라도 법원 재량으로 그 액수를 인정하는 것입니다. 이와 같은 자료를 활용하면 경우에 따라서는 직무발명 보상금 액수를 미리 가늠해 볼 수 있을 것입니다.

 

KASAN_종업원 직무발명자의 사용자 화사에 대한 직무발명보상청구소송 준비사항 및 체크 포인트 몇 가지.pdf
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작성일시 : 2021. 8. 31. 10:00
:

 

 

발명진흥법 제12(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

l  발명진흥법에는 위반 시 법적 효과에 관한 규정 없음

l  발명진흥법상 벌칙조항 적용대상 해당하지 않음   

l  대법원 판례 업무상배임죄에 대한 주관적 구성요건 - 직무발명자의 신고의무 근거로 판시함, 위반 시 업무상배임죄 해당할 수 있음   

 

발명진흥법 제13(승계 여부의 통지) ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

② 제1항에 따른 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.

③ 사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

l  사용자가 제1항의 직무발명 승계여부를 통지할 의무 위반 시 제3항에서 법적 효과 규정 직무발명에 관한 권리 승계 포기 간주함  

l  3항 제2문에서 사용자에게 무상의 통상실시권까지 박탈한다고 규정

l  승계 통지를 하지 않는 사용자는 종업원 발명자에게 별도의 동의를 받아야만 무상의 통상실시권 보유할 수 있음

l  사용자의 승계 통지 위반 자체는 벌칙이나 과태료 적용 대상은 아님

 

발명진흥법 제15(직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.

④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.

⑤ 사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

 

사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

l  2, 3, 4항의 의무 이행 시 제6항에서 법적 효과 규정 사용자가 보상규정에 따라 보상한 것을 법률상 정당한 보상으로 간주함

l  다만 단서 조항에서 그 보상규정은 사용자의 이익과 발명자의 공헌도를 고려해야 한다고 제한을 두고 있음

l  단서조항의 함의 직무발명 실시로 사용자가 얻을 이익을 고려해야 한다고 규정한 것으로, 그와 같은 상황에 보상하는 소위 실적보상 규정을 반드시 두어야 한다는 의미로 해석됨

l  즉 단서 조항에서 실적보상 규정에 따른 보상이 아니라면 정당한 보상으로 보지 않는다는 의미    

l  6항 본문의 반대 해석 - 2, 3, 4항의 의무 위반 시 정당한 보상 아님

l  2, 3, 4항의 의무 위반 사용자에게 벌칙이나 과태료 적용 대상 아님

l  법조항은 명시적으로 의무부과 표현으로 되어 있으나 그 의무불이행, 법조항 위반 시 제재수단은 없음

l  결국 강제력 없음. 다만 이행한 사용자에게 정당한 보상으로 간주한다는 일정한 이익을 부여하는 방식의 규정임  

 

⑦ 공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

 

16(출원 유보시의 보상) 사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

l  사용자에게 의무부과 표현 BUT 직무발명자의 권리조항

 

발명진흥법 제19(비밀유지의 의무) ① 종업원등은 사용자등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다. ② 제18조제3항에 따라 자문위원으로 심의위원회에 참여하거나 참여하였던 사람은 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.

l  종업원의 비밀유지 의무조항 - 위반 시 아래와 같이 벌칙, 과태료 대상

l  발명진흥법에서 제19조만이 위반 행위에 대한 유일한 처벌 대상

 

발명진흥법 58(벌칙) 19조를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. ② 제1항의 죄는 사용자등의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다.

l  종업원의 비밀유지 의무 위반 시 형사처벌

l  목적범 규정 사용자에게 손해를 가할 목적으로 공개해야 함

 

발명진흥법 59(벌칙 적용에서 공무원 의제) ① 위원회 위원으로서 공무원이 아닌 사람, 정보화전문기관, 특허기술사업화알선센터 및 한국발명진흥회의 임직원은 「형법」과 그 밖의 법률에 따른 벌칙을 적용할 때에는 공무원으로 본다. ② 특허청장이 이 법에 따라 업무를 위탁한 기관(정보화전문기관 및 한국발명진흥회는 제외한다)의 임직원(위탁받은 업무에 종사하는 임직원으로 한정한다)은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

 

발명진흥법 60(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 18조제3항을 위반하여 심의위원회를 구성하지 아니하거나 심의하도록 하지 아니한 자

2. 19조제2을 위반하여 자문위원으로 심의위원회에 참여하여 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설한 자

3. 삭제 <2015.5.18>

4. 23조제3항에 따른 등록을 하지 아니하고 같은 조 제5항을 위반하여 지역지식재산센터의 명칭을 사용한 자

5. 52조제5항을 위반하여 한국발명진흥회의 명칭을 사용한 자

 

KASAN_현행 발명진흥법의 직무발명 관련 규정에서 &ldquo;하여야 한다&rdquo; 등으로 의무부과 표현 법조항의 해석 및 실무적 포인트 몇 가지.pdf
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작성일시 : 2021. 8. 30. 14:00
:

 

 

1. 종업원의 직무발명을 실시할 권리(무상 통상실시권)에 관한 대원칙 수정

 

종업원이 업무상 연구개발 성과로서 새로운 발명(직무발명)을 하면, 사용자 기업은 발명자인 직원이 특허 받을 권리를 원천적으로 취득합니다. 사용자는 그 권리를 양도 받을 수 있고, 그 발명에 대해 실질적으로 기여한 직원은 발명자로서 직무발명보상금 청구권을 갖습니다. 사용자가 자의로 그 특허 받을 권리를 양수하지 않거나 또는 종업원이 연구성과를 회사에 보고하지 않고 퇴사 후 특허 받는 등의 사정으로 타의로 양수하지 못한 경우에도 사용자는 항상 그 기술을 대가 지불 없이도 자유롭게 사용할 수 있는 무상의 통상실시권을 보장받습니다. (발명진흥법 제10조 제1) 이것은 종업원에게 급여와 시설을 지원한 사용자에게 그 대가로서 최소한 인정되는 권리입니다.

 

그런데, 신법은 이와 같은 대원칙을 사용자 기업에 불리한 방향으로 수정하였습니다.  중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업 이외의 사용자(제조업의 경우 상시근로자 300명 이상이고 자본금 또는 매출액이 80억 이상인 기업)종업원과의 협의를 거쳐 미리직무발명 승계를 목적으로 하는 계약을 체결하거나 근무규정을 두지 않으면 직무발명에 대한 무상의 통상실시권을 취득할 수 없다고 규정하였습니다. (법 제10조 제1항 단서) 국회 발의자료에 따르면, 대기업과 중견기업에게 직무발명 승계 및 보상규정을 두지 않으면 무상의 통상실시권 박탈이라는 불이익을 줌으로써 직무발명 보상규정을 제정, 운영하도록 강제하는 것이 핵심 메시지라고 합니다. 특히, 직무발명에 관한 특허권, 실용신안권, 디자인권을 등록 받기 전(“미리”)에 그와 같은 규정이 완비되어 있어야 한다고 시행 시기를 명시하고 있습니다.

 

2. 직무발명 보상규정의 작성 및 변경에 관한 종업원의 협의권한 규정

 

직무발명 보상문제가 가장 중요합니다. 신법에서 사용자는 직무발명보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다라고 규정함으로써, 사용자 단독으로 보상규정을 만들 수 없으며 종업원과 협의하도록 의무화하고 있습니다. (법 제15조 제3) 그 적용대상이 위 1.항과 달리 기업규모와 무관하게 모든 사용자라는 점도 유의해야 합니다. 물론 구법에서도 법원이 직무발명보상금청구소송에서 종업원에게정당한 보상이 이루어졌는지 판단하는데 있어서 직무발명 보상규정의 제정 및 개정에 종업원과의 협의가 충분히 반영되었는지 여부를 고려합니다. 신법은 여기서 더 나아가 종업원과 협의하여야 한다고 의무사항으로 규정한 것입니다. 흐름을 감안하면, 종업원과 협의절차를 충분히 거치지 않고 작성된 직무발명 보상규정은 법원이 그 효력을 인정하지 않을 수도 있습니다.

 

3. 직무발명 보상규정을 종업원에게 불리하게 변경하는 경우의 특별요건

 

신법은보상규정을 종업원 등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원 등의 과반수의 동의를 받아야 한다.”라고 규정합니다. (법 제15조 제3항 단서) 참고로, 직무발명보상금청구소송 판결에서 종업원에게 유리한 규정은 강행규정이라는 법원의 확고한 입장을 고려하면, 위 규정은 강행규정으로 해석되고 이를 위반하여 개정된 보상규정은 그 효력을 인정받지 못할 것입니다. 한편, 적용대상 종업원의 범위 등은 앞으로 하위규정으로 정해질 것이지만, 그 과반수 동의를 얻는 절차는 실무상 매우 번거로울 것입니다.

 

4. 강화된 직무발명 보상규정에 관한 절차적 요건

 

사용자는 직무발명 보상형태, 보상액 결정 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하여 종업원에게 문서로 고지해야 합니다. 보상규정에 보상액 지급방법까지 구체적으로 규정하도록 의무화하였습니다. 또한, 구체적으로 직무발명에 대한 보상을 하는 경우에도 사용자는 종업원에게 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 고지하여야 합니다. , 종업원의 보상신청에 앞서 회사에서 적극적으로 그 근거를 밝혀 보상절차를 진행하고, 그 모든 절차를 문서로서 하도록 요구합니다.

 

위와 같은 엄격한 절차적 요건을 준수하여 작성된 보상규정에 따라 직무발명 보상을 하면 정당한 보상으로 간주합니다. 따라서, 종업원이 회사에게 지급한 직무발명에 대한 보상이정당한 보상에 미치지 못한다고 직무발명보상금청구소송을 제기한다고 해도 법원이 개입하여 추가로 보상금이 지급될 여지는 없어졌습니다.

 

5. 정당한 보상에 관한 구법과 신법의 비교

 

구법에서는 직무발명 보상기준 제정 · 운영 등에 대한 종업원과의 협의 등 참여도를 고려하여 합리적인 것으로 인정되면정당한 보상으로 간주하였습니다. 2006년까지의 특허법에 따른 직무발명보상금제도가 퇴사한 종업원이 회사를 상대로 한 무차별적 소송을 야기한다는 문제점을 해결하고자 도입된 규정입니다. 그러나, 구법에서도 법원은 여전히 기업의 직무발명 보상규정이합리적인 것인지 여부를 심사하여 그렇다고 인정되지 않으면 기업이 이미 지급한 보상금 이외에 추가로 정당한 보상금에 해당하는 금액의 지급을 명할 수 있습니다. 구 특허법보다는 법원의 재량권을 대폭 축소하였지만 여전히 직무발명 보상금 지급액수에 관한 최종 결정권을 법원이 갖는 구조입니다.

 

이에 반해, 신법에서는 보상규정의 제 · 개정 및 운영에 대한 엄격한 절차적 요건을 준수하여 직무발명에 대한 보상이 이루어진 경우정당한 보상을 한 것으로 본다라고 명쾌하게 규정하였습니다. (법 제15조 제6) , 법원이 위 사정을 종합적으로고려하여 합리적인 것으로 인정되면이라는 조건문구가 삭제함으로써, 법원이 심사할 여지를 제거하였습니다.

 

다만, 단서로서, “그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 않은 경우에는 그러하지 아니하다.”라는 적용예외 규정을 두고 있습니다. 이것은, 사용자는 출원보상 및 등록보상 이외에도 반드시 실적 보상제도를 두어야 한다는 의미입니다. 또한, 실적보상액 산정 규정은 반드시 직무발명으로 발생한 회사의 이익액과 종업원의 공헌도를 기초로 해야 한다는 강행규정입니다. 이를 위반한 보상규정은 그 자체로 근본적 하자가 있는 것으로 보고 예외적으로 법원이 개입할 수 있다는 여지를 남겨둔 것입니다.

 

6. 직무발명심의위원회 설치 및 운영에 관한 종업원의 참여권한 강화

 

사용자는 직무발명 심의위원회의 설치, 운영해야 합니다. 여기에 종업원의 참여가 의무화되었습니다. 신법에 따르면 회사측과 종업원측(법인의 임원 제외)을 대표하는 같은 수의 위원으로 직무발명 심의위원회를 구성하여야 하고, 직무발명 규정의 제정, 변경 및 운영, 구체적 사건에 있어서 직무발명 해당여부 판단, 승계 및 보상금 등 거의 모든 중요사항을 심의해야 합니다. 특히, 직무발명 보상규정이나 보상액 등에 관한 이견이 있고, 종업원의 요구가 있으면 사용자는 60일 이내에 심의위원회를 구성하여 요구한 사항을 심의해야 할 의무가 있습니다. 만약 이를 위반하면 과태료 부과대상이 됩니다. 따라서, 기업에서는 개정법 시행일 이전에 심의위원회 운영에 관한 규정을 마련하고 회사측과 종업원측을 대표하는 같은 수의 위원을 미리 선임하여 심의위원회를 구성할 필요가 있습니다.

 

한편, 심의위원회에는 직무발명 전문가인 자문위원이 1인 이상 포함되어야 한다는 의무규정도 있습니다. (개정법 제18조 제3항 후문) 자문위원을 외부 전문가로 할 것인지 여부는 앞으로 하위규정에서 구체적으로 규정될 것입니다. 심의위원회 결정에 불복하는 경우 그 당사자는 특허청에 구성된 산업재산권분쟁조정위원회에 분쟁조정을 신청할 수 있습니다.

 

KASAN_2014. 1. 31. 시행 현행 발명진흥법의 개정된 내용의 요지.pdf
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작성일시 : 2021. 8. 30. 10:00
:

 

 

1.    서울중앙지방법원 2017. 7. 21. 선고 2015가합3186 판결

 

(1)  기본 법리

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결: “원칙적으로 사용자는 종업원의 직무발명에 대해 승계 여부와 관계없이 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 취득하므로, 여기서 사용자가 얻을 이익이라 함은 그와 같은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 말한다.

 

종업원 발명자의 직무발명 보상금도 사용자가 직무발명의 사용으로 인하여 독점적, 배타적으로 향유하고 있는 이익이 있는 경우에 한하여 청구할 수 있다.

 

그리고 직무발명 보상금을 주장하는 자에게 사용자가 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 것이라는 점 및 그 액수에 대한 증명책임이 있다.”

 

(2)  구체적 사안의 판단

 

사용자 회사에서 직무발명을 실시한 사실을 인정하더라도 다음과 같은 구체적 사정을 고려할 때 사용자가 직무발명의 실시를 통하여 통상실시로 인한 이익을 넘어 배타적 독점적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하다. 사용자의 직무발명 보상의무 부정 

 

-      사용자 이익을 인정하지 않았던 구체적 사정 -

(가) 대체 제품이 다수 존재 + 사용자는 해당 직무발명 특허 이전에도 관련 특허권, 실용신안권, 디자인권 다수 보유

(나) 해당 직무발명 특허권은 연차료 불납으로 소멸 + 특허권 소멸 전후로 사용자의 매출이나 이익에 어떤 부정적 영향을 주었다고 보이지 않음

(다) 증인 진술 - 특허발명으로 인한 경쟁상 유리한 점 없음 + 공사 경쟁입찰에서 공사단가만이 유일한 중요 요소임

(라) 사용자 회사 다른 대체 제품 사용 + 심지어 다른 회사 경쟁 제품 구매하여 사용하기도 함

(마) 직무발명 실지제품의 불리한 단점 있음 + 단점 때문에 거의 사용하지 않았다는 증언 있음

(바) 사용자 매출의 대부분은 직무발명과 무관한 영역에서 발생 + 직무발명 관련 매출은 극히 적음

 

2.    특허법원 2018. 6. 22. 선고 20181176 판결: 직무발명의 무효 개연성, 사용자의 직무발명 미실시, 대체기술 존재 상황 - 직무발명 실시보상 의무  불인정

 

(1)   특허법원의 쟁점에 관한 판단

(가)          직무발명의 실시 여부: 사용자 회사 제품과 직무발명의 기술적 내용 대비 판단 직무발명을 실시하지 않음

(나)          직무발명 특허의 무효 개연성 여부: 직무발명은 신규성 부정 또는 적어도 진보성 부정될 수 있는 특허무효사유 존재함

(다)          대체기술 존재 여부: 직무발명의 출원일 당시 다양한 대체기술의 존재 인정됨

 

(2)   특허법원 판결요지

 

 

3.    일본 오사카지방법원 2019. 1. 17. 선고 평성29()3527호 판결: 사용자의 직무발명 실시 상황에서 통상실시권을 넘어선 독점 배타적 지위로 인한 사용자의 이익 불인정 - 직무발명보상의무 불인정

 

-      직무발명: 폴리머 제조공정 중 방법발명, 발명의 명칭 염소화염화비닐계 수지의 세정 방법 및 그 장치

-      직무발명자: 회사의 폴리머 기술부분 연구원 경력자, 퇴직 후 직무발명보상소송 제기 

-      사용자: 의약원료 등 화학제품 제조판매 회사

-      사용자 회사는 직무발명을 특정제품의 생산공정에 적용하여 제품 생산 및 판매함, 직무발명 실시하여 이익을 얻음

-      일본 법원 1심 판결요지: 직무발명보상청구 불인정

-      판결이유: 공지기술, 대체기술 존재하는 상황, 사용자가 직무발명을 적용하여 실시하고 있지만, 무상으로 채택, 사용할 수 있는 대체기술, 공지기술과 비교할 때 직무발명 실시로 인한 추가 이익 인정할 수 없음. 또한 타사에서 직무발명을 실시하는 것을 배제함으로써 얻을 이익 가능성도 불인정

-      따라서, 사용자의 직무발명에 대한 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점배타적 지위에서 발생하는 이익 불인정, 직무발명자의 보상청구권 불인정

 

KASAN_사용자의 직무발명 적용제품 생산판매 상황에서 종업원 발명자에 대한 실시보상 요건 &ndash; 사용자의 무상 통상실시권을 넘어선 독점 배타적 이익의 존재 &ndash; 사용자의 직무발명 실시 but .pdf
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작성일시 : 2021. 8. 19. 14:00
:

 

 

1. 기본 법리

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결: “원칙적으로 사용자는 종업원의 직무발명에 대해 승계 여부와 관계없이 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 취득하므로, 여기서 사용자가 얻을 이익이라 함은 그와 같은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 말한다.

 

종업원 발명자의 직무발명 보상금도 사용자가 직무발명의 사용으로 인하여 독점적, 배타적으로 향유하고 있는 이익이 있는 경우에 한하여 청구할 수 있다.

 

그리고 직무발명 보상금을 주장하는 자에게 사용자가 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 것이라는 점 및 그 액수에 대한 증명책임이 있다.”

 

2. 서울중앙지방법원 2017. 7. 21. 선고 2015가합3186 판결  

 

사용자 회사에서 직무발명을 실시한 사실을 인정하더라도 다음과 같은 구체적 사정을 고려할 때 사용자가 직무발명의 실시를 통하여 통상실시로 인한 이익을 넘어 배타적 독점적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하다. 사용자의 직무발명 보상의무 부정 

 

-      사용자 이익을 인정하지 않았던 구체적 사정 -

(1)   대체 제품이 다수 존재 + 사용자는 해당 직무발명 특허 이전에도 관련 특허권, 실용신안권, 디자인권 다수 보유

(2)   해당 직무발명 특허권은 연차료 불납으로 소멸 + 특허권 소멸 전후로 사용자의 매출이나 이익에 어떤 부정적 영향을 주었다고 보이지 않음

(3)   중인 진술 - 특허발명으로 인한 경쟁상 유리한 점 없음 + 공사 경쟁입찰에서 공사단가만이 유일한 중요 요소임

(4)   사용자 회사 다른 대체 제품 사용 + 심지어 다른 회사 경쟁 제품 구매하여 사용하기도 함

(5)   직무발명 실지제품의 불리한 단점 있음 + 단점 때문에 거의 사용하지 않았다는 증언 있음

(6)   사용자 매출의 대부분은 직무발명과 무관한 영역에서 발생 + 직무발명 관련 매출은 극히 적음

 

3. 일본 오사카지방법원 2019. 1. 17. 선고 평성29()3527호 판결

 

-      직무발명: 폴리머 제조공정 중 방법발명, 발명의 명칭 염소화염화비닐계 수지의 세정 방법 및 그 장치

-      직무발명자: 회사의 폴리머 기술부분 연구원 경력자, 퇴직 후 직무발명보상소송 제기 

-      사용자: 의약원료 등 화학제품 제조판매 회사

-      사용자 회사는 직무발명을 특정제품의 생산공정에 적용하여 제품 생산 및 판매함, 직무발명 실시하여 이익을 얻음

-      일본 법원 1심 판결요지: 직무발명보상청구 불인정

-      판결이유: 공지기술, 대체기술 존재하는 상황, 사용자가 직무발명을 적용하여 실시하고 있지만, 무상으로 채택, 사용할 수 있는 대체기술, 공지기술과 비교할 때 직무발명 실시로 인한 추가 이익 인정할 수 없음. 또한 타사에서 직무발명을 실시하는 것을 배제함으로써 얻을 이익 가능성도 불인정

-      따라서, 사용자의 직무발명에 대한 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점배타적 지위에서 발생하는 이익 불인정, 직무발명자의 보상청구권 불인정

 

첨부: 일본 판결

일본 오사카지재 2019. 1. 17. 선고 판결.pdf
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KASAN_[실시보상쟁점] 사용자의 직무발명 실시 인정 But 통상실시권을 넘어선 독점 배타적 지위로 인한 사용자의 이익 불인정 - 직무발명보상의무 불인정 일본 오사카지방법원 2019. 1. 17. 선고 .pdf
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작성일시 : 2021. 8. 4. 09:02
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