직무발명 실무쟁점과 솔루션

- 발명자보상청구소송의 성패요소 및 실효적 해결방안

1. 원칙: 사용자가 직무발명에 대해 갖는 가장 기본적 권리 – 무상의 통상실시권

사용자는 종업원이 발명한 직무발명을 양도하지 않더라도 적어도 그 직무발명을 무상으로 자유롭게 실시할 수 있는 권리를 갖습니다. 예를 들면, 발명자 종업원이 중요한 기술을 개발한 후 회사 몰래 자신의 이름으로 특허 등록하거나, 또는 타인이나 타사의 이름으로 특허 등록한 경우에도 그 기술이 직무발명에 해당한다면 사용자 회사는 특허권의 영향을 받지 않고 그 기술을 무상으로 사용할 수 있습니다. 사용자가 종업원 발명자에게 급여를 주고 연구시설 등을 이용할 수 있도록 제공한 대가로서 사용자에게 무상의 통상실시권을 인정하는 것입니다.

2. 예외: 사용자에게 무상의 통상실시권을 인정하지 않는 경우

종업원이 회사에 직무발명 완성 신고를 하였으나, 회사가 그 직무발명에 대한 승계여부를 일정 기간 내에 답변하지 않는 경우에는 이와 같은 통상실시권까지 박탈하는 상황에 직면하게 됩니다.

예를 들어 IT 회사에서 종업원이 제안한 직무발명이 당시 사업모델이나 기술 로드맵에 따라 진행되는 R&D 프로젝트와는 전혀 다른 엉뚱한 아이디어를 요체로 하는 경우도 있습니다. 회사에서는 당시 그 기술가치를 제대로 평가하지 못하여 그 직무발명을 방치하였으나 나중에 뜻하지 않는 대박 기술이 된 경우를 상정해 볼 수 있습니다. 이와 같은 상황에서 종업원 발명자가 그 아이디어 및 발명을 회사에 직무발명으로 신고하였으나 회사에서 관심을 보이지 않았던 경우에 사용자가 적어도 그 발명기술에 대한 무상의 통상실시권을 인정받는지 문제입니다.

발명진흥법에서 사용자에게 무상의 통상실시권조차 인정하지 않는 2가지 경우를 명시하고 있습니다. 이에 대한 실무적 해결방안은 비교적 간단합니다. 이하에서 해당 규정과 관련 사항을 정리하여 말씀드립니다.

3. 발명진흥법상 예외 규정

가. 대기업의 직무발명 관리규정 의무화 - 제10조 제1항

2014. 1. 31. 시행 발명진흥법에서는, 중소기업기본법상 중소기업이 아닌 대기업은 미리 직무발명에 관한 승계계약 또는 근무규정을 두지 않으면, 그에 대한 무상의 통상실시권을 취득할 수 없습니다. 대부분의 대기업이 직무발명 규정을 운영하고 있으므로 실제로 그와 같은 상황이 발생하지는 않을 것으로 생각합니다.

나. 직무발명 신고 후 4개월 내에 승계여부를 회신하지 않는 경우 - 제13조 제3항

발명진흥법 제13조 제3항은, “사용자가 발명 완성사실을 통지받은 후 4개월 이내에 승계여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조 제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.”고 규정하고 있습니다.

회사에서 직무발명에 대한 승계여부 통지를 하지 않으면 그 권리를 포기한 것으로 볼 뿐만, 나아가 종업원 동의 없이는 무상의 통상실시권도 인정하지 않는 제재를 가한다는 의미입니다. 이와 같은 제재조치에 대해 많은 논란이 있지만, 현행법 규정은 사용자에게 불이익을 줌으로써 직무발명에 대한 승계여부 결정을 하도록 강제한다는 취지를 갖고 있습니다.

그런데, 위 조항에서 “이 경우”란 핵심문언을 잘 해석해야 합니다. 위 규정 문언상으로는 “이 경우”가 앞 문장 전체를 가리키는 것으로 보이고, 그렇다면 『사용자가 4개월 내에 승계여부를 통지하지 않아 권리의 승계를 포기한 것으로 간주되는 경우』에 한하여 “이 경우” 이하가 적용되는 것으로 해석할 수 있습니다. 이에 따르면 위 규정의 반대해석상 회사가 4개월 이내에 미승계 의사를 통지한 경우에는 여전히 무상의 통상실시권을 갖는다는 결론에 이르게 됩니다.

4. 실무적 대응방안

첫째, 직무발명의 승계, 보상 등을 규정한 직무발명 관리 규정을 두어야 합니다. 둘째, 발명진흥법상 종업원은 직무발명을 완성한 경우 회사에 신고할 의무가 있다는 점은 정기적으로 교육하는 것이 바람직합니다. 셋째, 회사는 종업원의 직무발명을 신고 접수일로부터 4개월 내에 평가한 후 승계여부를 문서로 통지하여야 합니다.

직무발명이 중요하지 않다고 평가하여 승계하지 않을 경우에도 승계하지 않겠다는 의사를 명시적으로 통지하여야 합니다. 그렇게 한다면, 장래 비즈니스 환경이 변경되어 그 발명기술을 사용해야 할 사정이 발생한 경우에도 회사는 그 기술을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 확보하게 됩니다.

만약, 직무발명이 회사의 사업과 무관하다고 판단하여 회사에서 직무발명을 방치하는 방식으로 종업원에게 4개월 내에 승계여부를 통지하지 않은 경우에는 향후 종업원의 동의 없이는 회사가 무상의 통상실시권을 확보할 수 없습니다.

회사에서 무상의 통상실시권을 확보하려면, 직무발명에 대한 신고 접수일로부터 4월 이내에 승계여부 회신을 발명자가 반드시 받아 보았다는 사실을 확인할 수 있는 업무처리 프로세스를 수립하여야 합니다.

향후 직무발명에 해당하는 기술의 범위와 승계여부 통지 사실 등에 관한 입증 문제가 발명할 경우를 대비하여 직무발명 신고서, 승계여부 통지서, 수령확인서 등 관련 문서를 특허존속기간 20년 동안 보존하여야 할 것입니다.

신고된 모든 직무발명을 승계한 후, 중요도에 따라 출원여부를 결정하는 방안도 고려해 볼 수 있습니다. 그렇게 하면, 실시권뿐만 아니라 종업원이나 타사에서 그 직무발명을 특허받는 것도 방지할 수 있습니다. 출원유보 보상금에 대한 적절한 비용관리만 된다면 직무발명에 대한 회사의 이익을 최대로 보호하는 방안으로 볼 수 있습니다.

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1. 신법 시행일(2017. 3. 1.) 이전 설정 등록된 특허권

2. 신법 시행일 2017. 3. 1. 이후 설정 등록된 특허권

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1. 원칙적 법리

발명을 하더라도 반드시 특허출원을 하는 것은 아니고 영업비밀로 관리하거나 공개하여 공중에 헌납하기도 합니다. 따라서, 발명자 및 그 승계인은 특허를 받을 권리를 갖지만 전부 포기, 또는 일부 포기 등 다양한 선택을 할 수 있고, 특허를 받더라도 청구항에 따라 다양한 범위의 권리가 생성될 수 있습니다. 이와 같은 점을 중시하여, 우리나라 학설과 판례는, 무권리자 등록 특허권을 진정한 권리자에게 직접 이전하는 방식의 권리구제를 인정하지 않습니다. 진정한 권리자는 특허법 제34조 및 제35조의 특칙에 따른 특허권 확보만 허용되는 것이 원칙입니다.

2. 예외적 법리

직무발명에 대해 제3자가 특허출원을 한 결과, 진정한 권리자의 특허를 받을 권리와 동일한 발명인 경우라면, 굳이 재출원 등 번거로운 절차를 거치지 않고서도 이미 존재하는 출원 또는 등록된 특허에 관한 권리를 이전하는 방식의 권리구제를 인정합니다. 이와 같은 특별한 경우로는, 진정한 권리자가 특허출원을 한 후 양도, 가압류, 질권설정 등으로 권리가 이전되었으나 2중 양도에서 적극적 배임행위가 개입되어 무효인 2중 양도인 경우 등에는 직접 그 권리의 이전을 청구할 수 있습니다.

또 다른 예로는, 공동 발명자 중 1인이 특허출원을 하는 경우 진정한 권리자의 출원행위가 있었으므로, 그 공동 발명자의 지분에 대한 직접 이전청구가 가능하다는 입장입니다. 원칙적 법리에 대한 예외에 해당할 것입니다.

대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결에서 이와 같은 예외적 상황에 대해 설시한 부분을 인용하면 다음과 같습니다. "양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권의 설정등록을 받았으나 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우에, 그 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다(대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결 참조)."

3. 위 사건의 사실관계 및 판결내용

종업원 B가 회사와 체결한 이 사건 발명약정은 직무발명 사전승계에 관한 약정의 범위 내에서 유효하다는 점, Q22 합금 발명 중 종업원 B의 기여부분은 회사와의 관계에서 종업원 B의 직무발명에 해당한다는 점, 그럼에도 불구하고 종업원 B는 위 합금 발명 완성사실을 회사에 통지하지 아니한 채 위 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 종업원 B의 지분을 외부인 공동 발명자 A에게 양도한 사실이 인정되었습니다. 대법원은 종업원 B, 공동발명자 A 사이에 이루어진 종업원 B 지분의 이중양도는 공동발명자 A의 적극 가담 아래 이루어진 배임행위로 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위에 해당하여 무효인 양도행위로 판단하였습니다. 따라서, 회사는 그 지분에 관한 권리를 여전히 보유하고 있고, 단지 그 권리회복 방법만이 문제됩니다.

대법원은 원고 회사가 종업원 B에게 Q22 합금 발명에 대한 권리 중 종업원 B 지분에 관하여 직무발명 사전승계 약정에 따른 승계 의사를 문서로 알리고, 위 발명에 대하여 공동발명자 A 앞으로 등록된 특허권 중 종업원 B 지분에 관한 권리를 공동발명자 A를 상대로 종업원 B를 대위하여 종업원 B에게 이전 등록할 것을 청구하고, 동시에 종업원 B를 상대로 그 지분권을 회사에게 순차 이전 등록하도록 청구할 수 있다고 판결하였습니다. 다만, 위와 같은 순차 등록이전을 생략하고 위 특허권에 관한 종업원 B의 지분을 직접 회사에게 이전 등록할 것을 청구할 수는 없다고 판결하였습니다. 생각건대, 부동산진정명의회복청구에서 중간생략등기를 허용하고 있지만, 특허권 진정명의회복청구에서는 이와 같은 생략등록과 같은 권리구제방법을 인정하지 않는다는 취지로 해석됩니다. 위 대법원 판결에는 어떤 이유로 양자를 구분해야 한다는 것인지 그 배경에 대해서는 아무 설명이 없습니다.

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1. 사안의 개요 및 쟁점

연구개발 담당 직원이 직무발명을 완성하였으나 회사에 통지하지 않고, 몰래 외부로 빼돌려 제3자 명의로 출원, 등록한 사안. 사용자 회사에서 직무발명 사실을 알고 일방적으로 직무발명자에게 그 직무발명에 관한 권리를 승계한다고 통지함. 사용자 회사에는 직무발명에 관한 권리는 회사에 귀속된다는 내용의 사규를 적용하고 있었음 – 사전 승계규정 존재.

쟁점: 직무발명을 완성한 종업원이 자진하여 사용자에게 직무발명 완성 사실을 통지하지 않았음에도 다른 경로로 직무발명 사실을 알게 된 사용자가 직무발명자의 의사와 달리 해당 직무발명을 승계한다고 일방적으로 통지한 경우에도 해당 직무발명에 관한 권리를 사용자가 승계하는지 여부

2. 발명진흥법 관련 규정 및 기본 법리

발명진흥법 제12조 전문, 제13조 제1항, 제3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면, 사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다.

3. 직무발명자의 배임행위

직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 상당하다. 따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 된다고 할 것이다.

4. 사용자의 일방적 통지 및 권리승계 인정 

발명진흥법 제12조 전문, 제13조 제1항, 제3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면,

사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다.

5. 대위행사 가능

직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로서는 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다. 그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것이다.

6. 대법원 판단의 결론   

그렇다면 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에,

위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자로서는 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다.

그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것이다.

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