사안의 개요

 

-      원고 연구원 Dr. Arefolov : 기업체 8년 근무 경력 연구원-      2011Harvard chemistry lab, 지도교수 Matthew Shair 연구실 소속 Postdoc으로 근무 시작  -      해당 연구실에서 Cortistatin A 연구개발 프로젝트 진행 + 연구 참여 결과 신물질 특허 출원 및 등록 성공   -      그러나 특허 관련 서류에 Dr. Arefolov 발명자로 기재되지 않음-      20163월 제약회사 Merck와 라이선스 체결 계약금 $20 million + 추가 로열티 지급 조건 -      원고 Dr. Arefolov – 피고 하버드대학, 지도교수를 상대로 소송 제기-      발명 기여 및 공동발명자 성립 주장 + 특허 지분권리 주장 + 손해배상청구  

 

쟁점 대학 연구실 소속 postdoc 연구원의 공동발명자 해당 여부

 

첨부 소장의 요지

 

-      Dr. Arefolov was part of the creative team that created theoretical as well as actual Cortistatin A analogs-      Arefolov contends that he “made significant contributions to the successful completion” of the project to develop novel analogs of a compound that went on to be licensed by Merck -      From the conception of a broad category of Cortistatin A analogs, to the creation of numerous specific analogs-      As a specific example, Arefolov’s contribution to developing three compounds included in a patent application that lacks his name.-      Arefolov suggested one to Shair during a discussion and Shair “agreed that testing it made sense.” -      Arefolov suggested another by email, and “devised the method for creating, and in fact created,”

 

실무적 포인트

: 공동발명자 판단 명세서 전체 내용이 아니라 청구항 발명 기준 + 창작에 실질적 기여 여부 + 주장하는 자에게 구체적 입증자료로 입증해야 하는 입증책임 있음

 

소장의 일부 인용

 

 

 

 

첨부: 미국소장

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KASAN_미국 Harvard 대학의 신약물질 특허 – 제약회사 Merck에 기술이전 라이선스 해당 연구실 소속 Postdoc 연구원이 대학과 지도교수 상대로 공동발명자 주장, 계약위반, 특허권지분권 및 손해.pdf
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작성일시 : 2021. 8. 22. 14:00
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