직무발명 실무쟁점과 솔루션

- 발명자보상청구소송의 성패요소 및 실효적 해결방안

1.    사안의 개요

(1)   특허청의 “민간 지식재산(IP)-R&D 전략지원사업” 담당자(원고)는 피고 회사의 종업원으로서 특허청 지원사업을 원고의 직무로 수행하면서 35건의 특허발명을 단독으로 또는 공동으로 완성하였다

(2)   담당직원 원고는 대학졸업 후 특허출원, 특허전략실무 등의 지식재산기반 IP경영 관련 업무에 종사하였다.

(3)   특허청 지원사업은 담당자 원고, 특허센터의 과제책임자, 수행기관인 특허법률사무소의 변리사, 피고 회사의 연구원(H, I, J, K, P 등) 등이 함께 참여하여 협업을 통해 진행되었다.

(4)   담당자 원고에 대한 한국전자정보통신산업진흥회에서 특허경영대상’ 포상 신청, 신청서에 첨부된 ‘개인부문 공적조서’에는 ‘원고가 복수의 특허지원사업을 유치하여 피고의 IP 환경을 개선하고, 피고의 생산품인 정밀체결요소 부품과 비전 검사장치 등에 실질적으로 적용 가능한 다양한 아이디어를 발굴/창출하여 2015년도 현재 39건의 국내특허와 1건의 해외특허를 출원하였으며, 그 중 32건의 국내특허와 1건의 해외특허가 모두 등록되도록 함으로써 피고의 특허경영 확산에 상당한 기여를 하였다.‘라고 기재되어 있다.

(5)   담당작원 직무발명자로서 직무발명보상청구소송 제기 

2.    특허법원 판결요지 – 직무발명자 불인정  

(1)   직무발명 보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적․객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고2011도10525 판결 참조), 그 증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다.

(2)   원고에 대한 공적조서에는 ‘원고가 다양한 아이디어를 발굴/창출하여 2015년도 현재에 이르는 동안 모두 39건의 국내특허와 1건의 해외특허를 출원하였고 그 중 32건의 국내특허와 1건의 해외특허가 모두 등록되었다’라고 기재되어 있기는 하지만, 그와 같은 기재가 원고가 발명자임을 확인하기보다는, 원고가 특허청 지원사업을 수행하는 과정에서 이룬 성과와 공적을 인정하는 취지로 해석할 여지도 많다.

(3)   발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만 한 경우 또는 자금․설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원․위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적 착상을 새롭게 제시․부가․보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언․지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 참조).

(4)   원고가 이 사건 각 특허발명의 발명자로서 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적 착상을 새롭게 제시, 부가, 보완하는 등으로 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다는 사실을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

(5)   원고는 피고 회사에 입사하기 전까지 이 사건 각 특허발명이 속한 발명의 분야, 즉 비전검사장치와 나사 등에 관한 연구, 개발 경험이 없었다. 원고가 대학 학부 과정에서 기계공학 관련 전공 수업을 들었다는 주장을 받아들이더라도, 이 사건 각 특허발명의 개발 과정에서 구체적인 조언, 지도를 통해 실질적으로 기여를 할 수 있는 해당 분야 전문지식이 있었다고 볼 만한 구체적인 사정을 찾아보기 어려운 이상, 특허청 지원사업을 수행하는 과정에서 창출된 이 사건 각 특허발명의 대부분을 원고가 단독으로 발명한 것이라고 단정하기 어렵다.

첨부: 특허법원 2025. 5. 29. 선고 2023나11177 판결

[질문 또는 상담신청 입력하기]

1.    UAE 수출 원전기술 특허발명 – 국가연구개발과제 연구책임자의 발명자 주장에 대한 판단

(1)   특허출원서, 특허공보, 특허증에 연구책임자 – 제 1 발명자로 기재됨

(2)   국가연구개발과제 “연구개발계획 변경신청서”에 특허발명(직무발명 5)의 핵심기술사상이 기재됨

(3)   특허법원 판단 – 연구책임자(원고)를 위 기술사상의 제안자로 보기 어렵다.

(4)   판단이유: 신청서에 ‘수행부서’로 피고의 당시 원자력발전기술원과, 외부의 한국전력기술, F, E, P가 기재되어 있고, “용역기간은 3개월 연장하지만 재료비는 비목간 변경을 통해 총 용역비 내에서 용역을 수행하는 것으로 용역수행기관과 합의함.”이라는 문구가 있는 것에 비추어, 변경된 계획에 따른 연구와 실험 역시 용역수행기관인 P가 주도하였을 것으로 보이고, 원고는 용역을 발주한 피고 측 책임자로서 실험에 참여하였을 뿐이라고 보인다.  최종보고서에는 연구인력이 50여 명 기재되어 있는데, 원고가 그중 피고 측 연구책임자로 등재되어 있다는 사정만으로 원고가 위와 같은 변경사항을 제안하였다고 보기도 어렵다.

2.    국가연구개발과제 중간 연차보고서, 과제변경신청서, 최종보고서 기재내용 및 연구책임자의 발명자 주장에 대한 판단

(1)   위 과제의 2차 연도 중간보고서(변경신청서 이전 단계, 원고 연구책임자 참여 이전)에 포함된 도면에 특허발명의 핵심사상이 기재됨 - 원자로의 하부중심에서 측면으로 이격되어 단열체 하부판에 배치되어 있는 물유입구, 그보다 높게 위치한 물배출구, 원자로 단열체와 차폐벽 간 간섭으로 인한 유로방해를 피하고자 원자로 용기 지지대 아래 콘크리트 구조물을 모따기 처리하여 유로를 개선한 점 등 제❺ 직무발명과 동일한 구성이 개시되어 있고, 당시까지 원고가 위 과제에 참여한 바는 없다.

(2)   그렇다면 시기전으로 제❺ 직무발명 창작에 원고가 실질적으로 기여했다고 볼 수 없다.

(3)   이에 대하여 원고는, ‘원고가 증기배출구에 관한 설계변경을 제안하였고, 제❺직무발명과 관련하여서는 개념설계뿐 아니라 실험을 통해 설계된 개념을 구체화하는 역할이 중요하므로, 임계열속 실험을 성공시킨 원고가 발명자라고 보아야 한다.’라는 취지로 주장한다. 그러나 “연구개발계획 변경신청서”에 원고가 피고측 책임자로 기재되어 있다는 사정만으로 원고가 그 신청서에 기재된 설계변경을 제안하였다고 인정할 수 없고, 원고가 임계열속 실험을 주도했다고 볼 수도 없다.

(4)   피고 사용자 회사에서 실시 중인 직무발명 5의 발명자라는 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

3.     발명자 판단기준 법리

(1)   발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만한 경우 또는 자금․설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원․위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적 착상을 새롭게 제시․부가․보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언․지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 참조)

(2)   발명자에 해당하는지는 특허출원서 발명자란 기재와 관계없이 실질적으로 정해진다(대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도10525 판결 참조).

첨부: 특허법원 2025. 2. 14. 선고 2023나10570 판결

[질문 또는 상담신청 입력하기]

1.    생산위수탁계약 중 지재권 조항 – 제품개발사 F (갑) vs 제조업체 원고 (을)

2.    디자인모방 및 등록무효 분쟁

(1)   제품개발사 F, 디자인 개발사 D, 창작자 E, 개발사의 디자인등록 후 권리이전 – 피고 등록권자

(2)   제조업체 원고 – 제품생산 준비과정에서 해당제품 디자인 파일을 디자인 개발사 D에 발송, 디자인 수정 및 최종 확정된 디자인으로 등록됨

(3)   디자인 모방 분쟁 민형사 사건 발생 – 제조업체 원고는 디자인등록은 디자인개발사의 단독 출원, 등록된 것으로 무권리자 출원으로서 등록무효 - 심판 청구

(4)   특허심판원 심결: 등록디자인은 개발사 D, 창작자 E 디자인으로 모인 디자인 아님, 심판청구 기각 심결

(5)   원고 심결취소 소송 제기 – 등록디자인은 원고 직원이 발송한 도면에 포함된 디자인과 거의 같다. 등록디자인은 무권리자 출원, 등록으로 등록무효 주장

(6)   특허법원 – 심결 유지, 원고 청구기각 판결

3.    특허법원 판결 요지

(1)   등록디자인을 무권리자가 출원하였는지 여부를 살펴보건대, 당사자의 계약 관계에 따르면 이 사건 등록디자인 창작과정이 거의 완료된 무렵에 체결된 점, 이 사건 합의서에 따르면 디자인 창작과 출원 등 업무를 D가 담당한다는 뜻으로 풀이할 수 있고, 이 사건 등록디자인이 D 대표이사였던 자를 창작자로 하여 D 명의로 출원·등록되었다가 그 권리가 피고로 이전된 것은 이 사건 기본계약 및 이 사건 합의 내용에 들어 맞는다.

(2)   이 사건 등록디자인의 창작과정을 살펴보더라도 원고, D, F 사이에는 전자문서를 서로 주고 받은 사실이 있고 그러한 과정을 거쳐 확정되는 이 사건 제품 디자인을 D가 출원한다는 점에 관하여 미리 합의가 이루어져 있었고, 이에 원고 직원 G이 위와 같이 협조하였다고 보인다.

(3)   이 사건 등록디자인이 확정되기 전까지 원고, D 등이 논의하는 과정에 G이 제품 양산과 기능 구현을 위한 기술적 조언이나 의견을 일부 제시하였으나 대비되는 양 디자인의 변경에 따른 차이점이 사건 등록디자인의 전체적 심미감을 좌우하는 요부라고 볼 수 없고, 통상의 디자이너에게 그러한 변경이 어렵지도 않다.

(4)   따라서, 원고 직원을 이 사건 등록디자인의 창작자라고 볼 수 없으므로 디자인 대비를 통해 본 원고의 실질적 기여도가 인정되지 않는다. 결과적으로 이 사건 등록디자인은 무권리자가 출원하였다고 볼 수 없다.

첨부: 특허법원 2023. 11. 9. 선고 2023허11647 판결

[질문 또는 상담신청 입력하기]

1.    사안의 개요

원고 발명자는 대기업 피고회사(사용자)의 종업원으로 재직하면서 기존의 LCD용 세정장비인 P4 HDC를 신형인 P5 HDC로 개조하면서 여러 기능을 개발 또는 개선하였고, 이와 관련하여 피고회사가 등록 받은 특허 기술 가운데 일정 부분을 단독 또는 공동으로 발명하였음을 주장하면서 피고회사를 상대로 직무발명보상금으로 40억 원과 그 지연손해금의 지급을 청구(발명진흥법 15조 1항에 근거)하였습니다.

2.     판결요지 - 발명자 요건

발명자임을 인정하기 위해서는 발명의 기술 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하거나 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 이바지하여야 합니다. 따라서, 단순히 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 일반적인 조언이나 지도를 하는 등 연구자를 일반적으로 관리한 사람이나 협력자 또는 보조자로서 연구자의 지시에 따라 단순히 자료를 정리한 사람이나 실험을 한 사람 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 사람 등과 같이 발명의 완성을 원조한 것에 불과한 사람은 발명자에 해당하지 아니합니다. 또한, 발명자로 되기 위해서는 한 사람이 모든 과정에 관여하는 것이 필요한 것은 아니며 공동으로 관여하는 것으로 충분하지만, 여러 사람이 공동발명자가 되기 위해서는 과제를 해결하기 위한 착상과 그 구체화의 과정에서 일체적, 연속적인 협력관계 아래서 각각이 중요한 공헌을 하여야 할 필요가 있습니다.  

3. 쟁점 - 발명자 판단  

원고 종업원은 피고회사가 등록 받은 특허발명 중 일부를 단독으로, 일부는 다른 연구원과 공동으로 개발하였다고 주장하였습니다. 구체적으로 특정 세정장치의 구동방식을 변경했다는 등 기존 장치를 개량하거나 변경한 기술내용을 직무발명이라고 주장하였습니다.

그러나, 서울고등법원은 원고가 발명하였다고 주장하는 기술은 해당 특허의 특허청구범위에 기재되어 있지 않다고 판단하였습니다.

직무발명보상금의 청구대상은 특허명세서에 기재된 기술내용 전체를 대상으로 판단하는 것이 아니라 그 중 특허청구범위에 기재되어 있는 기술적 사상을 대상으로 합니다.

통상 특허청구범위를 면밀하게 분석하지 않은 채 그 범위에 포함되지 않는 기술을 직무상 발명했다고 주장하는 경우가 많은데, 엄밀한 의미에서 보면 스스로 패소를 자초하는 것과 다름없습니다. 법원은 위 사건에서 원고가 주장한 기술내용은 특허청구범위에 기재되어 있지 않다는 이유로 원고 청구를 기각하였습니다. 특허법과 직무발명에 관한 법리와 실무를 고려하지 않는 막연한 주장은 이와 같이 허망한 결과를 낳습니다.

위 사건에서 또 다른 쟁점은 원고 종업원이 대상 특허에 관한 세정장치를 처음 개발한 것이 아니고, 장치의 세부적 부분을 변경하는 등 개량했다는 주장입니다. 직무발명이 개량발명에 해당한다면, 처음부터 개량발명과 기초발명의 차이점을 엄격하게 구별한 후, 그 개량발명이 특허청구범위에 기재되어 있는지 여부를 출발점으로 삼아야 합니다.

그럼에도 불구하고, 이 사건에서 원고는 막연히 그 세정장치를 자신이 개발했다는 주장하고, 회사에서는 그 세정장치에 관한 기존 개발자료를 제출함으로써 종업원이 발명자에 해당하지 않는다는 판결을 이끌어 내었습니다. 처음부터 종업원이 실제 발명한 개량발명을 특정한 후, 그것이 회사가 등록한 특허의 청구범위에 반영되어 있는지 여부를 세심하게 검토하고 판단한 후, 직무발명보상금의 청구소송을 제기하는 것이 바람직합니다.

4. 직무발명이 개량발명인 경우 실무적 대응방안

직무발명에서 가장 중요한 출발점은 특허청구범위에 기재된 사항입니다. 이를 무시하고 제품이나 공정에 사용된 기술을 중심으로 두리뭉실하게 주장하면 소송에서 좋은 결과를 얻기 어려울 것입니다.

현실적으로 개량발명이 대부분이고 원천기술을 발명한 경우는 거의 없습니다. 개량발명은 원천기술에 관한 특허와 구분하는 것이 중요하고, 그 개량발명 기술내용을 특허청구범위에 구체적으로 어떻게 기재하였는지가 가장 중요합니다. 따라서, 직무발명보상금 청구소송을 검토할 할 때 기술의 흐름을 파악하고 해당 직무발명의 위치를 객관적으로 파악해 평가해 보아야 합니다. 개량발명에 맞는 직무발명보상금 청구소송의 전략을 수립해야 합니다. 이때 종업원이 실제 개발한 기술내용도 중요하지만 특허청구범위에 기초하지 않은 막연한 주장만으로는 승소할 수 없습니다. 대상 기술내용이 특허청구범위에 구체적으로 반영되어 있는지 여부를 반드시 확인해야 할 것입니다.

[질문 또는 상담신청 입력하기]

일본 오사카지방법원 2017. 10. 12. 선고 판결내용을 소개합니다. 실내에 설치하여 옷이나 빨래 등을 거는 행거 디자인등록 4건에서 제1 창작자로 기재된 직원이 회사를 상대로 직무디자인보상금을 청구한 사건입니다. 원고 창작자는 파나소닉 디자인 개발팀에서 퇴직한 후 중소기업인 피고회사에 입사하여 디자인개발을 담당하였습니다. 피고회사는 원고 디자이너 입사 전부터 해당분야 제품을 개발하여 왔었습니다.

사용자 회사에서 디자인전략회의를 수차례 하였는데, 여기에는 사내 개발분야 직원, 생산담당 직원 뿐만 아니라 외부에서 디자인전문업체 대표 디자이너 등이 참가하였습니다. 약 1년 동안 여러 디자인 후보를 두고 검토하고 수정하는 과정을 거쳐 최종적으로 4건의 제품 디자인을 선택하여 의장출원(디자인출원)을 하여 등록하였습니다. 출원서류 및 등록증에는 원고 팀장을 제1 창작자로, 개발담당 직원이 각 제2 창작자로 기재되어 있습니다.

사용자 회사에서 해당 디자인을 적용한 제품을 생산, 판매하였고, 해당 디자인에 대해 Good Design 상을 수상하기도 했습니다.  

원고 직원은 퇴직 후 회사를 상대로 실시보상금을 청구하였습니다. 이에 사용자 회사에서는 가장 먼저 해당 디자인을 원고 직원이 창작한 것이 아니라고 주장합니다. 위 Good Design 수상과정에서도 해당 제품의 디자이너는 외부 디자인전문업체의 대표 디자이너로 표시되었습니다.

일본 오사카 법원은 원고 개발담당자가 디자인의 방향성을 구체화하는데 기여한 정도는 맞지만, 기존 디자인과 차이점으로서 수요자에게 새로운 심미감을 주는 창작부분을 직접 발상하거나 창작한 것으로 인정할 증거가 없다고 하면서, 결국 원고 직원을 진정한 창작자로 볼 수 없다고 판결하였습니다. 사용자 회사를 상대로 하는 직무발명보상금소송에서 청구기각 판결을 한 것입니다.

통상 제품 디자인은 다수의 직원이 참여하는 수차례 회의에서 검토하고 수정하는 과정을 거쳐 결정되는데, 특히 그 과정에 외부 디자인 전문업체의 디자이너가 참여하여 디자인 도면을 작성하는 작업을 맡기도 합니다. 그러한 상황에서 채택된 디자인을 출원 및 등록할 때 통상 개발팀장을 포함한 내부직원을 창작자로 표시합니다.

보상청구를 하는 경우 진정한 창작자라는 사실을 입증해야 하는데, 디자인 출원서류 및 등록증에 창작자로 표시되어 있다는 것만으로는 부족합니다. 구체적 증거로서 진정한 창자자임을 입증해야 하는데, 통상 디자인 창작에 관한 자료는 모두 사용자 회사에 있을 뿐만 아니라 회의 참석자들이 사용자 회사를 위해 원고의 창작성을 부인하는 상황이므로 원고의 창작자 자격을 입증하는 것은 매우 어렵습니다. 특히 외부 디자인업체가 개발과정에 참여하여 도면작성을 담당한 위 사례와 같은 경우 퇴직한 내부 개발팀장이 진정한 창작자로 인정받기는 더욱 어려울 것입니다.

정리하면, 사용자는 직무상 개발한 디자인에 대해서도 창작자에게 정당한 보상을 해야 하지만, 종업원이 진정한 디자인 창작자로 확정되는 것을 방해하려는 사용자측의 강력한 도전을 이겨낼 수 있는 창작근거 및 입증자료를 확보하지 못한다면, 종업원 창작자의 사용자에 대한 보상금청구는 실현될 가능성이 거의 없습니다. 특허 또는 실용신안에 관한 직무발명 보상청구와 비교하면 디자인에 관한 보상청구소송이 훨씬 더 어렵다고 생각합니다. 사안에 대한 철저한 검토와 입증 준비가 필요할 것입니다.

[질문 또는 상담신청 입력하기]