발명자__글12건

  1. 2016.05.30 직무발명 보상금 청구소송 준비사항 중 가장 중요한 포인트 – 발명자 자격과 공헌도 및 기여도 입증자료 준비
  2. 2016.05.25 한국인 교수의 미국대학 포스트닥터 연구원 재직 중 신약발명 성공에 따른 거액의 발명자 보상금 사례
  3. 2016.01.11 대학생 또는 대학원생(석사 또는 박사과정) 발명자와 발명자보상금 청구권
  4. 2015.12.28 발명자의 직무발명보상청구소송 준비 포인트 - 2
  5. 2015.11.11 회사 사주 명의 지식재산권 관련 Risk와 공정위 대기업 사주의 브랜드 사용료 실태조사 뉴스
  6. 2015.10.08 2인의 공동 발명자 중 1인이 진정한 발명자가 아니라는 주장을 배척한 판결 : 서울중앙지방법원 2014. 11. 27. 선고 2013가합535177 판결
  7. 2015.10.07 특허공보, 특허증 등에 발명자로 기재될 명예권리 침해에 관한 미국특허소송 CAFC 판결
  8. 2015.08.26 대학원생이 진정한 공동발명자임에도 발명자로 올리지 않았던 특허에 대해 특허지분이전청구권 인정: 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 2010나87230 판결
  9. 2015.08.19 직무발명 보상금 청구소송 판결내용 중 몇 가지 사항
  10. 2015.08.18 연구개발 프로젝트 진행 중 이직한 연구원을 퇴직 후 출원한 특허의 공동 발명자로 인정한 판결 : Falana v. Kent State Univ. 사건
  11. 2015.08.17 특허출원서, 특허등록증 등에 발명자로 기재되지 않은 진정한 발명자의 직무발명보상청구권
  12. 2015.08.10 공동연구 결과물에 대한 타 기관명의 특허출원에 발명자로 기재된 연구원의 특허지분 또는 발명자 보상금 주장 관련

-- 직무발명 보상금 청구소송 준비사항 중 가장 중요한 포인트 발명자 자격과 공헌도 및 기여도 입증자료 준비 --

 

통상 퇴직 후 회사를 상대로 직무발명 보상금 청구소송을 제기합니다. 공동 발명자 중 일부는 재직 중인 경우도 많습니다. 회사는 퇴직한 종업원으로부터 발명자 보상금 청구소송이 제기되면 우선 진정한 발명자에 해당하는지, 발명에 대한 기여율은 어느 정도인지를 파악합니다. 특허담당자뿐만 아니라 공동 발명자들에게 정보를 모아 검토하고 평가합니다.

 

직무발명 보상금청구권은 진정한 직무발명자에게만 인정됩니다. 따라서, 진정한 직무발명자에 해당하는지를 정확하게 판단하는 것으로부터 출발해야 합니다. 발명자는 특허청구범위에 기재된 기술내용(발명)의 창작에 실질적으로 기여한 사람입니다. 하나의 청구항에 하나의 발명이 성립되므로, 각 청구항 별로 각각 실질적 기여가 인정되는지 여부를 기준으로 판단합니다. 단 하나의 청구항 발명에 대한 기여가 인정되는 경우에도 그 특허 전체의 공동발명자로 인정됩니다.

 

발명자는 발명행위에 실질적으로 기여한 자입니다. 형식적 직책이나 담당업무 보다 실질적 기여가 중요합니다. 그 사람이 기여한 내용을 제외하면 발명을 할 수 없었을 것으로 판단되면 진정한 발명자에 해당합니다. 외부에서는 정확히 알기 어렵지만, 발명을 같이 했던 공동발명자들이라면 잘 알고 있습니다. 여기에 특허법 전문가와 함께 검토해 보면, 단독 발명자인지, 공동 발명자인지, 발명자가 아닌지 판단할 수 있습니다. 나아가 공동발명자들 사이 각자의 기여도까지 산정할 수 있습니다.

 

한편, 특허법리상 특허증 및 특허출원서에 발명자로 기재된 사람은 발명자로 사실상 추정됩니다. 따라서, 그 기재된 사람이 발명자가 아니라고 주장하는 당사자에게 그와 같은 사실에 대한 입증책임이 있습니다. 회사 입장에서는 퇴직 연구원이 진정한 발명자에 해당하지 않다면 제일 좋습니다.

 

여기서 발명에 관여한 공동 발명자의 역할이 중요합니다. 직무발명 보상금 청구소송을 제기한 연구원을 도와줄 수도 있고, 반대로 회사 입장에서 예전 동료를 적극 공격할 수도 있습니다.

 

잘 알려진 실제 사례도 있습니다. 화학공정 관련 직무발명으로 회사에 막대한 이익을 안겨준 직무발명자가 퇴사 후 회사에 대해 거액의 직무발명보상금 청구소송을 제기하자, 회사에서는 재직 중인 부하직원이자 공동발명자의 적극적인 도움을 받아 퇴직한 팀장은 발명자 이름을 올렸지만 발명에 실질적으로 기여한 바가 없다고 항변하였고, 그와 같은 방어전술이 성공하여 직무발명보상금을 한 푼도 주지 않았습니다.

 

만약 재직 중 부하직원 공동발명자가 퇴직자와 같이 직무발명보상금청구소송을 하거나 또는 같은 공동발명자 입장에서 소극적 도움이라도 주거나 최소한 회사를 도와 퇴직자를 적극적으로 공격하지만 않았다면 그 소송 결과가 크게 달라졌을 것입니다.

 

직무발명자라면 회사에 대해 직무발명 보상금 청구소송을 제기하기 전 특허법상 진정한 발명자인지 객관적으로 평가해 보고, 특허법 전문가의 검증을 거친 다음, 소송에서 어떻게 입증할지 구체적 입증계획과 구체적 입증자료를 잘 준비한 다음, 예상되는 회사의 공격을 방어할 방안도 마련해야 하는데, 이때 공동발명자로 판단되는 동료들의 협력이 매우 중요하다는 점을 명심해서 그들과 연대하는 방안을 적극적으로 모색해 보아야 할 것입니다.

 

발명자 자격에 대한 입증방안과 구체적 자료준비도 없을 뿐만 아니라 공동발명자의 협력약속도 받지 못한 상태에서 무턱대고 회사에 대한 직무발명 보상금 청구소송부터 제기한다면, 언제 허물어질지 모르는 부실한 토대에 모래성을 쌓는 것과 다름 없습니다.

 

 

 

작성일시 : 2016. 5. 30. 15:49
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-- 한국인 교수의 미국대학 포스트닥터 연구원 재직 중 신약발명 성공에 따른 거액의 발명자 보상금 사례 --

 

오늘 조선일보 사설 "국서 되는데 한국선 안되나" 내용이 흥미롭습니다. 귀국하여 연구에 매진하는 대학교수에 관한 좋은 글입니다.

 

지식재산권 분야 변호사에게는 미국 UCLA 포닥 연구원 재직 중 신약개발 성공에 따른 성과금(발명자 보상금)으로 받은 금액이 600억원이 넘는다는 내용이 눈길을 사로잡습니다.

 

사설 제목으로 뽑은 "미국서는 되는데 한국선 왜 안되나"는 다른 뜻이라는 점은 분명합니다. 그렇지만 발명자 보상에 대해서도 "미국에서는 주는데 한국에서는 왜 안주나"라는 말이 그대로 적용될 것 같습니다.

 

사설을 읽어보면 이제는 미국과 같이 한국에서도 신약개발을 할 수 있다는 취지입니다. 마찬가지로, 발명자보상금에 대해서도 이제 한국에서도 미국과 같은 발명자 보상금을 받을 수 있다고 해석해야 할 것입니다.

 

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작성일시 : 2016. 5. 25. 09:37
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-- 대학생 또는 대학원생(석사 또는 박사과정) 발명자와 발명자보상금 청구권 --

 

대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 원칙적으로 대학과 고용계약관계가 아닙니다. 따라서 대학법인 또는 산학협력단의 종업원이 아닙니다. 그러나, 대학생, 대학원생이 대학연구시설과 기자재를 사용하여 발명한 경우 직무발명이 아닌 자유발명으로 보고, 대학은 직무발명에 관한 사용자의 권리를 전혀 인정하지 않는다면 무언가 미흡합니다. 대학은 소위 shop right의 연구설비와 기자재를 제공한 주인과 같기 때문입니다. 다만 학생에서 급여를 주거나 발명관련 업무를 부과한 것이 아니라는 차이점이 있습니다.

 

다양한 논의와 입장을 택할 수 있지만, 다수 학설과 판례는 대학생 또는 대학원생을 대학이나 산학협력단과의 관계에서 직무발명 및 종업원 발명자과 동일하게 보려는 입장입니다. 엄밀하게 보면 법리적 난점이 많지만, 대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 취급하여 직무발명보상금을 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 입장입니다. 대학연구현장의 현실을 감안하면 대학생 또는 대학원생 발명을 자유발명으로 취급하는 것보다 유리하다는 판단일 것입니다.

 

현실적으로 대학생 또는 대학원생 관련 발명은 국가연구개발사업이나 산학협력연구과제에서 대학교수와 함께 연구원으로 참여하여 일정한 인건비를 지급받고 대학의 연구시설, 장비, 기자재 등을 사용하여 발명을 완성한 경우가 대부분입니다. 이와 같은 경우 직무발명으로 취급하는 것이 합리적입니다. 그렇지만 미리 연구협약서에서 연구원으로 참여할 대학생 또는 대학원생의 권리의무사항을 명확히 정하는 것이 바람직합니다.

 

대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 보면 대학의 산학협력단에 대해 원칙적으로 대학교수와 동일한 권리의무를 갖습니다. 특허발명으로 인한 수익이 발생하면 규정에 따라 발명자 보상금을 받을 수 있습니다. 조만간 대학을 떠나더라도 특허존속기간(출원일로부터 20년 또는 최장 25) 중 수익이 발생하는 동안에는 계속하여 발명자 보상금을 받을 수 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당함에도 불구하고 등록특허에 발명자로 기재되지 않은 경우라면 대학 산학협력단에서는 해당 대학생 또는 대학원생에게 발명자 보상금을 지급하지 않을 것입니다.

 

그와 같은 경우 대학생 또는 대학원생 발명자는 등록특허의 권리이전을 청구하거나 그 권리에 상응하는 발명자 보상금을 청구할 수 있습니다. 공동발명자 지위에서 특허의 지분이전청구권을 행사하거나 또는 발명자 보상금 중 특허권 지분비율에 따라 산정된 금액을 청구할 수 있습니다.

 

실제 사례로 대학원 석사과정 학생이 청구한 특허권지분이전을 인정한 서울고등법원 판결과 제외된 공동발명자에게 그 지분비율에 따른 직무발명보상금을 손해배상으로 인정한 대법원 판결이 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당하는지 여부가 핵심포인트입니다. 발명의 완성에 실질적 기여를 했다는 입증자료를 제시할 수 있어야만 진정한 발명자로 인정받을 수 있습니다. 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자로 일단 인정된다면, 그 기여도에 상응하는 발명자 보상금 또는 손해배상을 받는 것은 그리 어렵지 않을 것입니다.

  

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작성일시 : 2016. 1. 11. 09:18
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-- 발명자의 직무발명보상청구소송 준비 포인트 - 2 --

 

1.    관련 특허법리

 

사용자가 직무발명을 직접 실시하거나 기술이전 또는 license out 하여 수익을 얻은 경우 그 수익 중 일부를 발명자에게 보상하는 실적보상 또는 실시보상이 쟁점사안입니다.

 

기술이전 또는 라이선스 계약의 경우라면 직무발명 특허의 무효여부가 문제될 수 없습니다. 그러나, 사용자 자기실시의 경우에는 특허권자인 사용자가 특허무효를 주장하는 경우도 있습니다.

 

어떤 경우에도 진정한 발명자를 확정해야만 합니다. 공동발명의 경우 진정한 발명자 사이 각 발명자의 기여율을 확정해야 합니다.

 

이때 특허발명은 특허청구범위에 기재된 사항으로 정한다는 것이 특허법리입니다. 특허명세서 전체를 기준으로 하는 것이 아니고 특허청구범위의 각 청구항 기재사항을 기준으로 파악되는 기술내용입니다. 예외적으로 특허출원 전 회사에 제출한 직무발명신고서에 기재된 사항도 고려요소가 될 수 있습니다.

 

사용자의 자기실시 여부도 특허청구범위에 기재된 기술내용을 실제 활용하는 경우에 인정될 것입니다. 3자의 무단실시를 가정하여 특허침해로 판단되는 경우와 다름없습니다.

 

2.    특허청구범위 기재사항에 근거한 발명자 요건 및 특허무효 가능성 체크

 

먼저, 특허법리상 특허출원서 및 특허증에 발명자로 기재된 자는 진정한 발명자로 추정됩니다. 사용자는 해당 직무발명자가 진정한 발명자가 아니라는 사실을 입증하여 직무발명 보상금 지급의무를 면할 수 있습니다. 따라서, 직무발명보상금청구소송에서 사용자는 항상 해당 직무발명자가 진정한 발명자인지 여부를 철저하게 검토하여 공격 가능한 주장 포인트는 모두 제기할 것입니다. 

 

현실적으로 사용자는 연구노트 등 발명관련 자료를 모두 보유하고 있을 뿐만 아니라 재직 중인 공동발명자로부터 적극적인 협조까지 얻을 수 있으므로 퇴직한 직무발명자에 비해 훨씬 유리한 위치에 있습니다. 따라서, 직무발명보상금청구소송을 염두에 둔다면 발명에 대한 기여내용 등을 미리 체크하고 준비하지 않으면 소송에서 패소할 수 있습니다.

 

예를 들면, 동료 연구원이었던 공동발명자라도 재직 중 회사를 상대로 하는 소송에서는 회사 이익을 위해 퇴직한 직무발명자의 기여를 전면 부인하기도 합니다. 연구노트 등 자료 중에서 퇴직 연구원에게 유리한 자료는 제출하지 않고 불리한 자료만 골라 제출하면서 발명자 요건뿐만 아니라 그 기여도를 다툴 것입니다.

 

이와 같은 공격에 대비하여, 소송 전에 미리 동료 연구원, 공동발명자를 만나 상호이익이 되는 협력방안을 협의할 필요가 있습니다. 공동발명자들은 직무발명보상금을 자신의 기여율에 따라 배분 받을 수 있습니다. 따라서, 사용자로부터 직무발명보상금을 받을 수 있는 같은 입장이지만, 상호간에는 그 기여율에 따라 배분하는 경쟁관계에 있습니다. 신중한 논의와 협의가 필요합니다.

 

처음부터 그 특허권이 없었던 것으로 보는 특허무효 법리에 따라 해당 특허에 근거한 직무발명보상금도 인정되지 않는다는 대법원 판결이 있습니다. 따라서, 직무발명보상금소송을 제기하기 전 사용자가 특허무효 주장을 할 수 있는지 등을 미리 체크해 보아야 할 것입니다.

 

다시 한번 특허법리상 특허발명은 특허청구범위에 기재된 사항을 기준으로 정한다는 점을 강조합니다. 막연하게 본인이 개발한 기술내용을 기준으로 하거나 또는 특허명세서 전체 내용을 기준으로 한다면 부정확하거나 엉뚱한 판단을 할 위험성이 높습니다. 특허청구범위의 각 청구항의 구체적 기재내용을 꼼꼼하게 살펴보아야 할 것입니다.

 

3.    직무발명의 적용사실 입증

 

사용자는 직무발명을 실시하여 수익을 내는 경우에도 실적 보상금을 지급하지 않거나 또는 지급한 보상금이 정당한 보상금으로 보기 어려운 소액인 경우가 대부분입니다. 직무발명자로서는 직무발명보상금청구소송을 통해 정당한 보상을 받으려고 시도하는 것은 당연할 것입니다.

 

직무발명자는 사용자가 직무발명을 실제 적용하여 수익을 낸다는 사실을 입증해야만 합니다. 이때 특허청구범위에 기재된 발명기술을 사용자가 실시하는지 여부를 특허법리에 따라 판단해야 합니다. 물론 법률에서 직무발명 중 특허 출원하지 않는 기술의 활용에 대한 보상청구도 가능하다고 규정하지만 아직까지 실제 재판사례는 없습니다. 현실적으로 직무발명보상청구소송은 특허청구범위를 기준으로 한 특허발명을 전제로 합니다.

 

3자의 무단실시를 대상으로 하는 특허소송에서 특허침해 입증과 판단이 매우 어려운 것과 마찬가지로 사용자의 자기실시 입증과 판단도 쉽지 않습니다. 특히 제조방법발명의 실시여부 입증은 매우 어렵습니다.

 

특히 사용자가 기술적용 및 실시 관련 자료를 모두 보유하고 있고, 영업비밀 보호 등 다양한 이유로 해당 자료를 법원에 제출하는 것을 거부할 것입니다. 사용자 본인에게 불리한 자료를 자진하여 제출할 것으로 기대할 수 없습니다. 사용자의 비협조에도 불구하고 직무발명 실시를 입증할 수 있어야만 합니다.

 

직무발명보상금청구소송을 제기하기 전에 사용자의 직무발명 기술적용 사실을 입증할 수 있는 객관적 증거자료를 확보해 두어야 할 것입니다. 제품설명서, 팜플렛, 매뉴얼 등 자료뿐만 아니라 내부 직원의 진술, 거래처의 확인 진술 또는 샘플 등을 확보할 수 있다면 좋을 것입니다.

 

4.     매출 및 수익 자료 확보

 

직무발명보상금액 산정은 사용자가 직무발명으로 인해 얻을 이익을 근거로 합니다. 사용자의 이익에 관한 모든 자료가 사용자의 수중에 있고, 직무발명자가 이를 확보하기가 매우 어렵습니다. 따라서, 일단 소송이 시작되면 확보하기 어려운 매출관련 자료, 관련자의 진술 등을 미리 확보할 수 있다면 소송에서 유리하게 활용할 수 있을 것입니다.

 

민사소송법에 따라 회사에 대한 문서제출명령 등을 통해 관련 자료를 법원에 제출하도록 할 수 있지만, 여러 가지 핑계를 들어 협조하지 않을 경우를 대비하여 회사를 신청할 수 있는 대상자료의 존재, 대강의 내용 등을 미리 확인해 둔다면 소송에서 많은 도움이 될 것입니다. 만약 직무발명이 부품이나 s/w인 경우 완성품의 매출에서 차지하는 비율을 산정할 수 있는 자료를 확보할 수 있는지 여부도 중요합니다.

 

참고로, 지재권 관련 소송에서 그 대상 지재권의 가치 또는 침해시 손해액 등을 산정하는 것은 현실적으로 매우 어렵기 때문에, 하나의 방안으로 국세청에서 매년 고시하는 각 직종별 표준 수익율 자료를 활용하는 경향이 있습니다. 예를 들면, 직무발명을 실시하는 제품의 매출을 입증한다면 여기에 평균 업계 수익율을 곱하거나 재무제표의 그 해 영업이익율을 곱하는 방식으로 사용자의 이익을 산정할 수 있습니다. 물론, 이것이 정확하다는 것은 아니지만, 다투는 측에 입증책임이 있으므로 그 과정에서 보다 정확한 이익이 산정될 수도 있고, 그렇지 않다면 비록 부정확하더라도 법원 재량으로 그 액수를 인정하는 것입니다. 이와 같은 자료를 활용하면 경우에 따라서는 직무발명 보상금 액수를 미리 가늠해 볼 수 있을 것입니다.

 

작성일시 : 2015. 12. 28. 13:09
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-- 회사 사주 명의 지식재산권 관련 Risk와 공정위 대기업 사주의 브랜드 사용료 실태조사 뉴스 --

 

현재 많은 기업에서 직무발명, 상표, 디자인 등 지식재산권을 회사 법인 명의가 아니라 사주 개인 명의로 등록하고 있습니다. 지금도 수많은 IP 출원 및 등록이 예전과 같이 사주 명의로 진행되고 있습니다.

 

특별한 이유가 있는 예외적인 경우를 제외하고 법 위반 소지가 높은 잘못된 관행입니다. 예를 들어, 대부분의 사주명의 등록은 업무상 배임죄에 해당하는 불법행위에 해당할 것입니다. 여기에다 브랜드 사용료나 직무발명 보상금을 지급 받았다면 사주의 배임책임이 보다 명확해질 것입니다.

 

어제 공정위에서 41개 그룹 대표기업들에 브랜드 수수료에 대한 자료제출을 요구하고, 총수 등 사주의 공정거래법 23 2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지), 소위 총수일가 사익편취 금지 조항 위반여부를 조사한다는 뉴스입니다. 공정 실태조 기사

 

얼마 전에는 민변 등 시민단체에서 검찰에 회사오너의 지식재산권 사용료 관련 비리를 수사해 달라는 고발장을 접수하였다는 보도도 있었습니다. 회사 오너 명의 지재 관련 블로그

 

세월호 사건에서 사주일가에서 수많은 상표등록을 하고, 그 상표 사용료 명목으로 회사로부터 거액의 돈을 받았다는 사실을 언론에서 자세하게 보도하였습니다. 국민적 관심을 받았고 그 잘못된 실태가 알려지게 되었습니다. 이제 법조인뿐만 일반 국민도 상표뿐만 아니라 모든 지식재산권에 관한 문제라는 점도 분명해졌습니다.

 

이와 같이 국민적 관심을 끈 사안이 조용히 넘어갈 것으로 기대하는 것 자체가 비현실적입니다. 지금부터라도 서둘러 비정상 상태를 정상으로 돌려놓아야 할 것입니다. 그렇지 않고 이제까지 관행만 믿다가는 법적 책임을 부담할 위험이 있습니다. 회사규모에 관계없이 사주 명의 등록 지재권 현황을 점검하고 관련 사항을 신중하게 검토해 보아야 할 것입니다.

  

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작성일시 : 2015. 11. 11. 11:15
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-- 2인의 공동 발명자 중 1인이 진정한 발명자가 아니라는 주장을 배척한 판결 : 서울중앙지방법원 2014. 11. 27. 선고 2013가합535177 판결 --

 

진정한 직무발명자에게 보상금 청구권을 인정하므로, 특허증에 발명자로 기재된 2인 중한 명이 진정한 발명자가 아닌 경우 남은 한 명이 단독으로 직무발명보상을 받을 수 있습니다. 공동 발명자 2인 중 1명이 직무발명 보상금을 청구하면서 나머지 공동발명자 1인이 진정한 발명자가 아니라고 주장한 사례입니다. 위 사건의 1심 판결을 참고자료로 첨부합니다.

 

발명자는 특허청구범위에 기재된 기술내용(발명)의 창작에 실질적으로 기여한 사람입니다. 특허법리상 특허증 및 특허출원서에 발명자로 기재된 사람은 진정한 발명자로 사실상 추정됩니다. 따라서, 그 기재된 사람이 발명자가 아니라고 주장하는 당사자에게 그와 같은 사실에 대한 입증책임이 있습니다. 그와 같은 입증은 현실적으로 매우 어렵다는 점을 보여주는 사례입니다.

 

*첨부파일: 서울중앙지방법원 2014. 11. 27. 선고 2013가합535177 판결

  서울중앙지방법원 2013가합535177 판결.pdf

 

작성일시 : 2015. 10. 8. 14:49
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-- 특허공보, 특허증 등에 발명자로 기재될 명예권리 침해에 관한 미국특허소송 CAFC 판결 --

 

회사와 직원 사이에 체결된 '모든 직무발명에 관한 권리를 사용자에게 양도한다'는 계약에 따라 직무발명 관련 권리를 모두 회사에 양도한 후에도 특허출원서, 특허공보, 특허증 등에 진정한 발명자로 기재될 명예권리는 여전히 발명자에게 존재합니다. 인격과 분리될 수 없는 권리이기 때문입니다. 퇴직한 연구원이 회사에서 출원 등록한 특허에 대해 자신이 진정한 발명자인데도 발명자에서 누락되어 발명자의 명예권리를 침해하였으므로 발명자로 추가해달라는 소송을 제기하였습니다.

 

미국지방법원은 발명자에게는 발명에 대한 소유권, 재산적 이해관계, 명예적 이해관계가 있고, 직무발명 양도계약에 따라 소유권 및 재산권이 양도되었지만 명예적 이해관계는 잔존할 수 있다는 점은 인정하면서도, 결론적으로 본 사건에서 명예권리 침해는 없다고 판단하였습니다. 그러나, 상급심 CAFC에서는 누락된 발명자의 명예권리 침해여부를 재판해야 한다는 이유로, 원심판결을 파기, 환송하였습니다. 마찬가지로 우리나라에서도 특허증 등에서 발명자로 누락된 진정한 발명자는 명예권리 등 인격권 침해를 원인으로 하는 권리구제 청구소송이 가능할 것입니다.

 

실무적으로 중요한 사항은, 회사에서 진정한 발명자를 추가하는 것만으로 모든 분쟁의 소지가 사라지지 않는다는 점입니다. 우리 특허법에서 공동발명자의 공동출원 의무위반을 특허무효 사유로 규정한 것과 비슷합니다. 다만, 우리나라 특허법은 출원 단계에서 한번 공동출원 규정을 위반하면 특허무효를 피할 수 없는 것과 달리 미국 특허법은 사후적 치유 가능성을 열어두고 있습니다.

 

미국특허법 35 USC § 102 (f) "he did not himself invent the subject matter sought to be patented"에 해당하는 경우 특허무효 사유입니다. 여기에는 mis-joinder (발명자가 아닌 자를 발명자로 허위로 기재한 경우] 뿐만 아니라 non-joinder [발명자인데도 발명자로 기재하지 않은 경우]도 해당한다고 봅니다. , 누락된 진정한 발명자를 제외하고 나머지 발명자만으로는 그 발명을 완성한 것으로 볼 수 없다는 의미입니다.

 

다만, 미국특허법은 이와 같은 발명자 오류를 사후적으로도 35 U.S.C. § 256 조항을 통해 치유할 수 있고, 그 오류가 치유된 경우 특허무효를 피할 수 있습니다.

 

그러나, 미국 특허법상 발명자 오류를 치유할 수 있다고 하더라도, 허용범위, 적용요건, 제한 등에 따라 여러 위험이 있습니다. 이와 같은 실무적 risk를 감안할 때, 누락된 발명자 입장에서 다음과 같은 대응방안을 제안하는 경우도 있습니다. 상당히 흥미로운 comments로 생각되어 미국 블로그 patently-o에 올라온 영문을 그대로 카피하여 인용합니다.

 

"The alleged inventor may send a letter to the USPO (and probably any foreign filings) for inclusion in the patent file explaining there is a dispute regarding correct inventorship; and as an extensive detailed report as he desires. The USPTO actually clearly encourages informing the PTO of such issues. Therefore, the inventor is not doing anything unethical or illegal.

 

The first step is to do it with one patent and then suggest to the employer that he review the file. Without being told, they will realize that a similar report could eventually appear in every patent, continuations, division, etc. They then cannot ethically sell (and maybe not license) the patent without informing the potential receiver that the patent’s validity is challenged. In addition, a potential licensee might negotiate a lower fee if there is the potential of disruption of the assumed protection of the patent.

 

In addition, this information in the file could be an excellent asset for any competitor wanting to go ahead and use the knowledge within the patent without obtaining a license; or is a victim of an infringement charge.

 

Next, the inventor has the option of posting a legal notice in an appropriate publication listing the patent numbers at issue and a message about the dispute; and then sending a copy of the paper to the boss. This can really raise very loud, long and repeated screaming and cursing back at headquarters and with their lawyers.

 

If the company knows that the inventor has good documentation and witnesses he could negotiate an excellent settlement. At this point, it may be difficult for the company to correct the patents without essentially admitting that they were fraudulently obtained (another reason for invalidity). A big cash settlement may be the best option."

 

*첨부파일: 발명자 관련 CAFC 판결 Shukh v. Seagate 사건

CAFC 판결 14-1406.Opinion.9-30-2015.1.pdf

 

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작성일시 : 2015. 10. 7. 08:11
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-- 대학원생이 진정한 공동발명자임에도 발명자로 올리지 않았던 특허에 대해 특허지분이전청구권 인정: 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 201087230 판결 --

 

얼마 전 진정한 공동발명자에 해당함에도 불구하고 어떤 사정으로 발명자로 이름을 올리지 못한 경우 발명자로서의 권리주장을 할 수 있다는 글을 올렸습니다. 특허출원서, 특허등록증 등에 발명자로 기재되지 않은 진정한 발명자의 직무발명보상 청구권

 

구체적 사례에 관한 판결문을 참고자료로 첨부하면서 그 판결요지를 간략하게 소개합니다. 대학의 지도교수 A, 석사과정 대학원생 B C 회사의 연구원 D는 산학협력공동연구를 수행한 결과, 완성된 발명을 C 회사 명의로 특허 출원하면서 발명자로 A 교수와 D 연구원만 올리고, 대학원생 B는 기재하지 않았습니다. 특허등록 후 대학원생 B가 진정한 공동발명자로서 자신의 권리를 주장하는 소를 제기한 것입니다.

 

위 사례에서 특이한 사정으로는 해당 연구개발을 진행하던 와중에 A 지도교수가 안식년 휴가로 미국에 8개월 가량 체류하면서 이메일로 대학원생과 실험결과를 주기적으로 보고받고 그 해결방안을 지시하는 등의 방식으로 연구를 진행하였습니다. 대학원생 B는 시제품의 성능평가 등 실험을 수행하고, 특허명세서 초안작성도 담당하였습니다. 그 후 작성된 대학원생 B의 석사학위 논문도 특허출원 내용과 거의 동일한 내용이었고, 그와 동일한 내용의 논문을 학술대회에 발표하면서 논문의 공동저자로 지도교수 A와 대학원생 B로 기재하였습니다.

 

법원은 이와 같은 사실관계를 바탕으로 대학원생 B를 특허발명의 공동발명자로 인정하고, 그 기여율에 따른 지분을 30%로 인정하였습니다.

 

대학원생 B는 진정한 공동발명자임에도 불구하고, 특허출원서, 특허증 등 특허서류 어디에도 발명자로 언급되지 않았습니다. 이와 같이 제외된 진정한 발명자는 등록된 특허에 대한 관계에서 어떤 권리를 보유하며, 자신의 권리를 어떻게 구제받을 수 있을까요? 매우 복잡한 쟁점이 많지만, 판결요지와 관련된 사항 몇 가지만 간략하게 설명드립니다. 

 

1.     대학원생 발명과 지도교수, 대학의 산학협력단

 

원칙적으로 대학생이나 대학원생은 대학의 종업원에 해당하는 교원이 아닙니다. 따라서 직무발명이 성립되지 않고, 특별한 사정이 없는 한 자유발명에 해당합니다. 직무발명이 아니므로 지도교수, 대학, 산단에서 대학원생의 발명에 관한 권리를 일방적으로 승계할 수 없습니다.

 

다만, 국책과제, 산학협동연구 등에서 참여 연구원으로 등록되어 인건비를 지급받는 경우에는, 각 특별법 및 관계법령에 따라 대부분 종업원의 지위에서 발명한 것으로 볼 수 있거나 연구협약서 규정에 따라 직무발명 관련 규정이 적용될 수 있습니다. 한편, 회사 재직 중 회사지원으로 대학원을 다니는 경우, 교수나 연구원이 안식년 휴가 중에 다른 대학, 연구소, 회사에서 연구하는 동안에 발명한 경우에는 상당히 복잡한 문제가 많습니다.

 

2.     대학원생의 특허지분권 및 지분이전청구권 

 

진정한 공동발명자는 해당 특허발명에 대해 지분권을 갖습니다. 앞서 설명드린 바와 같이 일반적으로 대학이 대학원생 발명에 대해서는 사용자의 지분권을 주장하기는 쉽지 않습니다.

 

진정한 공동발명자를 제외하고 등록받은 특허는 일종의 모인특허에 해당하지만, 대법원판결에서 예외적으로 진정한 권리자의 지분이전청구권 행사를 인정하는 경우에 해당합니다. 따라서, 대학원생 B는 현재의 특허권자를 상대로 특허권의 30% 지분을 자신에게 이전하라는 청구의 소를 제기할 수 있습니다. 첨부한 서울고등법원 판결도 같은 취지입니다.

 

3.     진정한 공동발명자의 특허지분권 침해로 인한 손해배상청구

 

진정한 공동발명자는 특허의 지분권을 회수하는 대신, 그 지분권을 침해한 상대방을 상대로 손해배상을 청구할 수도 있습니다. 이 경우 제외된 진정한 공동발명자가 받을 수 있는 손해배상의 범위는 직무발명자가 사용자로부터 받을 수 있는 직무발명 보상금에 상당하는 금액이라는 대법원 판결이 있습니다.

 

* 첨부: 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 201087230 판결

  서을고등법원 2010나87230 판결.pdf

 

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작성일시 : 2015. 8. 26. 09:07
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-- 직무발명 보상금 청구소송 판결내용 중 몇 가지 사항 --

 

1.     회사에서 직원으로부터 입사시 또는 퇴사시 직무발명 보상금 청구를 하지 않겠다는 서약서를 받아도 그 효력이 없습니다. 직무발명자의 보상금 청구권 규정은 강행규정으로 이에 반하는 계약, 사규, 직무발명 관리규정, 보상규정 등은 모두 무효입니다.

 

2.     직무발명 관리규정, 사규, 입사 계약서 등에 ‘재직시 완성한 발명은 즉시 회사에 귀속된다’ 등등 자동승계 규정을 명시적으로 두더라도, 사용자가 직무발명을 항상 자동 승계하는 것은 아닙니다. 통상 직무발명 보고, 승계여부 심사, 승계통지라는 과정을 거처 승계됩니다. 따라서, 직원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 무단 출원한 경우, 권리승계 절차를 거친 적이 없으므로 사용자는 승계인 지위에서 권리주장을 할 수 없는 경우도 있습니다.

 

3.     직원이 재직 중 직무발명 관련된 보상, 승진 기회 부여 등 인센티브를 이미 받았다고 해도, 다시 직무발명 보상금을 추가 청구하는데 장애가 없습니다. 직무발명 보상금액 산정에 고려될 뿐입니다.

 

4.     직무발명이 특허 출원되지 않거나, 또는 발명자로 기재되지 않는 경우에도, 진정한 발명자라면 직무발명보상금 청구권이 있습니다. 다만, 소송상 직무발명자임을 입증하는 것이 매우 어렵습니다. 적어도 기본 자료는 있어야 가능할 것입니다.

 

5.     산학협력연구의 결과, 회사 단독 명의로 출원, 등록된 특허발명으로부터 대학교수 등 진정한 공동 발명자에 해당하는 자는 직무발명에 관한 일정한 보상금을 청구하는 사례가 미국에서는 종종 있습니다. 우리나라에서도 공유특허권 분할청구를 인정하는 최근 대법원 판결 등에 비추어 보면, 대학교수 등 외부 공동발명자가 회사에 대해 일정한 보상을 청구할 수 있다고 생각합니다.

 

6.     직무발명 특허가 크로스 라이선스에 활용된 경우, 외부에 드러난 로열티 수입이 전혀 없는 경우에도 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 특허풀과 표준특허에서 특허 로열티 수입을 기준으로 직무발명 보상금을 산정한 것과 유사하다 생각합니다.

 

7.     사용자는 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 갖기 때문에, 그 범위를 넘어선 독점적 지위에서 추가 발생하는 사용자의 이익을 전제로 직무발명 보상금을 인정됩니다. 따라서 직무발명 특허발명이 제3자가 자유 실시할 수 있는 공지기술과 같다면 독점적 지위가 인정될 수 없습니다. 그러나, 설령 무효사유가 있는 경우에도 공지기술만 아니라면 그 특허무효 확정 전까지 여전히 특허권자의 독점적 이익이 인정되고, 따라서 무효사유가 있는 경우에도 직무발명 보상금 청구의 대상이 됩니다.

 

8.     세법상 직무발명 보상금은 비과세 소득입니다. 연구수당 등 다른 명목으로 지속적으로 지급하는 방식으로 지급되어도 상관 없이 비과세 대상이라는 판결입니다. 사용자도 모두 비용으로 처리하여 세액공제 대상입니다. 한편, 벤처, 중소기업 오너, 대표이사 등의 가지급금을 직무발명 보상금으로 처리하면, 만약 진정한 발명자가 아닌 경우 업무상 횡령, 배임, 조세포탈 등의 책임소지가 있습니다.

 

9.     소송비용을 패소자가 부담하는 원칙에 따라, 승소자는 인지대 등 관납료 뿐만 변호사 비용까지 패소자로부터 모두 회수할 수 있습니다. 직무발명 보상금 청구의 명확한 근거와 자료가 있다면, 직무발명자는 직무발명 보상금뿐만 아니라 나중에 직무발명보상금 소송비용까지 회수할 수 있습니다.

  

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작성일시 : 2015. 8. 19. 15:38
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-- 연구개발 프로젝트 진행 중 이직한 연구원을 퇴직 후 출원한 특허의 공동 발명자로 인정한 판결 : Falana v. Kent State Univ. 사건 --

 

1.    연구개발 프로젝트 참여 및 이직   

 

Kent State University의 학내 벤처 Kent Display Inc. (KDI)에서는 1998 1Dr. Olusegun Falana Post Doc 연구원으로 채용하여 LCD 성능 향상용 첨가제 화합물 연구개발을 진행하였습니다. 다른 Post Doc 연구원들처럼 Dr. Falana도 오래 근무하지 않고 1999 9KDI, Kent State University를 떠나 다른 곳으로 이직하였습니다. 다른 연구개발 프로젝트와 비슷하게 연구원 중 한명인 Dr. Falana이 연구팀에서 이탈한 이후에도 연구개발은 계속 진행되었습니다.

 

2.    특허발명 완성 및 회사의 발명자 결정

 

KDI에서는 Dr. Falana이 연구팀에서 사직하고 나서도 한참 동안 연구개발을 계속하여 발명을 완성한 후 2000 6월 특허출원을 하였고, 2004년 특허등록을 받았습니다. Dr. Falana은 연구개발 초기 단계부터 참여하여 매우 중요한 성과를 달성한 것도 사실이지만, 연구팀에서 이탈할 때까지 합성한 화합물은 최종 목표로 하는 특성에는 미치지 못하였고, 완성까지는 한참 더 남은 정도였습니다.

 

KDI 연구팀은 Dr. Falana이 이탈한 후에도 연구개발을 한참 더 진행하여 목표한 화합물 발명을 완성하고, 특허출원을 한 것입니다. 이와 같은 사정을 고려하여, 한참 전에 사직한 연구원 Dr. Falana를 특허출원에서 발명자로 올리지 않았습니다.

 

그런데 특허등록 후 해당 특허발명이 매우 중요하다는 사실을 알게 된 Dr. Falana이 본인을 공동 발명자로 인정하고, 일정한 권리를 달라고 주장한 것입니다.

 

3.    쟁점 및 판결 발명자 확정

 

연구개발에 참여하였다가 프로젝트 진행 중 연구팀에서 이탈한 연구원을 최종 완성된 특허발명의 공동 발명자로 평가할 수 있는지가 쟁점입니다. 매우 어려운 쟁점이고 판단이 쉽지 않습니다. 가장 중요한 출발점은 그 대상발명의 범위를 먼저 정확하게 확정해야 하는 것입니다. 각 청구항 마다 독립된 발명이라는 전제로 청구항별로 발명자를 판단해야 합니다.

 

최종적으로 특허청구된 구체적 화합물들 및 이를 청구하는 종속항들은 Dr. Falana이 발명자가 아닌 것은 명확하여 분쟁의 대상이 되지 않았습니다. 문제는 구체적 화합물의 상위개념으로 넓게 기재하여 청구한 독립항이 대상이었습니다.

 

미국법원은 1,2심 모두 상위개념에 광범위하게 청구하고 있는 제1항 발명의 경우 Dr. Falana이 공동발명자라고 판결하였습니다. 이와 같이 공동발명자로 인정되면 특허등록원부 등 특허서류에 발명자로 기재되어 있지 않더라도 미국특허법에 따라 공동발명자의 권리가 모두 인정됩니다. 이 사건 쟁점과 2012 CAFC 판결의 요지, 실무적 포인트 등을 상세하게 분석한 글을 참고자료로 첨부합니다.

 

4.    시사점

 

미국에서는 특허서류에 발명자로 기재되지 않은 연구원이 진정한 발명자로 주장하여, 소송을 통해 진정한 발명자로 인정받는 경우가 종종 있습니다. 물론 단순한 실험 수행자 등으로 진정한 발명자 요건에 해당하지 않는다는 판결도 많습니다.

 

블럭버스터 의약발명의 특허에서 공동 발명자로 인정되면 거액의 로열티 수입이 생깁니다. 그 규모가 수백억을 넘고, 때로는 몇천억 정도인 경우도 있어서 쉽게 포기할 수 없는 큰 금액입니다.

 

우리나라에서 발명된 특허발명 중에서도 그와 같은 대형 블록버스터 특허발명이 나오지 말라는 법은 없습니다. 그런데, 진정한 발명자를 정확하게 특정하는 문제에 대해 우리나라 특허실무는 이제까지 조금 무심한 편입니다. 장래 분쟁의 소지가 있다 생각합니다.

 

그렇지만, 미국과 달리 Discovery 제도가 없는 우리나라에서는 진정한 발명자 입증이 훨씬 어렵습니다. 결국 진정한 발명자라고 주장하는 본인이 근거자료의 대부분을 확보하고 있는 경우에만 가능할 것입니다.

 

그냥 재미 삼아 해보는 상정입니다만, 만약 국내출원을 기초로 한 미국특허가 있고, 특허발명이 미국시장에서 대규모 수익을 낸 블록버스터 신약으로서 미국특허에 기초한 공동발명자의 몫(stake)만 산정해도 수백억원 정도에 이르는 케이스가 있다면, 그 공동발명자의 입장에서 생각해 볼 수 있는 해결수단으로 미국특허의 발명자를 특정하는 소송을 미국법원에 제기하는 방안도 있을 것 같습니다. 미국소송의 Discovery 절차의 도움을 받는다면 우리나라 소송에서는 가능하지 않았던 증거조사를 통해 진정한 발명자를 확정할 가능성이 더 높아질 것입니다.

 

*첨부파일: case study - Falana v. Kent 사건 CAFC 판결

Case Study - Falana v. Kent State. 05.07.12.pdf

 

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작성일시 : 2015. 8. 18. 09:06
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-- 특허출원서, 특허등록증 등에 발명자로 기재되지 않은 진정한 발명자의 직무발명보상 청구권 -- 

 

획기적 발명의 발명자로 인정받는 것 자체가 엄청난 명예입니다. 진정한 발명자가 이와 같은 명예권을 누릴 수 있도록 특허법은 다양한 규정을 두고 있습니다. 진정한 발명자라면 특허출원 중에는 물론 특허등록 후에도 발명자로서 자신의 이름을 발명자로 올릴 수 있습니다.

 

발명자에게는 명예뿐만 아니라 그 특허발명으로부터 얻는 경제적 이익을 나누어 가질 수 재산권도 인정됩니다. 특허를 받을 권리를 원시적으로 소유하고, 그것을 승계한 사용자로부터 정당한 직무발명 보상금을 받을 권리도 갖습니다.

 

어떤 사정으로 발명자로 이름을 올리지 못한 진정한 발명자도 똑 같은 권리자입니다. 마찬가지로 발명자로서 기재될 명예권뿐만 아니라 직무발명 보상금 청구권 같은 재산권도 갖습니다.

 

그런데, 특허등록증 등에 발명자로 기재되어 있지 않은 진정한 발명자의 직무발명보상은 매우 민감하고 어려운 문제입니다. 이에 관한 연구논문이나 소송사례도 찾아보기 어렵습니다. 쓸데없는 평지풍파를 불러올까 우려하는지도 모릅니다. 애써 모른 척 외면해도 손바닥으로 하늘 가리기와 같아서 우리나라에서도 조만간 대두될 사안으로 생각합니다.

 

미국에서는 진정한 발명자의 권리주장 소송이 자주 있습니다. 예를 들면, Pfizer의 블록버스터 신약 Celebrex (의약물질 진통제 cerecoxib) 물질특허의 진정한 발명자라고 주장하는 Bingham Young University의 교수 Dr. Daniel Simmons 사이에 특허소송이 있습니다. 물론 Dr. Simmons은 해당 Pfizer의 특허에 발명자로 올라있지 않습니다. 자료에 따르면 최초 신약개발 연구는 MonsantoDr. Simmons 사이에 진행되었으나, Monsanto의 해당 부서를 Pfizer에서 인수하면서 Dr. Simmons과의 관계가 단절되었으나, 그 연구결과를 토대로 신약개발 및 특허등록에 성공했다는 것입니다.

 

Dr. Simmons은 신약 Celebrex 물질특허의 공동발명자라 주장하였고, 진정한 발명자에 해당하는지를 두고 6년이 넘는 장기간에 걸친 복잡한 특허소송이 진행되었습니다. 마침내 Pfizer 2012 5Bingham Young University과 소속 교수 Dr. Daniel Simmons에게 총 US$450 million (대략 48백억원)이라는 거액을 지불하는 화해조건으로 소송을 종결하였습니다. 물론 위 소송은 발명자 확정 이슈뿐만 아니라 산학협동연구계약 해석문제도 있었습니다. 그러나, Dr. Daniel Simmons이 진정한 발명자가 아니라면 기업에서 대학과 교수에게 그와 같은 거액을 지불할 까닭이 없었을 것입니다.

 

우리나라 특허법, 발명진흥법에서 직무발명자의 직무발명보상청구권은 진정한 발명자를 전제로 한 것입니다. 특허등록증에 발명자로 기재되어 있다 하여도 진정한 발명자가 아니라면 직무발명 보상금을 받을 권리가 없다는 판결은 많습니다. 그와 반대로 특허증에 발명자로 기재되어 있지 않지만 진정한 발명자에 해당하므로 직무발명 보상금을 지급해야 한다는 판결 사례는 아직 없습니다.

 

발명자에 관한 사실관계만 반대인 상황이므로 발명자로 기재되지 않은 진정한 발명자에게 직무발명 보상금을 지급하라는 판결도 당연히 있을 수 있지만, 아직 실제 사례는 없습니다. 그 이유를 생각해 보면, 무엇보다 진정한 발명자라는 사실을 입증하는 것이 쉽지 않기 때문입니다. 연구개발관련 기록이 모두 사용자에게 있고 발명자는 아무것도 가지고 있지 않다면 세월이 흐른 다음에 본인이 진정한 발명자임을 입증할 방법은 사실상 찾기 어려울 것입니다.

 

그 다음으로는 우리나라 직무발명 보상금 판결의 금액이 많지 않기 때문일 것입니다. 위 미국사례처럼 총액이 약 4 8백억원, 그 중 발명자 교수의 몫이 대략 1 5백억 내지 2천억원 정도의 거액이라면 소송의 어려움을 감내할 수 있는 동인이 될 것입니다.

 

우리나라 특허실무 중 폐습의 하나로 중소기업이나 벤처의 오너, 대표이사, 연구소장 등을 발명자로 기재하고, 진정한 발명자에 해당하는 연구원을 발명자로 기재하지 않았던 관행은 잘 알려져 있습니다. 만약, 그 특허발명으로 사용자에게 큰 이익이 발생한 경우라면 진정한 발명자는 그 이익 중 일부를 정당한 보상금으로 청구할 수 있습니다.

 

관련 법률에서 진정한 발명자는 발명으로 인한 사용자의 이익으로부터 정당한 보상을 받을 권리를 갖는다고 명시적으로 규정하고 있습니다. 물론 특허서류 어디에도 언급되어 있지 않음에도 불구하고 본인이 진정한 발명자라는 사실을 객관적으로 입증해야 하는 어려운 관문을 넘어설 수 있는 최소한의 자료를 확보하고 있어야만 가능한 일입니다.

 

작성일시 : 2015. 8. 17. 16:52
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-- 공동연구 결과물에 대한 타 기관명의 특허출원에 발명자로 기재된 연구원의 특허지분 또는 발명자 보상금 주장 관련 -- 

 

종전 블로그 글에서 국책연구기관 소속 연구원 또는 대학교수가 회사와 국책과제 공동연구를 수행한 후, 회사 단독명의 특허출원에 발명자로 기재된 경우, 복잡한 법적 책임문제가 있다고 설명했습니다. 나아가, 해당 특허발명이 상업적으로 크게 성공한 경우 발명자로 기재된 국책연구기관 소속 연구원 또는 대학교수가 회사에 대해 일정한 권리나 보상금을 요구할 수 있는지 검토해 보겠습니다.

 

(1)  특허에 대한 지분권 주장

 

공동발명이지만 편의상 회사 단독명의 출원으로 했으므로 그 특허의 일정 지분은 발명자에게 있다고 주장한다면, 이를 법적으로 평가하면 특허지분권의 서류상 표시된 명의자와 실질적 권리자가 다르다는 명의신탁 주장에 해당합니다.

 

특허법원은, 명의신탁 출원 및 등록특허는 실질적 권리이전이 없기 때문에 특허법 제44조 공동발명자의 공동출원 강제규정을 위반하여 특허무효라고 명확하게 판결하였습니다. (특허법원 2004. 11. 12. 선고 20036807 판결) 이에 대해 반대하는 학설도 전혀 없습니다. 따라서, 발명자가 특허를 받은 권리를 명의신탁으로 타인 명의로 출원 등록했기 때문에 본인이 진정한 공유지분 권리자라고 주장한다면, 그 자체가 특허무효 주장과 다름없습니다.

 

다만, 특허권자로서는 공동발명자의 지분 명의신탁이라는 무효사유가 외부에 알려져 종국적으로 특허무효에 이르게 되는 상황을 피하려고 할 것입니다. 혹시 이와 같은 같이 망하는 상황을 회피하려는 특허권자를 압박하여 일정한 대가를 얻어낼지도 모릅니다.

 

(2)  발명자 보상금 주장

 

공동발명을 편의상 회사 단독명의 출원했지만, 발명자로 기재되어 있으므로 특허권자 회사에서 얻은 수익에 대한 일정한 보상금을 받을 수 있다고 주장한다면, 국책연구기관 소속 연구원 또는 대학교수인 발명자는 자신의 배임행위를 스스로 자인하는 것입니다.

 

공동발명이라면 소속 연구기관 또는 대학은 그 특허의 공유자로서 특허로 인한 수익을 얻을 권리를 갖습니다. 발명자는 소속 연구기관 또는 대학이 얻는 수익의 일부를 직무발명 보상금으로 받을 수 있습니다.

 

그런데, 발명자가 소속 연구기관 또는 대학에 공동발명을 신고하지 않은 채 회사 단독 특허출원에서 발명자로만 올라감으로써 연구기관 또는 대학에게 특허로 인한 수익기회를 박탈하였습니다.

 

이와 같은 업무상 배임으로 인한 위법행위에 대해 특허권자 회사에서 보상할 의무는 전혀 없습니다. 설령 연구원 또는 교수와 별도로 발명보상에 관한 계약을 체결하였다고 해도 무효인 계약으로서 보상청구를 강제할 수 없을 것입니다.

 

(3)  실무적 대응방안

 

다른 연구기관 또는 대학과 공동연구 결과를 회사 단독명의 특허출원에 하면서 타 기관 소속 연구원, 교수, 타사 직원을 공동발명자로 기재하는 것은 가능하지만 권리이전 등 검토해야 할 법적 쟁점이 많습니다.

 

공동발명이 직무발명에 해당하는 경우 직무발명에 관한 법리가 적용됩니다. 대부분 연구기관과 대학의 경우 직무발명 관리규정에 따라 발명자는 소속 기관에 즉시 신고해야 하고, 승계의 대상이 되는데, 이에 위반하여 타사 단독명의로 출원하는 경우 종국적으로 특허무효 사유에 해당합니다.

 

나중에 특허발명이 성공하더라도, 이와 같은 발명자에게는 특허지분의 명의신탁을 통한 진정한 권리자라고 주장하거나 특허발명에 대한 발명자로서 일정한 보상금을 청구하는 등의 권리주장을 하는 것은 허용되지 않습니다.

 

오히려, 발명자는 소속 연구기관, 대학, 회사에 대한 보고의무 위반, 업무상 배임 등 위법행위로 인한 형사처벌 및 민사상 손해배상 책임 등 매우 무거운 법적 책임을 질 수 있습니다.

 

정리하면, 국책연구기관 소속 연구원 또는 대학교수 등 발명자로서는 공동연구 결과에 대해 타 기관 또는 타사에서 진행하는 단독명의 특허출원에 공동 발명자로 기재되는 것은, 아무 실익도 없이 위험만 부담하는 것입니다. 발명자 입장에서 동의하거나 허용해야 할 이유가 전혀 없습니다.

 

작성일시 : 2015. 8. 10. 10:42
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