직무발명 실무쟁점과 솔루션

- 발명자보상청구소송의 성패요소 및 실효적 해결방안

1. 발명진흥법 관련 규정

발명진흥법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "발명"이란 「특허법」ㆍ「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.

2. "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자ㆍ법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

제12조(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

제13조(승계 여부의 통지) ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간(4개월)에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

② 제1항에 따른 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.

③ 사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

2. 사용자의 승계절차 및 승계여부  

직무발명을 완성한 종업원이 그 사실을 사용자에게 문서로 알리면, 사용자는 4개월 이내에 종업원 발명자에게 직무발명의 승계여부를 문서로 통지해야 합니다. 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한다는 통지를 하면 그때부터 사용자에게 승계된 것으로 봅니다. 사용자가 4개월 내에 승계여부를 통지하지 않으면 직무발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 봅니다.

3. 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결 사안 검토  

가. 실제 사안의 취업규칙 - 미리 사용자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 승계시키는 내용의 계약이나 근무규정에 해당함  

‘회사에서 재직하는 기간 중 자신이 독자적으로 또는 타인과 함께 개발한 모든 발명은 발명 즉시 회사에 서면으로 공개하여야 하고, 그 발명에 대한 일체의 권리는 회사에 독점적·배타적으로 귀속되는 것으로 한다.’

나. 직무발명의 권리 승계 검토

발명진흥법 제13조 제2항의 규정에 비추어 볼 때 (1) 사용자에 대한 직무발명자의 보고 후 (2) 사용자가 4개월 이내에 승계한다는 통지한 경우에만 비로소 그때부터 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계하는 것으로 제한 해석함.

사용자와 종업이 체결한 계약에서 “발명에 대한 일체의 권리는 회사에 독점적·배타적으로 귀속되는 것으로 한다”고 규정하였으나, 직무발명자의 (1) 절차상 보고 부존재, 사용자의 (2) 절차상 승계통지 부존재 상황임. 사용자의 직무발명 권리 승계를 인정할 수 없음. 대법원 판결 같은 취지.

4. 자동승계 불인정 법리 확립

직무발명의 사전승계 목적의 계약, 사규, 취업규칙에서 직무발명 권리는 사용자에 귀속된다는 등의 자동승계 조항을 명시적으로 기재하고 종업원 발명자에게 서명, 날인을 받은 경우에도 발명진흥법에서 규정한 승계절차를 거치지 않는 한 직무발명에 관한 권리의 승계를 인정하지 않음.

사용자의 직무발명 권리에 대한 자동승계 불인정 취지의 특허법원 판결 및 대법원 판결 있음. 반대입장의 학설이나 판결 없음.

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1. 회사에서 직원으로부터 입사시 또는 퇴사시 직무발명 보상금 청구를 하지 않겠다, 이미 받은 보상이 전부이고 더 이상의 보상청구는 하지 않는다는 약정서, 확인서, 서약서 등을 받아도, 그와 같은 계약은 법적으로 원칙적으로 효력이 없습니다. 직무발명자의 보상금 청구권 규정은 강행규정으로 이에 반하는 계약, 사규, 직무발명 관리규정, 보상규정 등은 모두 무효입니다.

2. 직원이 재직 중 직무발명 관련된 보상, 승진 기회, 교육기회 부여 등 다양한 인센티브를 이미 받았다고 해도, 직무발명 보상금을 청구하는데 장애가 되지 않습니다. 직무발명보상청구 자체를 방해하지 않고, 다만 직무발명 보상금액을 산정할 때 그와 같은 사정을 고려할 뿐입니다.

3. 직무발명 관리규정, 사규, 입사 계약서 등에 ‘재직시 완성한 발명은 즉시 회사에 귀속된다’ 등등 자동승계 규정을 명시적으로 두더라도, 사용자가 직무발명을 항상 자동 승계하는 것은 아닙니다. 통상 직무발명 보고, 승계여부 심사, 승계통지라는 과정을 거처 승계됩니다. 따라서, 직원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 무단 출원한 경우, 권리승계 절차를 거친 적이 없으므로 사용자는 승계인 지위에서 권리주장을 할 수 없는 경우도 있습니다.

4. 직무발명이 특허 출원되지 않거나, 또는 발명자로 기재되지 않는 경우에도, 진정한 발명자라면 직무발명보상금 청구권이 있습니다. 다만, 직무발명보상소송에서 직무발명자는 자신이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 하는 입증책임을 부담합니다. 발명일로부터 수년이 지났을 뿐만 아니라 퇴사한 이후에 연구개발 및 발명 사실을 구체적 증거자료로 입증하는 것은 것이 실무상 매우 어렵습니다. 직무발명자는 적어도 기본적 자료는 있어야 하고 동료 연구원들의 협조를 받아야만 가능할 것입니다.

5. 산학협력연구의 결과, 회사 단독 명의로 출원, 등록된 특허발명에 대해 대학교수 등이 진정한 공동 발명자로 판명되어 그 특허발명에 대한 보상금을 청구하는 사례가 종종 있습니다. 미국사례이지만 대학에서 회사에 대해 소송을 제기하여 거액을 받은 경우가 있습니다. 우리나라에서도 가능한 사안입니다. 특히, 최근 대법원 판결에서 공유특허권 분할청구를 인정한 것 등을 고려하면 대학교수 등 외부 공동발명자가 회사에 대해 일정한 보상을 청구할 수 있고, 회사로서는 그와 같은 이익분배 요구를 무시할 수 없다고 생각합니다.

6. 직무발명 특허권이 크로스 라이선스에 활용된 경우 및 외부에 드러난 로열티 수입이 전혀 없는 경우에도 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 특허풀과 표준특허에서 특허 로열티 수입을 기준으로 직무발명 보상금을 산정한 것과 유사하다 생각합니다.

7. 사용자는 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 갖기 때문에, 그 범위를 넘어선 독점적 지위에서 추가 발생하는 사용자의 이익을 전제로 직무발명 보상금을 인정됩니다. 따라서 직무발명 특허발명이 제3자가 자유 실시할 수 있는 공지기술과 같다면 독점적 지위가 인정될 수 없습니다. 즉 공지기술이라는 무효사유가 있다면 직무발명보상이 인정되지 않습니다.

8. 그러나, 설령 무효사유가 있는 경우에도 공지기술만 아니라면 그 특허무효 확정 전까지 여전히 특허권자의 독점적 이익이 인정되고, 따라서 무효사유가 있는 경우에도 직무발명 보상금 청구의 대상이 됩니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결의 요지를 정리하면 다음과 같습니다.

A. (1) 직무발명이 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고, (2) 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서, (3) 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적, 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우 (3가지 요건을 모두 충족한 경우) – 직무발명 보상의무 없음

B. 그 외는 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적, 배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없음

C. 다만, 직무발명 특허의 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있음

9. 사용자가 직무발명을 직접 적용하여 실시하지 않더라도 특별한 경우에는 보상의무가 인정될 수 있습니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결에서도, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않고 있더라도 사용자 제품이 직무발명 실시제품의 수요대체품에 해당하여 직무발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로 인한 이익이 있다고 추인할 수 있으므로, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않은 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나 이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있으며, 경쟁 회사들도 직무발명과 다른 독자적인 방법을 사용하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 사용자의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 사정 등을 감안하여 독점권 기여율을 산정하였습니다.

10. 직무발명자는 소송비용을 패소한 회사에서 회수할 수 있습니다. 소송비용을 패소자가 부담하는 원칙에 따라, 승소자는 인지대 등 관납료 뿐만 변호사 비용까지 패소자로부터 모두 회수할 수 있습니다. 직무발명 보상금 청구의 명확한 근거와 자료가 있다면, 직무발명자는 직무발명 보상금뿐만 아니라 나중에 직무발명보상금 소송비용까지 회수할 수 있습니다.

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1. 기본법리

대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결: “직무발명보상금 청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.”

2. 소멸시효 기산일

직무발명자 종업원이 사용자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 양도한 시점(승계일)은 직무발명 양도서류에 기재된 직무발명 승계일 또는 그와 같은 서류가 없는 경우에는 늦어도 직무발명에 대한 특허, 실용신안, 디자인 출원일입니다. 그날로부터 10년의 소멸시효가 기산됩니다. 직무발명보상금청구권은 그 기산일로부터 10년 이내에 행사하지 않으면 소멸합니다.

3. 실적보상 규정상 기산일 특칙 - 직무발명 보상금을 청구할 수 없었던 법률상 장애사유가 있는 경우

대법원 2009다75178 판결에서 “회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”는 판단기준이 현재 통용되는 법리입니다. 별다른 이견이 없는 확고한 기준으로 적용되고 있습니다.

참고로, 아래 대법원 2008다15865 판결에서 소멸시효 진행을 저지하는 법률상 장애사유의 구체적 예로 들고 있는 "기간 미도래"에 해당합니다.

4. 문제점 - 직무발명 보상규정이 없었거나 규정에서 실시보상 자체 또는 그 지급시기를 정하지 않는 경우  

그런데 사용자가 직무발명 보상규정 자체를 마련하지 않았거나 규정이 있더라도 실시보상 등 보상금 지급시기를 정하지 않은 경우에는 위 대법원 판결에서 제시한 기준을 적용하기 어렵습니다. 즉, 소멸시효 기산점으로 판시한 근무규칙 등에서 정한 지급시기 자체가 존재하지 않습니다. 그와 같은 경우 다시 직무발명 승계일(출원일)로부터 10년의 소멸시효가 기산된다는 것이 다수 판결 내용입니다.

대법원 2010. 9. 9. 선고 2008다15865 판결은 "소멸시효는 권리가 발생하고 그 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하고 그 권리를 행사할 수 없는 동안에는 진행하지 아니하는데 여기서 '권리를 행사할 수 없다'라고 함은 그 권리행사에 법률상 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건 불성취 등이 있는 경우를 말하는 것이고, 사실상 그 권리의 존부나 권리행사의 가능성을 알지 못하였거나 알지 못함에 과실이 없었다고 하여도 이러한 사유는 법률상 장애사유에 해당한다고 할 수 없다"라고 판시하였습니다.

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1. 사용자의 직무발명 활용상황 파악

법원은 설령 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않더라도 어떤 형태로든 이익을 얻는 것으로 인정된다면, 원칙적으로 직무발명자에게 정당한 보상금을 청구할 권리가 있다는 입장입니다. 그러나, 현실적으로 이와 같은 경우 직무발명자에게 인정되는 보상금은 매우 적은 금액이므로 소송비용을 제외하면 직무발명자가 얻을 수 있는 실질적 보상금은 매우 적습니다.

직무발명보상금 청구소송은 사용자가 직접 그 발명기술을 실시하는 경우이거나, 제3자에게 기술이전 또는 라이선스를 체결한 경우에만 청구하는 것이 바람직합니다. 따라서, 직무발명자는 자신이 발명한 기술이 실제 활용되고 있는지 여부를 먼저 확인하는 것이 필요합니다. 이때 직무발명 기술의 활용과 특허발명의 실시는 많은 경우 중복될 것이지만, 반드시 동일하지 않다는 점도 유의해야 합니다. 원칙적으로 직무발명 보상금은 특허발명을 전제한 것이므로, 특허청구범위에 기재된 발명기술을 사용자가 실시하는지 여부를 특허법 시각에서 평가해야 정확합니다.

2. 진정한 발명자인지 재확인 및 입증자료 준비   

직무발명자는 본인이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 합니다. 사용자는 직무발명보상청구소송에서 종업원 직무발명자를 진정한 발명자가 아니라고 주장하는 경우가 다반사입니다.

직무발명을 단독으로 한 경우라면 문제되지 않을 것입니다. 공동발명의 경우에도 다른 공동발명자들로부터 진정한 발명자로 인정받았던 자료가 있다면 문제 없습니다. 또는 소송과정에서 연구노트 등을 통해 진정한 발명자로 인정될 수 있는 경우도 문제 없습니다.

그러나, 실제 소송에서는 공동발명자 중 다른 동료가 소송을 제기한 직무발명자의 기여를 전면 부인하기도 하고, 연구노트 등 관련 자료를 모두 회사가 보유하고 있기 때문에 그 중에서 본인에게 불리한 자료만 제출하면서 발명자 자격을 다투는 경우가 많습니다. 사용자로부터 있을 이와 같은 공격에 대비하여, 공동 발명자를 미리 만나 상호 이익이 되는 방향으로 협력하는 방안을 협의하는 등 발명자 요건에 관한 충분한 입증준비를 미리 해 두어야 합니다.

참고로, 공동발명자들은 직무발명 보상금을 자신의 기여율에 따라 안분하는 위치에 있습니다. 공동 발명자들은 사용자에 대해서는 이익을 공유하지만, 상호간에는 기여율로 경쟁하는 미묘한 관계에 있습니다. 신중한 접근이 필요한 이유입니다. 또한, 진정한 발명자에 해당하지 않는 대표이사, 연구소장 등을 명목상 공동발명자로 기재하는 경향이 많습니다. 그와 같은 발명자가 아닌 사람이 발명자에 포함되어 있다면 그만큼 진정한 발명자의 지분이 낮아질 수 있습니다. 따라서, 진정한 발명자가 아닌 명목상 발명자를 대상에서 제외할 수 있는지 여부를 함께 검토해 볼 필요가 있습니다.

3. 특허무효 가능성 체크

대법원 판결에서 특허무효인 경우에도 직무발명보상청구가 인정된다고 하였습니다. 무효법리에 따르면 처음부터 특허권이 없었던 것이나 특허등록 후 오랜 기간이 지나 특허무효라고 판단되었다고 해서 사용자가 그 특허발명으로 인해 얻은 이익이 소급하여 없어지는 것은 아니기 때문입니다.

다만, 특허발명이 공지기술인 경우에는 사용자가 직무발명으로 얻는 독점적, 배타적 지위에서 얻을 이익을 인정할 수 없으므로 직무발명보상도 인정되지 않습니다. 즉 특허무효 사유에 따라 다른 결론에 도달할 수 있습니다.

또한, 특허무효인 경우 직무발명보상을 하더라도 그 보상금 산정에 그 무효사정을 반영하므로 실제 매우 적은 금액만 보상받게 됩니다.

따라서, 직무발명보상청구소송 전에 특허무효 가능성을 객관적으로 체크하는 것이 필요합니다. 사용자가 특허무효를 주장하는 경우 이에 대한 적절한 반박논리를 미리 준비하는 등 대응방안을 마련해 두는 것이 바람직하기 때문입니다. 잘 대응하여 특허무효 공격을 방어하고, 또 무효가 되더라도 여전히 직무발명보상금을 인정받을 수 있는 근거를 마련할 있을 것입니다.

4. 직무발명보상금액 산정자료 확보

직무발명보상금 액수의 산정은 사용자가 직무발명으로 인해 얻을 이익을 출발점으로 합니다. 사용자의 이익에 관한 모든 자료가 사용자의 수중에 있고, 직무발명자가 이를 확보하기가 매우 어렵습니다. 따라서, 일단 소송이 시작되면 확보하기 어려운 매출관련 자료, 관련자의 진술 등을 미리 확보할 수 있다면 소송에서 유리하게 활용할 수 있을 것입니다. 물론 민사소송법에 따라 회사에 대한 문서제출명령 등을 통해 관련 자료를 법원에 제출하도록 할 수 있지만, 여러 가지 핑계를 들어 협조하지 않을 경우를 대비하여 회사를 신청할 수 있는 대상자료의 존재, 대강의 내용 등을 미리 확인해 둔다면 소송에서 많은 도움이 될 것입니다. 만약 직무발명이 부품이나 s/w인 경우 완성품의 매출에서 차지하는 비율을 산정할 수 있는 자료를 확보할 수 있는지 여부도 중요합니다.

참고로, 지재권 관련 소송에서 그 대상 지재권의 가치 또는 침해시 손해액 등을 산정하는 것은 현실적으로 매우 어렵기 때문에, 하나의 방안으로 국세청에서 매년 고시하는 각 직종별 표준 수익율 자료를 활용하는 경향이 있습니다. 예를 들면, 직무발명을 실시하는 제품의 매출을 입증한다면 여기에 평균 업계 수익율을 곱하거나 재무제표의 그 해 영업이익율을 곱하는 방식으로 사용자의 이익을 산정할 수 있습니다. 물론, 이것이 정확하다는 것은 아니지만, 다투는 측에 입증책임이 있으므로 그 과정에서 보다 정확한 이익이 산정될 수도 있고, 그렇지 않다면 비록 부정확하더라도 법원 재량으로 그 액수를 인정하는 것입니다. 이와 같은 자료를 활용하면 경우에 따라서는 직무발명 보상금 액수를 미리 가늠해 볼 수 있을 것입니다.

5. 보상청구소송의 진행 및 기간

직무발명보상청구권은 10년의 시효기간이 경과하면 소멸됩니다. 소를 제기하기 전에 소멸시효 기간, 중단사유 등을 신중하게 검토해야 합니다.

통상 소장을 제출하면 이를 상대방에 송달하여 30일 이내에 답변서를 제출할 기회를 주고, 그 후 상호 2,3회의 서면공방을 거친 후, 소 제기일로부터 약 6개월 이후에 변론기일이 지정됩니다. 통상 판결까지는 1년 이상의 시간 필요합니다. 직무발명 소송의 결과는 다른 연구원에 대한 보상 및 사기, 인사관리 체계에 미치는 영향이 지대하므로 회사가 패소할 경우 1심에서 종결되어 확정될 가능성은 낮고, 대법원까지 가는 경우도 많습니다. 그렇게 된다면 종결까지는 약 3년, 경우에 따라서는 그 이상의 장기간이 필요합니다. 다만, 직무발명자가 1심에서 승소하는 경우에는 그 승소한 보상금을 임시로 받아서 소송비용 등으로 활용할 수 있는 금전에 대한 가집행을 허용하는 경우가 많습니다.

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직무발명을 제3자에게 라이선스 아웃하여 기술료를 받는 것이 아니라 사용자 회사가 직접 직무발명을 실시하여 제품을 생산, 판매하는 경우, 법원은 특허법의 법리에 따라 다음과 같은 계산식으로 소위 자기실시에 대한 직무발명보상금을 산정합니다.

통상 실시보상금 산정의 출발점은 “사용자가 얻을 이익”인데, 그동안 나온 하급심 판결들을 살펴보면 상당히 혼란스럽습니다. 특허법원 판결은 1심 판결의 보상금액 보다 상당히 많은 금액을 직무발명보상금으로 인정한 특이한 사례입니다. 판결이유에서 사용자의 자기실의 경우 보상금 산정근거를 자세히 판시한 주목할 판결입니다. 판결문에서 중요부분을 인용하면 다음과 같습니다.

“직무발명을 사용자만 실시하고 제3자에게 실시를 허락하지 않은 경우 ‘사용자가 얻을 이익’을 산정하는 방식으로는 (1) 사용자가 제3자에게 직무발명에 대한 사용을 허락하였다고 가정할 때 얻을 수 있는 실시료 상당액을 기준으로 산정하는 방식과, (2) 사용자가 제3자에게 실시허락을 하였을 때 예상되는 감소된 매출액과 비교하여 그것을 상회하는 매출액(초과 매출액)을 기준으로 산정하는 방식 등이 있을 수 있다.”

특허법원은 금속 합금에 관한 직무발명에서 발명자가 구하는 방식에 따라 아래 계산식과 같이 “사용자의 매출액에 가상의 실시료율을 곱한 값에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉 독점권 기여율을 곱하는 방식으로 산정”하였습니다.

보상금 산정 계산식 = ① 이 사건 직무발명으로 인한 피고 등의 이익액(피고 등 제품 매출액 × 가상 실시료율 × 독점권 기여율) × ② 종업원(발명자들)의 공헌도(1 - 사용자 공헌도) × ③ 발명자들 사이 원고 기여율

특허법원은 ‘사용자가 얻을 이익’을 산정하는 기준으로 제시한 2가지 방식 중에서 (2)번 방식, 즉 사용자가 제3자에게 실시허락을 하였을 때 예상되는 감소된 매출액과 비교하여 그것을 상회하는 매출액(초과 매출액)을 기준으로 하는 방식과 사용자의 매출액에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉 독점권 기여율을 곱하는 방식을 동일한 것으로 보고 있습니다.

구체적으로 사용자의 이익액을 [사용자의 제품 매출액 × 독점권 기여율 15% × 가상 실시료율 2%] 방식으로 산정하였습니다.

여기서 제품의 매출액에 곱하는 독점권 기여율 값을 합리적으로 결정하는 것이 실무상 가장 어렵습니다. 특허법원은 위 사안에서 독점권 기여율을 15%로 보았는데, 그 이유는 사용자 회사의 기존 시장점유율이 48%로 매우 높은데, 통상 기존 시장에서 독점적 지위를 갖고 있었던 경우 그로 인한 기여 부분이 매우 클 것임이 경험칙상 명백하므로 그와 같은 사정을 감안하였다고 합니다.

위 (2) 방식의 산정기준과 같다는 전제로 서로 비교해 볼 때, 판결에서 독점권 기여율을 15%로 정한 것을 쉽게 이해하기 어렵습니다. 가장 중요한 factor인데 어떻게 해도 명확한 객관적 근거를 제시하기는 어렵다 생각됩니다. 아래에서 구체적으로 살펴보겠습니다.

사용자가 경쟁자 제3자에게 해당 직무발명의 실시를 허락하여 자유 경쟁을 한다고 가정하면 시장점유율에 따라 매출을 올렸을 것입니다. 이와 같은 경우 예상되는 사용자의 감소된 매출액은 48%를 곱한 값일 것이고, 그 감소된 매출액과 비교하여 그것을 상회하는 매출액(초과 매출액)은 52%에 해당할 것으로 추정됩니다. 따라서, 다른 요소를 배제하고 시장점유율만 고려한다면 사용자는 직무발명의 독점적 배타적 지위로 인해 52% 시장에서 추가 판매할 수 있을 것입니다.

특허법원은 기존 시장점유율 48% 때문에 직무발명의 독점적, 배타적 지위와 상관 없이 적어도 기존 시장점유율 만큼 제품을 판매할 있다는 입장입니다. 기존 시장점유율이 높을수록 직무발명의 독점적, 배타적 지위로 인한 판매기여도는 낮아진다는 취지입니다.

반대로 예를 들어 시장점유율이 전혀 없었던 사용자라면 직무발명의 독점적, 배타적 지위로 인해 시장에 새로 진입하여 시장을 독점한 것이므로 거의 모든 매출액이 초과 매출액과 같다고 볼 수 있습니다. 기존 시장점유율 0%의 경우라면 독점권 기여율을 100% 가까운 값으로 볼 수 있습니다. 참고로 사용자는 직무발명에 대한 무상의 통상실시권을 무조건 획득하므로, 이론상 직무발명으로 인한 독점권 기여율은 100%로 상정하기 어렵습니다.

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-- 직무발명 실시보상액 산정의 어려움 – 판결상 사용자의 이익 산정방법의 문제점 --   

직무발명보상 중 실시보상이 가장 어렵습니다. 핵심쟁점은 직무발명 실시로 사용자가 얻은 이익을 산정하는 방법입니다. 다수 판결은 [사용자의 이익 = 해당 매출액 x 직무발명 기여도(직무발명으로 인한 초과 매출 비율) x 가상 실시료율 x 독점권 기여율]이라는 계산식을 사용하고 있습니다. 여기에다 발명자 공헌도와 각 공동발명자의 기여율을 각 곱하여 최종적으로 직무발명자 개인별 보상금액을 산출합니다.

곱하기를 계속하여 얻은 결과 통상 매우 작은 수치가 남습니다. 하급심 판결을 살펴보면 직무발명의 자기실시에 대한 보상금청구소송의 경우 대부분 매우 적은 금액만 인정되는 상황입니다. 기술이전 또는 라이선스에 대한 처분보상/실적보상의 경우와 비교할 때 확연한 차이를 보입니다.

이론상 자기실시에 대한 직무발명보상과 기술이전 또는 라이선스에 대한 처분보상/실적보상은 사용자에게 인정되는 무상의 통상실시권에 해당하는 부분만 차이가 있을 뿐입니다. 보상액 산정에서 그 부분만 빼거나 보정해주는 것이 맞은 것입니다.

예를 들어, 사용자가 제3자로부터 라이선스를 받아 실시하는 상황을 가정한 가상의 실시료률에서 통상실시허락 대가에 해당하는 실시료률을 공제하면 직무발명으로 인한 독점적 이익을 산정할 수 있습니다. 이론적으로 [가상의 실시료율 x 독점권 기여율 = 전용 실시료율 - 통상 실시료율]로 산정할 수 있습니다.

통상 기술료(Royalty)는 순매출(net sale) x 실시료률(royalty rate)로 산정합니다. 결과값에 큰 영향을 미치는 factor는 매출액입니다. 미국특허 판례와 통설은 특허발명이 적용된 거래대상 최소단위 물품, 소위 the smallest saleable patent practice unit (SSPPU) 기준을 채택하고 있습니다. 화학물질, 의약품 분야에서도 동일한 입장입니다.

참고로 삼성전자와 애플 사건에서 하급심 판결에서 디자인특허침해를 원인으로 하는 손해배상액을 위와 같은 기준으로 산정한 것은 옳지 않고, 그 디자인특허로 인한 매출증가에 대한 기여비율을 반영해야 한다는 주장을 미국연방대법원 상고심에 제기한 상황입니다.

직무발명 자기실시 사안에서 우리나라 판결이 직무발명으로 인한 사용자 이익을 앞서 설명한 기술사용료(royalty) 산정방식으로 얻은 값에다 다시 그 직무발명으로 인한 매출증가 기여율을 곱하는 것과 같습니다.

제3자 실시에 관련된 기술이전 또는 라이선스 수익에 대한 처분보상이나 실적보상과 비교해 볼 때, 사용자의 실시만 기술사용료 중 통상실시권 부분만 제외하는 것이 아니라 나아가 초과매출기여율을 곱하여 기술사용료 중 극히 일부만 사용자의 이익으로 인정하는 것은 형평이 맞지 않습니다. 직무발명보상제도의 취지를 감안할 때 쉽게 동의하기 어렵습니다.

졸견이지만, 자기실시에 대한 직무발명보상액 산정은 [사용자의 이익 = 매출액 x 가상 실시료율 x 독점권 기여율]로 함이 타당하다 생각합니다. 가상의 실시료율에 직무발명으로 인한 기여도 또는 초과매출 비율 등이 반영된 것으로 보아야 합니다. 판결은 이미 반영된 요소를 다시 중복해서 곱하는 것과 다름 없다 생각합니다.

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