(1)직무발명보상금청구권은 금전 채권으로서 가분채권이기는 하지만 직무발명의 승계 시점에서 합리적으로 예상되는 직무발명의 실시․양도 등으로 인한 향후 사용자의 이익액 등을 고려하여 전체로서 단일하게 추산되는 금전채권으로서 직무발명의 승계 시점에 발생하는 것
(2)명시적 일부청구에 대한 확정판결의 기판력은 잔부청구에 미치지 아니한다.명시적 일부청구의 경우 기판력은 그 일부 청구의 인용 여부와 관계없이 청구 범위에 한하여 미치고, 잔부 청구에는 미치지 않는다.
(3)채권자가 별다른 이유 없이 하나의 가분채권을 수 개로 쪼개어 여러 법원에 제소하거나 여러 차례 나누어 제소하는 등 채무자에게 응소의 고통을 줄 목적으로 일부청구를 하는 것으로 볼 수 있는 특별한 사정이 있는 경우에만 잔부청구에 관한 후소의 제기가 권리남용 내지 신의칙에 의하여 제한될 수 있다.
(4)민사소송은 당사자가 소송의 개시, 범위, 종결을 자유롭게 정할 수 있는 처분권주의가 지배한다. 채권자가 심판의 범위를 명시적으로 일부로 특정하여 청구함으로써 잔부청구를 유보한다는 의사를 명시하였음에도, 잔부청구에 관한 후소의 제기가 신의칙에 반한다고 보는 것은 처분권주의에 정면으로 반하는 것일 뿐만 아니라 채권자의 신뢰이익을 해친다는 점에서 허용될 수 없다.
(5)채권자가 명시적 일부청구를 한 경우에 채무자는 채권자가 후일 잔부청구를 할 수 있다는 점 및 기판력 역시 일부청구한 부분에만 미친다는 점을 알고 있으므로, 채무자에게 채권자의 잔부청구에 관한 후소에 관하여 보호할만한 신뢰이익이 존재하지 아니하며, 채무자로서는 반소로 채무부존재확인의 소를 제기하여 후일 잔부청구에 관한 후소에 응소하는 번거로움을 피할 수도 있다.
(1)직무발명보상금청구권은 금전 채권으로서 가분채권이기는 하지만 직무발명의 승계 시점에서 합리적으로 예상되는 직무발명의 실시․양도 등으로 인한 향후 사용자의 이익액 등을 고려하여 전체로서 단일하게 추산되는 금전채권으로서 직무발명의 승계 시점에 발생하는 것,
(2)사용자의 직무발명 실시기간을 나누어 실시기간 별로 구분하여 금액이 산정될 수 있는 성질의 것이 아닐 뿐만 아니라 실시기간에 따라 계속적으로 발생하는 것도 아니다.
(3)가분채권의 일부에 대한 이행청구의 소를 제기하면서 나머지를 유보하고 일부만을 청구한다는 취지를 명시하지 아니한 이상 확정판결의 기판력이 청구하고 남은 잔부청구에까지 미치므로, 나머지 부분을 별도로 다시 청구할 수는 없다. 그러나 일부청구임을 명시한 경우에는 일부청구에 대한 확정판결의 기판력이 잔부청구에 미치지 아니한다.
(4)일부청구임을 명시하는 방법으로는 반드시 전체 채권액을 특정하여 그중 일부만을 청구하고 나머지에 대한 청구를 유보하는 취지임을 밝혀야 할 필요는 없으며, 일부청구하는 채권의 범위를 잔부청구와 구별하여 심리의 범위를 특정할 수 있는 정도의 표시를 하여 전체 채권의 일부로서 우선 청구하는 것임을 밝히는 것으로 충분하다.
(5)이 사건 선행판결에서 원고의 이 사건 각 발명에 따른 직무발명보상금을 피고 회사의 2018. 7. 29.까지 추정매출액에 기초하여 산정하였다고 하더라도, 원고가 이 사건 선행소송에서 원고가 구하는 직무발명보상금청구가 일부 청구임을 명시한 이상, 이 사건 선행판결의 기판력은 이 사건 선행소송에서 원고가 이 사건 각 발명에 따른 직무발명보상금의 일부청구로서 지급을 구한 금액과 이에 대한 지연손해금 부분에만 미칠 뿐이고, 이를 넘어서는 부분에 대해서까지 미치지는 않는다.
(6)그러나, 선행소송의 확정된 판결에서 기지급 직무발명보상금이 이 사건 각 발명으로 인한 원고의 직무발명보상금 합계액을 초과한 경우, 직무발명자 원고의 피고 회사에 대한 이 사건 각 발명에 대한 직무발명보상금청구권은 변제로 모두 소멸되었다.
(7)더욱이 이 사건 선행판결의 기판력은 피고 회사가 원고에게 지급하여야 할 직무발명보상금 중 선행소송의 청구금액 100,000,100원을 넘는 범위에서만 기판력이 미치지 않는데, 이 사건 각 발명으로 인한 원고의 직무발명보상금 합계액은 70,321,036원으로 100,000,100원을 넘지 못하므로, 원고의 피고 회사에 대한 이 사건 각 발명에 대한 직무발명보상금청구권은 이 사건 선행판결의 기판력에 의해서도 기각되어야 한다.
구 특허법과 발명진흥법에서 직무발명 보상금의 산정기준을 직무발명으로 인해 사용자가 얻을 이익, 사용자와 종업원의 각 공헌도, 발명자 개인의 기여도를 종합적으로 고려하여 산정한다고 규정하고 있습니다. 그 중에서, 직무발명으로 인한 사용자의 이익액 산정이 출발점이지만 소송 실무상 매우 어려운 문제입니다. 특히, 사용자가 자기 실시한 경우에는 사용자 매출로부터 직무발명에 기인한 이익액을 산정해야 하므로, 소송실무상 가장 어려운 쟁점이 많습니다.
원칙적으로 사용자는 종업원의 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 취득하므로, 그 범위를 넘어 직무발명을 독점함으로써 얻는 이익만을 직무발명 보상금 산정의 대상인 사용자가 얻을 이익으로 봅니다. 사용자의 이익 중에서 직무발명에 관한 부분을 분리하여 산정하고, 다시 독점적 지위에 기인한 부분만을 분리하여 산정한다는 것은 실무상 매우 어렵습니다.
사용자의 매출 중에서 직무발명으로 인한 발생하는 매출액을 산정하고, 그것으로부터 회계수법을 사용하여 사용자의 수익을 산정하면, 일단 직무발명과 관련된 사용자의 총 이익액이 산정됩니다. 여기에는 사용자가 획득한 무상의 통상실시권에 기인한 부분과 독점적 지위에 기인한 부분이 모두 포함되어 있습니다. 그 중에서 통상실시권을 넘어선 독점권으로 인한 이익액을 산정해야 합니다. 실무적으로 구체적 산정이 매우 어려운 일로, 실제 보상금청구 사건 판결에서도 대부분 근거를 밝히지 않고 있습니다.
따라서, 재판부에서 관련 사실, 주장과 증거 등을 종합적으로 고려하여 자유심증으로 결정합니다. 거칠게 얘기하면 재판부 재량으로 결정한다고 할 수 있습니다. 예를 들면, 쌍방 과실에 의한 교통사고인 경우 각 당사자의 과실비율을 어떻게 정하는가 문제와 유사합니다.
법원이 모든 관련 사정을 종합적으로 고려하여 상식에 비추어 합리적으로 결정할 수 밖에 없습니다. 절대적 기준이 있을 수 없으므로 누구도 명확하게 구체적 산정 근거를 댈 수 없는 사항으로 판사의 자유심증에 의할 수 밖에 없습니다. 이와 같이 구체적 근거를 댈 수 없는 비율을 정하는 소송은 1심 재판이 매우 중요합니다. 상급심에서 1심 법원이 정한 비용에 대해 다소 불만이 있다고 하더라도 함부로 변경하기 어렵습니다. 비율을 변경한 구체적 근거를 제시할 수 있다면 문제 없으나, 그렇지 않다면 불리한 판단을 받은 당사자로부터 무슨 근거로 변경한 것이냐 등 격렬한 비판을 받을 것이 뻔한 일입니다.
한편, 독점적 지위에 기인한 이익을 산정하는 것이므로, 직무발명에 대해 전용실시권을 설정한 사례가 있다면 일응의 기준이 될 수 있습니다. 전용실시권 설정 대가로부터 이익액을 먼저 산정한 후, 여기에서 무상의 통상실시권 부분을 제외하면 될 것입니다. 적어도, 전용실시권 설정 대가보다는 적어야 합니다. 여기에 덧붙여, 통상실시권 설정 사례가 있다면, 전용실시권 설정대가에서 통상실시권 설정대가를 공제하면 될 것입니다. 통상실시권만 설정된 사례가 있다면 적어도 통상실시권은 무상이므로, 이를 넘어서는 사용자의 이익부분을 직무발명 보상금 산정의 대상인 사용자 이익으로 산정해야 할 것입니다.
실제 사건에서 사용자의 총 이익 중에서 독점적 지위로 인한 이익율을 50%로 본 사례도 있고, 30%로 본 사례도 있습니다. 이와 같은 유사 사례의 이익율을 잘 검토하고 연구한 후 가장 유리한 자료를 재판부에 제공하고, 또 자기 주장을 뒷받침할 수 있는 논리를 개발하여 제출하는 것이 필요합니다. 동일한 기준을 적용해야 한다면 왜 그런지, 종전 사례와 다른 비율을 적용해야 한다는 그 이유는 무엇인지 등을 설득력 있게 주장해야 할 것입니다.
그 다음으로, 사용자의 이익액이 산정된 후, 여기에 발명자 공헌도를 곱해야 발명자로부터 기인한 이익액수가 산정됩니다. 발명자 공헌도는 절대적인 기준이 아니라 직무발명에 대한 사용자와 발명자의 상대적 공헌도를 산정하는 것입니다. 마찬가지로 관련 사실을 종합적으로 고려하여 재판부가 합리적 기준으로 자유심증으로 결정합니다. 우리나라 판결에서는 발명자 공헌도를 10%로 본 사례가 가장 많습니다. 다만, 실제 발명자 공헌도를 15%로 본 경우도 있고, 그 이상으로 볼 수 있는 경우도 많습니다.
그 다음 산정요소는 공동발명자의 각 기여도입니다. 발명자가 1명인 경우에는 발명자 공헌도가 마지막 고려요소입니다. 그러나, 복수의 발명자가 있는 경우 발명자 사이 상대적 기여율을 곱하면 각 발명자의 직무발명 보상금이 산정됩니다. 여기에서 종전에 받았던 출원보상, 등록보상 등 직무발명보상금을 공제하면 소송을 통해 받을 수 있는 직무발명 보상금이 최종적으로 산정됩니다.
통상 회사와 직무발명자인 퇴직자 사이에는 직무발명 보상금 소송과 함께 영업비밀 침해소송 등 복잡한 법적 분쟁이 많습니다. 분쟁 초기부터 폭넓은 안목으로 관련된 법적 리스크를 모두 포착하여 긴 안목의 종합적인 법적 분쟁 대응전략을 수립하는 것이 필요할 것입니다.
특허권자 사용자가 제3자에게 직무발명의 특허권에 대한 통상실시권 허여 라이선스 체결 – 사용자에게 로열티 수입 발생 + 사용자의 직무발명에 대한 자기 실시로 인한 이익 발생
2. 쟁점: 사용자의 자기 실시로 인한 독점적 이익의 산정 시 독점권 기여율 판단
3. 서울중앙지방법원 판결요지 – 독점권 기여율 20%
자기실시 부분에 대한 실시보상금 산정에 있어 적용할 독점권 기여율 판단
이 사건에서 사용자 피고는 직무발명을 제3자에게 실시허락을 하였을 뿐 아니라 스스로 실시하기도 하였으므로
직무발명으로 인한 사용자의 이익액을 산정함에 있어서는 실시료 수입뿐만 아니라 자기실시로 인하여 사용자인 피고가 얻은 초과이윤을 산정하여야 하고, 이 초과이윤은 피고가 제3자에게 실시허락을 한 상황을 고려하고도 통상실시권을 초과하는 독점적 이익을 얼마나 누렸다고 인정할 수 있을지를 고려하여 산정하여야 한다.
이에 관하여 종업원 직무발명자 원고는 이 사건 보상 규정에서 실시보상의 경우 독점권 기여율의 하한을 1/3로 정하고 있고 일반적으로 독점권 기여율이 20%에서 60% 인정되고 있는 사정을 감안하여 이 사건에서도 실시보상금 산정에 적용할 독점권 기여율을 50%가 인정되어야 한다고 주장한다.
이에 대해 사용자 피고는 이 사건 직무발명을 사용하기를 원하는 자가 있는 경우 경쟁업체라 하더라도 아무런 제한을 두지 않고 이 사건 직무발명에 대해 라이선스를 주어 실질적으로 경쟁상의 우위는 없었으므로 자기실시부분에 대해서 독점적 이익이 없어 원고들은 피고에게 실시보상금을 청구할 수 없거나 일부 금원을 인정한다고 하더라도 이와 같은 사정을 감안하여 실시보상금 산정에 적용할 독점권 기여율은 3% 이내라고 주장한다.
살피건대, 피고는 제3업체에 이 사건 직무발명에 대한 실시권을 부여함에 있어서 특허 사용범위를 '특정 공사' 및 ’지역'과 ’기간’으로 한정하였고, 나머지 공사에 대해서는 피고가 직접 특허를 실시한 사실은 앞서 본 바와 같고, 이와 달리 피고가 라이선스를 희망하는 모든 자에게 모든 범위에 대하여 실시권을 허여한 사실을 인정할 증거는 없다.
따라서 피고에게는 자기실시와 관련하여 독점적 지위가 남아 있다고 인정되고 그 남아 있는 독점적 지위 만큼에 해당하는 자기실시로 인한 수입을 사용자 이익액으로 산정함이 상당하다고 할 것이다.
이와 같은 사정 및 이 사건에 제출된 각 증거에 의해 인정할 수 있는 다음과 같은 사항을 종합하여 피고가 이 사건 직무발명을 제3자에게 실시허락을 한 이후에 자기실시를 하는 경우에 남아 있다고 인정할 수 있는 독점권 기여율을 20%로 인정한다.
① 피고는 이 사건 직무발명과 관련하여 다수의 통상실시권을 허여하면서 특정 공사 및 지역과 기간에 한정을 둔 사실은 앞서 본 바와 같고, 통상실시권자는 정기적으로 피고와 영업전략 회의를 해야 하고 영업대상에도 제한을 받은 점을 고려하면 피고가 해당 기술시장에서 완전경쟁상태에 있었다고 보기 어렵다.
② 피고는 이 사건 직무발명이 그 보호범위가 협소하며, 실제로 직무발명을 실시한 후에도 매출액 증가가 거의 없거나 오히려 감소하여, 이 사건 직무발명의 가치를 낮게 평가하여야 한다고 주장하나 해당업계 및 상품의 전반적인 발주, 매출현황에 대한 고려 없이 단순히 피고 회사의 연도별 매출 변화만을 근거로 이 사건 직무발명의 가치를 합리적으로 평가하기는 어렵고, 오히려 피고가 공개입찰을 통해 이 사건 직무발명 중 4개의 공법에 관한 특허를 매각할 수 있었던 사정을 고려하면 이 사건 직무발명은 해당 시장에서 일정한 가치를 보유하고 있다고 보인다.
③ 또한 이 사건에 서증으로 제출된 계약서에 나타난 계약방법과 계약근거 및 낙찰률에 따르면, 피고와 이 사건 직무발명의 통상실시권자들은 이 사건 직무발명으로 인해 대부분 경쟁입찰이 아닌 수의계약을 체결할 수 있었다.
④ 다만, 아래 '4. 피고가 받을 이익액 산정' 부분에서 보는 바와 같이 피고가 통상실시권을 부여하여 제3자가 이 사건 직무발명을 실시한 공사가 총33건(공사금액 합계 13,438,265,339원) 인데 비해, 피고가 직접 이 사건 직무발명을 실시한 공사는 총 7건(공사금액 합계 2,619,249,091원)으로 상대적으로 자기실시가 활발하게 이뤄지지는 않았다.
⑤ 피고가 영위하는 영업 관련 시장에는 이 사건 직무발명을 대체한 유사한 특허가 존재한다.
⑥ 한편, 이 사건 직무보상규정에는 독점권 기여율에 해당하는 '독점권리로 인한 매출액 증가분'을 최대 1/2로 하되, 1/3까지 낮아질 수 있다는 기재가 있으나 이는 실시보상 가이드라인으로 직무발명보상심의위원회가 실시보상금을 산정하는데 참고로 활용하도록 정하고 있을 뿐(제18조 제4항)이고, 이와 같은 규정 자체도 직무발명을 사용자가 직접 실시하는 경우 뿐만 아니라 이 사건에서와 같이 자기실시와 타에 실시가 병행되는 경우에 곧바로 적용할 수 있다고 보기도 어려우므로 반드시 독점권 기여율을 위 별표의 하한 값 이상으로 적용하여야만 한다고 할 수는 없다.
(1) 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는다.
(2) 사용자가 직무발명을 승계한 경우 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 있은 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있다.
(3) 이때 사용자의 이익은 회계상 이익을 의미하는 것은 아니고, 직무발명 자체에 의한 이익을 의미한다.
(4) 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자의 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없다.
(5) 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구하는 직무발명자가 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 점을 입증해야 한다.
(6) 사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 직무발명 특허의 존재로 인해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시하지 못하게 하여 사용자의 매출이 증가하였다면 직무발명으로 인한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.
(7) 사용자는 물론 경쟁회사도 직무발명을 실시하지 않았고, 직무발명 출원 당시 다양한 대체기술이 존재하여 경쟁회사가 그 대체기술을 실시할 수 있었다면 경쟁회사에서 직무발명을 실시하지 못함으로써 사용자의 매출증가 또는 이익증가를 상정할 수 없으므로, 직무발명으로 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.
(8) 직무발명의 특허에 대한 무효사유가 있다는 사정만으로 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없다고 단정할 수 없다.
(9) 그러나 직무발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁회사도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었다면 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.
직무발명 보상금의 계산식
(1) 보상금 액수= 사용자가 얻을 이익 x 발명자 공헌도(1-사용자 공헌도) x 발명자 기여율(공동발명자 중 특정 발명자의 기여도)
(2) 사용자가 얻을 이익= 초과매출액 x 가상 실시료율
(3) 초과 매출액= 총 매출액 x 독점권 기여율 x (발명의 기여도를 고려해야 하는 경우 그 직무발명의 기여도)
사용자 이익 - 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결
‘사용자가 얻을 이익’은 사용자와 종업원 간의 분배의 대상이 되는 이익을 말하는 것으로, 당해 특허에 의하여 발생한 이익으로서 당해 특허와 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익으로 제한된다. 한편, 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통장실시권을 가지므로, ‘사용자가 얻을 이익’은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적 • 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 이 사건과 같이 사용자가 스스로 직무발명을 실시한 경우, ‘사용자가 얻을 이익’은 사용자의 매출액에 가상의 실시료율을 곱한 값에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉 독점권 기여율을 곱하는 방식으로 산정할 수 있다.
