직무발명보상소송에서 실시보상 청구사건이 어렵습니다. 실시보상액 산정에 관한 법리는 큰 문제 없지만, 실제 분쟁사안에서 실시보상금을 산정한 판결을 보면 그 판결이유의 배경을 이해하기 어렵거나 그 산정 결과를 납득하기 어려운 경우가 많습니다.
위 판결에서 사용한 실시보상금 산정 수식은 다음과 같습니다. [사용자의 이익 = 해당 매출액 x 직무발명 기여도(직무발명으로 인한 초과 매출 비율) x 가상 실시료율 x 독점권 기여율]
통상 기술료 = 해당 매출액 X 실시료율로 산정합니다. 여기에 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점적 지위에서 기인한 기술료는 여기에 독점권 기여율(통상 50% 정도)를 곱하면 됩니다.
여기까지 곱한 결과 값이 직무발명 기술을 독점적으로 실시하는 사용대가, 즉 제3자라면 통상 지불해야만 하는 기술료 중에서 사용자에게 특별히 인정되는 무상의 통상실시권에 해당하는 부분을 공제(통상 50%)하고 남은 값이 사용자의 직무발명 기술에 대한 독점적 사용대가로서의 기술료입니다. 이것이 사용자가 직무발명을 독점적으로 사용하면서도 외부에 비용을 지불하지 않음으로써 반사적으로 얻은 이익입니다.
그런데 위 판결에서는 위와 같이 산정된 금액에서 그 중 단지 그 5%만을 사용자 이익으로 인정하였습니다. 그 5%를 직무발명으로 인한 초과 매출 비율, 즉 "초과매상의 비율"이라고 합니다. 해당 제품의 총 매출액 중 직무발명 실시로 인해 추가된 매출을 직무발명 기여도로 보고 곱한 것입니다. 실시보상금의 최종액수 규모를 결정하는 핵심변수(factor)로 작용한 경우입니다.
위 판결에서 사용한 "초과매상의 비율"이라는 표현 뿐만 아니라 그 초과매상의 비율을 "5%"로 선뜻 결정한 부분도, 그 정확한 의미를 이해하기 어려울 뿐만 아니라 동의하기 어렵다 생각합니다.
사용자 이익산정 논리를 직무발명의 자기실시가 아닌 타사에 대한 기술이전 또는 라이선스의 경우와 대비해 보면 그 차이점을 분명하게 알 수 있습니다. 구체적 사례와 판결을 서로 대비해 보시기 바랍니다.
매출에 대한 직무발명의 기여도는 가상 실시료율에 이미 반영되었다고 봄이 타당할 것입니다. 그럼에도 불구하고 실시료율에 직무발명 기여도를 다시 곱한 것인데, 그 이유를 이해하기 어렵습니다. 논리적으로 자기 실시에 대한 직무발명 보상과 기술이전 또는 라이선스에 대한 처분보상 / 실적보상은 사용자에게 인정되는 무상의 통상실시권에 해당하는 부분만 차이가 있을 뿐입니다. 보상액 산정에서 그 부분만 빼거나 보정해주는 것이 맞습니다. 독점권 기여율을 반영하면 충분합니다.
정리하면, 자기실시 대한 직무발명보상액 산정은 [사용자의 이익 = 매출액 x 가상 실시료율 x 독점권 기여율]로 함이 타당하다 생각합니다. 가상의 실시료율에 직무발명으로 인한 기여도 또는 초과매출 비율 등이 반영된 것으로 보아야 합니다.
국세청 유권해석 (사전-2015-법령해석법인-0316 2015. 10. 6.) - “내국법인이 발명진흥법에 따른 직무발명보상금을 임원에게 지출하는 경우 해당 지출액은 조세특례제한법 시행령 별표6 1. 연구개발, 라목의 연구·인력개발비 세액공제를 적용 받는 비용에 포함되는 것”
세액 공제는 납세의무자가 부담하는 세액 중에서 세금을 아예 공제해서 빼주는 것을 말합니다. 참고로 소득공제는 세금 산정의 근거가 되는 소득액을 빼주는 것입니다. 소득공제와 비교하면 세액공제가 훨씬 유리합니다. 직무발명 보상금을 세액공제 대상 비용으로 보기 때문에 회사법인의 입장에서는 세금으로 직무발명 보상금을 주는 것과 비슷할 것입니다.
물론 기업규모와 항목에 따라 세액공제의 규모와 비율이 조금씩 다릅니다. 예를 들면, 신성장동력산업 연구개발비(R&D) 세액공제와 원천기술 연구개발비(R&D) 세액공제의 경우 연구개발비용 중 중소기업은 30%, 중견기업 및 대기업은 20%까지 공제받을 수 있습니다. 이와 같은 연구인력개발비 세액공제는 실제 많은 장점이 있는 가장 대표적인 절세 포인트라고 합니다. 현행법상 그 적용기한은 오는 2018년 말까지라고 합니다.
회사법인이나 개인사업자 등 사용자에게 어떤 비용 항목으로 얼마나 세액 공제를 받는지 등등 실무적 사항은 세무 전문가에게 구체적으로 조언을 받는 것이 바람직할 것입니다.
다만, 직무발명자에게는 직무발명 보상금으로 300만원까지 소득세 비과세의 혜택을, 사용자에게는 직무발명 보상금 지급액을 연구, 인력개발 비용으로 세액 공제 혜택을 제공하는 등 세금으로 양쪽을 모두 적극 지원하고 있습니다. 국가적으로 직무발명 보상제도를 적극 권장, 시행하고 있습니다.
공공연구기관이나 대학에 소속된 연구원 또는 대학교수가 재직 중 발명한 경우, 특별한사정이 없는 한 그 발명은 원칙적으로 직무발명에 해당하고, 발명자인 연구원 또는 교수는 그 직무발명을 사용자인 소속연구기관 또는 대학에 신고하여야 합니다. 신고하지 않고 제3자 명의로 특허출원 및 등록을 하는 경우 형사상 배임죄의 책임을 지게 됩니다. 대학원생은 원칙적으로 종업원은 아니지만 관련 학칙이나 내부규정, 참여 연구과제에서 체결한 협약서에서 직무발명 신고의무를 규정한 경우에는 교수와 마찬가지로 보아야 할 것입니다.
2. 직무발명 미신고에 대한 민사상 손해배상 책임
직무발명 미신고로 인해 형사 유죄판결을 받으면, 그 미신고 행위가 위법행위라는 점은 사실상 확정된 것이므로, 그 다음 단계로 특별한 사정이 없는 한 민사상 손해배상책임도 부담하게 됩니다. 따라서, 직무발명 미신고로 인한 손해배상 액수만 문제될 뿐이고, 직무발명을 신고하지 않은 연구원이 손해배상 책임 자체를 회피하는 것은 어렵습니다.
3. 미신고 직무발명을 제3자 명의로 출원 및 등록한 경우 원상회복 여부
연구기관이나 대학이 제3자 명의로 출원 및 등록된 모인출원에 대한 정당 권리자로서 그 권리를 원상회복할 수 있는지 여부는 어려운 문제입니다. 개정 특허법 시행일 2017. 3. 1. 이전 설정등록된 특허권에 대해서는 종래의 특허법상 특칙규정과 판례법리가 적용됩니다. 신법 시행일 2017. 3. 1.부터 설정등록된 특허권에 대해서는 진정한 권리자의 특허등록명의자에 대한 특허권 이전등록청구권을 행사할 수 있습니다.
우리나라 특허법 제34조 및 제35조 규정은 원칙적으로 정당한 권리자가 일정 기간 내에 후속출원을 하면 원상회복할 수 있는 구제방법을 제공합니다. 그런데, 타국가에는 이와 같은 특별규정이 없습니다. 즉, 국가마다 입장을 달리하는 문제로서 해외 출원에 관한 분쟁해결은 단순하지 않습니다. 예를 들어, 일본, 미국, 중국, 유럽특허청 등 타국가 특허법에는 정당한 권리자의 후속출원을 권리구제의 전제요건으로 하는 것은 아닙니다. 그러나, 출원조차 하지 않았던 정당 권리자에게 모인출원에 관한 권리가 모두 귀속된다고 단정하기는 어렵습니다. 모든 국가에서 동일한 특허법리가 적용될 가능성은 극히 낮기 때문에 개별 국가마다 특허법리를 면밀하게 살펴보아야 할 것입니다.
4. 누락된 공동발명자의 손해배상청구권 – 직무발명보상금에 상응하는 손해액
대학발명 기술이전에 따른 수익발생과 발명자 보상이 있는 경우 졸업하여 학교를 떠난 대학원생 연구원이 공동발명자라면 그 연구원도 보상 대상자입니다. 만약 대학원생 연구원이 공동발명자에 해당하지만 특허발명자에서 누락된 경우라면, 해당 대학원생 공동발명자는 대학교수 등 다른 공동발명자를 상대로 직무발명보상금에 해당하는 손해배상청구를 할 수 있습니다. 따라서 진정한 공동발명자는 발명자로 기재되어 있지 않다고 해도 대학규정에 따른 직무발명보상액 중에서 자신의 공동발명자 기여도에 따른 금액을 받을 수 있습니다.
5. 직무발명 보상금 비과세 대상
연구기관이나 대학 산학협력단에서 연구원 또는 대학교수에게 지급하는 직무발명 보상금도 일반 회사의 경우와 마찬가지로 비과세 소득에 해당합니다. 실제 분쟁사건에서, 대학교수는 대학의 구성원이고 종업원이지만 산학협력단의 종업원은 아니므로 비과세 적용대상이 아니라는 다툼이 있었습니다. 그러나, 법원은 대학의 교직원은 법률상으로는 산학협력단의 종업원은 아니지만 실질상 대학과 산학협력단을 동일시 할 수 있으므로 산학협력단의 종업원이라 볼 수 있다는 논리로, 대학교수가 산학협력단을 통해 받은 직무발명 보상금도 일반 회사 종업원의 경우와 마찬가지로 소득세법 제12조의 비과세 소득에 해당한다고 판결하였습니다. 그 후 관련 규정을 아래와 같이 명시하여 그 비과세 범위에 해당한다 점은 명확하게 하였습니다. 다만, 정부는 2017. 1. 1. 이후부터 비과세 직무발명보상금의 범위를 300만원으로 제한하였습니다.
관련 세법 및 시행령 규정
소득세법 제12조 (비과세소득)다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다.
5. 기타 소득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득
라. 「발명진흥법」제2조 제2호에 따른 직무발명으로 받는 다음의 보상금
1) 종업원이「발명진흥법」제15조에 따라 사용자로부터 받는 보상금
2) 대학의 교직원이 소속 대학에 설치된 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」에 따른 산학협력단으로부터 같은 법 제32조에 따라 받는 보상금
소득세법 시행령 제17조의3 (비과세되는 직무발명보상금의 범위)
법 제12조제3호어목에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 연 300만원 이하의 금액을 말한다.
제18조제2항 (신설) ② 법 제12조제5호라목에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 연 300만원(해당 과세기간에 법 제12조제3호어목에 따라 비과세되는 금액이 있는 경우에는 300만원에서 해당 금액을 차감한 금액으로 한다) 이하의 금액을 말한다.”
대학의 지도교수 A, 석사과정 대학원생 B와 C 회사의 연구원 D는 산학협력공동연구를 수행한 결과, 완성된 발명을 C 회사 명의로 특허 출원하면서 발명자로 A 교수와 D 연구원만 올리고, 대학원생 B는 기재하지 않았습니다. 특허등록 후 대학원생 B가 진정한 공동발명자로서 자신의 권리를 주장하는 소를 제기하였습니다.
위 사례에서 해당 연구개발을 진행하던 와중에 A 지도교수가 안식년 휴가로 미국에 8개월 가량 체류하면서 이메일로 대학원생과 실험결과를 주기적으로 보고받고 그 해결방안을 지시하는 등의 방식으로 연구를 진행하였습니다. 대학원생 B는 시제품의 성능평가 등 실험을 수행하고, 특허명세서 초안작성도 담당하였습니다. 그 후 작성된 대학원생 B의 석사학위 논문도 특허출원 내용과 거의 동일한 내용이었고, 그와 동일한 내용의 논문을 학술대회에 발표하면서 논문의 공동저자로 지도교수 A와 대학원생 B로 기재하였습니다.
법원은 이와 같은 사실관계를 바탕으로 대학원생 B를 특허발명의 공동발명자로 인정하고, 그 기여율에 따른 지분을 30%로 인정하였습니다.
대학원생 B는 진정한 공동발명자임에도 불구하고, 특허출원서, 특허증 등 특허서류 어디에도 발명자로 언급되지 않았습니다. 이와 같이 제외된 진정한 발명자는 등록된 특허에 대한 관계에서 어떤 권리를 보유하며, 자신의 권리를 어떻게 구제받을 수 있을까요? 복잡한 쟁점이 많지만, 판결요지와 관련된 사항 몇 가지만 간략하게 설명드립니다.
1. 대학원생 발명과 지도교수, 대학의 산학협력단의 관계
원칙적으로 대학생이나 대학원생은 대학의 종업원에 해당하는 교원이 아닙니다. 따라서 직무발명이 성립되지 않고, 특별한 사정이 없는 한 자유발명에 해당합니다. 직무발명이 아니므로 지도교수, 대학, 산단에서 대학원생의 발명에 관한 권리를 일방적으로 승계할 수 없습니다.
다만, 국책과제, 산학협동연구 등에서 참여 연구원으로 등록되어 인건비를 지급받는 경우에는, 각 특별법 및 관계법령에 따라 대부분 종업원의 지위에서 발명한 것으로 볼 수 있거나 연구협약서 규정에 따라 직무발명 관련 규정이 적용될 수 있습니다. 한편, 회사 재직 중 회사지원으로 대학원을 다니는 경우, 교수나 연구원이 안식년 휴가 중에 다른 대학, 연구소, 회사에서 연구하는 동안에 발명한 경우에는 2중적 지위로 인해 상당히 복잡한 문제가 많습니다.
2. 대학원생의 특허지분권 및 지분이전청구권
진정한 공동발명자는 해당 특허발명에 대해 지분권을 갖습니다. 진정한 공동발명자를 제외하고 등록받은 특허는 일종의 모인특허에 해당하지만, 대법원판결에서 예외적으로 진정한 권리자의 지분이전청구권 행사를 인정하는 경우에 해당합니다. 따라서, 대학원생 B는 현재의 특허권자를 상대로 특허권의 30% 지분을 자신에게 이전하라는 청구의 소를 제기할 수 있습니다.
3. 진정한 공동발명자의 특허지분권 침해로 인한 손해배상청구
진정한 공동발명자는 특허의 지분권을 회수하는 대신, 그 지분권을 침해한 상대방을 상대로 손해배상을 청구할 수도 있습니다. 이 경우 제외된 진정한 공동발명자가 받을 수 있는 손해배상의 범위는 직무발명자가 사용자로부터 받을 수 있는 직무발명 보상금에 상당하는 금액이라는 대법원 판결이 있습니다.
대법원2014. 11. 13. 선고2011다77313 판결에서이와같은예외적상황에대해설시한부분을인용하면다음과같습니다. "양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권의 설정등록을 받았으나 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우에, 그 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다(대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결 참조)."
대법원은 원고 회사가 종업원 B에게 Q22 합금 발명에 대한 권리 중 종업원 B 지분에 관하여 직무발명 사전승계 약정에 따른 승계 의사를 문서로 알리고, 위 발명에 대하여 공동발명자 A 앞으로 등록된 특허권 중 종업원 B 지분에 관한 권리를 공동발명자 A를 상대로 종업원 B를 대위하여 종업원 B에게 이전 등록할 것을 청구하고, 동시에 종업원 B를 상대로 그 지분권을 회사에게 순차 이전 등록하도록 청구할 수 있다고 판결하였습니다. 다만, 위와 같은 순차 등록이전을 생략하고 위 특허권에 관한 종업원 B의 지분을 직접 회사에게 이전 등록할 것을 청구할 수는 없다고 판결하였습니다. 생각건대, 부동산진정명의회복청구에서 중간생략등기를 허용하고 있지만, 특허권 진정명의회복청구에서는 이와 같은 생략등록과 같은 권리구제방법을 인정하지 않는다는 취지로 해석됩니다. 위 대법원 판결에는 어떤 이유로 양자를 구분해야 한다는 것인지 그 배경에 대해서는 아무 설명이 없습니다.
연구개발 담당 직원이 직무발명을 완성하였으나 회사에 통지하지 않고, 몰래 외부로 빼돌려 제3자 명의로 출원, 등록한 사안. 사용자 회사에서 직무발명 사실을 알고 일방적으로 직무발명자에게 그 직무발명에 관한 권리를 승계한다고 통지함. 사용자 회사에는 직무발명에 관한 권리는 회사에 귀속된다는 내용의 사규를 적용하고 있었음 – 사전 승계규정 존재.
쟁점: 직무발명을 완성한 종업원이 자진하여 사용자에게 직무발명 완성 사실을 통지하지 않았음에도 다른 경로로 직무발명 사실을 알게 된 사용자가 직무발명자의 의사와 달리 해당 직무발명을 승계한다고 일방적으로 통지한 경우에도 해당 직무발명에 관한 권리를 사용자가 승계하는지 여부
2. 발명진흥법 관련 규정 및 기본 법리
발명진흥법 제12조 전문, 제13조 제1항, 제3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면, 사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다.
3. 직무발명자의 배임행위
직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 상당하다. 따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 된다고 할 것이다.
4. 사용자의 일방적 통지 및 권리승계 인정
발명진흥법 제12조 전문, 제13조 제1항, 제3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면,
사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다.
5. 대위행사 가능
직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로서는 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다. 그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것이다.
6. 대법원 판단의 결론
그렇다면 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에,
위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자로서는 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다.
그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것이다.
대상 특허기술은 블록버스터 항암제 신약인 모노클로날항체 Erbitux (cetuximab)입니다. 발명자인 교수가 대학이나 연구기관을 이동하면서 연구개발을 한 경우 특허출원 당시 발명자 확정도 어려울 뿐만 아니라 특허 라이선스 등 과정에서도 사후적으로 정확하게 확인하는 것이 실무적으로 쉽지 않습니다. 그렇지만, 진정한 발명자를 정확하게 확인하지 못한 경우 사후적으로 중대한 결과를 초래한다는 점을 분명하게 보여주는 사례입니다.
1. 발명자, 연구개발 및 특허등록 경위
Dr. Joseph Schlessinger는 1974년 Israel Weizmann 연구소에서 박사학위를 받고 교수로 재직하던 중, Meloy Lab.이라는 미국 벤처회사의 제안으로 1985년 9월 안식년 휴가(sabbatical leave)를 받고 Meloy로 옮겨 보수를 받으면서 연구를 계속하였습니다. Dr. Schlessinger는 안식년 휴가 중에도 Weizmann 연구소 직위와 Lab을 그대로 유지하였으므로 사실 2중 취업에 해당합니다. Meloy에 근무하면서도 Weizmann 연구소를 정기적으로 방문하기도 했을 뿐만 아니라 다수의 와이즈만 연구원을 Meloy 연구실에 데려오기도 했습니다. 이와 같이 발명자가 복수의 회사에 속하는 경우 직무발명의 승계관계가 매우 복잡합니다.
Dr. Schlessinger는 1987년 1월 Meloy 연구실에서 만든 모노클로날항체(MAB)를 와이즈만 연구소에 가져가서 약효시험을 의뢰하였고, 그 다음 해 Israel Weizmann 연구소 Dr. Michael Sela 지도교수와 Dr. Esther Aboud-Pirak (Post Doc.), Dr. Esther Hurwirtz (연구교수) 팀은 MAB와 항암물질의 복합이 놀라운 치료효과를 나타낸다는 in vivo 실험 결과를 얻었습니다. 특히 그때까지의 통념이었던 화학물질과의 conjugation 없이 단순히 복합 투여만 해도 상승적 치료효과가 나타난다는 예상하지 못한 결과를 얻었습니다. 이와 같은 실험 결과를 Dr. Schlessinger에게 알려주고, 작성된 논문 초안의 사본도 제공하였습니다.
그런데, Dr. Schlessinger는 미국으로 돌아온 후 1988. 9. 15. 위 연구결과를 Israel Weizmann 연구소와 협의 없이 Meloy사 연구원들과 함께 공동 발명자로 미국 특허청에 단독 특허출원 하였습니다. 특허 명세서에는 Israel Weizmann 연구소에서 수행한 연구 내용을 포함하고 있을 뿐만 아니라 특정 부분에서는 Weizmann 연구소에서 발표한 논문에 실린 데이터 등을 그대로 사용하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 Weizmann 연구소 팀은 발명자에서 제외하였습니다.
한편, Weizmann 연구소에서는 Dr. Schlessinger 포함하여 Dr. Michael Sela, Dr. Esther Aboud-Pirak, Dr. Esther Hurwirtz를 4명을 공동 저자로 표시한 논문을 특허 출원일보다 조금 늦은 1988년 12월 Journal of the National Cancer Institute라는 학술지에 발표하였습니다.
벤처회사 Meloy는 Rhone Poulenc Rorer로 인수되었다가, 다시 ImClone로, 그 후 최종 합병을 거쳐 Aventis로 인수되었습니다. 그 와중에 Rhone Poulenc Rorer 명의로 출원된 미국 특허출원은 장기간 CP, CIP 등 복잡한 심사과정을 거쳐 결국 2001. 4. 17. 미국특허 제6,217,866호로 특허 등록되었습니다.
2. 대형 특허 라이선스
특허권자는 위 특허등록 직후 2001년 9월 19일 특허제품 Erbitux의 개발 및 판매 권리에 대해 BMS와 사이에 로열티 규모가 무려 1.3조원대에 이르는 대형 라이선스 계약을 체결하였습니다. BMS는 북미(미국과 캐나다) 실시대가로 upfront 2억불, NDA acceptance 3억불, FDA approval 5억불의 milestone으로, 총 10억불의 기술이전료를 특허권자에게 지급하기로 하고, running royalty 또한 북미시장 매출액의 39%로 정하는 등 파격적인 조건이었습니다.
3. 공동발명자 쟁점
이와 같이 특허등록과 대형 라이선스 성공소식이 빅 뉴스로 세상에 알려지자 Israel Weizmann 연구소에서 특허권의 권리귀속 문제를 제기하였습니다. Israel Weizmann 연구소의 Dr. Michael Sela 지도교수와 실험실 소속 2명의 연구원 Dr. Esther Aboud-Pirak (Post Doc.), Dr. Esther Hurwirtz (연구교수)이 실질적 발명자에 해당한다고 주장한 것입니다. 물론 동료 연구원이었던 Dr. Schlessinger의 기여부분도 있지만, 그의 단독 발명은 절대 아니다라는 취지입니다.
Israel Weizmann 연구소(엄밀하게는 Yeda)에서는 2003년 10월 미국 Southern District of New York 법원에 특허발명자를 진정한 발명자로 정정하는 소송을 제기하였고, 장기간에 걸친 치열한 재판 끝에 2006년 9월 18일 기존 특허증에 발명자로 기재된 슐레진저와 3명의 Meloy 연구원에서 Dr. Schlessinger를 제외한 3명을 빼고 대신 와이즈만 연구소의 Sela, Pirak, Hurwitz를 진정한 발명자로 인정하는 판결을 하였습니다.
우; 판결에 따라 발명자를 정정하고, 나아가 사용자가 직무발명을 승계하는 법리에 따라 결국 Israel Weizmann 연구소를 거처 최종적으로 Yeda가 해당 특허에 관한 권리를 갖게 되었습니다. 물론 Dr. Schlessinger 또한 진정한 발명자로 인정되었으므로 그로부터 권리를 승계한 부분은 유효합니다. 따라서, 공동 발명에 따른 공유 특허권이 된 것입니다.
참고로, 우리나라 특허법은 공동발명의 경우 공동 발명자가 공동으로 특허출원을 해야 하고, 진정한 발명자를 제외한 경우 특허무효 사유에 해당합니다. 그런데, 위 사건과 같이 사후적으로 진정한 발명자가 밝혀진 경우에도 특허무효를 사후적으로 치유할 수 없기 때문에 결국 진정한 발명자도 특허권을 상실한다는 심각한 문제가 있습니다. 진정한 발명자의 권리보호에 미흡한 현행 특허법 규정을 하루 빨리 개정할 필요가 있습니다.
4. 공동발명자 확정의 효과
판결 후 특허권 소유 관계를 바로잡고, 그 이전까지 발생한 부분에 대해 Yeda와 Aventis 및 ImClone는 협상을 통해 2007년 12월 새로운 공유 특허권자 Yeda에게 두 회사는 각각 6천만불, 합계 1.2억불(약 1300억원)을 일시불로 지급하고, 추후 임클론으로부터 제품 매출에 대한 소정의 경상 기술료(running royalty)를 받기로 합의했다고 합니다.
5. 시사점
특허출원과 논문발표 시점으로부터 무려 13년이 지난 후 특허등록이 되고, 거의 18년이 지나 시점에 진정한 발명자를 확정하는 판결이 나왔으며, 그 후 로열티 금액을 분배하는 절차를 거친 것입니다. 통상 특허발명이 신약개발 성공으로 연결되어야만 그때서야 진정한 발명자 문제가 대두될 가능성이 높습니다. 의약분야에서는 그때까지 10여년 이상의 장기간이 걸리고, 그동안 누구도 관심을 크게 갖지 않는다고 방심할 수도 있습니다. 그러나, 특허발명이 상업적으로 크게 성공하면 발명자와 사용자에게 거액이 걸린 중대한 문제가 됩니다. 아무리 많은 시일이 경과되었다고 해도 진정한 발명자로서는 그냥 넘어가기는 어렵기 때문에 결국 심각한 법적 분쟁으로 연결됩니다. 가능하다면 처음부터 진정한 발명자를 정확하게 확인하여 특정하는 것이 바람직할 것입니다. 특히, 신약개발에 관한 특허를 양수하거나 라이선스 하는 경우 이와 같은 발명자 문제를 정확하게 체크하고 확인하는 과정을 반드시 거쳐야 할 것입니다.
서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결, 서울고등법원 2010. 9. 29. 선고 2009나121677 판결, 대법원 2012. 12. 13. 선고 2010다90241 판결 사안
1. 사안의 개요 및 쟁점
사용자 한전의 종업원 팀장 X - 사내 창업규정 및 절차에 따라 휴직 후 사내 창업, 독립된 벤처회사, 주식회사 B 설립 운영함. 분야 - 전력설비 냉동냉각장치 제조 및 판매
국가연구개발과제 채택됨. 국책과제 수행 결과물에 대해 X명의로 변압기 냉각장치에 관한 특허 출원 및 등록 받음. 특허권을 법인 B회사로 이전함.
사용자인 한전에서 위 특허에 대해 종업원 X가 완성한 직무발명으로 주장함. 사용자의 지적재산권 관리규정상의 직무발명 승계조항에 따라 한전에 권리귀속되어야 한다고 주장함. 위 특허에 대해 특허권이전등록청구 소송 제기.
쟁점: 사내 창업 프로그램으로 휴직 중 완성한 발명이 직무발명에 해당하는지 여부
2. 서울중앙지방법원 판결요지
법원은 발명진흥법상 직무발명 규정의 '종업원등'의 의미를 다음과 같이 해석하였습니다. 직무발명에 있어 ‘종업원등’은 (1) 사용자에 대한 노무제공의 사실관계만 있으면 되므로, 고용관계가 계속적이지 않은 임시 고용직이나 수습공을 포함하고, 상근·비상근, 보수지급 유무에 관계없이 사용자와 고용관계에 있으면 종업원으로 보아야 한다.
한편, A사의 종업원이 타 회사(B)에 출장 가서 발명을 한 경우 그 발명이 어느 회사의 직무발명이 되는지에 대한 기준에 대해, 출장기간 중 B사의 사원이 되어 B사에서 급여를 받고 B사의 지휘 내지 명령까지 받았다면 B사의 직무발명, 그 반대라면 A사의 직무발명이 된다고 보았습니다.
이와 같은 법리는 종업원이 사내창업을 위한 휴직을 하여 창업된 회사에서 근무하는 경우에도 마찬가지라고 판결하였습니다.
3. 구체적 사안의 판단
가. 직무발명 성립요건의 종업원에 해당하는지 여부 – 부정
종업원 X는 사내창업 휴직기간 동안 원고 한전으로부터 급여를 받지 않았고, 위 휴직기간은 재직년수에도 산입되지 아니하며, 위 기간 동안 사용자 한전에게 종업원 피고 X에 대한 실질적인 지휘, 명령권도 없었습니다.
오히려 위 기간 동안 피고 X는 창업한 주식회사의 임원으로서 그 창업회사로부터 급여를 받고 그 회사의 실질적 지배하에 있었던 것입니다.
따라서 서울중앙지방법원은 종업원 X의 사내창업 휴직기간 중에 출원된 발명을 한전의 직무발명으로 볼 수 없다고 판결하였습니다.
나. 직무발명 성립요건의 종업원 직무에 해당하는지 여부 – 부정
나아가, 법원은 발명진흥법에서 직무발명의 성립요건으로 요구되는 ‘발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것'이라 함은 그 종업원이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결 등)를 말하는데, 휴직으로 사용자의 지휘 감독을 받지 않던 상태에 있던 종업원 X의 직무내용에 비추어 발명을 하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우라 할 수도 없다고 보았습니다. 휴직기간 중 위와 같은 직무를 상정하는 것 자체가 가능하지 않을 것입니다. 따라서 휴직 기간 중 완성된 발명을 사용자가 직무발명으로 주장할 수 없다고 판결하였습니다.
4. 실무적 함의
팀장 X는 휴직 중으로 직무를 맡지 않고 보수를 받지 않았으며 구체적 지휘 감독도 받지 않았지만, 그 신분은 사용자 한전의 직원이므로 형식적으로 종업원에 해당합니다.
그러나 발명진흥법의 직무발명 구성요건 중 ‘종업원등’에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 그 외형을 떠나 직무발명의 제도적 취지를 고려해야 할 것입니다. 서울중앙지방법원은 위 사안에서 직원 X의 발명이 사용자 한전의 직무발명이 되기 위해서는 사용자로부터 급여를 받고 지휘, 감독을 받아야 한다고 보았습니다.
만약 다른 회사에 출장이나 파견 근무를 나간 경우, 사내창업으로 휴직한 경우 등 상황에서 다른 회사의 직무를 수행하면서 지휘, 감독을 받고, 보수를 받았다면 그 기간 중에 완성한 발명은 그 회사의 직무발명에 해당할 수 있다는 입장입니다.
이 사건의 항소심 서울고등법원과 상고심 대법원 판결에서 1심 판결의 위 판시내용을 파기한 것은 아니지만 나아가 구체적 판결이유로 지지한 것은 아니라는 점이 아쉽습니다. 현실적으로 매우 빈번하게 발생하고 있는 상황에 대한 판단으로 하급심 판결이기는 하지만 실무적으로 상당히 중요한 의미를 갖는다 할 것입니다.
발명진흥법의 직무발명 정의규정에서 법인의 임원을 직무발명자인 종업원의 한 유형으로 명시적으로 규정하고 있습니다. 따라서 대표이사, 등기이사, 감사, 비등기이사, 임원도 직무발명을 할 수 있고, 종업원의 지위에서 사용자 법인에 대해 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 종업원 발명자에게 사용자가 지급하는 직무발명 보상금에 관한 비과세 혜택과 법인세 세액 공제 혜택이 중요합니다. 특히 대표이사, 회사 오너 등은 직무발명 보상금의 액수를 결정할 수 있으므로 실무상 더욱 중요한 의미가 있습니다.
2.직무발명 보상금을 받는 사람의 비과세 혜택
2016년까지는 비과세 범위에 제한이 없었습니다. 그러나 2017. 1. 1.부터 개정 소득세법과 시행령에 따라 직무발명보상금 비과세 혜택 범위가 총 300만원으로 대폭 축소되었습니다.
개정 소득세법 내용
“나. 직무발명보상금 비과세 한도 규정(제17조의3 신설)
「소득세법」상 근로소득(퇴직 후에는 기타소득)에 해당하는 「발명진흥법」에 따른 직무발명보상금에 대한 비과세 한도를 연 300만원으로 함
3.직무발명보상금을 지급하는 사용자의 법인세 세액 공제 혜택
국세청 유권해석 (사전-2015-법령해석법인-0316 2015. 10. 6.) - “내국법인이 발명진흥법에 따른 직무발명보상금을 임원에게 지출하는 경우 해당 지출액은 조세특례제한법 시행령 별표6 1. 연구개발, 라목의 연구·인력개발비 세액공제를 적용 받는 비용에 포함되는 것”
세액 공제는 납세의무자가 부담하는 세액 중에서 세금을 아예 공제해서 빼주는 것을 말합니다. 참고로 소득공제는 세금 산정의 근거가 되는 소득액을 빼주는 것입니다. 소득공제와 비교하면 세액공제가 훨씬 유리합니다. 직무발명 보상금을 세액공제 대상 비용으로 보기 때문에 회사법인의 입장에서는 세금으로 직무발명 보상금을 주는 것과 비슷할 것입니다.
물론 기업규모와 항목에 따라 세액공제의 규모와 비율이 조금씩 다릅니다. 예를 들면, 신성장동력산업 연구개발비(R&D) 세액공제와 원천기술 연구개발비(R&D) 세액공제의 경우 연구개발비용 중 중소기업은 30%, 중견기업 및 대기업은 20%까지 공제받을 수 있습니다. 이와 같은 연구인력개발비 세액공제는 실제 많은 장점이 있는 가장 대표적인 절세 포인트라고 합니다.
회사법인이나 개인사업자 등 사용자에게 어떤 비용 항목으로 얼마나 세액 공제를 받는지 등등 실무적 사항은 세무 전문가에게 구체적으로 조언을 받는 것이 바람직할 것입니다.
4.대표이사, 회사오너 등의 직무발명 및 특허등록 관련 실무적 포인트
실질적으로 대표이사 1인 소유 사업체 법인의 경우에도, 그 대표이사는 법인과 구별되는 종업원으로서 직무발명을 할 수 있으며, 그에 따른 직무발명보상금도 청구할 수 있습니다.
그러나 사업체의 실질적 소유자이지만 공식적으로는 회사 내에서 어떤 직위도 갖고 있지 않는 경우, 예를 들어 법인 사업체의 주주 지위만 갖고 있는 경우라면 직무발명 관련하여 종업원에 해당하지 않습니다. 직무발명자 자격이 없는 외부인에 해당합니다.
소규모 회사에서는 특허출원을 할 때 직무발명에 해당함에도 불구하고 회사 명의가 아니라 대표이사 또는 사장 명의로 특허출원을 하는 경우가 있습니다. 이와 같은 특허출원 실무관행은 법적 문제가 많습니다. 대표적 문제는 발명자 및 그 승계인만이 특허출원을 할 수 있으며, 이를 위반하면 특허무효 사유에 해당하므로 대표이사 명의로 잘못 등록된 특허는 추후 특허무효의 위험성을 안고 있습니다. 종업원의 직무발명에 대해 아무런 약정 없이 대표이사를 발명자 및 출원인으로 하여 특허를 출원, 등록받은 경우, 그 특허는 무권리자에 의한 출원으로 무효가 된다는 대법원 2005. 3. 25. 선고 2003후373 판결 내용이 대표적 사례입니다.
뿐만 아니라, 직무발명을 회사에 신고하지 않고 법인과의 관계상 타인에 해당하는 대표이사 또는 실질적 소유자 명의로 출원하는 것은 특허무효에 그치지 않고 회사에 대한 배임 책임까지 질 수 있습니다. 형사상 배임죄 처벌 및 민사상 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정한 판결이 많습니다.
특히, 창업초기 실질적 소유자 또는 대주주 위치에 있었던 대표이사 등 임원이 사업성공에 따라 상장하는 경우나 M&A로 경영진이 변경되는 경우와 같이 회사와 창업 주축 임원의 이해관계가 달라지는 시점에 직면하면 회사의 가장 중요한 자산인 기술 및 특허권을 대표이사 개인 명의로 등록 받은 것에 대해 법적 책임을 묻는 분쟁이 자주 발생하고는 합니다.
따라서, 벤처, 창업회사, 실질적 1인 회사 등 소규모 회사라고 하더라도 직무발명에 관련된 법적 자문을 받고 법률에 따른 적절한 직무발명 관련 시스템을 구축 운영하는 것이 바람직합니다.
A제약회사는 1992년부터 ARB 계열의 고혈압 치료제 신약개발을 시작하였습니다. 오랜 연구개발을 거쳐 1998년 2월경 새로운 화합물의 신약발명을 완성한 후 특허 등록하였습니다. 신약발명을 완성할 당시 신약개발 프로젝트팀에는 합성전공 팀장, 합성전공 팀원, 약리효과 확인실험 전담 약리팀 연구원으로 이렇게 단 3명만이 있었습니다. 다만, 특허출원서 등에는 위 3명의 프로젝트 팀원과 당시 연구소장 등 추가로 3명을 더해 총 6명을 공동발명자로 기재하고 있습니다.
등록된 특허청구범위는 아래와 같습니다. 제1항부터 제6항까지는 신규 화합물로서 물질발명을 청구하고 있고, 제9항과 제10항에는 그 신규화합물의 의약용도까지 포함하는 의약발명을 청구하고 있습니다. 여기서 약리팀 연구원의 공동발명자 여부가 문제되는 청구항은 제9항과 제10항의 신규물질 의약발명입니다
2. 특허법원 판결요지
가. 약리실험 방식 공지 및 회사내 다른 약리연구원의 존재
“약리실험 담당연구원이 시험한 방식은 i) 실험용 쥐(Sprague-Dawley Rat)의 대퇴동맥 및 정맥에 캐뉼러를 삽입하고 그 선단을 등부위의 피하를 통해 머리 뒷부분으로 빼내고, ii) 안지오텐신 II를 주입하여 고혈압 상태인 승압반응을 유도한 후, iii) 합성된 약물을 주입하여 약물 투여 전후의 승압반응의 결과를 비교하여 승압억제반응의 지속시간을 확인하여 통계처리에 의해 약효지속시간을 결과값으로 산정하는 것이다.
그런데 위와 같이 실험용 쥐(Sprague-Dawley Rat)에 캐뉼러를 삽입하여 단부를 뒷부분으로 빼내어 약물실험을 진행하는 방식은 특허출원일 당시 공개된 논문에 기재된 것과 동일한 실험방식이다. 그리고 당시 회사 내에는 위와 같은 약리활성 시험을 담당할 수 있는 다른 연구 인력이 있었다.”
나. 구체적 판단
“약리효과실험 전담 연구원이 진행한 위 실험에서 i) 단계는 이미 공지된 실험방법과 같은 방식으로 이루어지는 사항이었고, 나머지 단계들 역시 실험을 통해 확인하여야 할 사항이 ‘승압억제반응의 지속시간’임을 감안하면 약물로 생체 시험을 진행하여 약리결과를 확인하는 분야에 종사하는 통상의 지식을 가진 사람으로서는 당연히 안출할 수 있는 정도라고 봄이 타당하며, 회사 내에는 특허발명 당시 해당 약리연구원을 대신하여 위 약리활성 실험을 시행할 수 있는 다른 연구 인력이 있었던 점,
특허물질을 합성하는 구상은 약물 합성팀에서 수행한 것이고, 약리실험 담당 연구원은 지시받은 대로 합성된 약물로 약리활성 실험을 진행하여 그 지속시간만을 산출하여 보고하였을 뿐, 선행 물질의 문제점을 극복할 수 있는 약물을 합성함에 있어서 아이디어 내지 새로운 해결책을 제시하였다거나 실험결과를 해석하는 등 적극적인 역할을 수행하지 않은 점,
청구항 9, 10에 기재된 발명을 두고 특허물질이 가지고 있었으나 ‘기존에 알려지지 않았던 새로운 용도를 발견한 용도발명’이라고 볼 수 없은 점 등을 종합하여 보면,
약리효과실험 담당 연구원은 이 사건 특허의 청구항 9, 10의 발명의 기술적 사상의 창작행위 또는 그 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였다고 인정하기에 부족하다.”
3. 법리 - 공동발명자 판단기준
"공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 참조),
단순히 발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금 ∙ 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원 ∙ 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치는 것으로는 부족하고,
발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시 ∙ 부가 ∙ 보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언 ∙ 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 비로소 공동 발명자에 해당한다.
한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 해당 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측 가능성 내지 실현 가능성이 현저히 부족하여 실험 데이터가 제시된 실험 예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데. 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정하여야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).
또한 직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적 ∙ 객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도10525 판결 참조), 그증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다."
4. Comment - 지혜로운 판단이 필요한 난제
신규화합물의 의약발명 완성에서 그 신규화물을 착상하고 합성한 화학분야 연구원 뿐만 아니라 그 신규화합물의 약리효과를 구체적 실험을 통해 확인한 생물분야 연구원까지 공동발명자로 인정할지 여부가 쟁점입니다.
참고로 일본 동경지재고등법원에서는 수년 전 신규물질 신약 Tamsulosin 사건에서 그 신약발명과정에서 약리효과시험을 담당한 약리 연구원을 신약발명의 공동발명자로 인정할 수 없다고 판결하였습니다. 위 특허법원 판결과 거의 같은 내용입니다.
또한, 미국에서 출판된 특허실무서에도 신규물질의 의약발명을 완성한 과정에서 신규물질의 약리효과실험 essay를 담당한 biologist를 공동발명자로 볼 수 없다는 취지의 내용이 있습니다. 다만, 위와 같은 학설을 뒷받침하는 미국법원의 판결은 아직까지 나오지 않았습니다.
그렇다면 신규화합물의 약리효과실험을 담당한 약리 연구원은 특별한 사정이 없는 한 신규물질의 신약발명에서 공동발명자로 인정될 수 없다는 위와 같은 판결과 학설이 옳다고 보아야 할까요? 아니면 위 판결과 학설은 기술적 사상의 착상을 너무 중시한 나머지 실험을 통한 착상의 구체화라는 신약발명의 2단계 요소를 경시하여 신규물질 의약발명의 공동발명자 판단을 그르친 것일까요? 신규물질 의약발명에서 공동발명자로 약리실험의 구체적 실험자를 제외하고 신규물질의 착상자만을 인정하더라도 의약발명의 2단계 완성이라는 개념구성에 문제가 없을까요? 특히 신규화합물을 구상하고 합성한 연구원이 약리실험에 대한 전문지식과 경험이 전혀 없는 문외한인 경우에도 그 합성 연구원만을 발명자로 인정하는 것이 가능할까요?
개인적 소견은 위 특허법원 판결을 논리적인 것으로 이해할 수는 있으나 특허제도의 취지와 특허분야의 일반적 인식을 고려할 때 진심으로 공감하기는 어렵다고 생각합니다. 이 부분에 대해서는 시간을 두고 숙고해본 후 다시 한번 의견을 포스팅하겠습니다.
우리나라에서 신약발명에서 약리실험 연구원을 공동발명자로 인정하지 않은 판결은 위 사건의 1심 판결과 특허법원 항소심 판결이 첫번째 사례입니다. 아직까지 대법원 판결은 없습니다. 미국이나 유럽국가는 물론 일본에서도 아직까지 대법원 판결은 없습니다. 상고한다면 우리나라 대법원에서 어려운 난제에 대해 지혜로운 판단력으로 공동발명자에 대한 합리적 판단기준과 설득력 있는 법리적 근거를 제시해 주기를 기대합니다.
[직무발명보상액 = 사용자의 얻을 이익 x 발명자 공헌도 x 각 공동발명자 기여도]라는 간략한 산식으로 계산됩니다. 여기서 핵심 쟁점은 직무발명 실시로 사용자가 얻을 이익을 산정하는 방법입니다. 그 중에서도 자기실시의 경우 사용자 이익 산정이 가장 어렵습니다.
다수의 판결에서 [사용자의 이익 = 해당 매출액 x 직무발명 기여도(직무발명으로 인한 초과 매출 비율) x 가상 실시료율 x 독점권 기여율]이라는 계산식을 사용하였습니다. 이처럼 곱하기를 계속하여 얻은 결과인 종업원의 직무발명 보상금액이 매우 작은 수치로 나오는 경우가 대부분입니다. 판결들을 살펴보면 직무발명의 자기실시에 대한 보상금 청구소송은 대부분 매우 적은 금액만 인정되는 상황입니다. 기술이전 또는 라이선스에 대한 로열티 수익을 기준으로 하는 처분보상, 실적보상의 경우와 비교해 볼 때 그 차이가 확연할 정도로 소액입니다.
이론상 자기실시에 대한 직무발명보상과 기술이전 또는 라이선스에 대한 처분보상/실적보상은 사용자에게 인정되는 무상의 통상실시권에 해당하는 부분만 차이가 있을 뿐입니다. 보상액 산정에서 그 부분만 빼거나 보정해주는 것이 맞습니다.
예를 들어, 사용자가 제3자로부터 라이선스를 받아 실시하는 상황을 가정한 가상의 실시료률에서 통상실시허락 대가에 해당하는 실시료률을 공제하면 직무발명으로 인한 독점적 이익을 산정할 수 있습니다. 이론적으로 [가상의 실시료율 x 독점권 기여율 = 전용 실시료율 - 통상 실시료율]로 산정할 수 있습니다.
통상 기술료(Royalty)는 순매출(net sale) x 실시료률(royalty rate)로 산정합니다. 여기서 결과값에 큰 영향을 미치는 factor는 매출액입니다. 미국특허 판례와 통설은 특허발명이 적용된 거래대상 최소단위 물품, 소위 the smallest saleable patent practice unit(SSPPU) 기준을 채택하고 있습니다. 화학물질, 의약품 분야에서도 동일한 입장입니다.
직무발명 자기실시 사안에서 직무발명으로 인한 사용자 이익을 산정하는 우리 판결의 논리는 기술사용료(royalty) 산정방식으로 얻은 값에 다시 그 직무발명으로 인한 매출증가 기여율을 곱하는 것과 같습니다.
제3자 실시에 관련된 기술이전 또는 라이선스 수익에 대한 처분보상이나 실적보상과 비교해 볼 때, 사용자의 자기실시의 경우에만 기술사용료 중 통상실시권 부분만 제외하는 것이 아니라 나아가 초과매출 기여율을 곱하여 기술사용료 중 극히 일부만 사용자의 이익으로 인정하는 것입니다. 실적보상과 비교할 때 형평이 맞지 않습니다. 가상의 기술사용료 수익에서 통상실시권에 해당하는 기술사용료 수익을 공제하는 것이 옳다 생각합니다. 즉, 곱셈이 아니라 뺄셈이 적용되어야 할 것입니다.
위와 같은 논리에 따르면, 사용자의 자기실시에 대한 직무발명보상액은 [사용자의 이익 = 매출액 x 가상 실시료율 x 독점권 기여율] x 발명자 공헌도 x 각 공동발명자 기여도로 산정함이 타당합니다. 가상의 실시료율에 직무발명으로 인한 기여도 또는 초과매출 비율 등이 반영된 것으로 보아야 합니다. 기존의 판결은 이미 반영된 요소를 다시 중복해서 곱하는 것과 다름 없다 생각합니다.
대학 또는 공공연구기관과의 공동연구개발로 창출한 특허권은 공유가 많습니다. 특허권 공유에는 법적으로 어려운 사항이 많고, 특히 미국과 같이 법제가 다른 국가에서도 동시에 특허권을 보유하면 더욱 복잡한 문제가 많습니다. 우리나라 특허권 공유에 관련하여 실무적으로 주목할 대법원 판결을 소개해 드립니다.
우리나라 특허법은 특허 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 특허권에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권 설정을 통한 라이선스를 할 수 없는 등 권리행사에 일정한 제약을 두고 있습니다. 이와 같은 특별규정을 둔 취지는, 각 공유자는 공유 특허발명 전체를 자유롭게 실시할 수 있고 상대 공유자에게 그 이익을 배분할 의무가 원칙적으로 없기 때문에, 누가 공유자가 되는지에 따라 중대한 이해관계가 발생합니다. 현재 공유자로부터 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받는 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있기 때문에 타 공유자의 동의를 얻도록 강제하는 것입니다.
본 사건에서 문제된 상황은, 특허권 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하려는 단계에서, 공유자에게 민법상 공유물분할청구권을 행사할 수 있는지 여부입니다. 대법원은 위 판결에서 민법상 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 특별규정에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다고 판결하였습니다. 또한, 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니하고, 경매 등 현물매각 후 그 매각대금을 지분에 따라 분할하여야 한다고 판결하였습니다. 나아가, 이와 같은 법리는 실용신안권, 디자인권의 공유에도 마찬가지로 적용된다고 판시하였습니다.
정리하면, 공유자는 상호간 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고, 그 분할방법은 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다. 실무적으로 기업과 대학이 공유하는 특허권을 기업에서 실시하지만 그 수익을 대학에 전혀 배분하지 않거나 그 배분액수에 이견이 있는 경우에, 공유자 대학에서 해당 공유 특허권 매각을 통한 이익실현을 시도할 수 있다는 의미입니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 활용방안으로 적극적으로 연구해볼 가치가 있다고 생각합니다.
법원은 설령 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않더라도 어떤 형태로든 이익을 얻는 것으로 인정된다면, 원칙적으로 직무발명자에게 정당한 보상금을 청구할 권리가 있다는 입장입니다. 그러나, 현실적으로 이와 같은 경우 직무발명자에게 인정되는 보상금은 매우 적은 금액이므로 소송비용을 제외하면 직무발명자가 얻을 수 있는 실질적 보상금은 매우 적습니다.
직무발명보상금 청구소송은 사용자가 직접 그 발명기술을 실시하는 경우이거나, 제3자에게 기술이전 또는 라이선스를 체결한 경우에만 청구하는 것이 바람직합니다. 따라서, 직무발명자는 자신이 발명한 기술이 실제 활용되고 있는지 여부를 먼저 확인하는 것이 필요합니다. 이때 직무발명 기술의 활용과 특허발명의 실시는 많은 경우 중복될 것이지만, 반드시 동일하지 않다는 점도 유의해야 합니다. 원칙적으로 직무발명 보상금은 특허발명을 전제한 것이므로, 특허청구범위에 기재된 발명기술을 사용자가 실시하는지 여부를 특허법 시각에서 평가해야 정확합니다.
2. 진정한 발명자인지 재확인 및 입증자료 준비
직무발명자는 본인이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 합니다. 사용자는 직무발명보상청구소송에서 종업원 직무발명자를 진정한 발명자가 아니라고 주장하는 경우가 다반사입니다.
직무발명을 단독으로 한 경우라면 문제되지 않을 것입니다. 공동발명의 경우에도 다른 공동발명자들로부터 진정한 발명자로 인정받았던 자료가 있다면 문제 없습니다. 또는 소송과정에서 연구노트 등을 통해 진정한 발명자로 인정될 수 있는 경우도 문제 없습니다.
그러나, 실제 소송에서는 공동발명자 중 다른 동료가 소송을 제기한 직무발명자의 기여를 전면 부인하기도 하고, 연구노트 등 관련 자료를 모두 회사가 보유하고 있기 때문에 그 중에서 본인에게 불리한 자료만 제출하면서 발명자 자격을 다투는 경우가 많습니다. 사용자로부터 있을 이와 같은 공격에 대비하여, 공동 발명자를 미리 만나 상호 이익이 되는 방향으로 협력하는 방안을 협의하는 등 발명자 요건에 관한 충분한 입증준비를 미리 해 두어야 합니다.
참고로, 공동발명자들은 직무발명 보상금을 자신의 기여율에 따라 안분하는 위치에 있습니다. 공동 발명자들은 사용자에 대해서는 이익을 공유하지만, 상호간에는 기여율로 경쟁하는 미묘한 관계에 있습니다. 신중한 접근이 필요한 이유입니다. 또한, 진정한 발명자에 해당하지 않는 대표이사, 연구소장 등을 명목상 공동발명자로 기재하는 경향이 많습니다. 그와 같은 발명자가 아닌 사람이 발명자에 포함되어 있다면 그만큼 진정한 발명자의 지분이 낮아질 수 있습니다. 따라서, 진정한 발명자가 아닌 명목상 발명자를 대상에서 제외할 수 있는지 여부를 함께 검토해 볼 필요가 있습니다.
3. 특허무효 가능성 체크
대법원 판결에서 특허무효인 경우에도 직무발명보상청구가 인정된다고 하였습니다. 무효법리에 따르면 처음부터 특허권이 없었던 것이나 특허등록 후 오랜 기간이 지나 특허무효라고 판단되었다고 해서 사용자가 그 특허발명으로 인해 얻은 이익이 소급하여 없어지는 것은 아니기 때문입니다.
다만, 특허발명이 공지기술인 경우에는 사용자가 직무발명으로 얻는 독점적, 배타적 지위에서 얻을 이익을 인정할 수 없으므로 직무발명보상도 인정되지 않습니다. 즉 특허무효 사유에 따라 다른 결론에 도달할 수 있습니다.
또한, 특허무효인 경우 직무발명보상을 하더라도 그 보상금 산정에 그 무효사정을 반영하므로 실제 매우 적은 금액만 보상받게 됩니다.
따라서, 직무발명보상청구소송 전에 특허무효 가능성을 객관적으로 체크하는 것이 필요합니다. 사용자가 특허무효를 주장하는 경우 이에 대한 적절한 반박논리를 미리 준비하는 등 대응방안을 마련해 두는 것이 바람직하기 때문입니다. 잘 대응하여 특허무효 공격을 방어하고, 또 무효가 되더라도 여전히 직무발명보상금을 인정받을 수 있는 근거를 마련할 있을 것입니다.
4. 직무발명보상금액 산정자료 확보
직무발명보상금 액수의 산정은 사용자가 직무발명으로 인해 얻을 이익을 출발점으로 합니다. 사용자의 이익에 관한 모든 자료가 사용자의 수중에 있고, 직무발명자가 이를 확보하기가 매우 어렵습니다. 따라서, 일단 소송이 시작되면 확보하기 어려운 매출관련 자료, 관련자의 진술 등을 미리 확보할 수 있다면 소송에서 유리하게 활용할 수 있을 것입니다. 물론 민사소송법에 따라 회사에 대한 문서제출명령 등을 통해 관련 자료를 법원에 제출하도록 할 수 있지만, 여러 가지 핑계를 들어 협조하지 않을 경우를 대비하여 회사를 신청할 수 있는 대상자료의 존재, 대강의 내용 등을 미리 확인해 둔다면 소송에서 많은 도움이 될 것입니다. 만약 직무발명이 부품이나 s/w인 경우 완성품의 매출에서 차지하는 비율을 산정할 수 있는 자료를 확보할 수 있는지 여부도 중요합니다.
참고로, 지재권 관련 소송에서 그 대상 지재권의 가치 또는 침해시 손해액 등을 산정하는 것은 현실적으로 매우 어렵기 때문에, 하나의 방안으로 국세청에서 매년 고시하는 각 직종별 표준 수익율 자료를 활용하는 경향이 있습니다. 예를 들면, 직무발명을 실시하는 제품의 매출을 입증한다면 여기에 평균 업계 수익율을 곱하거나 재무제표의 그 해 영업이익율을 곱하는 방식으로 사용자의 이익을 산정할 수 있습니다. 물론, 이것이 정확하다는 것은 아니지만, 다투는 측에 입증책임이 있으므로 그 과정에서 보다 정확한 이익이 산정될 수도 있고, 그렇지 않다면 비록 부정확하더라도 법원 재량으로 그 액수를 인정하는 것입니다. 이와 같은 자료를 활용하면 경우에 따라서는 직무발명 보상금 액수를 미리 가늠해 볼 수 있을 것입니다.
5. 보상청구소송의 진행 및 기간
직무발명보상청구권은 10년의 시효기간이 경과하면 소멸됩니다. 소를 제기하기 전에 소멸시효 기간, 중단사유 등을 신중하게 검토해야 합니다.
통상 소장을 제출하면 이를 상대방에 송달하여 30일 이내에 답변서를 제출할 기회를 주고, 그 후 상호 2,3회의 서면공방을 거친 후, 소 제기일로부터 약 6개월 이후에 변론기일이 지정됩니다. 통상 판결까지는 1년 이상의 시간 필요합니다. 직무발명 소송의 결과는 다른 연구원에 대한 보상 및 사기, 인사관리 체계에 미치는 영향이 지대하므로 회사가 패소할 경우 1심에서 종결되어 확정될 가능성은 낮고, 대법원까지 가는 경우도 많습니다. 그렇게 된다면 종결까지는 약 3년, 경우에 따라서는 그 이상의 장기간이 필요합니다. 다만, 직무발명자가 1심에서 승소하는 경우에는 그 승소한 보상금을 임시로 받아서 소송비용 등으로 활용할 수 있는 금전에 대한 가집행을 허용하는 경우가 많습니다.
(5) 원고 사용자가 피고 미국특허권자, 직무발명자에 대해 특허권행사로 인한 영업방해금지청구 소송 제기함
2. 쟁점
직무발명자 명의로 등록된 미국 특허권에 대해 사용자에게 (소유권 귀속과 무관하게) 무상의 통상실시권 인정되는지 여부
3. 대법원 판결요지
직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다.
따라서 직무발명에 의하여 발생되는 권리의무는 비록 섭외적 법률관계에 관한 것이라도 그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등에 관한 것이 아니어서, 속지주의의 원칙이나 이에 기초하여 지식재산권의 보호에 관하여 규정하고 있는 국제사법 제24조의 적용대상이라 할 수 없다.
직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며, 당사자들의 이익보호 및 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여 고용관계 준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요하다.
직무발명에 관한 섭외적 법률관계에 적용될 준거법은 그 발생의 기초가 된 근로계약에 관한 준거법으로서 국제사법 제28조 제1항, 제2항 등에 따라 정하여지는 법률이라고 봄이 타당하다.
원고는 대한민국 법률에 의하여 설립된 법인이고 피고도 대한민국 국민으로서 원고와의 근로계약을 수행한 곳이 대한민국임은 앞서 본 것과 같고, 이러한 사정 등을 고려한 당사자들의 합리적인 의사 등에 비추어 보면, 원고와 피고는 그 근로계약 체결에 관하여 대한민국 법률을 준거법으로 하려는 묵시적인 의사가 있다고 보아야 하고, 설령 그렇지 않더라도 피고가 일상적으로 노무를 제공한 곳이 대한민국이므로 원·피고 사이의 근로계약에 관한 준거법은 국제사법 제28조 제1항 또는 제2항에 따라 대한민국 법률로 보아야 한다.
위 근로계약에 따라 완성된 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 및 실용신안권에 대하여 원고가 통상실시권을 취득하는지 여부에 관한 준거법도 위 근로계약에 관한 준거법인 대한민국 법률이라고 할 것이며, 이 법률은 기록에 의하여 알 수 있는 이 사건 직무발명의 완성 당시에 시행 중이던 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제39조 제1항 및 구 특허법을 준용하는 구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 실용신안법’이라 한다) 제20조 제1항이다. 따라서 피고가 원고와 사이에 체결된 근로계약에 따라 완성된 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 특허권 및 실용신안권을 등록받는다고 하더라도, 원고는 그에 대하여 구 특허법 제39조 제1항 및 이를 준용하는 구 실용신안법 제20조 제1항에 의하여 통상실시권을 가진다고 할 것이다.
직무발명 보상금은 해당 직무발명으로 인해 사용자가 얻을 이익으로부터, 발명에 대한 사용자 및 종업원의 공헌도를 고려하여 산정합니다. 여기서 종업원의 공헌도를 통칭 발명자 보상률이라고 합니다. 직무발명에 대한 로열티 수입이 확정되어 있는 경우 발명자 보상률이 종업원이 받게 될 직무발명 보상금 액수를 결정적으로 좌우하는 요소입니다. 이처럼 중요한 발명자 보상률을 어떤 기준으로, 어떻게 정하는지 구체적 판결 내용을 살펴보겠습니다.
먼저, 발명진흥법 등 관련 법률에 종업원 공헌도 또는 발명자 보상률을 정하는 기준에 관한 규정은 전혀 없습니다. 어떤 사정을 고려해야 한다는 정도의 원칙적인 기준조차 없습니다. 따라서, 온전히 구체적 사건을 심리하는 재판부의 판단에 달려 있습니다. 그렇다고 판사가 마음대로 자의적인 기준으로 정해도 된다는 의미는 아닙니다. 직무발명을 하게 된 구체적 사정을 종합적으로 고려하여 객관적 입장에서 사용자와 종업원의 각 공헌도를 객관적으로 형량하여 합리적으로 정해야 할 것입니다. 결국 법관의 양심에 따른 자유심증으로 결정된다 할 것입니다.
그렇다면 재판부의 자유심증에 영향을 미칠 구체적 사정을 최대한 발굴하여 잘 정리한 다음 제출하는 것이 필요합니다. 해당 기술분야의 전문가로부터 객관성 있는 의견을 제출하는 것도 법관의 판단에 영향을 줄 수 있을 것입니다.
예를 들면, 발명자의학력, 연구경력 및 성과, 그 연구성과에 대한 학술지 게재 실적, 관련 학계에서 발명자의 지위 또는 평가, 해당 직무발명 내용을 다른 논문이나 특허 등에서 인용한 정도, 표준특허라면 표준기구에서의 평가점수 등 구체적 사정을 고려하여 발명자 공헌도를 판단할 수 있습니다.
사용자의 공헌도 측면에서는 발명자의 입사 전부터 회사에서 진행해 온 R&D 계획 및 성과, 해당 분야의 연구개발팀 규모, 기간, 직무발명자의 참여 후 달성한 성과, 전체 개발과정 중 해당 직무발명이 차지하는 위치, 해당 직무발명에 완성되기 위해 반드시 필요한 실험의 유무, 실험장비 및 운영인력 등의 구비여부, 보조인력의 참여도 등을 고려할 수 있습니다.
예를 들어, s/w 관련 발명으로서 특별한 실험장비를 사용보다 발명자의 아이디어가 중요한 직무발명은 반드시 실험을 통해 발명이 완성되는 기술분야와 비교했을 때 사용자의 공헌도를 높게 평가하기는 어려운 경우가 많을 것입니다. 또한, 해당 직무발명자의 가세로 새로운 기술개발에 성공한 사례라면 통상의 경우보다는 종업원의 공헌도를 높게 평가하는 것이 합리적일 것입니다. 이와 같은 구체적 사정을 잘 정리하여 재판부를 설득하는 것이 중요합니다.
직무발명 보상금 판결을 살펴보면, 우리나라에서는 종업원의 공헌도를 3%부터 15%까지 범위에서 평가하고 있습니다. 그 중에서 발명자 보상률을 10%로 본 판결이 제일 많은 것으로 보입니다. 문제는, 3%로 평가한 판결, 10%로 평가한 판결, 또는 15%로 평가한 판결 어느 것도 그와 같은 수치로 결정한 구체적 기준을 제시한 판결은 없습니다. 통상 사용자와 종업원의 각자의 역할, 사용자의 규모, 실시료 수입액 등 모든 사정을 종합적으로 고려하여 몇%로 봄이 상당하다고 판시하고 있을 뿐입니다. 그 중, 흥미로운 점이기도 하고 실무적으로 중요한 점은 실시료 수입액을 발명자 공헌도를 결정하는 요소로 고려한다는 판결내용입니다. 실시료 수입액은 사용자 이익으로 독립된 요소인데, 실제 재판에서는 그 별개의 결정요소인 발명자 공헌도에도 영향을 미친다는 것입니다. 즉, 발명자가 받게 될 총 보상금의 액수를 감안하여, 그 결론에 이르는 과정에 영향을 미치는 중요 변수를 결정한다는 의미입니다. 논리적 근거가 없는 잘못된 판결로 보이지만, 현실적으로 총 보상금 액수가 재판부의 자유심증에 큰 영향을 미친다는 것을 의미합니다. 따라서, 이와 같은 점은 고려한 소송전략이 필요하다 할 것입니다.
1심 재판부에서 구체적 사정을 모두 고려하여 발명자 공헌도를 한번 정하고 나면, 특별한 사정이 없는 한 상급심에서 그 비율을 함부로 변경할 수 없습니다. 본질적으로 모든 사정을 종합적으로 고려하여 자유심증으로 상당한 비율을 정했는데, 상급심 재판부에서 어떤 근거를 제시하면서 하급심 결정은 옳지 않고 자신의 결정이 옳다고 주장할 수 있을까요? 현실적으로 가능하지 않을 것입니다. 결국 1심 재판에서 발명자 공헌도가 결정된다고 보아야 할 것이고, 1심에서 최선의 노력을 기울이는 것이 매우 중요합니다.
엇갈린 하급심 판결이 있었으나 위 대법원2014다220347 판결에서 다음과 같은 판단기준을 제시 하였습니다.
A. (1) 직무발명이 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고, (2) 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서, (3) 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적, 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우 (3가지 요건을 모두 충족한 경우) – 직무발명 보상의무 없음
B. 그 외는 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적, 배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없음
C. 다만, 직무발명 특허의 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있음
그 이후에 나온 특허법원 2017. 11. 30. 선고 2016나1899 판결에서 위 대법원 판결을 그대로 따라 다음과 같이 판결 하였습니다.
사용자 주장요지: 이 사건 직무발명은 선행발명으로부터 용이하게 발명될 수 있으므로 진보성이 부정되는 등 특허등록 무효사유가 있는바, 그와 같은 무효사유로 인하여 직무발명을 통하여 독점적, 배타적 이익을 억지 못하였으므로 직무발명 보상금을 지급할 의무가 없다.
특허법원 판결요지: “설령 이 사건 직무발명이 선행발명에 의해 진보성이 부정되는 무효사유가 있다고 하더라도, 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적, 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼만한 증거를 발견하기 어렵다. 따라서 이 사건 직무발명이 무효라서 직무발명보상금을 지급할 의무가 없다는 취지의 사용자의 주장은 받아들이지 않는다.” - 직무발명보상금청구권 인정
대법원은 (1) 사용자가 종업원 발명자로부터 직무발명을 승계하면 곧바로 직무발명 보상의무가 성립되고, 다만, (2) 그 보상액을 결정함에 있어서 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 이익을 고려할 뿐이라고 판결하였습니다. 사용자가 직무발명으로 얻을 이익이 있는 한 사용자는 종업원 발명자에게 직무발명 보상의무가 있다는 의미입니다.
여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익 · 비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로수익·비용의 정산 결과와 관계없이 승계받은 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있다고 판시 하였습니다.
또한, 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조)고 명확하게 판시하였습니다.
위 대법원 2014다220347 판결은 사용자가 직무발명을 승계하면 곧바로 직무발명 보상의무가 인정된다는 입장입니다. 사용자가 얻을 이익이 없다면 몰라도, 어떤 형태로든 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익이 있다면 그 이익을 고려하여 보상액을 결정해서 발명자에게 지급해야 한다는 것입니다. 이때 사용자의 이익은 로열티 수입이나 매출증가로 인한 회계상 수익발생과 같은 눈에 보이는 것에 한정하지 않고, 그와 같은 회계상 이익이 전혀 없는 경우에도 인정할 수 있습니다.
크로스 라이선스 또는 특허분쟁의 화해와 관련하여 직무발명이 사용되었다면 사용자가 그 직무발명으로 인한 이익을 얻는다는 점은 부인할 수 없습니다. 사용자가 얻을 이익이 없는데도 크로스 라이선스를 체결하거나 특허분쟁을 화해로 종결할 이유가 없기 때문입니다. 따라서 사용자의 이익규모를 산정하는 문제만 남을 뿐 직무발명보상의무는 인정됩니다.
위 대법원 2014다220347 판결은 사용자가 직무발명을 실시하지도 않고 그냥 방치하는 경우에도 사용자의 이익을 인정할 수 있다고 명시적으로 판시하였습니다. 특허권 존재만으로도 경쟁자의 실시를 배제하여 사용자에게 이익을 얻게 해 준다는 것입니다.
직무발명자가 퇴직하면서 자신이 발명한 기술을 유출한 경우, 사용자가 종업원에 대해 기술유출, 영업비밀 침해에 관한 책임을 추궁하는 것에 대응하여 반격카드로 종업원 직무발명자가 사용자 회사에 대해 직무발명보상소송을 제기하는 경우도 있습니다. 법원은 양자는 상호 독립적 권리로서 종업원이 회사에 대한 반격카드로 행사하는 것은 허용되고, 서로 모순되는 것은 아니라고 판결하였습니다. 이론상 당연한 내용입니다.
위 판결에서 법원은 종업원 발명자의 회사에 대한 영업비밀 침해행위를 인정했더라도, 영업비밀과 특허의 내용인 발명의 범위나 내용이 반드시 동일한 것이 아니고, 공동발명자 사이에서도 영업비밀 무단 사용, 공개로 인한 침해가 가능하므로, 공동발명자로 인정하는 것이 영업비밀 침해를 인정한 것과 모순되는 것은 아니라고 판시하였습니다.
직무발명의 공동발명자로 인정되면 이에 따라 직무발명에 대한 정당한 보상을 받을 권리를 갖습니다. 영업비밀침해 또는 업무상배임 등의 불법행위를 저질렀다고 해 도 그와 같은 직무발명보상청구권까지 소멸되는 것은 아닙니다.
회사에서 전직한 연구원에게 영업비밀 침해로 인한 손해배상을 청구하는 경우 연구원이 그 영업비밀에 해당하는 직무발명의 발명자라면 회사에 대한 직무발명보상금 청구소송을 반격카드나 협상카드로 제기할 수 있습니다. 동일한 기술을 평가하여 손해액과 보상금을 정할 수 있고, 서로 상계처리도 가능하므로 연구원으로서는 효과적인 방어수단이 될 것입니다.
1. 공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다.
2. 문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다.
3. 원칙적으로 제외한 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로 잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다.
4. 특허권을 행사하는 소송제기 후 사후적으로 공동발명자 일부를 제외한 것이 밝혀지는 경우 그와 같은 오류를 바로잡을 수 있는 기회가 없습니다. 그와 같은 하자를 사전에 치유하는 것이 가능한 국가조차도 사후적 해결은 허용되지 않습니다. 즉, 특허소송 중 발명자의 정정이 허용되지 않는 것은 물론 해당 청구항을 포기하더라도 그 하자 치유를 인정하지 않습니다.
5. 진정한 공동발명자라는 사실은 주장만이 아닌 증거자료를 갖고 구체적으로 입증해야만 합니다. 즉, 영어단어 corroboration에 해당하는 입증책임이 있습니다. 따라서 Lab Note 등 관련 기록을 잘 작성하여 보존하는 것이 매우 중요합니다. 특허법리에 따라 공동발명 여부를 판단하는 것은 그 다음 문제입니다.
6. 직무발명을 회사 외부에서 제3자 명의로 출원하는 것은 배임행위입니다. 그런데, 배임행위로 빼돌린 특허를 찾아오는 것이 쉽지 않습니다. 특허법은 출원하지 않는 자에게는 특허권 자체를 부여하지 않을 뿐만 아니라, 또한 모인출원, 모인특허라는 특별규정을 따로 두고 있기 때문에 그 요건과 절차에 적합한 경우만 보호받습니다.
7. 공동발명자 사안을 잘못 처리하면, 기술 라이선스, 특허소송 등에서 치명상을 입을 수 있습니다. 기술개발 기록을 검토하여 진정한 발명자를 확인하는 작업은 Due Diligence 필수항목 중 하나입니다.
8. 대학, 연구소와 공동연구개발, 공동발명의 결과 특허권을 공유한 경우, 공유자 일방의 공유물 분할청구권 행사로 공유특허권을 제3자에게 매각할 수 있다는 것이 최근 대법원 판결입니다. 경쟁회사로 특허권이 매각될 수도 있고, 그와 같은 사태를 방지하려면 공유자에게 거액을 지불하고 그 지분을 인수해야만 하는 상황을 맞을 수 있습니다. 공유특허의 분할청구 문제는 관련 시장이 성숙하여 지분가치가 상승되기 전에 미리 정리하는 것이 바람직합니다.
9. 공동연구개발 관련 Risk Management 목적으로 Option Contract 활용이 증가하는 추세입니다. 공유지분을 일시에 인수하는 것보다 단계적으로 처리하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 보유중인 공유특허뿐만 아니라 진행 중인 공동연구개발 계약까지 이와 같은 시각에서 다시 검토해 보는 것이 필요할 것입니다.
10. 공동연구개발과 공동발명에 관한 issue는 매우 다양하고 복잡합니다. 특히 미국의 법제도와 실무가 우리와는 상이하는 등 각국의 법제도와 실무적 포인트까지 신중하게 고려해야만 합니다. 모든 쟁점을 단번에 해결하기는 어렵다 하더라도 사전에 미리 검토하여 기회가 닿을 때마다 순차적으로 해결해 나가는 것이 바람직할 것입니다.
1. 대표이사, 등기이사, 감사, 비등기이사, 임원도 직무발명을 할 수 있고, 종업원의 지위에서 사용자 법인에 대해 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 발명진흥법의 직무발명 정의규정에서 법인의 임원을 직무발명자인 종업원의 한 유형으로 명시적으로 규정하고 있습니다.
2. 실질적으로 대표이사 1인 소유 사업체 법인의 경우에도, 그 대표이사는 법인과 구별되는 종업원으로서 직무발명을 할 수 있으며, 그에 따른 직무발명보상금도 청구할 수 있습니다.
3. 그러나 사업체의 실질적 소유자이지만 공식적으로는 회사 내에서 어떤 직위도 갖고 있지 않는 경우, 예를 들어 법인 사업체의 주주 지위만 갖고 있는 경우라면 직무발명 관련하여 종업원에 해당하지 않습니다. 직무발명자 자격이 없는 외부인에 해당합니다.
4. 소규모 회사에서는 특허출원을 할 때 직무발명에 해당함에도 불구하고 회사 명의가 아니라 대표이사 또는 사장 명의로 특허출원을 하는 경우가 있습니다. 이와 같은 특허출원 실무관행은 법적 문제가 많습니다. 대표적 문제는 발명자 및 그 승계인만이 특허출원을 할 수 있으며, 이를 위반하면 특허무효 사유에 해당하므로 대표이사 명의로 잘못 등록된 특허는 추후 특허무효의 위험성을 안고 있습니다. 종업원의 직무발명에 대해 아무런 약정 없이 대표이사를 발명자 및 출원인으로 하여 특허를 출원, 등록받은 경우, 그 특허는 무권리자에 의한 출원으로 무효가 된다는 대법원 2005. 3. 25. 선고 2003후373 판결 내용이 대표적 사례입니다.
5. 뿐만 아니라, 직무발명을 회사에 신고하지 않고 법인과의 관계상 타인에 해당하는 대표이사 또는 실질적 소유자 명의로 출원하는 것은 특허무효에 그치지 않고 회사에 대한 배임 책임까지 질 수 있습니다. 형사상 배임죄 처벌 및 민사상 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정한 판결이 많습니다.
6. 특히, 창업초기 실질적 소유자 또는 대주주 위치에 있었던 대표이사 등 임원이 사업성공에 따라 상장하는 경우나 M&A로 경영진이 변경되는 경우와 같이 회사와 창업 주축 임원의 이해관계가 달라지는 시점에 직면하면 회사의 가장 중요한 자산인 기술 및 특허권을 대표이사 개인 명의로 등록 받은 것에 대해 법적 책임을 묻는 분쟁이 자주 발생하고는 합니다.
7. 따라서, 벤처, 창업회사, 실질적 1인 회사 등 소규모 회사라고 하더라도 직무발명에 관련된 법적 자문을 받고 법률에 따른 적절한 직무발명 관련 시스템을 구축 운영하는 것이 바람직합니다.
종업원 발명자가 직무발명을 사용자에게 신고하지 않으면 법적 책임을 지게 됩니다. 대표적 사례로 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결을 살펴보면, 연구개발 이사가 외부 연구원과 협력연구로 개발, 완성한 기술을 회사에 알리지 않고 외부 연구원 명의로 특허등록을 받은 경우 업무상 배임죄가 성립한다는 판결입니다.
참고로 판결요지를 소개하면 다음과 같습니다. "직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 사용자에게 승계한다는 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원은 그 특허권의 취득에 협력해야 할 의무를 부담하고, 이것은 자기사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 갖는다. 따라서, 종업원 A 이사는 배임죄의 주체인 “타인의 사무를 처리하는 자”의 지위에 있다. 위와 같은 지위에 있는 종업원이 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자(B)에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다."
2. 민사상 손해배상 책임
형사유죄판결을 받으면 위법행위라는 점은 확정된 것입니다. 해당 위법행위로 인한 민사상 손해배상책임을 묻는다면, 특별한 사정이 없는 한 손해배상의 액수만 문제될 뿐이고, 직무발명을 신고하지 않은 연구원이 손해배상책임을 피하기 어려울 것입니다.
대전지방법원은 위 판결 사안에서 대학교수인 발명자에 대해 2억원, 출원명의 회사에 대해서는 3억원의 손해배상 판결을 하였습니다. 직무발명을 신고하지 않고 외부자 명의로 출원한 사례에서 상당한 액수의 손해배상 판결이 난 것이 흥미롭습니다. 본 사안에서 손해배상 책임의 주원인으로는 해외출원 후 심사 및 등록을 포기한 부분을 들고 있습니다.
3. 미신고 직무발명을 제3자 명의로 출원한 모인출원 관련 복잡한 법률문제
정당한 권리자가 모인출원에 관한 권리를 원상회복할 수 있는지 문제는 국가마다 입장을 달리하는 문제로 해결이 단순하지 않습니다. 우리나라 특허법 제34조 및 제35조 규정은 원칙적으로 정당한 권리자의 후속출원을 전제로 하는 구제방법입니다. 판결 사안에서 문제된 일본, 미국, 중국, 유럽특허청 등 타국가 특허법에는 정당한 권리자의 후속출원을 권리구제의 전제요건으로 하는 것은 아닙니다. 그러나, 출원조차 하지 않았던 정당 권리자에게 모인출원에 관한 권리가 모두 귀속된다고 단정하기는 어렵습니다. 개별 국가마다 특허법리를 면밀하게 살펴보아야 할 어려운 문제입니다. 논리적으로는 직무발명을 정당하게 양수할 수 있는 사용자가 외국에 출원 중인 모인출원에 대한 권리 보유자라는 사실이 확정되어야만 그 해외출원을 중도 포기한 행위에 대한 손해배상 책임이 인정될 것입니다. 모든 국가에 동일한 특허법리가 적용될 가능성은 극히 낮다고 생각합니다.
4. 영업비밀침해죄 불인정 대법원 판결
종업원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 타인 명의로 특허 출원하였다면 배임죄 책임을 물을 수 있습니다. 형사적으로 배임죄 유죄 판결을 받으면 특별한 사정이 없는 한 민사적으로도 불법행위가 성립합니다. 따라서, 손해배상책임도 있습니다.
그러나, 직무발명을 완성한 후 지체 없이 보고할 의무가 있지만 알리지 않고 타인 명의로 출원한 경우에도 발명자주의 원칙상 그 단계에서는 아직 회사에게 그 발명에 관한 소유권이 이전된 것은 아니라고 보고, 회사의 영업비밀을 외부로 누설하여 침해한 것이라는 주장을 배척하였습니다. 그 단계에서는 사용자가 직무발명을 보유한 것으로 보지 않은 것입니다.
실무적으로 공동발명자 판단은 매우 중요합니다. 공동발명자라고 주장하는 측에 그 주장을 구체적 증거로 입증할 책임이 있습니다. 미국법원은 그 입증책임을 corroborating evidence, 즉 구체적 증거로 상세하게 입증할 것을 요구합니다. 위 사건에서 공동발명 여부를 입증하는 방법과 정도를 어떻게 판단했는지 판결문 중 해당 부분을 인용합니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다.
미국 특허법 공동발명자 규정 - 35 U.S.C. § 116(a) - Joint Inventorship
“When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.”
1심 판결문 – 58면 이하
An individual qualifies as a joint inventor only if he contributes to the conception of the claimed invention. Conception requires a ‘definite and permanent idea of an operative invention, including every feature of the subject matter sought to be patented.’ An idea is definite and permanent when the inventor has a specific, settled idea, a particular solution to the problem at hand, not just a general goal or research plan.
Conception is complete when only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation.
A conception is not complete if the subsequent course of experimentation, especially experimental failures, reveals uncertainty that so undermines the specificity of the inventor’s idea that it is not yet a definite and permanent reflection of the complete invention as it will be used in practice.
There is no explicit lower limit on the quantum or quality of inventive contribution required for a person to qualify as a joint inventor.
In particular, a putative joint inventor “need not demonstrate that he made a contribution equal in importance to the contribution made by the listed inventors.” Instead, courts ask whether the contribution is “not insignificant in quality, when . . . measured against the dimension of the full invention.”
Inventorship is determined on a claim-by-claim basis, and a putative co-inventor need only show that he contributed to the conception of one claim.
A joint inventorship analysis proceeds in two steps. First, a court must construe the claims to determine the subject matter encompassed thereby.
Second, a court must compare the alleged contributions of each asserted co-inventor with the subject matter of the correctly construed claim to determine whether the correct inventors were named.
To meet the clear and convincing evidence standard, putative joint inventors must provide some corroborating evidenceinstead of relying solely on their own testimony. This requirement for corroboration addresses the concern that a party claiming inventorship might be tempted to describe his actions in an unjustifiably self-serving manner in order to obtain a patent.
Courts use a “rule of reason” analysis to determine if a putative joint inventor has sufficiently corroborated his testimony.
This analysis requires considering all pertinent evidence to judge “the credibility of the inventor’s story.” There is no particular formula that an inventor must follow in providing corroboration of his testimony.
“Records made contemporaneously with the inventive process” are the most reliable corroborating evidence, but courts also consider “circumstantial evidence of an independent nature” and “oral testimony from someone other than the alleged inventor.”
Oral testimony of one putative joint inventor is not enough on its own to corroborate the oral testimony of another. Courts have generally been most skeptical of oral testimony that is supported only by testimonial evidence of other interested persons. But such testimony can help to corroborate along with other evidence.
The record includes agendas from all but one of the three scientists’ collaboration meetings, slides from the meetings, numerous emails and letters exchanged by the three scientists in 1999 and 2000, and published journal articles. These documents explain Dr. Freeman’s and Dr. Wood’s hypotheses, experimental results, and conclusions and are alone sufficient to constitute corroborating evidence.
In addition to the plethora of documents, Dana-Farber provided corroboration from a number of witnesses. Dr. Brown corroborated Dr. Freeman’s testimony about his antibody and IHC work. Dr. Carreno, a former GI scientist, confirmed that the trio met in May 2000 in Seattle. Dr. Collins at GI testified that Dr. Freeman reached out about finding 292’s receptor and that Dr. Wood discovered that 292 is a ligand for PD-1.
Especially significantly, Dr. Honjo, who was present for the trial, confirmed most of the events to which Dr. Freeman and Dr. Wood testified. The “cohesive web of allegedly corroborative evidence” leaves no doubt that Dr. Freeman and Dr. Wood testified truthfully about the experiments they conducted, the communications they exchanged, and the substance of the meetings they attended.
대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 원칙적으로 대학과 고용계약 관계가 아닙니다. 따라서 대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 학교법인 또는 산학협력단 법인의 종업원에 해당하지 않습니다.
그런데, 대학생, 대학원생이 대학연구시설과 기자재를 사용하여 발명한 경우 직무발명이 아닌 자유발명으로 보고 대학은 직무발명에 관한 사용자의 권리를 전혀 인정하지 않는 것은 법감정에 맞지 않습니다. 대학이 소위 shop right의 연구설비와 기자재를 제공한 사용자와 실질적으로 동일하기 때문입니다. 다만 학생에서 급여를 주거나 발명관련 업무를 부과한 것은 아니라는 근본적 차이점은 있습니다.
다양한 견해와 입장을 택할 수 있지만, 다수 학설과 판례는 대학생 또는 대학원생을 대학이나 산학협력단과의 관계에서 직무발명 및 종업원 발명자과 동일하게 보려는 입장입니다. 엄밀하게 보면 법리적 난점이 많지만, 대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 취급하여 직무발명보상금을 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 입장입니다. 대학연구현장의 현실을 감안하면 대학생 또는 대학원생 발명을 자유발명으로 취급하는 것보다 유리하다는 판단일 것입니다.
현실적으로 대학생 또는 대학원생 관련 발명은 국가연구개발사업이나 산학협력연구과제에서 대학교수와 함께 연구원으로 참여하여 일정한 인건비를 지급받고 대학의 연구시설, 장비, 기자재 등을 사용하여 발명을 완성한 경우가 대부분입니다. 이와 같은 경우 직무발명으로 취급하는 것이 합리적입니다. 그렇지만 미리 연구협약서에서 연구원으로 참여할 대학생 또는 대학원생의 권리의무사항을 명확히 정하는 것이 바람직합니다.
대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 보면 대학의 산학협력단에 대해 원칙적으로 대학교수와 동일한 권리의무를 갖습니다. 특허발명으로 인한 수익이 발생하면 규정에 따라 발명자 보상금을 받을 수 있습니다. 조만간 대학을 떠나더라도 특허존속기간(출원일로부터 20년 또는 최장 25년) 중 수익이 발생하는 동안에는 계속하여 발명자 보상금을 받을 수 있습니다.
연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당함에도 불구하고 등록특허에 발명자로 기재되지 않은 경우라면 대학 산학협력단에서는 해당 대학생 또는 대학원생에게 발명자 보상금을 지급하지 않을 것입니다.
그와 같은 경우 대학생 또는 대학원생 발명자는 등록특허의 권리이전을 청구하거나 그 권리에 상응하는 발명자 보상금을 청구할 수 있습니다. 공동발명자 지위에서 특허의 지분이전청구권을 행사하거나 또는 발명자 보상금 중 특허권 지분비율에 따라 산정된 금액을 청구할 수 있습니다.
실제 사례로 대학원 석사과정 학생이 청구한 특허권지분이전을 인정한 서울고등법원 판결과 제외된 공동발명자에게 그 지분비율에 따른 직무발명보상금을 손해배상으로 인정한 대법원 판결이 있습니다.
연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당하는지 여부가 핵심포인트입니다. 발명의 완성에 실질적 기여를 했다는 입증자료를 제시할 수 있어야만 진정한 발명자로 인정받을 수 있습니다. 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자로 일단 인정된다면, 그 기여도에 상응하는 발명자 보상금 또는 손해배상을 받는 것은 그리 어렵지 않을 것입니다.
직무발명의 발명자가 복수인 경우 특허를 받을 권리는 공유로서, 공동으로 특허출원을 해야 합니다. 그렇지 않으면 특허등록이 거절되고, 그와 같은 사실을 모르고 등록된 후에도 무효사유에 해당합니다. 배제된 공동발명자가 특허무효를 청구하면 손해라는 생각에서 그 특허무효를 원하는 것이 아니라 그 특허를 그대로 두고 자신의 권리를 침해한 불법행위에 대한 손해배상을 청구한 경우입니다. 이때 특허발명의 실시로부터 발생한 이익 중에서 공동발명자로서 자신의 기여분에 해당하는 직무발명보상금을 청구할 수 있는지 또는 이에 상당하는 손해배상을 청구할 수 있는지 문제됩니다.
다른 공동발명자로부터 특허를 받을 권리를 침해한 경우 이는 불법행위에 해당하므로, 가해자에게 대해 손해배상을 청구할 수 있습니다. 이 때 특허받을 권리를 침해한 불법행위에 대한 손해배상액을 특허권 침해를 원인으로 한 손해배상액 산정과 유사하다고 보고, 특허침해로 인한 손해배상액 산정에 관한 특허법 제128조 제2항을 기초로 그 손해배상액을 산정하는 것은 잘못이라는 대법원 판결이 있습니다. 대법원은 해당 발명이 직무발명에 해당하는지 먼저 판단해 보고, 직무발명이라면 직무발명보상금 상당액이 공동발명자의 손해로 보아야 한다는 입장입니다.
위 대법원 판결에 따르면, 직무발명에 해당함에도 사용자가 정당하게 승계하지도 않고 정당한 보상도 없이 발명자를 배제한 채 특허를 등록 받았다면 직무발명자의 특허를 받을 권리를 침해한 것이고, 그와 같은 침해행위로 인한 재산상 손해액은 직무발명 제도에 따라 발명자가 받을 수 있는 정당한 보상금 상당액이라는 것입니다. 직무발명에 관한 정당한 보상금을 산정하는 법리에 따라 산정된 금액을 손해액으로 배상해야 한다고 판시하고 있습니다. 따라서, 발명자의 특허를 받을 권리를 침해한 경우에도 그 손해액을 특허권 침해로 인한 손해배상액 산정에 관한 특허법 제128조 규정을 그대로 유추 적용하는 것은 위법이라고 판결하였습니다. 그렇게 손해액을 산정할 할 것이 아니고, 직무발명 보상금 산정에 관한 특허법, 발명진흥법의 규정과 법리에 따라 공동발명자에 대한 직무발명보상금으로 산정될 수 있는 금액을 발명자에서 배제된 공동발명자의 손해배상액으로 하여야 한다는 판결입니다.
원고 발명자는 피고 사용자 회사의 종업원으로 재직하면서 기존의 LCD용 세정장비인 P4 HDC를 신형인 P5 HDC로 개조하면서 여러 기능을 개발 또는 개선하였고, 이와 관련하여 피고회사가 등록 받은 특허 기술 가운데 일정 부분을 단독 또는 공동으로 발명하였음을 주장하면서 피고회사를 상대로 직무발명보상금으로 40억 원과 그 지연손해금의 지급을 청구(발명진흥법 15조 1항에 근거)하였습니다.
2. 판결요지 - 발명자 요건
발명자임을 인정하기 위해서는 발명의 기술 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하거나 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 이바지하여야 합니다. 따라서, 단순히 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 일반적인 조언이나 지도를 하는 등 연구자를 일반적으로 관리한 사람이나 협력자 또는 보조자로서 연구자의 지시에 따라 단순히 자료를 정리한 사람이나 실험을 한 사람 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 사람 등과 같이 발명의 완성을 원조한 것에 불과한 사람은 발명자에 해당하지 아니합니다. 또한, 발명자로 되기 위해서는 한 사람이 모든 과정에 관여하는 것이 필요한 것은 아니며 공동으로 관여하는 것으로 충분하지만, 여러 사람이 공동발명자가 되기 위해서는 과제를 해결하기 위한 착상과 그 구체화의 과정에서 일체적, 연속적인 협력관계 아래서 각각이 중요한 공헌을 하여야 할 필요가 있습니다.
3. 쟁점 - 발명자 판단
원고 종업원은 피고회사가 등록 받은 특허발명 중 일부를 단독으로, 일부는 다른 연구원과 공동으로 개발하였다고 주장하였습니다. 구체적으로 특정 세정장치의 구동방식을 변경했다는 등 기존 장치를 개량하거나 변경한 기술내용을 직무발명이라고 주장하였습니다.
그러나, 서울고등법원은 원고가 발명 하였다고 주장하는 기술은 해당 특허의 특허청구범위에 기재되어 있지 않다고 판단 하였습니다.
직무발명보상금의 청구대상은 특허명세서에 기재된 기술내용 전체를 대상으로 판단하는 것이 아니라 그 중 특허청구 범위에 기재되어 있는 기술적 사상을 대상으로 합니다.
통상 특허청구범위를 면밀하게 분석하지 않은 채 그 범위에 포함되지 않는 기술을 직무상 발명했다고 주장하는 경우가 많은데, 엄밀한 의미에서 보면 스스로 패소를 자초하는 것과 다름없습니다. 법원은 위 사건에서 원고가 주장한 기술내용은 특허청구범위에 기재되어 있지 않다는 이유로 원고 청구를 기각하였습니다. 특허법과 직무발명에 관한 법리와 실무를 고려하지 않는 막연한 주장은 이와 같이 허망한 결과를 낳습니다.
위 사건에서 또 다른 쟁점은 원고 종업원이 대상 특허에 관한 세정장치를 처음 개발한 것이 아니고, 장치의 세부적 부분을 변경하는 등 개량했다는 주장입니다. 직무발명이 개량발명에 해당한다면, 처음부터 개량발명과 기초발명의 차이점을 엄격하게 구별한 후, 그 개량발명이 특허청구범위에 기재되어 있는지 여부를 출발점으로 삼아야합니다.
그럼에도 불구하고, 이 사건에서 원고는 막연히 그 세정장치를 자신이 개발했다는 주장하고, 회사에서는 그 세정장치에 관한 기존 개발자료를 제출함으로써 종업원이 발명자에 해당하지 않는다는 판결을 이끌어 내었습니다. 처음부터 종업원이 실제 발명한 개량발명을 특정한 후, 그것이 회사가 등록한 특허의 청구범위에 반영되어 있는지 여부를 세심하게 검토하고 판단한 후, 직무발명보상금의 청구소송을 제기하는 것이 바람직합니다.
4. 직무발명이 개량발명인 경우 실무적 대응방안
직무발명에서 가장 중요한 출발점은 특허청구범위에 기재된 사항입니다. 이를 무시하고 제품이나 공정에 사용된 기술을 중심으로 두리뭉실하게 주장하면 소송에서 좋은 결과를 얻기 어려울 것입니다.
현실적으로 개량발명이 대부분이고 원천기술을 발명한 경우는 거의 없습니다. 개량발명은 원천기술에 관한 특허와 구분하는 것이 중요하고, 그 개량발명 기술내용을 특허청구범위에 구체적으로 어떻게 기재하였는지가 가장 중요합니다. 따라서, 직무발명보상금 청구소송을 검토할 할 때 기술의 흐름을 파악하고 해당 직무발명의 위치를 객관적으로 파악해 평가해 보아야 합니다. 개량발명에 맞는 직무발명보상금 청구소송의 전략을 수립해야 합니다. 이때 종업원이 실제 개발한 기술내용도 중요하지만 특허청구범위에 기초하지 않은 막연한 주장만으로는 승소할 수 없습니다. 대상 기술내용이 특허청구범위에 구체적으로 반영되어 있는지 여부를 반드시 확인해야 할 것입니다.
1.공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다.
2.문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다.
3.원칙적으로 제외한 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로 잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다.
4.특허권을 행사하는 소송제기 후 사후적으로 공동발명자 일부를 제외한 것이 밝혀지는 경우 그와 같은 오류를 바로잡을 수 있는 기회가 없습니다. 그와 같은 하자를 사전에 치유하는 것이 가능한 국가조차도 사후적 해결은 허용되지 않습니다. 즉, 특허소송 중 발명자의 정정이 허용되지 않는 것은 물론 해당 청구항을 포기하더라도 그 하자 치유를 인정하지 않습니다.
5.진정한 공동발명자라는 사실은 주장만이 아닌 증거자료를 갖고 구체적으로 입증해야만 합니다. 즉, 영어단어 corroboration에 해당하는 입증책임이 있습니다. 따라서 Lab Note 등 관련 기록을 잘 작성하여 보존하는 것이 매우 중요합니다. 특허법리에 따라 공동발명 여부를 판단하는 것은 그 다음 문제입니다.
6.직무발명을 회사 외부에서 제3자 명의로 출원하는 것은 배임행위입니다. 그런데, 배임행위로 빼돌린 특허를 찾아오는 것이 쉽지 않습니다. 특허법은 출원하지 않는 자에게는 특허권 자체를 부여하지 않을 뿐만 아니라, 또한 모인출원, 모인특허라는 특별규정을 따로 두고 있기 때문에 그 요건과 절차에 적합한 경우만 보호받습니다.
7.공동발명자 사안을 잘못 처리하면, 기술 라이선스, 특허소송 등에서 치명상을 입을 수 있습니다. 기술개발 기록을 검토하여 진정한 발명자를 확인하는 작업은 Due Diligence 필수항목 중 하나입니다.
8.대학, 연구소와 공동연구개발, 공동발명의 결과 특허권을 공유한 경우, 공유자 일방의 공유물 분할청구권 행사로 공유특허권을 제3자에게 매각할 수 있다는 것이 최근 대법원 판결입니다. 경쟁회사로 특허권이 매각될 수도 있고, 그와 같은 사태를 방지하려면 공유자에게 거액을 지불하고 그 지분을 인수해야만 하는 상황을 맞을 수 있습니다. 공유특허의 분할청구 문제는 관련 시장이 성숙하여 지분가치가 상승되기 전에 미리 정리하는 것이 바람직합니다.
9.공동연구개발 관련 Risk Management 목적으로 Option Contract 활용이 증가하는 추세입니다. 공유지분을 일시에 인수하는 것보다 단계적으로 처리하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 보유중인 공유특허뿐만 아니라 진행 중인 공동연구개발 계약까지 이와 같은 시각에서 다시 검토해 보는 것이 필요할 것입니다.
10.공동연구개발과 공동발명에 관한 issue는 매우 다양하고 복잡합니다. 특히 미국의 법제도와 실무가 우리와는 상이하는 등 각국의 법제도와 실무적 포인트까지 신중하게 고려해야만 합니다. 모든 쟁점을 단번에 해결하기는 어렵다 하더라도 사전에 미리 검토하여 기회가 닿을 때마다 순차적으로 해결해 나가는 것이 바람직할 것입니다.
디자인 창작자에게도 인정됩니다. 그러나 실제로 소송까지 가서 판결로 나온 사례는 거의 없습니다. 올해 초에 나온 산업용 보일러 디자인에 관한 직무발명보상청구 사건인 대구지방법원 2017. 1. 19. 2014가합2376 판결이 유일한 사례 같습니다.
1.관련 법규정 및 기본내용
발명진흥법에서는 발명, 고안과 마찬가지로 디자인 창작자에 대한 사용자의 직무발명 보상의무를 명시적으로 규정하고 있습니다. 발명진흥법 제2조에서는 다음과 같이 발명을 특허법상 발명뿐만 아니라 실용신안 고안과 디자인 창작을 포괄하는 의미로 정의하고 있습니다. 특허법상 발명의 정의와 다르다는 점에 유의해야 합니다.
제2조제1호 - "발명"이란 「특허법」·「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.
제2조 2호 - "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.
위 직무발명의 정의규정에서의 발명은 앞에서 정의한 바와 같이 특허법상 발명뿐만 아니라 실용신안의 고안 및 디자인의 창작을 포함하는 의미입니다. 그 이후 발명진흥법 규정에서 발명으로 기재된 부분은 모두 디자인의 창작에 대해서도 적용되는 것입니다.
따라서, 디자인 창작자는 사용자에게 그 디자인을 양도한 경우라면 특허발명의 경우와 마찬가지로 정당한 보상을 받을 권리를 가집니다. 예를 들어, 해당 디자인을 출원 및 등록한 후 그 디자인을 채택하여 실시하는 경우라면 디자인권자로서 통상실시권을 넘어선 범위에서 누리는 독점적 지위로부터 발생하는 사용자의 이익으로부터 자신의 기여도에 따른 정당한 보상을 받을 수 있습니다. 설령 해당 디자인을 출원하지 않았다고 해도 그 디자인을 채택하여 실시하는 경우에는 여전히 정당한 보상을 받을 권리를 가집니다. 사용자가 실시하지 않고 이전하거나 라이선스를 한 경우에도 특허발명과 마찬가지로 사용자의 이익을 기준으로 적당한 보상을 받을 수 있습니다.
2.디자인의 가치와 정당한 보상의 필요성
애플 v. 삼성전자 사이의 스마트폰 관련 특허침해소송을 보더라도 특허뿐만 아니라 디자인이 제품 경쟁력의 핵심요소라는 점을 알 수 있습니다. 애플 vs 삼성전자의 스마트폰 특허소송에서 끝까지 남은 쟁점은 디자인 침해 및 손해배상 규모입니다.
이처럼 특허기술 뿐만 아니라 디자인이 제품 경쟁력의 핵심인 경우가 많고, 디자인 등록은 최종적으로 무효로 하기 어렵고 또한 비침해방어도 쉽지 않기 때문입니다. 이처럼 중요한 제품 디자인을 창작한 직원에게 그 기여도에 따른 적절한 보상을 하여야 한다는 것은 당연합니다.
참고로, 저희 사무소에서 담당했던 분쟁사건 중에는 특허권, 실용신안권, 디자인권이 모두 침해라고 주장된 사례가 있었습니다. 그러나, 라이선스 협상 과정에서 특허권과 실용신안등록은 무효 가능성이 매우 높다는 점이 밝혀졌고, 권리자인 일본회사는 한국회사를 대상으로 하는 실제 침해소송에서 디자인권 침해만 주장하였습니다. 한국회사인 실시자가 제기한 디자인권 무효심판에서는 디자인 등록은 무효로 되지 않고 살아남았습니다. 양사는 최종적으로 유효한 디자인권에 대한 실시대가를 지불하기로 하고 라이선스를 체결하는 화해로 분쟁을 종결하였습니다. 권리자에 대한 로열티는 up-front 고정금액과 제품 판매개수 당 일정액을 지불하는 running royalty로 지불되었습니다. 이러한 상황은 특허권에 대한 라이선스와 동일한 구조입니다. 따라서, 디자인 창작자는 사용자가 얻는 로열티 수입을 기준으로 자신의 기여도에 따라 산정된 정당한 보상금을 청구할 수 있을 것입니다.
이와 같이 특정 디자인이 표준으로 채택된 경우 사용자가 얻는 로열티 수익에 대해 특허권 라이선스와 동일한 구조로 디자인 창작자는 기여도에 따라 산정되는 정당한 보상금을 청구할 수 있습니다.
3.디자인 직무발명보상청구소송의 실무적 포인트
특허발명이나 실용신안고안의 경우와 마찬가지로 디자인 창작자 확정이 출발점입니다. 통상 회사에서 새로운 디자인을 채택하는 과정을 고려하면 디자인 창작자 확정은 발명자의 경우보다 훨씬 어려운 미묘한 쟁점이 많습니다. 대구지방법원 판결사안에서도 출원서, 등록증 등에 창작자가 기재된 사람이 해당 디자인의 진정한 창작자로 인정되지 못했습니다.
한편, 고도의 기술력보다 디자인이 더 중요한 분야에서는 디자인 창작자의 직무발명 보상문제가 더욱 중요합니다. 예를 들면, 패션분야의 회사라면 다자이너에 대한 정당한 보상 시스템을 갖추고 있어야 합니다. 디자인 등록 여부와 상관없이 어떤 디자인이 채택되어 크게 유행한 경우라면 사용자의 이익도 큰 금액이 될 수 있고, 디자인 창작자는 그 사용자의 이익을 근거로 자신의 기여도에 따른 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다.
이와 같은 직무발명 보상금 청구권은 10년의 시효로 소멸합니다. 디자인의 경우도 마찬가지로 디자인을 사용자에 승계한 날로부터 10년 이내에 보상을 청구하지 않으면 소멸시효가 완성되어 더 이상 보상청구를 할 수 없습니다. 다만, 실적보상에 관한 심의 후 보상한다는 규정이 있는 경우라면 소멸시효 중단사유로 인정될 수 있다는 점은 특허와 마찬가지입니다.
(2)사용자에게 외형적으로 로열티 수입이 전혀 발생하지 않는 무상의 포괄적 크로스 라이선스의 경우에도 사용자 이익을 인정할 수 있으므로 그것을 근거로 직무발명 보상금을 청구할 수 있음
(3)사용자의 이익은 크로스 라이선스가 없었다면 크로스 라이선스의 상대방에게 지불해야 할 로열티 상당액
(4)가상의 라이선스 계약을 상정하여 직무발명으로 인한 로열티 수익을 산출할 수 있음. 통상의 사용자 자기실시 유형에서 활용하는 방식과 유사
2.특허침해소송에서 Counterclaim 특허와 화해 settlement – 미국법원 Jang v. BSC 사건 판결
스텐트에 약물을 코팅한 DES(drug eluting stent) 발명자 Dr. G. David Jang은 의료기기 회사 Boston Scientific Scimed (BSC)에 기술이전을 하였습니다. BSC와 경쟁회사 Cordis 사이에 벌어진 특허소송에서 BSC사는 Jang 특허를 counterclaim 근거로 사용하여 양사는 최종적으로 소송상 화해(settlement)로 특허분쟁을 종결하였습니다.
발명자 Dr. Jang이 BSC에 대해 특허 관련 수익에 근거한 보상을 청구하자 BSC에서는 어떤 수익도 발생하지 않았다고 주장하였습니다. 미국법원은 해당 특허에 대한 회계상 외형적 수입이 전혀 없었던 소송상 화해(settlement)의 경우에도 가상의 라이선스를 상정한 수익을 인정할 수 있다고 판결하였습니다. 즉 BSC로서는 Jang 특허를 counterclaim으로 사용함으로써 비록 회계상 직접 수입으로 표시되는 것은 없더라도 실질적 이익은 인정할 수 있다고 본 것입니다.
미국판결의 취지도 일본 판결과 마찬가지로 형식적으로는 회계상 수입이 전혀 없지만 소송상 화해로 상계함으로써 그렇지 않았다면 손해배상으로 지출해야 할 금액을 면한 것이므로 그 금액이 사용자의 수익에 해당한다는 것입니다.
이처럼 회계상 수입으로 표시되지 않지만 지출을 줄여주는 등 실질적으로 직무발명 특허로 인한 수익으로 평가할 수 있습니다. 무상의 cross license 뿐만 아니라 특허침해소송 중 대가지급 없는 화해(settlement)도 사용자에게 실질적 이익이 있다고 볼 것입니다.
3.시사점
이와 같이 회계상으로는 어떤 수익도 표시되지 않는 경우가 있습니다. 그렇다 보니까 실무상 직무발명보상을 하는 경우도 거의 없습니다. 사용자 회사에서 먼저 나서 회계자료에 나타나지 않는 무형의 이익을 구체적으로 산정하고 그것을 근거로 종업원 직무발명자에게 보상하는 사례는 아직 없습니다.
그러나 다시 강조하면, 사용자 화사에서는 크로스라이선스 또는 counterclaim 및 화해로 통해 손해배상금액 또는 로열티 지출부담을 줄이는 등 실질적으로 이익을 얻었다는 점은 분명합니다. 사용자에게 직무발명으로 인한 수익을 분명하게 인정할 수 있습니다.
그럼에도 사용자가 직무발명자에게 정당한 보상을 하지 않는 경우에는 직무발명자가 사용자에 대해 직무발명으로 인해 얻은 수익에 관한 직무발명보상금을 청구할 수 있을 것입니다.
2. 답변 - 사용자가 얻을 이익(특히 독점권 기여도)에 대하여 실제 판례에서 인정한 범위
(1) 자기실시의 경우 타사에 실시허락한 경우에 비하여 사용자의 이익액이 상당히 적게 인정되는 것이 통례입니다. 사용자 자기실시의 경우 보상금 산정방식은 다음과 같습니다.
직무발명보상금 = [사용자가 얻을 이익] x [발명자 공헌도] x [발명자 기여율]
사용자가 얻을 이익 = [사용자의 매출액] x [직무발명 기여도] x [가상 실시료율]
x [독점권 기여도]
자기실시의 경우 사용자 이익액수를 크게 좌우하는 결정요소는 독점권 기여도와 가상 실시료율입니다. 실시료율은 해당 직무발명을 라이선싱한 경우 받을 수 있는 금액을 말합니다.
독점권기여도는 사용자가 갖는 무상의 통상실시권 부분을 넘어 다른 기업의 제조판매를 금지할 수 있는 독점권에 의한 부분의 비율을 의미합니다. 구체적 사정에 따라 그 범위가 매우 달라집니다. 몇 가지 판결 사례를 들면 다음과 같습니다.
(2) 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결은 피고 엘지생명과학으로부터 피리벤족심 등의 제품화를 맡아달라는 제안을 받고 제초제 project leader로 입사한 연구원이 제제연구에 직접 관여하여 피리벤족심의 제품화에 있어서 가지고 있던 문제점을 해결하여 특허발명을 완성하였으므로 직무발명보상금을 청구한 사안입니다.
제1특허발명에 대하여 법원은 독점권기여도를 1/4로, 실시료율은 3%로 인정하였고 제2특허발명에 대하여 법원은 독점권기여도를 1/3로, 실시료율은 3%로 인정하였습니다.
제1특허발명의 독점권기여도를 더 낮게 판단한 것은 해외부분에서의 독점성이 약한 점을 고려하였기 때문이라고 설시하였고, 제2특허발명 관련 특허 실시료율이 3%로 정하여 진 점을 토대로 제1특허발명가지 3%로 인정하였습니다. 그러나 제2특허발명의 독점권기여도를 1/3로 판단한 근거는 자세히 설시하고 있지 않습니다.
(3) 서울중앙지방법원 2005. 10. 28. 선고 2004가합91538 판결은 이수화학에서 근무하면서 ‘몬모릴로나이트 점토 촉매를 이용한 알킬머캅탄의 개선된 제조방법’이란 명칭의 발명의 공동발명하였고, 이 사건 발명을 토대로 회사에서 국내 최초로 TDM을 생산하여 판매하고 있었습니다.
법원은 TDM은 이 사건 발명에 의한 방식 이외의 다른 방법에 의하여도 제조할 수 있는 점, 피고회사도 이 사건 발명에 의한 방식의 문제점을 파악하고 이 사건 발명과는 다른 방식으로 제조공정을 변환한 점 등을 고려하면 독점적 지위에 의한 이익률은 20%로, 적정 실시료율은 3%로 각 인정하였습니다. 이와 관련한 법원 판결문을 인용하면 다음과 같습니다.
“위 연구들이 계속하여 실험을 진행한 결과 2003. 5. 19. 이 사건 발명에 기재된 촉매인 필트롤-24이 경쟁사의 제올라이트 촉매(미국 특허)나 이온교환수지 촉매(위 프랑스 특허)보다 불순물이 많고 전환율이 낮으며, 반응온도도 높다는 사실을 밝혀 낸 사실,
이에 따라 Y는 위 나머지 연구원들의 연구결과를 토대로 2004. 11. 24.부터 이 사건 발명에 기한 제조방식(이하 ‘구 공정’이라 한다)을 포기하고 이온교환수지 촉매에 따른 제조방식(이하 ‘신 공정’이라한다)으로 변경하는 것으로 공장 건설을 완료한 다음 신․구 공정방식을 병용하다가, 2005. 1. 29.부터는 완전히 신 공정방식에 의하여만 생산하고 있는 사실…”
(4) 판례를 보면, 실시료율은 라이선스계약이 있는 경우 정해진 실시료율을 그대로 인정하지만, 참고할 라이선스계약이 없다면 해당업계의 평균적 실시료율을 인정하는 경향을 보입니다.
한편 판결에서 독점권기여도에 대해 정확한 이유설시를 하지 않는 경우가 많습니다. 판례들을 보면, 독점권기여도는 대략 1/3정도를 기본으로 하여 그보다 독점성이 약한 경우에는 더 낮게, 독점성이 강한 경우에는 그보다 더 높게 인정하는 것처럼 보입니다.
3. 답변 – 장래의 예상매출액에 따른 보상금 산정이 가능한지 여부
(1) 미도래한 기간에 대한 예상매출액에 대해서 변론종결당시의 현가액을 산정하여 보상금 산정이 가능합니다. 실시보상은 특허발명의 존속기간동안 회사가 특허를 실시하여 얻은 이익액에 기초한 보상금을 말하는 것으로, 존속기간이 도래하지 않더라도 청구 가능합니다.
(2) 실시보상금을 산정함에 있어서는 그 직무발명에 의해 사용자가 장래 ‘얻을’ 이익이 산정의 기초가 되는바, 위 규정에 의할 때 이익액의 산정 시점은 원칙적으로는 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계한 시점이라고 해석되므로, 승계 시점을 기준으로 하여 장래 사용자가 직무발명에 의해 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아야 하지만, 권리 승계시 장래의 이익을 예상하여 실시보상금을 미리 산정함에는 많은 어려움이 있으므로, 실제 실시계약의 체결 실적, 자사 제품에의 실시 여부 및 매출액 등 권리 승계 후 보상금 청구시까지 발생한 구체적인 사정을 ‘승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익’의 산정에 참작할 수 있고, 나아가 사용자가 직무발명의 실시로 인하여 실제로 이익을 얻은 경우, 특별한 사정이 없는 한 최소한 그 실현된 이익만큼은 ‘승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익’으로 봄이 상당합니다.
(3) 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결에서 장래의 사용자 매출액을 근거로 산정한 방식은 다음과 같습니다.
피리벤족심의 2008년도까지의 누적매출액 : 31,648,000,000원
(= 2007년까지의 누적매출액 25,088,000,000원 + 2008년 매출액 6,560,000,000원)
특허권존속기간 만료일까지의 9년간 추정 매출액 : 44,066,826,588원
[각 년도의 말일 추정매출액(단, 2017년은 특허만료일인 2017. 4. 16. 기준)을 제1특허발명을 피고 회사가 승계한 후 보상금 청구시까지 발생한 매출액 등 구체적인 사정을 참작하여 이 사건 항소심 변론종결일이 속한 2009. 5. 당시의 현가로 호프만식 계산법에 의하여 환산]
제1특허발명으로 인한 (예상)총매출액 : 75,714,826,588원
(= 31,648,000,000원 + 44,066,826,588원)
4. 정리
직무발명의 자기실시 보상금은 독점권 기여도를 낮게 적용하면 결과적으로 사용자 이익액이 과소평가되는 결과를 낳습니다. 법원에서 독점권기여도를 결정하는데 객관적 근거자료를 제시하기 어렵다는 점에서 법원에서 최종 보상금을 적정한 규모로 조정하기 위한 수단으로 이용될 수도 있습니다.
한편, 사용자가 얻을 이익에 대한 계산은 라이선스계약에 따른 보상금산정이 훨씬 유리합니다. 라이선스계약에 따른 로열티수입이 얼마인지 안다면 자기실시 보상금도 높게 인정받는데 도움이 될 것입니다.
